Swingball-doktrinen: Livet, lyset og veien videre

I dette innlegget skal det gis noen betraktninger om Swingball-doktrinen i lys av tingrettens avgjørelse vedrørende patentet til Neste Oyj (tosl-2023-108997) og lagmannsrettens avgjørelse om patentet til Welltec (22-180344ASD-BORG/02).

Kort om Swingball-doktrinen

Swingball-doktrinen så dagens lys i Høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt. 1975 s. 603. Høyesterett kom til at domstolen burde vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i patentsaker, og dette ble begrunnet med Patentstyrets «spesielle sakkunnksap og det brede erfaringsgrunnlaget som Styret sitter med». 

I artikkelen Domstolsprøving av Patenstyrets avgjørelser av Kleppestø fra tidlig i 2008, ble det vist til at underettspraksis ikke viste særlig tilbakeholdenhet (Lov og Rett vol 47 utgave 2). Kleppestø mer enn antydet at Høyesterett nok burde revurdere sitt standpunkt fra Swingball-dommen.

Høyesterett gjør som Høyesterett vil, og sluttet seg imidlertid til Swingball-doktrinen, i den såkalte Biomar-dommen (Rt. 2008 s. 1555). I relasjon til patentloven § 2s og vurderingen av oppfinnelseshøyde, skrev Høyesterett der følgende:

«Avgjørelsen av et patentkrav vil etter dette bero på et faglig skjønn. Etter loven har oppfinneren krav på å bli tilkjent patent når først vilkårene for patent foreligger. Det dreier seg derfor om et lovbundet skjønn, der domstolene har full prøvingsadgang. Skjønnets fagtekniske karakter tilsier likevel at domstolene viser tilbakeholdenhet ved den rettslige prøvingen. Dette er kommet klart til uttrykk i praksis, jf. Rt-1975-603, Swingball»

For Høyesterett ble det argumentert for at Swingball-doktrinen ikke nødvendigvis hadde livets rett lengre, ettersom Oslo tingrett var blitt tvungent verneting. Videre ble det vist til at tingretten så vel som lagmannsretten vil settes med fagkyndige meddommere som gjerne var enda bedre tilpasset saken, enn det Patentstyrets medarbeidere er. Til dette bemerket Høyesterett følgende:

«Uansett om dette i seg selv skulle være korrekt, peker jeg på at grunnen for domstolenes tilbakeholdenhet ikke minst ligger i at Patentstyret vil ha et bredt erfaringsgrunnlag knyttet til hvor grensene går for de ulike patentvilkår, jf. det jeg har sitert fra Swingball. Jeg finner ikke grunnlag for å fravike den forutsetningen om domstolenes tilbakeholdenhet ved overprøving av Patentstyrets vedtak, som kom til uttrykk i Swingball-saken.»

I teorien er essensen av doktrinen beskrevet slik:

«Selv om avgjørelsen om patent skal meddeles, er et lovbundet forvaltningsvedtak, og det i utgangspunktet er full prøving for domstolene, vil retten imidlertid være varsom med å fravike patentmyndighetenes faglige skjønn, i alle fall i avslagssaker.», se Kristina Stenvik i boken Markedsrett side 95.

Når det gjelder andre vedtak fra Kfir og Patentstyret, gjelder det ikke en tilsvarende doktrine. Med fare for å bruk et forslitt uttrykk, må det anses som sikker rett, at domstolene ikke skal vise tilsvarende tilbakeholdenhet ved å overprøve vedtak fra Patentstyret eller KFIR på design-, varemerke eller planteforedlerrettens område.

Swingball-doktrinen i TOSL-2023-108997 Dieselblanding

I en fersk avgjørelse fra tingretten fastholdt tingretten KFIRs vedtak som gikk ut på å oppheve patentet til Patentinnehaver Neste Oyj. Neste er et selskap som blant annet produserer bærekraftig drivstoff. Neste søkte og ble meddelt produkt- og fremgangsmåtepatent for en dieselblanding. Etter at det hadde kommet inn to rettidige innsigelser, leverte Neste et endret kravsett til Patentstyret. Etter en muntlig høring ble patentet oppretthold i endret form. Vedtaket om å opprettholde patentet i endret form ble klaget inn for KFIR. KFIR mente at oppfinnelsen ikke hadde oppfinnelseshøyde, og opphevet patentet.

Neste bragte KFIR vedtak inn for tingretten. For tingretten argumenterte Neste for at Swingball-doktrinen burde føre til at tingretten la mer vekt på Patentstyrets avgjørelse, enn på KFIRs avgjørelse.

Etter en konkret vurdering av oppfinnelsen og det nærmeste motholdet, kom tingretten til at det frembragte ikke hadde oppfinnelseshøyde. Tingretten var i så måte enig med KFIR og kom til at vedtaket var gyldig.

Når det gjelder Nestes anførsel om at Swingball-doktrinen tilsa at tingretten heller burde vektlegge Patentstyrets avgjørelse enn KFIRs avgjørelse, viste tingretten både til Swingball-dommen og Biomar-dommen. Tingretten skrev følgende:

«Tingretten nevner avslutningsvis at den ikke finner avgjørende bidrag til sakens løsning i Swingball-doktrinen om å vise «tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med». Både Swingball- og Biomar-dommene gjaldt nektelses-saker der både Patentstyrets første og annen avdeling (i dag KFIR) hadde funnet at oppfinnelseshøyde manglet. Doktrinen omfatter ikke situasjonen der oppfinnelseshøyden er bedømt ulikt av Patentstyret og KFIR slik som her. Det kan være uklart i hvilken retning Swingball-doktrinen eventuelt skulle gis betydning der patentmyndighetene har bedømt oppfinnelseshøyden ulikt. Så vidt vites er en Swingball-doktrine verken artikulert eller praktisert som rettsprinsipp i noe annet EPC-land enn Norge»

Både Swingball- og Biomar-dommene gjaldt nektelsessaker der både Patentstyrets første og annen avdeling (i dag KFIR) hadde funnet at oppfinnelseshøyde manglet. Doktrinen omfatter ikke situasjonen der oppfinnelseshøyden er bedømt ulikt av Patentstyret og KFIR, slik som her. 

Det siterte kan forstås som at hensynene bak Swingball-doktrinen først gjør seg gjeldende med full tyngde dersom domstolen skal prøve vedtak der både Patentstyret og KFIR er kommet til at det frembragte manglet oppfinnelseshøyde. 

Siste punktum i det siterte, kan forstås som at det settes et lite spørsmålstegn ved hvorvidt doktrinen bør opprettholdes, sett hen til at vurderingen av om en frembringelse har oppfinnelseshøyde må vurderes på tilsvarende vis som i andre land som har sluttet seg til den Europeiske patentkonvensjonen. 

Et av IP-trollets hoder, Vincent Tsang, har sett nærmere på hvorvidt domstolene i Tyskland og USA har en tilsvarende doktrine, i sin LLM-avhandling fra 2011. I Tyskland ser det ut til at det gjaldt en svak presumpsjon om at patentmyndighetenes vurdering er riktig i inngrepssaker hvor ugyldighet er blitt anført, samt i saker om midlertidig forføyning (hvor retten eventuelt kan stanse behandlingen av forføyningssaken), mens det i USA gjaldt et krav til "clear and convincing evidence" for å kjenne et tildelt patent ugyldig, men dette kan nevnte Vincent mer om. Vi andre får bare håpe dette vekket skrivekløen, og dersom noen masterstudenter vil gjøre en komparativ studie om dette er det bare å ta forbindelse.

Dette trollet vil bemerke at dersom Patentstyrets eller KFIRs avgjørelser ikke er i samsvar med konvensjonen og EPOs praksis, må domstolen anvende jussen slik den er. Det at Patentstyret og KFIR eventuelt skulle trå feil, innebærer klarligvis ikke at domstolen skal gjøre det samme, og Swingball-doktrinen kan ikke være en hvilepute. I så måte er ikke det at andre EPC-land ikke har en tilsvarende doktrine i seg selv et argument for at doktrinen ikke lengre har livets rett i Norge.

Europafisering av Swingballdoktrinen – 22-180344ASD-BORG/02

Helt på slutten av 2023, kom lagmannsretten til at patentet til oljeserviceselskapet Welltec måtte opprettholdes. I motsetning til Biomar-dommen og Swingball-dommen, som begge gjaldt situasjonen der patentmyndigheten hadde komme til at det frembragte manglet oppfinnelseshøyde, var spørsmålet lagmannsretten måtte ta stilling til om hvorvidt et meddelt patent var gyldig. Med henvisning til Biomar-dommen og Swingball-dommen skrev lagmannsretten følgende

«Selv om begge disse avgjørelsene gjaldt patentmyndighetens avslag på patentsøknad, er uttalelsene om domstolenes prøvingsrett generelt formulert, og lagmannsretten kan ikke se at det foreligger grunn til sterkere prøvingsintensitet der spørsmålet er om et meddelt patent er gyldig.»

Et av spørsmålene lagmannsretten måtte ta stilling til var hvorvidt patentet kunne opprettholdes i begrenset form. Det norske patentet var blitt godkjent som et europeisk patent av EPO. Under søknadsprosessen for EPO, foreslo en av EPOs saksbehandlere at det ble inntatt en presisering. Da saken stod for domstolen, ble det anført at denne endringen, innebar at patentet omfattet noe mer enn det som fremgikk av søknaden da den ble inngitt, og at patentet måtte kjennes ugyldig etter patentloven § 52. Etter denne bestemmelsen kan patentet kjennes ugyldig dersom det omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 52 (1) nr. 3.

Lagmannsretten kom til endringen var lovlig, og i samsvar med patentloven § 52. I vurderingen av om endringen var lovlig eller ikke, skrev lagmannsretten følgende:

«Lagmannsretten legger også vekt på at endringen ble foreslått av saksbehandleren i EPO og at patentet er godkjent av EPO, jf. prinsippene om domstolens prøvingsintensitet i Rt-1975-603 (Swingball) og HR-2008-1991-A (Biomar). Endringen ble gjort etter at to forslag fra Welltec til ordlyd i kravet, for å uttrykke den ønskede begrensningen, var blitt avvist. Saksbehandlingshistorikken viser derfor at det er gjort en grundig vurdering av hvordan denne begrensningen kunne uttrykkes i patentkravet med tilstrekkelig dekning i søknaden. Retten bør derfor være tilbakeholden med å overprøve denne vurderingen.»

Lagmannsretten tok altså Swingball-doktrinen til inntekt for at domstolen burde vise tilbakeholdenhet i de tilfeller der saksbehandler har foreslått endringene som domstolen senere skal prøve lovligheten av. I forlengelse av dette, kan det spørres om Swingball-doktrinen kan, eller bør, tas til inntekt for at domstolen skal vise tilbakeholdenhet ved å overprøve ethvert faglig skjønn fra patentmyndigheten, uavhengig av om det er den norske eller den europeiske patentmyndigheten som står bak det faglige skjønnet, og uavhengig av om man står overfor en vurdering av oppfinnelseshøyde eller en vurdering av lovligheten av en endring.  

Det at domstolen bør vektlegge at EPO har godkjent tilsvarende endringer i europeiske patenter som er identiske med det norske patentet kunne, etter dette trollets syn, like gjerne underbygges med harmoniseringshensyn, og ønske om at patentlovens bestemmelser som tilsvarer EPC bør praktiseres på tilsvarende vis i Norge som av EPO. En slik forståelse finner støtte i Biomar-dommen, der Høyesterett skrev følgende:

«Ankemotparten har også understreket den vekt som bør tillegges at Biomar er tilkjent europeisk patent, selv om dette ikke er bindende for Norge, som ratifiserte EPC med virkning fra 1. januar 2008. Følgelig kunne ikke patentsøknaden omfatte Norge. Men jeg er enig i at også i en situasjon som i saken her er det av stor betydning at utviklingen innen Europa er preget av ensartede regler og praktisering innenfor patentområdet. Likevel må det bero på en selvstendig vurdering og ikke minst på hvilken instans i EPO som har truffet avgjørelsen, hvilken vekt denne skal tillegges. Jeg er enig med Patentstyret i at det europeiske patentet ikke bør tillegges avgjørende vekt i denne saken.»

Det kan argumenteres for at det ikke er nødvendig å forankre tilbakeholdenheten med å overprøve vurderingen gjort av EPO i Swingballdoktrinen, slik lagmannsretten gjorde.

Veien videre

Etter dette trollets syn er det stadig plass til Swingball-doktrinen i norsk rett. De hensyn som begrunner Swingball-doktrinen gjør seg gjeldende også i relasjon til EPOs vurderinger av oppfinnelseshøyde – også saksbehandlerne der har et omfattende erfaringsgrunnlag og må, på tilsvarende vis som Patentstyrets saksbehandlere, antas å ha god kontroll på hvor terskelen for oppfinnelseshøyde ligger i praksis. Om man velger å forankre tilbakeholdenheten i Swingball-doktrinen, eller i ønske om harmonisering er således kanskje ikke avgjørende, men det er verdt å påpeke at dersom avgjørelsen bygger på ønske om ensartet praksis i EPC-landene, burde domstolene være åpne om dette.

Vincent Tsang og Torger Kielland har bidratt med verdifulle innspill til dette innlegget, tusen takk!