YOSEMITE – varemerket som besteg KFIR

Sommeren er på hell, og du har kanskje spekulert mye på om stedene du har besøkt i år kunne vært registrert som varemerke? Ikke det? Neivel, men stedsnavn som varemerker er uansett en «klassiker» i varemerkeretten, og registreringspraksis får stadig bryne seg på nye problemstillinger innenfor dette temaet.

Før sommeren kom Klagenemda for industrielle rettigheter («KFIR»), i motsetning til Patentstyret, til at ordmerket YOSEMITE kunne registreres som varemerke. Innehaver av merket er Biltema Holding B.V., representert ved Onsagers AS. KFIR fant at YOSEMITE oppfyller kravet til særpreg og ikke er beskrivende for de utpekte varene i klasse 9, 12, 18, 25 og 28. Forbindelsen mellom varene og stedet Yosemite ble ansett tilstrekkelig avledet, og gjennomsnittsforbrukeren ville derfor ikke oppfatte merket som en angivelse av varenes geografiske opprinnelse.

Yosemite

Yosemite er en nasjonalpark i California i USA, som på grunn av en rekke særegne fjell blant annet er berømt for fjellklatring. Flere av oss kjenner kanskje til stedet gjennom filmen "Free Solo" fra 2018, hvor vi kunne følge soloklatreren Alex Honnold forberede sin klatretur opp El Capitan i Yosemite uten sikkerhetsutstyr. Yosemite er også inntatt på UNESCOs verdensarvliste og besøkes av rundt fire millioner mennesker hvert år.

Foto: DAVID ILIFF, CC BY-SA 3.0

Sakens hovedspørsmål

Spørsmålet i saken var om ordmerket YOSEMITE kunne registreres som varemerke for disse varene:

Klasse 9: Ridehjelmer; beskyttelseshjelmer; sykkelhjelmer; visir til hjelmer; hodeplagg i form av beskyttelseshjelmer; ansiktsskjold til beskyttelseshjelmer.

Klasse 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler; sykkelstyrer; skvettlapper til sykler; kjedehjul til sykler; sykkelkranker; sykkelpedaler; sykkelhjul; sykkeltilhengere; barnesykler; støttehjul til sykler; sykkelstøtter; sykkelbremser; sykkelseter; sykkeldekk; sykkelrammer; ringeklokker til sykler; sykkelgafler; sykkelkjeder; sykkelmotorer; elektriske sykler; gir til sykler; bremsekabler til sykler; bremsesko til sykler; hydrauliske skivebremser til sykler; terrengsykler.

Klasse 18: Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og klær for dyr; bager; drikkebelter; seletøytilbehør; turstokker; sportsbager; trengingsbager for alle formål; bager til treningstøy; sportsvesker med snøring.

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg; sportsjakker; sportsgensere, sportssingletter; sportskjorter; sportssokker; sportsbh; sportssko; sportstøy; støvler til sport; våtdrakter for overflatevannsport.

Klasse 28: Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt; sportsballer; sportsnett; sleder [sportsartikler]; baller til racketsporter; armbeskyttere [sportsartikler]; leggbeskyttere [sportsartikler]; halsbeskyttere til sportsbruk; håndputer til sportsbruk; håndleddsbeskyttere [sportsartikler]; knebeskyttere [sportsartikler]; springbrett [sportsartikler]; kroppsbeskyttere til sportsbruk; baseballkøller; baseballhansker; manualer; fiskekroker; fiskesnører; golfbager, med og uten hjul; golfkøller; hockeykøller; nett til ballsport; racketer; rugbyballer; skibindinger; ski; snowboard; bordtennisballer; bordfotballbord; tennisballer; tennisnett; yogablokker; yogastropper.

Kort om Patentstyrets vedtak

Patentstyret anså merket beskrivende og at det manglet særpreg for de aktuelle varene. Merket var blant annet søkt registrert for tur- og fritidsrelaterte varer, og Patentstyret fant at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen i møte med YOSEMITE vil få slike fordelaktige assosiasjoner til stedet at det er en tilstrekkelig forbindelse mellom stedet og varene. Patentstyret fant også at stedsangivelsen Yosemite skiller seg fra stedsnavnet Santa Cruz på flere måter og at Santa Cruz-avgjørelsen ikke var overførbar. I Santa Cruz-avgjørelsen ble stedsnavnet ansett registrerbart av lagmannsretten, se IP-trollets omtale av saken her.

KFIRs avgjørelse

I den konkrete vurderingen av om YOSEMITE kunne registreres som varemerke for de aktuelle varene viser KFIR til den grunnleggende avgjørelsen om hvordan merker som består av stedsnavn skal vurderes – C-108/97 og C-109/97 Chimsee. Avgjørelsen er fulgt opp i senere EU-praksis og Høyesterett i Route 66-saken. Vurderingen foretas i to trinn:

1) Er merket kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse?

2) Vil – eller kan i fremtiden – omsetningskretsen forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene?

I vurderingen av om Yosemite er kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse, legger KFIR til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren har forholdsvis god kjennskap til USA, amerikansk kultur og geografi. KFIR trekker også frem at stedet er inntatt på verdensarvlisten, som betyr at stedet er ansett å ha en helt unik naturhistorisk betydning for menneskeheten og derfor ansett bevaringsverdig. Videre er stedet gjort kjent gjennom flere reiseaktører, som omtaler stedet som et sted med flott natur og mange turmuligheter. På denne bakgrunn kom KFIR til at gjennomsnittsforbrukeren kjenner til Yosemite som en geografisk stedsbetegnelse.

KFIR kom imidlertid til at det ikke er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde Yosemite med egenskaper ved de aktuelle varene. Avgjørende synes å være at Yosemite er en nasjonalpark og et verdensarvområde uten industri og menneskelig aktivitet bortsett fra turisme. Det finnes derfor ingen produksjon, design eller utvikling av de aktuelle varene på stedet eller ved grensen til nasjonalparken. Klagenemnda kom derfor til at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil tro at varene har sitt geografiske opphav i Yosemite nasjonalpark, selv om parken er kjent for sin vakre og uberørte natur. Det har ikke avgjørende betydning at varene kan brukes i natur og terreng lik den man finner i Yosemite. Den norske gjennomsnittsbrukeren vil derfor ikke direkte og umiddelbart oppfatte merket YOSEMITE som en angivelse av varenes geografiske opprinnelse eller andre egenskaper når vedkommende møter merket i handelen. Til dette blir forbindelsen mellom varene og stedet tilstrekkelig avledet. Videre fant KFIR at merket innehar det nødvendige særpreg.

KFIR bemerker avslutningsvis at KFIRs syn er i samsvar med EU-domstolens avgjørelse i C-488/16 P Neuschwanstein, hvor EU-domstolen fant merket NEUSCHWANSTEIN registrerbart. I avgjørelsen ble det lagt vekt på at Neuschwanstein er et slott og et museum hvor hovedoppgaven ikke er å produsere suvenirer eller tilby tjenester, men å bevare kulturarv. Slottet var heller ikke berømt for de suvenirene som ble solgt. KFIR anså dette synspunktet overførbart til YOSEMITE, ettersom stedet er en nasjonalpark og et verdensarvområde uten vareproduksjon.

KFIR kom etter dette til at YOSEMITE kan registreres som varemerke for de aktuelle varene.

IP-trollets betraktninger

Dette IP-trollet leser avgjørelsen fra KFIR som en liten retningsendring i registreringspraksis om stedsangivende merker. KFIR distanserer seg fra tidligere praksis i sakene 19/00091 Snøhetta og 18/00085 Folgefonna. I Snøhetta-avgjørelsen kom KFIR, i motsetning til Patentstyret, til at SNØHETTA ikke kunne registreres for ulike typer drikker. Begrunnelsen var at merket både var beskrivende og manglet særpreg for disse varene. På grunn av at Snøhetta har egenskaper og kvaliteter som folk forbinder med rent og naturlig kildevann, kom KFIR til at det vil fremkalle positive følelser og fordelaktige assosiasjoner hos gjennomsnittsforbrukeren når de møter merket på ulike drikkevarer som inneholder vann. Tilsvarende argument, om at stedsnavnet gir slike positive assosiasjoner var for øvrig også sentralt i ARCTIC WATER-avgjørelsen, både i tingrettens dom og i KFIRs avgjørelse. 

I Folgefonna-avgjørelsen kom KFIR, også delvis i motsetning til Patentstyret (men på et annet grunnlag), til at FOLGEFONNA ikke oppfylte særpregskravet. KFIR fant det klart at FOLGEFONNA var kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse, og videre at FOLGEFONNA på grunn av å være en kjent destinasjon og reisemål for ulike friluftsaktiviteter ville ha en assosiasjonsevne som ga klar forbindelse mellom merket og varene i klasse 18, 21, 25 og 28.

KFIR begrunner at avgjørelsene i Snøhetta og Folgefonna ikke får avgjørende betydning i YOSEMITE-saken fordi EU-domstolens praksis er å anse som en høyere rettskilde enn tidligere saker fra KFIR. Begrunnelsen kunne med fordel vært noe mer utførlig, særlig ettersom Neuschwanstein-avgjørelsen fra EU-domstolen ble avsagt i september 2018, mens både Snøhetta- og Folgefonna-avgjørelsene ble avsagt i desember 2019.

En ting som uansett blir spennende er å se hvordan KFIR vil håndtere de neste sakene om stedsangivende merker. I løpet av høsten (kanskje?) skal KFIR behandle Patentstyrets nektelse av RØROS TWEED som ordmerke for klasse 24 (pledd; ullpledd). En åpenbar likhet mellom Yosemite og Røros er at de begge stedene har stor betydning både for kultur og natur, begge steder har vakre fjell og snødekte vintre, er populært for turister og begge steder er inntatt på UNESCOS verdensarv-liste. Men, det gjenstår vel å se om noe av dette vil ha avgjørende betydning for KFIRs vurdering ... 

To be continued!