Saken om kjennetegnet til det legendariske utestedet Stratos

Oslo tingrett har vurdert gyldigheten av KFIRS vedtak i en tvist som opprinnelig stod mellom Youngstorget eiendom og ByOslo. Saken gjaldt varemerkeregistreringen av ordmerket STRATOS for restaurant- og utelivsrelaterte tjenester, og berører spørsmål om etableringen av varemerkerettslig vern gjennom innarbeidelse, og eierskap til innarbeidelsesvernet.

I 2011 kjøpte selskapet By Oslo opp selskapet som siden hadde leid lokalet øverst i Folketeaterbygningen. Lokalene ble så brukt som utested og selskapslokale frem til leieforholdet opphørte i 2021. Lokalene omtales av tingretten som Stratos-lokalene, og var i en årrekke blitt brukt som serveringssted/utested under navnet STRATOS. Youngstorget Eiendom eide de utleide lokalene.

Like før leieavtalen utløp, søkte By Oslo varemerket STRATOS registrert hos Patentstyret for blant annet restaurantdrift. Søknaden ble tatt til følge og merket registrert. Gårdeier – Youngstorget Eiendom – innga en innsigelse i medhold av varemerkeloven § 26, og krevde at registreringen måtte oppheves. Youngstorget Eiendom anførte at de var innehavere en eldre varemerkerett til Stratos-merket, oppnådd gjennom innarbeidelse, og at ByOslos varemerkeregistrering var i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a. I Tillegg ble det anført at By Oslos varemerkesøknad var inngitt i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, slik denne lød på søknadstidspunktet.

Bygningen som huser det (etter sigende) legendariske
utestedet STRATOS (Foto: Quevaal (Wikipedia) /CC BY-SA 3.0)

Patentstyret opprettholdt registreringen, men KFIR ga Youngstorget eiendom fult medhold og kom til at varemerkeregistreringen måtte oppheves. KFIR mente at når forskjellige leietakerne fra 1935 og frem til i dag hadde brukt kjennetegnet STARTOS på virksomheten i lokalene, hadde kjennetegnet blitt innarbeidet i varemerkeloven § 3 tredje ledds forstand. Videre mente KFIR at denne varemerkeretten lå hos gårdeier – Youngstorget Eiendom. Det var dette vedtaket Oslo tingrett prøvde gyldigheten av.

For tingretten gjorde ByOslo gjeldende at det ikke var dokumentert at det hadde oppstått noen varemerkerett til STRATOS-merket gjennom innarbeidelse. For det tilfelle det hadde oppstått en varemerkerett gjennom innarbeidelsesvernet rett, lå innarbeidelsesvernet hos dem. Det ble vist til at det var selskapet ByOslo som hadde nedlagt de investeringer og den innsats som eventuelt hadde resultert i at STRATOS-merket hadde oppnådd vern gjennom innarbeidelse. Da måtte innarbeidelsesvernet ligge hos dem som leietaker, og ikke hos Youngstorget Eiendom som gårdeier.

Tingrettens vurdering

Tingretten oppstilte to hovedspørsmål, for det første måtte det vurderes om det hadde oppstått en varemerkerett gjennom innarbeidelse og dernest måtte det vurderes hvor dette innarbeidelsesvernet eventuelt lå.

Innarbeidelse

For at et varemerke skal oppnå vern gjennom innarbeidelse, må merket være brukt på en slik måte at det er godt kjent av omsetningskretsen som noens kjennetegn for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. 

Tingretten viste til at STRATOS var brukt som navn på restauranten på toppen av Folketeaterbygningen siden 1935 og frem til 1986. I tillegg viste tingretten til at navnet var blitt brukt av byggets eiere og leietakere på 1990-tallet, og av leietakere på 2000-tallet. Videre viste tingretten til en underskriftskampanje der flere engasjerte seg for å sikre at lokalene ikke ble omgjort til kontorbygg, og at Aftenposten i en artikkel skrev at det skulle være «Stratos-fest på stratos», uten at journalisten anså det nødvendig å komme med en nærmere stedsangivelse. I tillegg ble det vektlagt at By Oslo også valgte å bruke Stratos-navnet da de overtok retten til lokalet.

Oslo tinghus
Foto: Bjoertvedt – CC BY-SA 3.0

Etter tingrettens syn var det dokumentert at det var etablert en varemerkerett gjennom innarbeidelse, og tingretten gikk over til å vurdere hvor eiendomsretten til innarbeidelsesvernet lå. Merket ble ansett innarbeidet på søknadstidspunktet i 2021. 

Vurderingen av hvem som var innehaver av det innarbeidede merket 

I tråd med By Oslos anførsler, la tingretten til grunn at rettighetene til et innarbeidet varemerke som utgangspunkt ligger hos den som har nedlagt den nødvendige innsats og de nødvendige investeringene til at innarbeidelsesvernet oppstod. Tingretten kom til at det var leietakerne som hadde stått for innarbeidelsen. Dernest påpekte tingretten at det ville kreve forankring i en avtale for at innarbeidelsesvernet skulle gå over fra leietakeren til gårdeier.

Det var på det rene at rettighetene til varemerket ikke var regulert i noen skriftlig avtale mellom de forskjellige leietakerne og de forskjellige gårdeierne. Tingretten formulerte det sentrale spørsmålet som om «Youngstorget har betinget seg rett til Stratos-navnet, selv om dette ikke er forankret i noen skriftlige avtaler.

ByOslo hadde i sin argumentasjon vist til KFIRs avgjørelse i HIGHASAKITE-saken, der flertallet kom til at registrerte eller innarbeidede varemerkerettigheter ikke kunne erverves «på annen måte enn ved uttrykkelig avtale». 

Tingretten viste til at en slik betraktning som KFIRs flertall der la til grunn, savnet forankring i rettskildene, og påpekte at de alminnelige reglene om formfrihet også måtte gjelde på varemerkerettens område. Med henvisning til høyesterettspraksis og teori, kom tingretten til at det som måtte vurderes «var hvilke berettigede forventninger som er blitt etablert gjennom interaksjonen mellom partene.»

Slik dette trollet forstår det gjengitte, mener tingretten at det som må vurderes er hvorvidt de forskjellige leietakerne som gjennom sin innsats og sine investeringer har stått for innarbeidelsen, har opptrådt på en slik måte at gårdeier har hatt en berettiget forventning om at innarbeidelsesvernet skulle tilfalle dem.

Til støtte for at leietakerne hadde opptrådt på en slik måte at gårdeier hadde fått en slik berettiget forventning om at rettighetene til et eventuelt innarbeidet varemerke skulle ligge hos gårdeier, skrev tingretten følgende:

«Selv om det har vært drevet ulike type virksomheter derfra, har driverne hatt én ting til felles: De har benyttet seg av navnet når de har drevet virksomhet fra Stratos-lokalene, og de har latt det ligge igjen når leieforholdet har løpt ut, uten å protestere på at nye leietakere har gjenopptatt bruken av det. Dette gir etter rettens syn en klar indikasjon på at det har vært en felles forståelse mellom de involverte aktører om at Stratos-navnet har tilhørt gårdeieren. Hos gårdeier må denne faste og tilsynelatende omforente praksisen ha skapt en forventning om uten videre å fortsette.»

Videre skrev tingretten:

«Spørsmålet er om en slik forventning var synlig for ByOslo, slik at de hadde en oppfordring til å reagere hvis de var av en annen oppfatning da de selv tok Stratos-navnet i bruk.»

Tingretten kom dernest til at By Oslo var kjent med at Stratos-navnets status da de tok navnet i bruk, og da hadde By Oslo – etter tingrettens syn – en sterk oppfordring til å avklare rettighetsforholdet med Youngstorget Eiendom, og tydelig gjøre gjeldende at de anså seg berettiget til å bruke STRATOS-navnet også etter endt leieforhold, og på lignende næringsvirksomhet fra andre lokaler.

Retten konkluderte så med at «det foreligger en stilltiende og bindene avtalepraksis om at leietakerne fikk bruke Stratos som kjennetegn på virksomheten de drev i Stratos-lokalene, men uten å få egne rettigheter til merket.» Tingretten kom, i likhet med KFIR, til at leietakernes bruk av navnet Stratos på virksomheten i de leide lokalene skjedde på gårdeiers nåde og var betinget av et aktivt leieforhold.

Dette trollets syn

Etter dette trollets syn treffer tingretten godt når det vises til at det er de alminnelige avtalerettslige prinsippene om formfrihet og avtalebinding som kommer til anvendelse. Det er fint at tingretten så uttrykkelig parkerer KFIRs flertalls vurdering i HIGHASAKITE-saken, omtalt her. Det kan bemerkes at hvorvidt det er gitt samtykke i varemerkelovens forstand, fort vil måtte vurderes i lys av EU-domstolens tolkning av uttrykket «consent» i varemerkeforordningen og i varemerkedirektivet, sml. blogginnlegget Unilever mot Lilleborg - en varemerkerettslig ... såpeopera, men dette har ikke nødvendigvis betydning i nærværende sak.

Slik dette trollet forstår tingretten, mente tingretten at gårdeier hadde innarbeidet rett til varemerket Stratos forut for at ByOslo tok navnet i bruk på sin virksomhet.

Tingretten påpeker imidlertid at ByOslo hadde en sterk oppfordring til å avklare eierskapet til navnet med Youngstorget Eiendom da de selv tok Stratos-navnet i bruk, og da de ikke gjorde dette ga de Youngstorget Eiendom en berettiget forventning om at de ville oppgi bruken av Stratos-navnet da leieforholdet utløp. Tingretten kan forstås dit hen at de mente at avtalebindingen og overføringen av innarbeidelsesvernet fra leietakerne til gårdeier først fant sted da denne berettigete forventningen ble etablert.

Hvis retten til Stratos som varemerke under innarbeidelse alt lå hos gårdeier da ByOslo påbegynte sitt leieforhold, slik tingretten tilsynelatende også la til grunn, vil ikke ByOslos unnlatelser av å klargjøre eierforholdet påvirke hvor eierskapet til innarbeidelsesvernet lå. Det ville først vært hvis ByOslo klart ga uttrykk for at de anså seg som eiere av Stratos-navnet samtidig som Youngstorget Eiendom over en viss periode unnlot å protestere mot dette, at eierforholdet kunne ha blitt påvirket.

I så måte var det fornuftig at Youngstorget Eiendom å reagere såpass raskt etter at de ble kjent med at varemerkesøknaden ble inngitt.

Denne saken viser i alle tilfeller viktigheten av å bevissthet rundt virksomheters immaterialrettigheter, og viktigheten av å regulere eierskap og bruksrett uttrykkelig i avtaler. Sett hen til at innarbeidelsesvernet først lå hos leietakerne, måtte det gjøres et solid stykke arbeid for å dokumentere at eierskapet til det påbegynte innarbeidelsesvernet så gikk over til gårdeier gjennom passivitet og konkludent adferd fra leietakernes side. Vurdering av om passivitet og konkludent adferd skal gis løftevirkninger må bli svært konkret, og selv om tingrettens dom er godt fundert, kunne partenes manglende bevissthet rundt innarbeidelsesvernet og eierskapet til innarbeidelsesvernet, ha ført til en avgjørelse som bygget på utgangspunktet om at ren passivitet ikke har løftevirkninger.

Resultatet i saken var på ingen måte åpenbart, og saken viser med all tydelighet viktigheten av at man avklarer rettighetsforholdet til kjennetegnet, før man påbegynner bruken og før man nedlegger innsats og investeringer for å styrke omsetningskretsens kjennskap til kjennetegnet.

For praktikerne er det også verdt å bemerke at tingretten åpnet for at Youngstorget Eiendom kunne kreve dekket sakskostnader som ble pådratt under KFIRs behandling av saken. Det avgjørende, mente tingretten, er om det tidligere nedlagte arbeidet kommer til nytte når saken bringes inn for domstolen, og om det tidligere arbeidet reduserer behovet for timepådrag under tingrettens behandling.