Sjokoladekrigen: Orkla vs. Mondelez, Stratos vs. Freia Boble

 Oslo tingrett avsa den 7. juni 2024 dom i saken mellom Orkla Confectionery & Snacks Norge AS og Mondelez Norge AS som omhandlet emballasjen på Mondelez' produkt, Freia Boble. Tingretten kom til at fargen Pantone 2144 C, som Orkla benytter i emballasjen til sitt produkt Stratos, hadde opparbeidet seg beskyttelse etter varemerkeloven og at Freia Boble grep inn i denne beskyttelsen, samt at Mondelez ved utformingen av emballasjen til Freia Boble hadde brutt markedsføringsloven § 25. Mondelez ble dømt til å betale 20 MNOK i vederlag til Orkla.

Bakgrunn

Foto: Orkla/Mondelez via dn.no

Nidar introduserte Stratos i 1936. I 1975 introduserte Nidar Stratoskua i en blåfarge som er ca. den samme som blåfargen som brukes i dag, Pantone 2144 C. Stratos ble samtidig profilert som "den blå melkesjokoladen". I 1985 fikk hele emballasjen samme blåfarge som kua. Siden den tid er emballasjen brukt også i markedsføring, reklameeffekter, osv. På markedet for sjokoladeplater har Stratos hatt en varierende markedsandel rundt 10 %, mens for porøs sjokolade har Stratos hatt en tilnærmet 100 % markedsandel i mange år, foruten de årene Mondelez sist solgte Freia Boble. 

Freia har lansert porøse melkesjokolader flere ganger tidligere, blant annet Melkesjokolade Porøs i 2002 og Melkesjokolade Boble i flere varianter i perioden 2012-2017. Det var først da sjokoladen ble relansert i 2023 at sjokoladen ble en virkelig suksess, omtalt av Mondelez som "tidenes mest vellykkede lansering for Freia".

Er Pantone 2144 C innarbeidet som opprinnelsesmerke for Stratos?

Det første spørsmålet tingretten behandler er om Pantone 2144 C er innarbeidet som opprinnelsesmerke for Stratos, jf. varemerkeloven §§ 2, jf. 3 (3). Orkla anførte at dette var tilfellet, gjennom langvarig, omfattende og vellykket markedsføring, dokumentert av en fremlagt markedsundersøkelse. Mondelez, på sin side, mente at blåfargen ikke har iboende særpreg og at den fremlagte markedsundersøkelsen ikke understøttet noen annen tolkning. Mondelez mente fargegjenkjennelsen knytter seg til Stratoskua, ikke fargen på emballasjen som sådan. Mondelez viste også til at KFIR pekte på at friholdelsesbehovet i denne saken er "eksepsjonelt stort" da KFIR behandlet varemerkespørsmålet, og at Freia Boble hovedsakelig har en gul emballasje, med noen blå innslag.

Tingretten påpeker at farger kan "slite seg til nødvendig distinktivitet gjennom innarbeidelse", men at terskelen er høy, med henvisning til Lilla-dommen (HR-2017-2356-A). Tingretten påpeker at det ikke er et vilkår for å oppnå innarbeidelsesvern etter varemerkeloven at omsetningskretsen kjenner til hvem som er innehaver av det aktuelle merket, kun at de vet at det tilhører "noen". Merket må imidlertid være "godt kjent" i omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn. Dette beror på en helhetsvurdering der flere ting har betydning, herunder varemerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekningen og varigheten i bruken, størrelsen på investeringer nedlagt for å fremme merket, osv.

Hvorvidt et merke et tilstrekkelig innarbeidet som et særlig kjennetegn i omsetningskretsen er et ordinært bevisspørsmål. Begge parter hadde fremlagt sakkyndige rapporter som i varierende grad behandlet dette spørsmålet. Orklas rapport omhandlet hvorvidt respondentene oppfattet Pantone 2144 C som opprinnelsesmerke for Stratos. Rapporten konkluderte med at 71 % av alle respondenter og 73 % av de som kjøper sjokolade hyppig knytter Pantone 2144 C til Stratos/Nidar/Orkla.

Mondelez' rapporter omtales begge som Brand Asset Valuator-analyser, som typisk foretas for å evaluere en merkevare i forhold til de øvrige merkevarene på markedet. Disse behandlet andre spørsmål enn hvorvidt Pantone 2144 C var innarbeidet som et særlig kjennetegn for Stratos i omsetningskretsen.

Tingretten gjennomgår også Orklas søknader om varemerkeregistrering av Pantone 2144 C for "sjokolade", før den går over i den konkrete vurderingen.

I den konkrete vurderingen finner tingretten det sannsynliggjort at Pantone 2144 C var innarbeidet som opprinnelsesmerke for Stratos. Det ble særlig vektlagt at

(i)              Pantone 2144 C verken beskriver eller følger av porøs eller annen sjokolades art, egenskaper eller funksjon, jf. vml. § 2 (2). Tingretten peker på at det er fargen brun som er naturlig for sjokolade. Den tilknytningen omsetningskretsen har mellom blåfargen og sjokoladen krever opplæring,

(ii)             Orkla hadde kun anført at blåfargen var innarbeidet for "porøs sjokolade", ikke "sjokolade" som i søknaden for Patentstyret og at friholdelsesbehovet reduseres ved at innarbeidelsen ikke begrenser nåværende eller fremtidige tilbydere av porøs sjokolade i å få tilgang til markedet kun fordi de ikke kan bruke den eksakte blåfargen,

(iii)           Resultatene i Orklas fremlagte rapport understøtter at en stor del av omsetningskretsen anser blåfargen som godt kjent som Stratos/Nidar/Orklas kjennetegn,

(iv)           Ingen av rapportene Mondelez hadde fremlagt svekket, etter tingrettens mening, bevisvekten at Orklas fremlagte rapport, og

(v)             Summen av Stratos' markedstiltak og -kostnader underbygger troverdigheten av den rapporten Orkla fremla som konkluderte med at 73 % av hyppige sjokoladekjøpere knytter Pantone 2144 C til nettopp Stratos/Nidar/Orkla hva gjelder sjokolade.

Har Mondelez ved utformingen av Freia Boble brutt markedsføringsloven § 25?

Tingretten behandler først hvorvidt markedsføringsloven § 25 kan anvendes selvstendig ved siden av spesialbestemmelsene. Tingretten var enige med Orkla i at Mondelez' subjektive forhold ved selve utformingen av emballasjen til Freia Boble faller utenfor innarbeidelsesspørsmålet etter varemerkeloven, som tilsier at § 25 kan få selvstendig betydning i denne saken.

Foto: Oslo tingretts dom

Mondelez hadde engasjert det engelske designbyrået BulletProof til å bistå ved emballasjeutformingen. Utformingsarbeidet foregikk i flere runder, hvor Mondelez i den første runden ble presentert flere alternativer, herunder blå som "en utfordring av [Mondelez'] hovedkonkurrent", brun eller en serie sterke, overraskende og "unge" farger. Mondelez svarte at de foretrakk den blå fargen fordi den var etablert for porøs sjokolade og reflekterte produktets luftinnhold, men man ønsket ikke samme blåsjattering som Stratos.

Mondelez involverte også reklamebyrået Try i utviklingsarbeidet. Try støttet Mondelez' valg av blått, fordi det gir assosiasjoner til Stratos. BulletProof presenterte flere alternative emballasjer, alle i blått og gult. Mondelez valgte det omstridte designet 13. mars 2023. BulletProof brukte ikke Pantone-farger, men blåfargen som ble brukt i emballasjen ville være Pantone 2145 C.

Tingretten fant at Mondelez' bruk av blånyanse på emballasjen var brukt i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom jf. mfl. § 25. Det ble særlig vektlagt at

(i)               Emballasjefarge er et sentralt og kanskje dominerende navigasjonselement for forbrukere som i en travel og overveldende handlesituasjon skal finne frem til et ønsket produkt, og i en slik situasjon finner tingretten det sannsynliggjort at forbrukere prioriterer farge, form og innpakning fremfor varemerkenavn,

(ii)             Mondelez hadde ikke oppfylt variasjonsplikten, særlig med hensyn til at Stratos var enetilbyder av porøs sjokolade i Norge i mange år, og tingretten mener Mondelez bevisst valgte en blåfarge som lå svært nær Pantone 2144 C for å utnytte at omsetningskretsen var lært opp til å assosiere denne fargen med Stratos' porøse sjokolade, selv om de stod fritt til å velge en hvilken som helst annen farge,

(iii)           Det anførte ønsket om å velge blått for å kommunisere luftbobler gjør ikke valget av blått rettmessig, særlig fordi et vitne fra BulletProof forklarte at for ham lå fargene hvitt og lyseblått nærmere til å symbolisere luft, men markedsdirektør i Mondelez forklarte at lyseblått ikke var tilgjengelig for Boble, fordi dette var en farge kundene assosierte med Firkløver, som er et Freia-produkt.

I sum fant tingretten at Mondelez hadde illojalt utnyttet Stratos' langvarige innsats og resultater, utsatt Stratos' særegne farge for risiko for å degenerere, og feilaktig gitt omsetningskretsen inntrykk av at Freia Boble er et kommersielt samarbeid mellom Freia og Nidar/Stratos, slik som Freia Melkesjokolade Kvikk-Lunch og Daim.

Griper Freia Bobles emballasje inn i Stratos' innarbeidelsesvern etter varemerkeloven?

Tingretten vektlegger i denne vurderingen at det er full vareslagslikhet mellom Stratos og Freia Boble, samtidig som porøs sjokolade er en smal og spisset produktkategori med få tilbydere.

I lys av det vide vernet et innarbeidet fargemerke gir, var spørsmålet videre om Freia Bobles emballasje enten bruker den samme blåfargen som Stratos eller en blånyanse hvor forskjellene er så små at de kan bli oversett av en gjennomsnittsforbruker i selve handlesituasjonen. Tingretten var ikke i tvil om at det var tilfellet.

Hva er rettsfølgene av tingrettens konklusjoner?

Tingretten kom til at Mondelez forbys å markedsføre og selge Freia Boble med dagens emballasje. Tingretten fant det videre både rimelig og forholdsmessig at Mondelez må tilbakekalle Freia Boble med dagens emballasje fra butikkene, med særlig henvisning til at det er enkelt gjennomførbart for Mondelez og Mondelez valgte å lansere Freia Boble etter Orkla sendte prosessvarsel, noe Mondelez må bære risikoen for selv.

Hva gjelder pengekravet tar tingretten stilling til både rimelig lisensavgift, erstatning for påført skade, vederlag svarende til inngripers oppnådde vinning, og dobbel lisensavgift ved forsett eller grov uaktsomhet. Orkla hadde anført alle fire utmålingsalternativer og nedlagt påstand om erstatning eller vederlag "etter rettens skjønn".

Tingretten peker på og vektlegger i bevisbedømmelsen at Mondelez, tross rettskraftig kjennelse, valgte å ikke fremlegge regnskapsdokumentasjon som viser fortjeneste og eventuelle oppnådde besparelser.

Tingretten fant at det forelå klar sannsynlighetsovervekt for at Mondelez' bruk av Pantone 2145 C på Freia Bobles emballasje har bidratt til å øke sjokoladens salg på en slik måte at det har påført Orkla et økonomisk tap, men det forelå ikke tilstrekkelig grunnlag for å utmåle erstatning for Orklas fortjenestetap.

Hva gjelder Mondelez' oppnådde vinning peker tingretten på at det ikke går an å skille hvilken andel av Mondelez' fortjeneste som knytter seg til emballasjen, og hvilken andel som knytter seg til sjokoladen. Tingretten fant klar sannsynlighetsovervekt for at bruken av blåfargen har bidratt til å øke salget, og at det var bedre holdepunkter for å anslå størrelsen av Mondelez' vinning enn av Orklas tap. I mangel av konkrete tall fra Mondelez tar tingretten utgangspunkt i naturlige tolkninger av fremlagt dokumentasjon, både hva gjelder antall plater solgt og salgsverdien av hver plate. Dette tilsa en vinning i størrelsesorden ca. 15 MNOK. I tillegg kommer urettmessig fremtidsfortjeneste fordi Mondelez vellykket klarte å introdusere Freia Boble på markedet ved hjelp av Pantone 2144 C.

Til slutt vurderer tingretten dobbel lisensavgift. Tingretten fant at et markeds- eller bransjemessig grunnlag for fastsettelse av rimelig lisensavgift mangler helt. Det er ikke uvanlig ettersom det er helt hypotetisk at en innehaver av et varemerke vil gi lisens til en konkurrent for bruk av slikt varemerke, jf. også Kystgjerde-dommen. Tingretten viser videre til RG-2013-833 Norma der satsen ble satt til 17 % av brutto omsetning for et sterkt varemerke med høy markedsandel og peker på at det gir veiledning også i denne saken. 17 % lisensavgift av en omsetning frem til tingrettens dom på ca. 75 MNOK tilsier et vederlag på 12,75 MNOK. Tingretten finner at Mondelez hadde opptrådt forsettlig og at vilkårene for dobbel lisensavgift var oppfylt.

Tingretten konkluderte med at Orklas vederlag etter både oppnådd vinning og dobbel rimelig lisensavgift passende kunne fastsettes til 20 MNOK.

Noen betraktninger fra dette trollet

Endelig har vi fått en ny dom hva gjelder fargemerker! Det gleder et IP-troll som dettes hjerte. Saken er både prinsipiell og viktig for dagligvarebransjen, hvor man i større og større grad ser lik bruk av farger, trolig langt utover det som må kunne kalles et kategorispråk. Ikke minst er saken utrolig interessant – hvor viktig er egentlig farge når vi kjøper sjokolade? Og hva er konsekvensene av at Orkla nå har fått dette vernet?

Dette trollet er enig med tingretten i at det var sannsynliggjort at Pantone 2144 C var innarbeidet som Stratos' varemerke for porøs sjokolade og resultatet er etter dette trollets syn slik sett helt korrekt. Konsekvensene av vernet fremstår imidlertid litt uavklart. Retten synes å legge avgjørende vekt på at det bare er anført innarbeidelse for porøs sjokolade – betyr det at en vanlig sjokolade kan bruke "Stratosblå"? Eller kan den mer generelt sies å være forvekselbar hvis denne blåfargen brukes? I den parallelle saken for KFIR kom KFIR til at Pantone 2144 C ikke var innarbeidet for sjokolade. Når man ser tingrettens avgjørelse i lys av KFIRs avgjørelse, er det uklart hvor langt vernet strekker seg. På den annen side vil dette uansett ikke være avgjørende i denne saken ettersom Freia Boble uansett er porøs.

Dette trollet savner videre en litt grundigere vurdering av markedsføringsloven § 25 og en tettere drøftelse opp mot Bank Norwegian-dommen (omtalt her) selv om de to sakene skiller seg ved at det her ble etablert varemerkeinngrep. På den annen side er mange av elementene i saken allerede vurdert under varemerkeloven, men retten kom først til selve subsumsjonen i vurderingen av § 25 ettersom redegjørelsen for anvendelsen av § 25 kommer før inngrepsvurderingen av fargemerket – en litt snodig rekkefølge.

Endelig synes dette trollet det er litt underlig at det ikke virker å være anført av Mondelez at de to blåfargene fremstår noe mer ulike i virkeligheten enn på de rene fargeprøvene, all den tid emballasjen på Freia Boble er mattere enn Stratos – uten at dette trolig hadde fått betydning for utfallet.

Mondelez har, ifølge media, allerede varslet at saken vil ankes, så dette er neppe det siste vi har hørt om dette lille sjokoladeeventyret… To be continued!

* Disclaimer: Orkla var representert av GjessingReimers hvor ett av trollene bak denne bloggen jobber. Vedkommende troll var ikke involvert i denne oppsummeringen.