Oslo tingrett: Varemerket "ELTORQUE" mangler distinktivitet for enkelte varer og tjenester

 Saken gjaldt gyldigheten av registreringsnektelser fra KFIR for ordmerket "ELTORQUE" og det tilhørende kombinerte merket. I dom av 7. juni 2023 kom Oslo tingrett til at varemerket "ELTORQUE" – både ordmerke og kombinert merke – ikke kunne registreres for alle de søkte varer og tjenester i klasse 7, 9, 35, 37 og 42. Oslo tingrett konkluderte imidlertid med at merkene var distinktive for flere varer og tjenester enn KFIR aksepterte.

Sakens bakgrunn

Eltorque er et norsk selskap som driver med utvikling, produksjon og salg av aktuatorer og styringssystemer til den maritime industrien. Varemerket ELTORQUE har vært benyttet siden oppstarten i 1996. Den 2. november 2020 innleverte Eltorque to søknader om registrering av ordmerket ELTORQUE og det kombinerte merket (illustrasjon nedenfor) i klasse 7, 9, 35, 37 og 42.

Illustrasjonsbilde av Eltorques logo

For å få registrert et varemerke er det et grunnleggende vilkår at varemerket har "særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som [merket] gjelder", og at det derfor ikke kan være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14. Kravet til særpreg – eller distinktivitet – har sin bakgrunn i at et varemerkes sentrale funksjon er at det skal fungere som en garanti for kommersiell opprinnelse. Det vil si at man skal vite hvem varene stammer fra.  

Patentstyret mente de to merkene til Eltorque var beskrivende og manglet særpreg for deler av varefortegnelsen. Ettersom Eltorque ikke ville godta den varefortegnelsen Patentstyret kunne akseptere, ble søknaden avslått i sin helhet og registrering nektet. Eltorque klaget til KFIR,som konkluderte med at merkene måtte nektes registrert for deler avvarefortegnelsen. KFIR tillot imidlertid en noe bredere registrering enn Patentstyret, særlig hva gjaldt det kombinerte merket. Eltorque var uenig i de faktiske og rettslige vurderingene KFIR baserte sitt vedtak på, og tok ut to separate stevninger for Oslo tingrett, som senere ble forent til felles behandling og avgjørelse. 

Tingrettens avgjørelse

Tingretten kom til at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merket som en sammenstilling av 'el' og 'torque', hvor 'el' indikerer elektrisitet og 'torque' betyr 'dreiemoment' eller 'dreiekraft'.

På samme måte som KFIR fant tingretten at ordmerket og det kombinerte merket ELTORQUE må anses beskrivende for ‘motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner’, ‘elektriske motorer’, ‘motorer for styring’, ‘drivkraftmekanismer’ og ‘koblinger og anordninger for overføring av drivkraft’ i klasse 7 samt ‘ventiler og aktuatorer’, ‘dataprogramvare for styring av motordeler’, ‘dataprogramvare for styring av aktuatorer’ og ‘dataprogramvare for styring av ventiler’ i klasse 9. 

I motsetning til KFIR fant tingretten at merkene ikke anses beskrivende for hydrauliske og pneumatiske aktuatorer i klasse 9, fordi disse drives av trykk og ikke elektrisk kraft, og heller ikke for lineære aktuatorer, da disse ikke utfører en roterende bevegelse og ‘Eltorque’ leder omsetningskretsen hen til nettopp rotasjon og dreiekraft. Tingretten fant heller ikke at merkene var beskrivende for 'innsugsmanifolder for motorer' fordi slike varer styrer luftinntaket inn i sylindrene i en motor, og benyttes kun i forbrenningsmotorer som drives av bensin eller diesel – ikke elektrisitet.

Merkene kunne heller ikke anses beskrivende for ‘apparater og instrumenter knyttet til styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet’ eller ‘dataprogrammer for styring av elektrisitet’ i klasse 9, da dreiekraft ikke kunne anses som en sentral egenskap eller et sentralt kjennetegn ved disse. 

Merkene kunne da heller ikke anses beskrivende for salg (klasse 35) og installasjon, reparasjon og vedlikehold (klasse 37) av slike varer. 

Det var fremlagt ytterligere dokumentasjon for tingretten, som fant at ELTORQUE-merkene måtte anses innarbeidet for ‘aktuatorer’, inkludert ‘elektriske aktuatorer’, samt ‘ventiler’ i klasse 7, og ‘dataprogramvare for styring av ventiler’, ‘apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast’ og ‘apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoreutstyr’ i klasse 9. 

Oslo tingrett påpeker videre at det ikke var avgjørende for tingretten at Patentstyret tidligere hadde ment at merket er distinktivt for enkelte av de varene som det nå ble søkt registrert for. Varemerkeregistrering i EU ble heller ikke vektlagt, og tingretten peker særlig på at EUIPOs registreringsvedtak ikke var begrunnet.

KFIRs avgjørelse ble etter dette opphevet. Det ble ikke tilkjent saksomkostninger. 

Eltorque anket saken til Borgarting lagmannsrett. I kjennelse 5. oktober 2023 avviste lagmannsretten anken fordi anken var fremsatt for sent. Det forelå heller ingen spesielle omstendigheter som kunne unnskylde fristoversittelsen.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen føyer seg inn i rekken av avgjørelser hvor norske domstoler konkluderer med registreringsnektelse, selv om de samme varemerkene er registrert i EU og eventuelt andre jurisdiksjoner. På lik linje med Zerovision- og Trustshop-avgjørelsene pekes det på at det er krevende å skulle forklare hva som er forskjellig når EUIPOs registreringsvedtak ikke var begrunnet.

Dette immaterialrettstrollet mener likevel at resultatet blir lite tilfredsstillende, når registreringsspørsmålet slår ulikt ut innenfor EU, uten at man kan peke på en konkret begrunnelse. I denne saken er det, i likhet med Zerovision-saken, snakk om en sammensetning av engelskspråklige ord, hvor det igjen fremstår som at rettsanvender ikke har lagt til grunn til grunn den samme tolkningen av varemerkedirektivet og det felles rettskildematerialet. Dette vil nok aktørene kunne oppleve som en ubegrunnet forskjellsbehandling som det er vanskelig å forholde seg til. Ettersom mange aktører opererer i flere land innenfor EU er dette en aktuell problemstilling for mange. 

I tillegg mener dette immaterialrettstrollets at tingretten muligens tillegger gjennomsnittsforbrukeren en litt for høy grad av bevissthet, ved å anta at gjennomsnittsforbrukeren av denne type varer og tjenester vil forstå "Eltorque" utelukkende som elektrisk dreiekraft. Dette gjelder særlig det kombinerte merket.

TOSL-2023-24425: Fellesverk og krigshistorie

Oslo tingrett avsa 29. september 2023 dom (TOSL-2023-24425) i en interessant sak om åndsverkloven § 8, nærmere bestemt om grensen mellom «skapende åndsinnsats» og «litterær fødselshjelp» samt det såkalte udelelighetskriteriet. Saken gjaldt om saksøktes bok «De ukjente krigsheltene – fra Milorg-lederen Ahlert Horns dagbok 1941-1944», gjorde inngrep i saksøkers påståtte opphavsrettigheter til et bokutkast som partene (samt en tredje person C) hadde samarbeidet om i forbindelse med et urealisert bokprosjekt. Saksøker hadde i lang tid samlet materiale om andre verdenskrig og ønsket å skrive og utgi en bok om sine foreldres krigsinnsats. Han og C innledet etter hvert et samarbeid om å utgi en bok om motstandskampen i Drammensområdet under krigen. Etter forslag fra forlaget H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS, engasjerte saksøker og C i 2016 saksøkte, som er en profesjonell forfatter, for å bistå med å strukturere og omskrive saksøker og Cs foreløpige manus for å gjøre det aktuelt for utgivelse. 

Partene samarbeidet frem til sommeren 2018 da saksøkte heller ønsket å skrive om en annen del av motstandskampen i drammensområdet, etter funnet av dagboken til den lokale Milorg-lederen Ahlert Horn, og trådte derfor ut av samarbeidet. Dette arbeidet resulterte i boken som var gjenstand for søksmålet, og hvor saksøker hadde nedlagt krav om vederlag og erstatning for opphavsrettsinngrep, samt at boken ble fjernet fra handelen. Det ble i den forbindelse gjort gjeldende av saksøker at saksøktes bok ikke var et nytt og selvstendig verk som er løsrevet fra bokutkastet fra partenes samarbeidsprosjekt, men er derimot en direkte videreføring av dette, bare i en annen form. 

All den tid saksøkers det var en forutsetning for at saksøkers krav skulle kunne føre frem at saksøker selv hadde opphavsrettigheter i bokutkastet som partene hadde samarbeidet om, drøftet retten først om dette utkastet utgjorde et fellesverk etter åndsverkloven § 8. Det var enighet mellom partene om at dette utkastet som bestod av en disposisjon og utkast til fire kapitler, hadde opphavsrettslig vern, og at saksøkte hadde opphavsrett til utkastet. 

Retten la til grunn at arbeidsfordelingen mellom partene var slik at det var saksøkte som sto for disponeringen og skrivingen, mens saksøker og C oversendte materiale og kom med faktiske innspill til tekstforslag fra saksøkte, men uten at saksøker med dette var med på å prege utkastets litterære uttrykk. Det ble, med henvisning til side 156 i Rognstad, Opphavsrett (2. utgave), lagt til grunn at slik bistand ikke innebar en «skapende åndsinnsats» som kunne kvalifisere til opphavsrett.

Saksøker hadde imidlertid også bidratt med et utkast til det som etter hvert skulle bli et eget kapittel i manusutkastet, og hvor retten ikke utelukket at saksøker kunne ha opphavsrett, selv om utkastet ble omskrevet og kortet ned i betydelig grad av saksøkte. Retten tok imidlertid ikke stilling til dette spørsmålet, da den uansett mente at dette kapittelet kunne skilles ut fra resten av bokutkastet uten å forstyrre den indre sammenhengen i historien, og at den utskilte og den gjenstående del av verket lar seg utnytte på en fornuftig måte alene. 

Vincent Tsang