Kjennetegnsrettsåret 2022

Også i år vil Immaterialrettstrollet gi sine oppsummeringer av immaterialrettsåret som har gått og gi en oversikt over hva som har skjedd på de sentrale områdene innen immaterialretten (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil ulike troll gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningsiden og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan vi kan gjøre årsoppsummeringene bedre på iptrollet@gmail.com.

*****

Av Morten Smedal Nadheim (CMS Kluge) og Julius Berg Kaasin (Brækhus)

Theodor Kittilsen, Skogstroll
(i det fri, Nasjonalmuseet)

Julius: Godt nytt kjennetegnsrettsår, Morten!

Morten: I like måte, Julius! Det blir vel et særpreget år i år også. Men hva tar du med deg fra året som gikk?

Julius: Jeg må innrømme at det er norsk vs utenlandsk registreringspraksis for varemerker, som vi snakket om på det årlige kurset i Larvik i starten av november. Det har kommet flere interessante avgjørelser om det temaet i året som har gått, og det har allerede kommet en nå i 2023 med lagmannsrettens avgjørelse i ZEROVISION-saken. 

Morten: Enig, Julius. Jeg har faktisk ikke helt bestemt meg enda om det er Patentstyret som er for strenge eller andre nasjonale varemerkemyndigheter og EUIPO som er for snille, selv om jeg foreløpig holder en knapp på det siste.

Julius: Det er uansett uheldig at det tilsynelatende opereres med forskjellige særpregsterskler i ulike jurisdiksjoner, også i Europa. Det gjør markedet og jussen mer uforutsigbart for virksomheter som opererer med varemerker på tvers av landegrenser. En ting er store internasjonale selskaper hvor betydelige beløp står på spill, men dette er nok aller mest problematisk for selskaper i etableringsfasen som er avhengig av å sikre seg rettigheter før de investerer i merkevarebygging.

Morten: Det har du rett i, Julius. Men visste du at røykkanonalarmer var så vanlig, og er det virkelig sånn at en ikke ser noe når de slår seg på? I tilfellet er det jo ganske nedtur med falsk røykkanonalarm på julaften.

Julius: Nei, det var nytt for meg. Men hvis det funker så bra som navnet ZEROVISION skal ha det til, i hvert fall om en skal tro Oslo tingrett, bør jeg kanskje teste det ut. I så fall tror kobler jeg nok ut skallalarmen før nissen kommer ned pipen. Men du, nå kom jo akkurat ZEROVISION-avgjørelsen fra lagmannsretten. 

Morten: Den får vi ta i et eget innlegg, og i 2023 oppsummeringen. Men Julius, selv om det kanskje ikke har skjedd like mye i kjennetegnsrettsåret 2022 som i jubelårene 2020 og 2021 så er det jo mye å ta tak i.

Julius: Så absolutt, Morten. Men før vi går over på praksis kan vi raskt nevne at det er lite nytt å melde på lovgivningssiden i året som gikk. EUs nye varemerkedirektiv står fremdeles og fryser på trappene i påvente av implementering. De mest nøyaktige prognosene vi kjenner til går nå ut på at direktivet blir gjennomført 1. mars. Vi gjør som Knut Sverre (Skurdal Andresen) og siterer Rudolf Blodstrupmoen - «Time vill sjåv».

Norsk praksis

Artikkelforfatternes heeelt objektive oppfatning av årets
tema på kjennetegnrettsfronten
(Illustrasjon: Nadheim/Kaasin/NRK)

Julius: Vi har blitt litt bortskjemt de siste årene med høyesterettssaker på varemerkerettens område. 2022 var intet unntak selv om Høyesteretts avgjørelse i Kystgjerde-saken (HR-2022-2222-A) kanskje ikke gjaldt de mest spennende varemerkerettslige problemstillingene. Saken gjaldt utmåling av økonomisk kompensasjon etter varemerkeinngrep og stod mellom saksøkerne Norgesgjerde og Vindex og saksøkte Kystgjerde (tingrettens, lagmannsrettens og Høyesteretts avgjørelser er tidligere omtalt av IP-trollet). Høyesteretts behandling av saken var begrenset til spørsmålet om utmåling av vederlag og erstatning, da selve varemerkekrenkelsen var rettskraftig avgjort.

Høyesterett fastslo først at retten må ta stilling til samtlige av de påberopte, alternative utmålingsgrunnlagene, men at det ikke kan kreves «millimeterutregning» for alle alternativene. Ved den konkrete utmålingen kom Høyesterett til at Norgesgjerde og Vindex skulle tilkjennes det dobbelte av rimelig lisensavgift etter varemerkeloven § 58 (1) bokstav a) jf. (2). Ettersom en vederlagsmodell ikke var godt egnet for å fastsette lisensavgiften utmålte Høyesterett kompensasjonen som et engangsbeløp etter skjønn. Selv om det er utfordrende å peke på relevante momenter ved den konkrete utmålingen savnes jeg en nærmere redegjørelse fra Høyesterett for fastsettelse av slikt skjønn, og selve utmålingen av engangssummene fremstår for min del som litt tilfeldig. I forlengelsen av dette kan det også være grunn til å stille spørsmål ved behovet for Høyesteretts prøving av denne saken.

Morten, du har sett på en annen sak som ble anket til Høyesterett, men som ikke slapp inn?

Morten: Det stemmer, jeg har sett på lagmannsrettens avgjørelse i den såkalte GHOSTBASTARDS-saken (LB-2022-34258)tidligere omtalt av IP-trollet her. Spørsmålet i den varemerkerettslige delen av saken var om bruken av merket GHOSTBASTARDS innebar et inngrep i det eldre varemerket BASTARD BURGERS. Merkene var brukt for identiske varer og tjenester, men lagmannsretten kom til at merkene ikke var tilstrekkelig like til at det forelå forvekslingsfare.

Lagmannsretten pekte blant annet på at BASTARD er plassert forskjellig steder i merkene, og at merkene skiller seg i antall ord de totalt består av. Det visuelle helhetsinntrykket av merkene var derfor at de var "nokså forskjellige". Den fonetiske likheten ble også vurdert liten, hvilket ble styrket av det ulike antall stavelser og ord. Lagmannsretten viste også til at GHOSTBASTARDS gav assosiasjoner til «Ghostbusters»-filmene, noe som også var egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra å forveksle merkene

Julius: En annen lagmannsrettsavgjørelse fikk vi i den såkalte BLEGEN-saken (LB-2021-140823). Saken stod mellom franchisetaker Bergmanns AS og franchisegiver Pizzanini AS, og et av spørsmålene som oppstod i forbindelse med opphør av franchiseforholdet var om en nasjonal varemerkeregistrering av et pizzanavn (BLEGEN) tilhørende franchisetaker skulle overdras eller kjennes ugyldig med grunnlag i franchiseavtalen eller varemerkeloven § 16 bokstav a) eller b), jf. § 35. Foruten de varemerkerettslige spørsmålene som saken reiser er saken kanskje også et godt eksempel på hva om kan skje selv om en vinner frem med et søksmål.

Morten: Jeg vet ikke med deg Julius, men jeg synes ikke en pizza som heter BLEGEN høres så veldig god ut. Er dette varemerket egentlig noe å krangle om?

Julius: Du kan så si, Morten. Det høres ikke akkurat ut som noen «capriciossa» (*gestikulerer voldsomt*) eller «trøffelsalami». «Blegen» skal ha vært kallenavnet på kokken som laget pizzaen.

Borgarting lagmannsrett kom i hvert fall til at Pizzaninis rett til varemerket var, enten det ble utledet av franchiseavtalen eller varemerkeloven § 3 tredje ledd, kun var innarbeidet lokalt, og ikke ga grunnlag for å overføre eller kjenne det nasjonale varemerket til Bergmanns ugyldig. Pizzaninis krav ble derfor avvist. Lagmannsretten uttalte i denne forbindelse at utgangspunktet i franchiseforhold er at nye produkter som inngår i franchisekonseptet tilhører franchisegiver. Forholdet i denne saken var imidlertid at Pizzanini kun hadde innarbeidet BLEGEN lokalt for Fredrikstad-området forut for Bergmanns nasjonale varemerkeregistrering av BLEGEN. En overføring av det registrerte nasjonale merket ville derfor innebære en bedre rett for PIzzanini enn de opprinnelig hadde og ble derfor avvist. Lagmannsretten mente for øvrig at Bergmanns varemerkesøknad for BLEGEN ikke var innlevert i strid med god forretningsskikk og derfor måtte kjennes ugyldig. Ellers er det verdt å merke seg at lagmannsretten ikke tok stilling til hvorvidt Pizzanini kunne fortsette å bruke sitt innarbeidede lokale merke, eller om dette vil ha vern mot Bergmanns eller andres bruk av varemerket, i Fredrikstad-området fordi det angivelig ikke var anført. Avgjørelsen er rettskraftig.

Morten: Hva tror du konklusjonen ville blitt om spørsmål om bruk og inngrep i det innarbeidede merket hadde kommet på spissen, Julius?

Julius: I denne saken tenker jeg vel at retten hadde konkludert med sameksistens mellom det eldre innarbeidede merket for Fredrikstad-området og det senere registrerte etter reglene i varemerkeloven § 9 jf. § 8 (1).

Morten: Enig i det, Julius. Mulig dette var klart for partene også ettersom det ikke var problematisert. Hva vet vel vi.

Julius: En annen sak som gjaldt spørsmål om registrering av varemerke i ond tro etter § 16 bokstav b) er saken mellom Rottefella/Madshus og Amer Sports (innehaver av bl.a. skimerket Atomic) som primært gjaldt inngrep i flyttbare skibindinger (21-072669TVI-TOSL/04). Saken er omtalt av IP-trollet her. Rottefella hadde brukt varemerket MOVE som kjennetegn for sine flyttbare skibindinger i flere år før Atomic registrerte varemerket MOVER for sitt system.

Retten kom til at Amer Sports hadde registrert varemerket MOVER i ond tro (i strid med god forretningsskikk) etter varemerkeloven § 16 bokstav b). Det ble i denne forbindelse ikke ansett avgjørende at Amer Sports tidligere hadde benyttet merket MOVER, men registreringen av merket ble av retten i stedet karakterisert som «påfallende» i forhold til Rottefellas markedsføring av MOVE. Det forelå dermed ikke inngrep i Amers MOVER etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b).

Illustrasjon på Rottefellas bruk av MOVE
inntatt i Oslo tingretts dom (kilde: Oslo tingrett)

Jeg må innrømme Morten at jeg for min del mener det kan stilles spørsmål ved om betegnelsene MOVE og MOVER i det hele tatt kan fungere som varemerker for flyttbare skibindinger i lys av Patentstyrets praksis på dette området. Rottefellas markedsføringsillustrasjon som er tatt med i avgjørelsen fra Oslo tingrett er et godt eksempel på det ettersom varemerket angir hovedegenskapen ved de flyttbare bindingene, nemlig at de kan flyttes.

Morten: Det er i hvert fall et betimelig spørsmål. Avgjørelsen er i alle tilfeller anket, så vi for se hva lagmannsretten skulle mene om dette.

Julius: Men over til noe annet Morten, nå skal vi se litt nærmere på årets store tema, nemlig særpregskravet og noen saker hvor forholdet til utenlandsk registreringspraksis ikke er helt irrelevant. Dette snakket vi som nevnt om i Larvik for noen måneder siden, og der konkluderte vi vel med at Patentstyret er gjennomgående strengere enn andre europeiske varemerkemyndigheter, men at det ikke nødvendigvis skyldes at de anvender rettskildefaktorene fra EU feil.

Morten: Det stemmer Julius, og jeg tenkte vi først skal se litt på denne TRUSTSHOP-saken som både har vært behandlet av Oslo tingrett (TOSL-2021-122596) og lagmannsretten (22-064395ASD-BORG/01) i året som har gått.

Saken gjaldt gyldigheten av KFIRs vedtak som gikk ut på å nekte ordmerket TRUSTSHOP varemerkerettslig vern. Merket var søkt vern for en rekke forskjellige varer og tjenester, som for eksempel avkjølingsinstallasjoner, administrasjon av forsyningskjeder og caterings tjenester. Patentstyret kom til at merket ville oppfattes som beskrivende for disse varene og tjenestene. I tillegg mente Patentstyret at merket var forvekselbart med den eldre internasjonale registreringen av det kombinert merket TRUST. TRUST-merket var gitt virkning for elektroniske apparater i klasse 9, og tilsvarende tjenester i klasse 35, som TRUSTSHOP var søkt registrert for.

Når det gjelder vurderingen av om merket var beskrivende, kom KFIR til samme resultat som Patentstyret. Siden KFIR fant at merket var beskrivende, og med det ikke kunne registreres, tok de ikke stilling til spørsmålet om forvekslingsfare. Tingretten var enig i at merket var beskrivende, og opprettholdt vedtaket til KFIR. I likhet med Patentstyret, KFIR og tingretten, kom også lagmannsretten til at merket var beskrivende. Lagmannsretten viste i stor grad til de tidligere vurderinger, og delte oppfatningen om at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket TRUSTSHOP som «tillitsbasert handel» eller som «en butikk eller et produkt/tjeneste som du kan stole på». Lagmannsretten mente videre at ordet «trust» eller «tillitt» vil oppfattes som en beskrivelse av en egenskap eller en kvalitet ved varer eller tjenester som markedsføres under merket. Med det fant lagmannsretten at friholdelsesbehovet tilsa at merket ikke burde registreres.

Når så var tilfelle, hjalp det ikke at merket var registrert av EUIPO og av britiske varemerkemyndigheter. Lagmannsretten var enig i at registrering i andre jurisdiksjoner var et relevant moment til vurderingen, men viste til at avgjørelser i en jurisdiksjon ikke er bindende for myndigheter i andre jurisdiksjoner. Mot denne bakgrunn ble anken forkastes og KFIR ble frifunnet.

Julius: Som vi var inne på innledningsvis tviler jeg for min del på at det foreligger så store nasjonale forskjeller mellom europeiske gjennomsnittsforbrukere som Trustshop-saken kan gi inntrykk av.

Morten: Det tviler jeg også på, Julius.

Julius: En annen slik sak er Oslo tingretts avgjørelse i den såkalte ZEROVISION-saken (sak 21-181946TVI-TOSL/04), tidligere omtalt av IP-trollet her.

Saken gjaldt spørsmålet om KFIRs avgjørelse om å nekte registrering av ordmerket ZEROVISION var gyldig, herunder om ZEROVISION var beskrivende og manglet særpreg for maskiner som generer kunstig røyk i vareklasse 7 og sikkerhetsalarmsystemer i vareklasse 9. ZEROVISION er navnet på en røykanonalarm levert av Verisure. Tilsvarende merke var blant annet tillatt registrert i en rekke andre europeiske jurisdiksjoner EUIPO (omfatter bl.a. Irland) og UK (uprøvet overføring), noe som også ble anført i retning av at merket måtte tillates registrert i Norge. Retten kom likevel til at ZEROVISION måtte anses beskrivende for de søkte varene for den norske gjennomsnittsforbrukeren, slik at vilkårene for registrering ikke var oppfylt. Når det gjaldt registrering av parallelle merker i andre EU-land pekte retten på at selv om det er et sentralt mål at varemerkeretten i EU er harmonisert, så er det ikke et mål at resultatene i enkeltsaker skal være harmoniserte, bl.a. under henvisning til Høyesteretts avgjørelse i GOD MORGON-saken (Rt. 2002 s. 391).

Etter min mening kan det godt være at retten landet på riktig resultat. Begrunnelsen for dette (og nå kommer det et hjertesukk) kunne gjerne vært enda mer konkret snarere enn å vise til teoretiske utgangspunkter og at vedtakene om å registrere merket i andre land er «ubegrunnede». Det kan ikke være tvil om at dersom Oslo tingretts forståelse av EU-varemerkerettslige prinsipper legges til grunn, så må ZEROVISION anses minst like beskrivende for gjennomsnittsforbrukeren i EU som i Norge. At ZEROVISION kan registreres der engelsktalende inngår i omsetningskretsen, men ikke i Norge, er egentlig en helt uholdbar situasjon som ikke kan forankres i ulike nasjonale forhold og språkegenskaper. En gjennomsnittsforbruker fra en omsetningskrets der engelsktalende inngår vil oppfatte ZEROVISION minst like beskrivende for de aktuelle varene som den norske. Jeg heller likevel mot at Patentstyret i denne saken har kommet til riktig resultat, også basert på EU-varemerkerettslige prinsipper, og stiller samtidig spørsmål ved at denne typen merker tillates registrert i EU.

Morten: Forhåpentligvis kan pågående samarbeidsprogrammer og fremtidige avklaringer fra EU-domstolen føre til en mer harmonisert og ensartet praksis, også på enkeltsaksnivå.

Men det har ikke bare kommet særpregsavgjørelser fra Oslo tingrett i år. Det har også kommet en avgjørelse i den såkalte CEON-saken (22-081329TVI-TOSL/05) der retten vurderte KFIRS vedtak vedrørende forvekslingsfaren mellom det eldre ordmerket XEON og det kombinerte merke CEON, etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det eldre merket hadde vern for varer i klasse 9, som blant annet omfatter datautstyr og operativsystemprogrammer. Klagenemnda kom til at det yngre merket CEON, ikke kunne registreres for varer i klasse 9, og heller ikke for klasse 38 for telekommunikasjonsvirksomhet.

Rette var enig med KFIR i at det forelå vareidentitet i klasse 9, og at tjenestene i klasse 38 hadde samme formål som varene i klasse 9. Videre var retten enig i at det eldre merket XEON var et fantasiord som ikke henspilte på de aktuelle varene, har en normal grad av særpreg. I vurderingen av forvekslingsfare viste tingretten til at både visuell, fonetisk og konseptuell likhet måtte vurderes.

Retten viste til at merkenes første bokstav, X og C er visuelt ulike, men at forvekslingsfaren øker fordi både XEON og CEON er to fantasiord. Etter rettens syn ville begge merkene «være egnet til å forvirre gjennomsnittsforbrukeren», ettersom ingen av dem sier noe «om at de betegner varer i klasse 9». Denne delen av resonnementet er vrient å følge. Det at forvekslingsfaren skulle øke bare fordi merkene verken er beskrivende eller suggestive er nok neppe riktig.  Det er nok heller ikke sånn at gjennomsnittsforbrukeren lar seg forvirre når de møter varer med varemerker som ikke betyr noe.

Mer treffende blir det når tingretten viser til at begge merkene vil uttales «seon», og at merkene visuelt sett er temmelig like. Som KFIR kom tingretten til at det forelå forvekslingsfare, og det at det yngre merket var registrert i andre jurisdiksjoner der XEON også er registrert kunne ikke tillegges avgjørende vekt. Retten var enig i at dette var et relevant moment til vurderingen, men kom ikke til at enkeltregistreringer i andre land skulle ha avgjørende betydning. Mot denne bakgrunn opprettholdt retten KFIRS vedtak.

Julius: Hvis jeg sier «Harry Potter» Morten, hva tenker du på da?

"Harry Potter og de forheksede rettighetene"?
Foto: CC BY-SA 4.0

Morten: Da tenker jeg selvfølgelig på avgjørelsen fra Oslo tingrett (21-182900TVI-TOSL/05) som kom rett før jul! Det varemerkerettslige spørsmålet i saken var hvorvidt selskapet Star Entertainments markedsføring av konserter som spilte filmusikken fra Harry Potter-filmene, krenket Warners Bros. sin varemerkerett. Konsertfremføringer omfattes av vareklasse 41, og for denne vareklassen hadde Warner registrert ordmerket HARRY POTTER: WIZARDS UNITE og HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN. Star markedsførte konsertene med følgende utsagn: «The magical music of Harry Potter live in concert». Tingretten kom til at omsetningskretsen ikke ville tro at det forelå noe kommersiell forbindelse mellom Warner og Star, og noen forvekslingsfare forelå etter tingrettens syn ikke. Denne vurderingen kan det sies litt om, og det har blitt gjort i dette innlegget. Dommen er etter sigende anket av begge parter.

Julius: I tillegg til de ordinære rettssakene har det også vært noen forføyningssaker i året som har gått. Du har sett på en som gjaldt shades, Morten?

Morten: Det stemmer Julius, nærmere bestemt SHADES OF NORWAY (TOSL-2021-143056-2) hvor Oslo tingrett avsa dom og kjennelse i hovedsaken vedrørende eierskap til varemerke SHADES OF NORWAY, domenenavn og plattformer på sosiale medier. Tvisten stod mellom selskapet Bestun på den ene siden og Norshades og Box Fresh på den andre siden (Norshades). Siden saken gjaldt raske briller, tar vi også en rask gjennomgang av denne. 

I hovedsaken gjorde Bestun det gjeldende at de eide varemerkeretten, og at A ikke hadde noen sameierett i merket ettersom den eneste retten A hadde hatt til merket var en oppsigelig bruksrett. Videre ble det anført at Facebooksiden, Instagramkontoen og domenet skulle overføres til Bestun.

Norshades gjorde gjeldene at de hadde en sameierett i varemerket, og at bindende avtale måtte anses inngått da samarbeidet mellom A og B startet. Subsidiært mente Norshades at de hadde en eksklusiv, uoppsigelig og vederlagsfri bruksrett til merket. Videre ble det anfør at det var A alene som eide domenet, og plattformene på de overnevnte sosiale mediene.

Når det gjaldt eierskapet til varemerket Shades of Norway, viste tingretten til lagmannsrettens vurdering av sameiespørsmålet i forføyningssaken, og sluttet seg til denne. Lagmannsretten forstod As anførsler om sameierett, som at A henviste til læren om berettigete forventninger i kontraktsforhold, og at B ved passivitet og konkludent adferd hadde akseptert en sameiedel i varemerkeretten til fordel for A. Etter lagmannsrettens syn hadde ikke A sannsynliggjort at det forelå noen slik berettiget forventning. B hadde vært registrert som innehaver hele tiden, og det kunne ikke anses bevist at A på noe tidspunkt kunne ha hatt reelle forventninger om å være innehaver av varemerkeretten. Til støtte for en forståelse om at A aldri hadde noen berettiget forventning å bli innehaver av varemerkeretten, viste tingretten i tillegg til at A hadde sendt en forespørsel til B og spurt om de ikke kunne eie varemerkeretten i fellesskap. B avslo forespørselen, og dette tok retten som bevis for at A på dette tidspunktet var innforstått med at han ikke hadde noe eierskap til varemerket.

Når det gjaldt eierskapet til og overlevering av kontoene på Facebook og Instagram, og domenet, anførte Bestun at eierskapet til varemerket også innebærer eierskap til Facebooksiden. Retten var ikke enig i dette, og kom til at man i vurderingene av hvem som eide Facebooksiden, instagramprofilen og domenenavnet måtte det tas utgangspunkt i «alminnelige tingsrettslige prinsipper». I dette lå det at stiftelsesgrunnlaget vil danne et sentralt utgangspunkt for vurdering. Videre la tingretten vekt på hvem som hadde opprettet siden, profilen og domenet, samt bekostet og vedlikeholdt disse.

Etter konkrete vurderinger vant Bestun frem, og fikk dom på at de var eneeier av varemerket, domenet, Instagramkontoen og Facebooksiden.

Julius: En annen forføyningssak var saken for Hordaland tingrett om rett til å benytte varemerket HJERTESLAG som bandnavn i forbindelse med en planlagt turne og albumutgivelse (22-140612TVI-THOD/TVI-). Dette er for øvrig et av mine favorittband, så jeg «kaster ligheteren i gulvet og løper» her.

Bakgrunnen for saken var at tidligere medlemmer i dette rockebandet fra Bergen hadde registrert bandnavnet som varemerke, noe vokalist i bandet, Robert Eidevik, motsatte seg. Han fikk medhold fra Patentstyret (OP 2022/00058) i at registreringen var i strid med det tidligere innarbeidede varemerket HJERTESLAG, som ifølge Patentstyret tilhørte innehaverne av det registrerte merket og Eidevik i fellesskap (avgjørelsen er rettskraftig).

Forføyningssaken mellom partene dreide seg i hovedsak om hvorvidt Eidevik og hans nye bandbesetning kunne benytte bandnavnet Hjerteslag i forbindelse med en planlagt albumutgivelse og turné høsten 2022. Jeg forstår dette i realiteten som et krav om at de tidligere bandmedlemmene og sameierne i varemerket må tåle bruk av det innarbeidede varemerket som de ikke samtykker til, eller sagt med andre ord, måtte tåle å ikke kunne håndheve rettighetene sine til merket overfor Eidevik.

Retten gav Eidevik medhold uten forutgående muntlig forhandling, og viste til at det forelå sikringsgrunn ved at han og kommersielle samarbeidspartnere (konsertarrangører, plateselskap, bookingbyråer etc.) kunne bli påført et betydelig økonomisk tap dersom aktivitetene ble vanskeliggjort eller stanset. Retten kom også til at det forelå fare ved opphold (bl.a. kort tid til oppstart av aktivitetene) slik at det ikke var nødvendig å sannsynliggjøre et hovedkrav. Det er foreløpig ikke kjent hva som skjer videre i saken.

Morten: Etter min mening Julius, kom årets kuleste avgjørelse fra KFIR, i den såkalte Terre Bio-saken om det kombinerte merke TERRE BIO ELEVEURS & MAÎTRES LAITIERS (VM 22/00015), som var søkt vern for yoghurt i klasse 29. (Se også sak VM 22/00014 og VM 22/00013 med likelydende begrunnelse på det kombinerte merket ALLIANCE BIO ELEVEURS & FROMAGERS). Patentstyret kom til at merket ikke kunne gis virkning i Norge, ettersom merket var beskrivende. Patentstyret viste til at ordet TERRE kan oversettes til jordoverflate, mens ordet BIO vil oppfattes som blant annet biologisk, økologisk, nedbrytbar og miljøvennlig. Ordet ELEVEURS er fransk, og kan oversettes til oppdrettere, mens MAÎTRES LAITIERS betyr meierimestre. Patentstyret skrev at «Det klare utgangspunktet hos Patentstyret er at verdensspråkene engelsk, tysk og fransk sidestilles med norsk fordi den norske omsetningskretsen forutsettes å kjenne disse språkene forholdsvis godt». Patentstyret bemerket imidlertid at dette bare var et utgangspunkt, og fremhevet at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Når det gjaldt ordsammenstillingen TERRE BIO ELEVEURS & MAÎTRES LAITIERS kom Patentstyret til at omsetningskretsen for yoghurt ville oppfatte denne som en angivelse av at yoghurten er basert på økologisk eller miljøvennlig jordbruk. Videre ville merkets figurative elementer, og da særlig bruken av fargen grønn, forsterke betydningen av tekstelementet.

Patentstyret viste også til at de selv, i en forundersøkelse fra 2018, kom til at merket hadde særpreg, men det kunne ikke tillegges avgjørende vekt. Det kunne heller ikke tillegges avgjørende vekt at merket TERRABIO hadde fått virkning i Norge, eller at det søkte merket hadde fått vern i flere jurisdiksjoner.

Med henvisning til varemerkelovens forarbeider viste KFIR til at merker som er beskrivende på et fremmed språk skal kunne gis virkning i Norge, så fremt omsetningskretsen ikke må antas å identifisere ordets beskrivende betydning. Vider påpekte KFIR at det i norsk varemerkerett har vært en presumpsjon for at den norske gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til verdensspråket fransk. Deretter kommer KFIR med en viktig nyansering, der de skriver:

«Slik Klagenemnda ser det, må hvorvidt en norsk gjennomsnittsforbruker forstår et fremmedspråklig ord og uttrykk etter dette bero på en konkret vurdering av hvor vanlig og kjent det aktuelle ordet er. Dette må igjen ses i lys av hvem gjennomsnittsforbrukeren er og hvilke type varer og tjenester merket er søkt for. I tillegg vil hvor likt det aktuelle ordet er tilsvarende ord på norsk, eventuelt på nært beslektede språk som dansk og svensk, og/eller engelsk, som den norske gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til, kunne få betydning for vurderingen. I lys av dette stiller Klagenemnda seg tvilende til om man kan oppstille en faktisk presumpsjon for at en norsk omsetningskrets på generelt grunnlag har god kunnskap til bestemte fremmedspråk. En slik presumsjon vil lett kunne danne uheldige føringer for den konkrete og skjønnsmessige vurderingen som skal gjøres i den enkelte sak, og vil heller ikke nødvendigvis gjenspeile gjennomsnittsforbrukerens faktiske forståelse av det aktuelle fremmedspråket, herunder den språkforståelsen som det med rimelighet kan forventes at en norsk gjennomsnittsforbruker har for gitte varer og tjenester.»

Videre var KFIR i tvil om den norsk gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte ordene MAÎTRES LAITIERS som meierimestere, slik Patentstyret la til grunn. KFIR anså det også tvilsomt om hvorvidt ordet ELEVEURS ville oppfattes som oppdrettere av den norske omsetningskretsen. KFIR la imidlertid ikke avgjørende vekt på dette, ettersom den norske omsetningskretsen ville forstå ordene TERRE BIO som en angivelse av at varene er biologiske/økologiske og at de kommer fra jorden.

Det aktuelle merket i VM 22/00015
(kilde: Patentstyret)

Dette trollet påpeker at ordsammenstilling direkte og umiddelbart må oppfattes som beskrivende av den
norske omsetningskretsen, for at merket skal nektes vern, og nøyer seg med å bemerke at det anses tvilsomt om den norske gjennomsnittsforbrukeren av yoghurter har den språkkunnskap som KFIR forutsetter. I alle tilfeller kan det spørres om ikke et merke som gir inntrykk av at varen er biologisk og kommer fra jorden, vil være suggestivt for yoghurter som jo strengt tatt er et meieriprodukt og med det ikke har den naturlige tilknytningen til jorden som for eksempel grønnsaker. Uansett gir avgjørelsen en nyttig korreksjon, og vi må forvente at den rettslige presumpsjonen om at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå ord og uttrykk på verdensspråkene nå er forlatt. Avslutningsvis er det verdt å huske på at både KFIR og Patentstyret skal legge det faktum til grunn som anses mest sannsynlig, og i vurderingen av faktiske forhold bør man være forsiktige med å bygge videre på eldre antakelser uten faktisk forankring.

Julius: På tampen av norsk praksis har du også sett på den veldig spesielle BANKSY-saken (VM 21/0007), Morten?

Morten: Som sagt så gjort, Julius. Denne saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse om å oppheve en tidligere varemerkeregistrering. Varemerket ble opphevet fordi merket BANKSY inneholdt noe som er egnet til oppfattes som en annens kunstnernavn, i medhold av varemerkeloven § 16 bokstav c. Banksy er navnet/aliaset til en anerkjent kunstner hvis identitet ikke er offentlig kjent. Banksy-navnet er i senere tid blitt brukt til å promotere en rekke ulike produkter med BANKSY-navnet, blant annet en vin.

Den tidligere innehaveren av det nå opphevde merket mente at denne hadde fått samtykke fra kunstneren Banksy, til å bruke varemerket på vin. Patentstyret begrunnet opphevelsen med at innehaveren ikke kunne dokumentere at samtykke er gyldig. Da saken stod for KFIR, ble det bemerket at det avgjørende for om samtykkevilkåret i varemerkeloven § 16 er oppfylt, må være om det etter en samlet vurdering av de fremlagte bevis finnes sannsynliggjort at samtykke er gitt. Den tidligere innehaver hadde lagt frem en rekke brev fra det som ble anført å være Banksy, men KFIR viste til at skriftanalyser bidro til å så tvil om brevene rent faktisk var skrevet av kunstneren selv. Samlet sett fant ikke KFIR det sannsynliggjort at samtykke var gitt, og Patentstyrets avgjørelse ble opprettholdt.

Europeisk praksis

Julius: Nå skulle jeg til og si at vi skal gå inn for landing Morten, men vi må jo si litt om noen av de viktigste avgjørelsene som har kommet fra EU-domstolen.

I sak C-183/21 Maxxus slo EU-domstolen fast at varemerkedirektivet artikkel 19 er til hinder for prosessuelle regler i medlemsstatene som pålegger saksøker å fremlegge bevis for at innehaveren av et merke ikke har oppfylt bruksplikten. Bevisbyrden for bruk ligger i slike tilfeller på innehaveren av merket, og EU-domstolen viste i denne forbindelse til C‑720/18 and C‑721/18 Ferrari, avsnitt 82.

Det har også kommet et knippe avgjørelser som på hver sin måte dreier seg om håndheving av IP-rettigheter. Sak C-466/20 Heitec gjaldt spørsmål om passivitet og virkningene av at det var sendt søksmålsvarsel uten at det ble tatt ut rettslige skritt, og hvem som evt. har risikoen for at en stevning er mangelfullt utformet. EU-domstolen uttalte i denne forbindelse at verken søksmålsvarsel o.l. eller stevning som ikke oppfyller lovkravene er tilstrekkelig (fristavbrytende). Rettstap som følge av dette omfatter også avledede krav om erstatning, opplysninger eller destruksjon.

Sak C-355/21 Perfumesco gjaldt forståelsen av Håndhevingsdirektivet (2004/48) artikkel 10 (1), se også varemerkeloven § 59 (1). EU-domstolen pekte her på at medlemsstatene skal sikre en effektiv beskyttelse og rettsmidler for å stanse krenkelse av immaterialrettigheter under henvisning til bl.a. C-324/09 L’Oréal m.fl., avsnitt 131. Direktivet er i denne sammenheng en minimumsstandard, og medlemsstatene står fritt til å fastsette regler som gir rettighetshavere bedre beskyttelse, jf. bl.a. C-481/14 Hansson, avsnitt 36 og 40. Dette gjelder alle varer hvor immaterialrettigheter er krenket og alle typer krenkelser. Det er heller ikke anledning til å tolke artikkel 10 i håndhevningsdirektivet slik at nasjonale destruksjonsbestemmelser ikke kan anvendes for varer som markedsføres i EØS uten samtykke fra innehaver, selv om innehaveren har samtykket til påføring av EU-varemerke (typisk for markedsføring i andre jurisdiksjoner).

Christian Louboutins kjente røde såle
(kilde. Wikipedia)

Den siste håndhevingssaken vi skal nevne er kanskje den mest interessante. Like før jul kom nemlig avgjørelsen i sakene C-148/21 og C-184/21 Louboutin hvor spørsmålet var om tilbyderen av en digital markedsplattform (i dette tilfellet Amazon) kan gjøre varemerkeinngrep etter varemerkeforordningen artikkel 9 (2) ved å markedsføre produkter fra tredjeparter som krenker varemerkerettigheter. I denne saken gjaldt dette konkret reklame for sko som krenket Christian Loboutin’s EU-varemerke for plasseringen av en rød såle under høyhælte sko (omtalt av IP-trollet her). EU-domstolen uttalte at slik markedsføring kan gi gjennomsnittsforbrukeren inntrykk av å være fra operatøren av plattformen (og utgjøre varemerkerettslig bruk), og ikke de som tilbyr varer gjennom plattformen. I denne sammenhengen ble det pekt på at Amazon tilbyr frakt i tillegg til lagring av slike varer, noe som skiller saken fra forholdet i eksempelvis C-567/18 Coty II (omtalt av IP-trollet her), og vil kunne være et relevant moment i retning av å pålegge Amazon mer ansvar. Uttalelsene fra EU-domstolen kan dermed bane vei for at Amazon kan holdes varemerkerettslig ansvarlig for markedsføring av produkter som gjør varemerkeinngrep når sakene nå sendes tilbake til nasjonale domstoler i Luxembourg og Belgia.

Morten, du har også sett på en serie med saker fra EU-domstolen i året som har gått om konsumpsjon av varemerkerettigheter?

Morten: De har jeg , Julius, og de tre første gjelder spørsmål relatert til parallellimportørens ompakking av legemidler, og de varemerkerettslige aspektene ved slik ompakking.

Sak C-204/20 Bayer stod mellom legemiddelprodusenten Bayer, og selskapet Kohlpharma. Bayer selger et legemiddel (piller) under varemerket Androcur. Kohlpharma informerte Bayer om at de ville parallellimportere piller som var solgt i Nederland til Tyskland, og at de kom til å få en ny emballasje. Grunnen til at pillene måtte få ny emballasje var blant annet krav stilt i direktiv 2001/83  om at emballasjen må inneholde en rekke opplysninger på det offisielle språket der medisinen markedsføres.

Bayer mente det ikke var behov for ompakking her, og at Kohlpharma kunne nøye seg med å merke om den opprinnelige emballasjen.

Foreleggende rett spurte EU-domstolen blant annet om innehaveren av et varemerke  kan motsette seg at en parallellimportør markedsfører et legemiddel som er pakket om og påført innehaverens merke, når det å merke om varen også vil overholde de krav som direktiv 2001/83 stiller til emballasjen. 

EU-domstolen viste til spørsmålet måtte bero på en avveining av varemerkedirektivets artikkel 10 om enerett på den ene siden, og artikkel 15 om konsumpsjon på den andre siden. Etter en gjennomgang av relevant praksis fra EU-domstolen, besvarte EU-domstolen spørsmålet slik: 

“spørgsmål besvares med, at artikel 10, stk. 2, og artikel 15 i direktiv 2015/2436 skal fortolkes således, at en indehaver af et varemærke kan modsætte sig, at en parallelimportør markedsfører et lægemiddel, der er ompakket i en ny, ydre emballage, hvorpå dette varemærke er anbragt, når det objektivt set er muligt at foretage ommærkning af det pågældende lægemiddel under overholdelse af kravene i artikel 47a i direktiv 2001/83, og når det således ommærkede lægemiddel effektivt kan få adgang til markedet i importmedlemsstaten.”

Kort oppsummert; hvis ompakking ikke var nødvendig fordi også det å merke om emballasjen ville oppfylt kravene som stilles i direktiv 2001/83, kan innehaveren motsette seg ompakking.

Et lignende spørsmål ble besvart i sak C-224/20 Merck Sharp & Dohme. Denne saken gjaldt blant annet spørsmålet om varemerkeinnehaverens mulighet til å motsette seg at parallellimportøren markedsfører ompakkete legemidler med innehaverens merke, der emballasjen bærer preg av å ha blitt åpnet. EU-domstolen viste til tidligere praksis, og kom til at innehaveren kan motsette seg dette, med mindre det ikke er noen som helst tvil om at sporene etter åpning av emballasjen skyldtes at parallellimportøren har foretatt ompakkingen, og disse sporene etter åpning “skaber en så stærk modstand hos en betydelig del af forbrugerne mod de således ompakkede lægemidler, at dette udgør en hindring for den effektive adgang til dette marked”.

De siste sakene om ompakking som nevnes her, var de forente sakene C-253/20 og C-254/20 Novartis. Disse sakene gjaldt spørsmålet om hvorvidt en parallellimportør av et legemiddel kunne pakke om og selge det aktuelle legemiddelet under et annet varemerke. Novartis var innehaver av merket Femara, mens Sandoz markedsførte det generiske legemiddelet Letrozol Sandoz. Pillene som ble markedsført under henholdsvis Femara og Letrozol Sandoz var identitiske. Selskapet Impexeco informerte Novartis at de ville parallellimportere piller som var markedsført under merket Letrozol Sandoz, pakke dem om og markedsføre dem under varemerket Femara. Novartis motsatte seg dette.

EU-domstolen kom til at Novartis kunne motsette seg at det generiske legemiddelet som opprinnelig ble solgt under et annet varemerke, blir ompakket og markedsført under deres varemerke, med mindre  de to legemidlene er “identiske i enhver henseende”, og erstatningen av varemerket oppfyller de krav EU-domstolen oppstilte i C-427/93 avsnitt 79, herunder at “et ompakkede produkts praesentationsmaade ikke er af en saadan karakter, at den kan vaere skadelig for varemaerkets eller varemaerkeindehaverens omdoemme.”

I det siste ligger det at emballasjen ikke må være defekt, av dårlig kvalitet eller fremstå uferdig. 

Den siste saken jeg tenkte det var hensiktsmessig å melde noe om er sak C-197/21 SodaStream. Denne saken gjelder ikke legemidler, men kulsyrevann. Selskapet SodaStream selger maskiner som gjør det mulig å tilsette vann kullsyre og smak. Maskinene selges med aluminiumsbeholdere, som også selges separat. SodaStreams varemerker SODASTREAM og SODA-CLUB fremgår av etikken på beholderne, og er inngravert i aluminiumen.

Selskapet MySoda mottok tomme beholdere, fylte dem opp igjen og erstattet de opprinnelige etikettene med sine egne etiketter, men lot SodaStreams inngraverte varemerke på beholderen være synlig.

EU-domstolen kom til at innehaveren SodaStream ikke kunne motsette seg at etiketten på varene ble byttet ut samtidig som det opprinnelige inngraverte varemerket fortsatt fremgikk av varen. Dette gjaldt imidlertid bare så fremt “denne nye mærkning hos forbrugerne skaber det fejlagtige indtryk, at der består en økonomisk forbindelse mellem forhandleren og indehaveren af mærket.”

Hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil tro det foreligger en kommersiell forbindelse må avgjøres etter en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering der opplysningene som gis på varen, den nye merkingen, salgspraksis og forbrukernes kunnskap om denne praksisen vil være relevante momenter.

*****

Artikkelforfatterne i skjønn (?) forening.
Foto: Victoria Lillevik Kumwenda/JUS

Julius: Ja, da var vi sannelig igjennom i år også da Morten.

Morten: Det var vi, Julius. Er det noe spesielt du ser frem til i året som kommer?

Julius: Det må vel bli disputasen din det da Morten, 24. Januar.

Morten: Da er vi to! I tillegg kommer det jo både nye regler om tredjepersonskonflikter i registrerte varemerkerettigheter, og flere avgjørelser fra ankeinstansene i sakene vi har gått igjennom over. Videre har vi flere nye saker på trappene for Oslo Tingrett, noe berammingslisten viser. Vi kan blant annet glede oss til tvister vedrørende eiendomsretten til varemerkeregistreringer, særpregsterskelen og om gyldighet av registrerte varemerkerettigheter.

Julius: Da gjenstår det vel bare å ønske alle et riktig godt nytt år i kjennetegnsrettens tjeneste!

Artikkelforfatter Morten Smedal Nadheim arbeider i CMS Kluge Advokatfirma som har representert vokalist Robert Eidevik i de omtalte Hjerteslag-sakene. Morten har ikke medvirket til omtalen av denne saken. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.