Designrettsåret 2022

Vi fortsetter vår gjennomgang av immaterialrettsåret 2022 med en gjennomgang av avgjørelser innenfor designrett. EU-domstolen har hatt et rolig designrettsår. Tilsvarende er det ikke avsagt avgjørelser om design i KFIR. Til gjengjeld har det kommet et par avgjørelser fra våre egne domstoler. 

Av Kaja Skille Hestnes

Norske domstoler

Til venstre: Angel-felgen
Til høyre: Audis designregisterte felg

For første gang på lang tid har lagmannsretten avsagt dom innenfor designretten. Borgarting lagmannsrett avsa 13. juni 2022 dom i saken mellom bilprodusenten Audi AG og dekk- og felgprodusenten Starco Norge AS. Saken gjaldt Audis designregistrering av en felg laget spesielt for modellen Audi RS6 Avant. Den omstridte felgen i saken, som Audi hevdet at medførte inngrep i deres designregistrering, har navnet «Angel». Audi anførte at «Angel» både gjorde inngrep i Audis designrettigheter og utgjorde brudd på markedsføringsloven. Lagmannsretten kom til at det var tilstrekkelig forskjeller mellom felgene slik at det ikke forelå designkrenkelse. Retten fant videre at det heller ikke forelå forvekslingsfare og dermed ikke brudd på markedsføringsloven. IP-trollet har tidligere omtalt avgjørelsen her. 

Oslo tingrett har også avsagt dom om designinngrep og gyldigheten av designregistreringer i saken mellom Elko AS og SG Armaturen AS. Elko er produsent og leverandør av stikkontakter, lysbrytere og annet elektromateriell. SG Armaturen er spesialisert innen belysning og leverer blant annet stikkontakter, elektriske brytere og rammer for elektriske brytere.

Saken gjaldt et utvalg av SG Armaturen sine produkter, og spørsmålet om disse var i strid med ELKOs registrerte designrettigheter. Videre gjaldt saken gyldigheten av en av ELKOs designregistreringer og gyldigheten av en av SG Armaturen sine designregistreringer. Saken gjaldt også krav etter markedsføringsloven. 

Et utvalg av bilder fra ELKOs designregistrering nr. 078840

ELKO anførte at SGs produkter (stikkontakter, multirammer og brytere) utgjorde et inngrep i ELKOs designregistrering etter designloven § 9. Dommen inneholder en grundig redegjørelse av det rettslige utgangspunktet etter designloven. Retten legger til grunn at den informerte bruker vil være en sluttbruker i form av privat bruker eller eiendomsutvikler, men også en installatør som bruker produktene i sin næringsvirksomhet. Videre legges det til grunn at det er få variasjonsmuligheter for slikt type produkter, da de ofte vil være bestemt av tekniske funksjoner og krav som følger av tekniske standarder. Under en viss tvil kom retten da til at SG Armaturers stikkontakter ikke utgjorde en krenkelse av ELKOs designrettigheter. Ei heller rammene eller bryterne ble funnet å være en krenkelse. ELKO tapte dermed saken hva gjaldt krav etter designloven. ELKOS krav etter markedsføringsloven førte heller ikke frem. ELKOs designregistrering ble imidlertid i motkravet stående som gyldig. Det ble også SG Armaturens designregistrering. 

Dommen inneholder også interessante betraktninger om tilkjenning av sakskostnader når det i en slik inngrepssak reises motkrav om ugyldighet. En innsigelse om ugyldighet må i følge designloven § 43 fremmes som et selvstendig krav. Da SG Armaturen ikke fikk medhold i motkravet om gyldighet finner retten at de ikke har fått medhold «i det vesentlige», jf. tvisteloven § 20-2. Retten fant imidlertid at SG Armaturen hadde fått «medhold av betydning», jf. tvisteloven § 20-3, og at det forelå «tungtveiende grunner» som tilsa at delvise sakskostnader likevel skulle tilkjennes. Disse tungtveiende grunnene var at SG Armaturen hadde fått medhold i inngrepssøksmålet og spørsmålene om brudd på markedsføringsloven. For særskilt interesserte i problemstillingen nevnes også at lagmannsretten i en kjennelse fra november 2022 har avgjort anke over sakskostnader og fritok den påståtte inngriperen delvis for sakskostnader overfor patentinnehaver. Patentinnehaver var i tingretten tilkjent fulle sakskostnader hva gjaldt ugyldighetssaken. 

EU

Vi tar også med oss noen avgjørelser fra EU-domstolen, selv om de ikke er direkte relevante for norsk rett da de omhandler uregistrerte designrettigheter og fellesskapsdesign. 

Først ut er en avgjørelse fra november 2021 da EU-domstolen avsa dom i sak mellom Ferrari SpA mot Mansory Design & Holding Gmbh og WH. Saken omhandlet designrettighetene (unregistered Community design) for modellen Ferrari FXX K, som ser slik ut: 

Ferrari FXX K slik gjengitt i EU-domstolens dom.

Modellen er tilgjengelig i to ulike versjoner, hvor det som skiller dem fra hverandre er fargen på «V»-formen på panseret. 

Mansory Design selger «front kits» som lar en endre tidligere Ferrari-modeller for å få dem til å se ut som modellen FXX K. Ferrari anførte at Mansory Design med dette krenket Ferraris rettigheter til sitt uregistrerte design. Disse rettighetene hadde imidlertid oppstått ved offentliggjøring av bilen som helhet. Ferrari-modellen FXX K ble første gang tilgjengeliggjort gjennom en pressemelding i 2014. Pressemeldingen viste de to bildene som er gjengitt ovenfor. Ferrari anførte at de med dette hadde oppnådd designrettigheter til deler av bilen, selv om bildene viste hele bilen. 

EU-domstolen ga Ferrari medhold og konkluderte med at vern kunne oppnås ved å vise hele bilen, men det ble satt enkelte kriterier; delene måtte være «clearly identifiable» og «clearly visible» i den betydning at det må være mulig å skaffe seg et helhetsinntrykk av delen og at det ikke går tapt i produktet som vises i sin helhet. 

En slik regel må ses i sammenheng med regelen om at designet må ha individuell karakter. EU-domstolen oppsummerer sistnevnte slik: 

 «In order for it to be possible to examine whether that appearance satisfies the condition of individual character referred to in Article 6(1) of that regulation, it is necessary that the part or component part in question constitute a visible section of the product or complex product, clearly defined by particular lines, contours, colours, shapes or texture» (avsnitt 52).

Saken om Ferrari FXX K er ikke den eneste avgjørelsen EU-domstolen har avsagt som handler om biler. EU-domstolen har i sak C-421/20 mellom Acacia Srl og Bayerische Motoren Merke AG (BMW) avsagt dom om jurisdiksjon og håndhevelse av fellesskapsdesign. Saken omhandler designforordningen artikkel 82 nr. 5. 

Acacia er et italiensk selskap som lager felger til biler i Italia og markedsfører dem i flere medlemsstater. BMW anførte at Acacias markedsføring av visse felger i Tyskland var i strid med deres registrerte designrettigheter (Community design). Spørsmålet var om saken skulle avgjøres etter tysk lovgivning. Acacia anførte at det var italiensk rett som skulle legges til grunn. EU-domstolen kom til at det var tysk rett - det medlemslandet hvor krenkelsen hadde skjedd - som skulle legges til grunn. Dette gjaldt både for hovedkravet, og for tilleggskrav som erstatning og utlevering av informasjon.

I EU-domstolen er det avsagt ytterligere en sak om jurisdiksjon for fellesskapsdesign i sak C-678/18 Spin Master Ltd mot High5 Products BV. I denne saken var spørsmålet fra refererende domstol i Nederland stilt slik:

«[W]hether Article 90(1) of Regulation No 6/2002 must be interpreted as meaning that the courts or tribunals of the Member States with jurisdiction to order provisional or protective measures in respect of a national design also have jurisdiction to order such measures in respect of a Community design or whether the Member States are free, either wholly or in part, to confer jurisdiction in that respect exclusively on the courts designated as Community design courts.»

EU-domstolen konkluderte med at de domstoler i medlemsstaten som kan avgjøre nasjonale design også har juridiksjon:

«It follows from all of the foregoing that Article 90(1) of Regulation No 6/2002 must be interpreted as meaning that the courts and tribunals of the Member States with jurisdiction to order provisional measures, including protective measures, in respect of a national design also have jurisdiction to order such measures in respect of a Community design.»

I Underretten er det blant annet avsagt en avgjørelse om registrering av design for dusjrenner (T-327/20). Avgjørelsen er anket. I tillegg venter vi på avgjørelse i sak C-472/21 mellom Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG mot Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG hvor generaladvokat Szpunar avsa forslag til avgjørelse i september 2022. Saken handler om vilkårene for å oppnå beskyttelse av design der produktet som det aktuelle designet brukes på utgjør en komponent i et sammensatt produkt. I slike tilfeller er det innført visse tilleggskrav som EU-domstolen nå skal behandle. Vi kan derfor vente i spenning på designrettsavgjørelser fra EU-domstolen i løpet av 2023. 

På lovgivningsfronten i EU er det foreslått revideringer i både designdirektivet (Dir. 98/71/EF) og forordningen (Reg. (EC) No 6/2002). Hovedformålet med revisjonen er å skape et rammeverk tilpasset den digitale tidsalderen og forenkle administrasjon- og registreringsprosedyrer. Hovedendringene er sammenfattet i en pressemeldingen fra Europaparlamentet, som er tilgjengelig her. 

Artikkelforfatteren er dommerfullmektig i Oslo tingrett, men var ikke involvert i ELKO-saken. IP-trollets Yngve Øyehaug Opsvik representerte ELKO i retten, men har ikke medvirket til denne oppsummeringen.