Harry Potter-saken: Warner Bros. og Star Entertainment i trollmannsduell i Oslo tingrett

"Harry Potter og de forheksede rettighetene"?
Foto: CC BY-SA 4.0

Den 18. november 2022 avsa Oslo tingrett dom og kjennelse i den såkalte Harry Potter-saken. Tvisten stod mellom filmgiganten Warner Bros. (Warner) og det noe mindre tyske underholdnings­selskapet Star Entertainment GmbH (Star). Tvisten gjaldt hvorvidt Stars konserter og markedsføringen av disse gjorde inngrep i Warners immaterial­rettigheter, og om Star hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk.

Innledning og tvistens faktum

Det er Warner som står bak Harry Potter-filmene, etter å ha kjøpt filmrettighetene til bokserien fra forfatteren J.K. Rowling. Filmusikken i Harry Potter-filmene er komponert av forskjellige komponister, og etter inngåtte komponistavtaler er det Warner som har enerett til all filmusikken.

Star har tidligere holdt tre konserter som fant sted i Norge i 2021, der det ble spilt musikk fra Harry Potter-filmene. Star innhentet aldri samtykke til bruken fra Warner, verken knyttet til opphavsretten eller bruken av ordsammenstillingen Harry Potter i markedsføringen av konsertrekken. TONO ga tillatelse til de ulike konsertene, og Star betalte det vederlag TONO krevde.

Warner og Star har angivelig vært i dialog om Harry Potter-konsertene til Star og Stars markedsføring av disse. Slik tingretten forstod dialogen, har Warner kommet med innvendinger mot at Stars konserter ligger for tett på det som betegnes for «Harry Potter-universet», som Warner mener de har en enerett til.

Star planla deretter en ny vårturné i Norge i 2022, med oppsetningen kalt «The Magical Music of Harry Potter – live in concert».

I desember i 2021 begjærte Warner midlertidig forføyning mot Star. Forføyningskravet gikk ut på å få stanset Stars planlagte konserter i Norge i 2022. Begjæringen førte frem og Star ble nektet å avholde konsertene inntil hovedsaken var rettskraftig avgjort. Begrunnelsen for forføyningen, var at Star ikke hadde sannsynliggjort at de ville få tillatelse fra TONO til å gjennomføre konsertene.

Star anket forføyningskjennelsen, men lagmannsretten kom under dissens til at anken skulle forkastes. Lagmannsrettens flertall kom til at konserten kunne forbys på opphavsrettslig grunnlag. Dette fordi konsertene innebar en bearbeidelse av musikkverkene fra Harry Potter-filmene, som etter lagmannsrettens syn falt utenfor det TONO kunne gi samtykke til.

Konsertene ble avlyst, og sommeren 2022 fremsatte Star krav om erstatning for tapene avlysningen innebar. 

Partenes anførsler

Oslo tingrett  Foto: Mahlum

Oslo tingrett 

Foto: Mahlum

Warner anførte at selv om musikkverkene var overdratt til TONO for kollektiv forvaltning, ga ikke TONOs fremføringslisens noen rett til å fremføre arrangementer som utgjør en bearbeidelse etter åndsverkloven § 6. Videre ble det anført at Stars markedsføring utgjorde inngrep i Warners vare­merke­rett, og at Stars handlinger samlet sett var i strid med god forretningsskikk etter markeds­førings­loven § 25.

I tillegg ble det anført at partiturene (noteheftene) som Star brukte, var ulovlige eksemplarfremstillinger i strid med Warners enerett.

Saksøkte Star anførte på sin side at konsertene verken innebar inngrep i Warners opphavsrett eller varemerkerett, samt at de heller ikke hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk etter markeds­førings­lovens generalklausul. De bestrid ikke at Warner hadde de økonomiske rettighetene til filmusikken, men det ble anført at når Star betalte konsertlisens til TONO, var alt i sin skjønneste orden.

Når det gjaldt grensen for hva TONO kunne gi samtykke til, anførte Star at denne gikk ved de ideelle rettighetene etter åndsverkloven § 5, og ikke ved bearbeidelser etter § 6. I forlengelse av dette ble det argumentert for at TONOs konsertlisens omfattet enhver form for konsertfremførelser av Warners musikkverk, herunder også fremføring av bearbeidelser av disse. Dette så fremt bearbeidelsen ikke var krenkende, jf. åndsverkloven § 5 andre ledd.

Vedrørende anførselen om partiturene (noteheftene), viste Star til at disse var fremstilt utenfor Norge, og at det ikke forelå noen ulovlig eksemplarfremstilling i Norge. Star anførte at innførsel og egenbruk av uautoriserte partiturer ikke er en opphavsrettslig relevant handling, samt at musikernes egen bruk av notene ikke innebærer at notene som sådan spres til allmennheten.

Rettens begrunnelse – opphavsretten og rammene for TONOs konsertlisens og forvaltningsfullmakt

Organisasjonen TONO driver kollektiv rettighetsforvaltning av medlemmers rettigheter i Norge, og Warner har inngått en forvaltnings­avtale med TONOs søster­organisasjon i USA. TONO og søster­organisa­sjonen har inngått en gjensidighets­avtale, noe som innebærer at Warners musikkverk inngår i det repertoaret som TONO kan gi lisens til i Norge.

I vurderingen av om konsertene innebar en krenkelse av Warners opphavsrett, viste retten innledningsvis til at Star hadde endret argumentasjon i etterkant av forføyningssaken. I forføyningssakene var begge parter enige om at TONO ikke kunne gi tillatelse til fremføring av bearbeidelse av Warners musikkverk. Partene bygget sin forståelse på den såkalte «Phantom of the Opera»-avgjørelsen fra Indre Follo namsrett fra 1992. I denne saken hadde TONO gitt et musikkorps tillatelse til å spille nærmere angitte musikkverk, men i tillatelsen ble det lagt til grunn at tillatelsen ikke gjaldt bearbeidelse av beskyttet musikk, og at bearbeidelse måtte klareres med rettighetshaver direkte.

Begge parter påberopte seg denne dommen til støtte for sitt syn, men tingretten stilte spørsmålstegn ved hvor fruktbart det er å diskutere forståelsen av vilkårene i en TONO-lisens fra 1992 så lenge dagens blankofullmakter fra TONO ikke ser ut til å oppstille de samme eksplisitte vilkårene. Retten var videre enige med Star i at TONO også kan gi samtykke til bearbeidelser.

Dette ble begrunnet i at det ikke finnes «spor av noen begrensning knyttet til bearbeidelser i TONOs vedtekter, i standardavtalene som inngås med rettighetshaverne eller i standardtillatelsen som utstedes til konsertarrangørene». Warner anførte at fraværet av henvisning til bearbeidelser må innebære at avtalen mellom rettighetshaveren og TONO må tolkes som at TONOs fullmakter ikke omfatter retten til å fremføre bearbeidelser. Retten var ikke enig i dette.

Retten viste videre til at det som var overdratt til TONO, var forvaltningen av de økonomiske rettighetene etter åndsverkloven § 3, jf. TONOs vedtekter kapittel 3 § 7 første ledd. Etter åndsverkloven § 3 siste ledd gjelder eneretten for åndsverket i «opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller annen bearbeidelse». Når det var de økonomiske rettighetene etter åndsverkloven § 3 som var overdratt til forvaltning hos TONO, var det rettens syn at det var begrensninger som måtte avtales særskilt, og ikke det motsatte.

En slik forståelse fant også støtte i det tingretten kalte «hensynet til regelens godhet». Når rettighetshaveren mottar TONO-vederlag og samtidig er vernet mot fremføringer som strider mot respektretten, kunne ikke retten se at Warner skulle ha behov for et selvstendig vern mot bearbeidelser. For den utøvende konsertmusiker eller arrangør vil det å legge en slik begrensning i TONO-tillatelsen kunne «virke hemmende på den kunstneriske friheten», noe som igjen ville være en ulempe for musikerne og for det konsertsøkende publikum, mente tingretten. Etter rettens syn ga det videre liten mening å skulle tillate fremføringer av verk som er endret på en så tilfeldig og lite kreativ måte at endringene ikke oppfyller kravet til verkshøyde, samtidig som man skulle sette foten ned mot endringer «av kunstnerisk kvalitet». I lys av sammenhengen forstår dette trollet uttrykket «kunstnerisk kvalitet» som en angivelse av endringer som innebærer at bearbeidelsen får verkshøyde.

Warner viste til at TONOs forhandlingsdirektør, i sin vitneforklaring, fortalte at bearbeidelser etter hans syn faller utenfor TONOs fullmakter. Tingretten la ikke særlig vekt på forhandlingsdirektørens syn, og viste til at TONO ikke ville komme med en offisiell uttalelse i saken.

Etter dette kom tingretten til at TONOs konsertlisens også gir lisenstaker rett til å fremføre bearbeidede musikkverk.

Rettens begrunnelse vedrørende partiturer (notehefter)

Når det gjaldt Stars bruk av partiturene og vurderingen av om innførsel og bruk var i strid med åndsverkloven, viste tingretten til at det avgjørende måtte være om partiturene, gjennom bruken, kunne anses tilgjengeliggjort i Norge, etter åndsverkloven § 3 første ledd bokstav b, sml. straffebestemmelsen i åndsverkloven § 79. Retten bemerket at partiturene ikke vises frem for publikum og at disse tas med videre når orkesteret forlater Norge. Når selve konserten var lovlig med hjemmel i TONOs konsertlisens, hjemlet ikke åndsverkloven noen mulighet til å forby orkestrene å bruke partiturene.

Rettens vurdering av de varemerkerettslige problemstillinger

Retten viste først til at Warner hadde registrert ordmerket Harry Potter isolert sett, men for andre vare- og tjenesteklasser enn den som omfatter konsertfremføringer. Konsertfremføringer omfattes av vareklasse 41, og for denne vareklassen hadde Warner bare registrert ordmerket HARRY POTTER: WIZARDS UNITE og HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN. Når Star bare hadde brukt ordene HARRY POTTER i sin markedsføring forelå det ikke risiko for direkte forveksling etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a.

I vurderingen av om det forelå indirekte forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, og om Stars markedsføring kunne innebære at omsetningskretsen ville tro at det forelå en kommersiell forbindelse mellom konsertene og merkeinnehaver, bemerket tingretten at ingen av partene hadde ført bevis for hva omsetningskretsen forbinder med navnet Harry Potter. Retten måtte da legge vekt på egne oppfatninger, og etter rettens oppfatning ville omsetningskretsen først og fremst oppfatte Harry Potter som en angivelse av en romanfigur. Retten trodde med det ikke at omsetningskretsen vil tenke at Warner er delaktig i Stars konserter bare fordi navnet Harry Potter brukes i markedsføringen av konsertene. Mot denne bakgrunn kunne ikke retten se at det forelå noen indirekte forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Dernest gikk retten over til å vurdere hvorvidt navnet Harry Potter er innarbeidet etter varemerkeloven § 3 tredje ledd, som Warners kjennetegn for underholdningstjenester. Retten kom til at omsetningskretsen nok kjenner til navnet Harry Potter, men fant ikke at navnet vil forbindes med varer eller tjenester fra en bestemt produsent. Retten var imidlertid mer i tvil om Warner kunne sies å ha innarbeidet Harry Potter skrevet med lynskrift. Retten viste til at Harry Potter har vært skrevet med lynskrift på Harry Potter-bøkene, men at bokserien ikke er utgitt av Warner. Under noe tvil kom retten da til at Warner ikke hadde innarbeidet noen enerett til å bruke navnet Harry Potter skrevet i lynskrift.

Når retten hadde kommet til at Harry Potter ikke var innarbeidet som Warners kjennetegn, hadde heller ikke Warner oppnådd kodakvern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

Rettens vurdering av markedsføringsloven § 25

Tingretten gikk først gjennom høyesterettspraksis, der det fremgår at det avgjørende for om markedsføringsloven § 25 kan supplere immaterialrettslovgivingen, vil være om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av immaterialrettslovene. Etter retten syn forelå det særlig omstendigheter i nærværende sak, som tilsa at Warner burde ha krav på et bredere vern enn det de hadde etter åndsverkloven og varemerkeloven. Grunnen til at spesiallovgivingen ikke ga et tilstrekkelig bredt vern i denne saken, var etter rettens syn «innretningen på det kollektive forvaltningssystemet som Warners musikkrettigheter inngår i og som danner grunnlaget for Stars fremføringsrett».

Retten viste til at ordningen med kollektiv klarering av musikkrettigheter innebærer at Warner må finne seg i at musikken deres fremføres av aktører de egentlig ikke vil gi tillatelse til. Retten påpekte at kollektiv klarering av musikkrettigheter er samfunnsmessig nyttig, men at reglene burde innrettes slik at det ikke oppleves for byrdefullt for rettighetshaverne å være med i ordningen. Mot denne bakgrunn kom retten til følgende:

«Både hensynet til en sunn konkurranse og de hensynene som begrunner kollektive ordninger for klarering av opphavsrettigheter tilsier at en rettighetshaver i TONO må kunne motsette seg framføringer som samlet sett ligger svært tett på rettighetshavers eget konsept, selv om framføringen er tillatt etter åndsverkloven og ikke bryter med noen varemerkerett. Etter rettens syn foreligger det derfor behov for supplerende beskyttelse etter markedsføringsloven § 25.»

I den samlede vurderingen som ledet frem til det retten karakteriserer som brudd på markedsføringsloven § 25, ble det særlig vektlagt at

• Markedsføringen av konsertene og konsertprogrammet hadde et formspråk som ligner veldig på formspråket brukt i Harry Potter filmene.
• Stars orkester heter London Philharmonic & Symphonic Film Orchestra, som er nesten det samme som orkesteret som fremførte den originale filmusikken (London Symphony Orchestra)
• Stars konferansier var også en av skuespillerne i Harry Potter filmene. (Retten nevner ikke hvem dette er, men markedsføringen avslører at det nok var noen fra Weasley-familien.)

Vederlag

Foto: Nick Youngson, CC BY-SA 3.0

Samlet sett og sett hen til fraværet av tydelig kjennetegn som skiller konsertene fra Harry Potter-universet, innebar disse tre momentene at Star hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Overtredelsen innebar ingen soning i Azkaban, og sett hen til at Star allerede hadde betalt TONO-lisens, kom retten til at Star kun måtte betale 100 000,- som tilleggsvederlag til Warner som følge av bruddet på markedsføringsloven § 25.

Retten kunne imidlertid ikke finne det sannsynliggjort at Star i fremtiden vil begå tilsvarende brudd på god forretningsskikk, og det kunne med det ikke nedlegges noe forbud mot nye konserter. Sammen med dommen, ble det også avsagt kjennelse om at den tidligere midlertidige forføyningen opphørte.

Dette immaterialrettstrollet bemerkninger

Når det gjelder de opphavsrettslige spørsmålene forstår dette trollet det slik at tvisten dypest sett omhandler hvorvidt den fullmakt Warner kan sies å ha gitt til TONO, også gir TONO rett til å gi andre tillatelse til å fremvise bearbeidelser. Når spørsmålet er i hvilket omfang de økonomiske rettighetene er overdratt fra rettighetshaveren til TONO, er det dette trollets syn at spesialitetsprinsippet i åndsverkloven § 67 andre ledd kommer til anvendelse. Bestemmelsen lyder som følger:

«Ved overdragelse av opphavsrett skal opphaveren ikke anses for å ha overdratt en mer omfattende rett enn det avtalen klart gir uttrykk for»

Etter sigende skal det ha vært prosedert på spesialitetsprinsippet fra Warners side, og det er rart at prinsippet ikke adresseres tydelig i dommen. Retten skriver at «Dersom en overdragelse av rettighetshavers økonomiske rettigheter ikke er ment å være altomfattende, er det begrensningene som etter rettens syn må avtales særskilt og ikke motsatt.» Det synes imidlertid å ha vært en temmelig bred oppfatning i bransjen om at TONOs fullmakter ikke innebærer at de kan gi andre tillatelse til å bearbeide musikkverk, og dette har også vært oppfatningen til forhandlingsdirektøren i TONO.

Når den som går i forhandlinger på vegne av TONO, ikke mener at TONO har rett til å gi andre tillatelse til å fremføre bearbeidede musikkverk, kan det neppe sies at avtalen mellom rettighetshaverne og TONO «klart gir uttrykk for» at fullmakten TONO gis er så vidtrekkende som det tingretten la til grunn. På den annen side kan det imidlertid argumenteres for at vi her er utenfor de typetilfellene som spesialitetsprinsippet har som siktemål. Tingretten burde uansett ha adressert problemstillingen, og tatt stilling til spesialitetsprinsippets rekkevidde. 

Etter dette trollets syn kan det uansett ikke være avgjørende at det ikke finnes spor av en begrensning i de avtaler som lisenstakerne utleder fra TONO. Hvor vide fullmakter TONO har må avgjøres etter en tolkning av avtale mellom rettighetshaverne og TONO.

TONOs forhandlingsdirektør redegjorde også for at han var kjent med at svært mange artister og konsertarrangører i praksis gjør bearbeidelser i TONO-lisensierte musikkverk. Etter dette trollets syn viser dette behovet for at TONO klargjør sine vedtekter, og viktigheten av at rettighetshaverne selv tar ansvar for å håndheve sine rettigheter der lisenstakerne innretter seg i større utstrekning enn det TONO-lisensen gir rettslig grunnlag for.

Når det gjelder de varemerkerettslige aspektene må det bemerkes at Warner hadde registrert ordmerkene HARRY POTTER: WIZARDS UNITE og HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN for underholdningstjenester i klasse 41 som også omfatter konsertfremføringer, i god tid før Star gjennomførte sin markedsføring. Dette er etter mitt skjønn noe underkommunisert i dommen.

Det avgjørende for om Star krenker Warners varemerkerett etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, vil være om omsetningskretsen for tjenester i klasse 41 oppfatter at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom den som markedsfører konsertene, og innehaveren av de overnevnte varemerker, sml. blant annet Rt. 2008 s. 1268 (Søtt + Salt) avsnitt 41. I dommen finner vi ikke noen forsøk på å definere omsetningskretsen, men når markedsføringen til Star synes å rette seg mot Harry Potter-entusiaster, bør dette vektlegges i vurderingen av hvordan omsetningskretsen oppfatter markedsføringen.

Det kan spørres om det ikke er navnet Harry Potter som omsetningskretsen vil oppfatte som det mest særpregete elementet både i markedsføringen og i varemerkeregistreringene. Både i markedsføringen til Star og i Warners registrerte ordmerker har de andre ordene enn Harry Potter et mer informativt innhold. Tingretten synes imidlertid å legge avgjørende vekt på at omsetningskretsen ikke vil tro at Warner er delaktig i konsertene til Star, bare fordi Harry Potter navnet brukes. Dette trollet vil bemerke at det i spørsmålet om forvekslingsrisiko ikke er avgjørende om omsetningskretsen har noen forestilling om hvem som er innehaver av merket, jf. Lassen/Stenvik Kjennetegnsrett (2011) s. 318. Det avgjørende er om omsetningskretsen vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom aktører som markedsfører varer og tjenester med ordsammenstillingen Harry Potter.

Når tingretten først konkluderer som den gjør i vurderingen av de opphavsrettslige og varemerkerettslige spørsmålene, gir det etter dette trollets syn god mening å la markedsføringsloven § 25 komme til anvendelse i dette tilfellet. En mindre streng forståelse av de opphavsrettslige og varemerkerettslige problemstillingene, ville fort ført til man ikke trengte å gripe etter generalklausulen.

Dommen er anket, og med det kan både immaterialrettsentusiaster og Harry Potter-entusiaster se frem til nok en trollmannsduell med kappekledde aktører.

Hordaland tingrett: Ingen ulovlig etterlikning av vintersko

Den 28. april 2022 avsa Hordaland tingrett dom i saken mellom TBL Licensing LLC (Timberland) og Sport Outlet AS (sak 21-032741TVI-THOD/TVI). Saken gjaldt spørsmål om ulovlig etterlikning av flere skomodeller og handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven §§ 30 og 25, samt motkrav om erstatning. Retten kom til at det verken forelå etterlikning, forvekslingsfare eller brudd på god forretningsskikk.

Skrevet av gjestetroll Karna Fog (advokatfullmektig, Brækhus)

Bakgrunn

Saksøker TBL Licensing LLC er søsterselskap av Timberland LLC (heretter Timberland). Timberland ble grunnlag i USA i 1952 og er en kjent produsent og tilbyder av sko, klær og annet tilbehør innen sport og fritid. De er spesielt kjent for sin «Yellow Boots» eller «The Original 6-Inch Boot» som ble lansert I 1973. Skoen har senere kommet i flere farger, men modellen har sett mer eller mindre lik ut siden lansering.  

Timberlands "Yellowbooth"
(Wikipedia, CC BY-SA 4.0 )

Saksøkte Sport Outlet er en norsk sportslavpriskjede etablert i 2012 med en rekke utsalg forskjellige steder i landet.

Timberland begjærte 7. desember 2020 midlertidig forføyning overfor Sport Outlet med krav om at sistnevnte forbys å importere, markedsføre og produsere ti oppgitte skomodeller. Timberland mente at disse utgjorde inngrep i deres produkter. Et sammenliknende eksempel er tilgjengelig her.

Begjæringen ble tatt til følge av Hordaland tingrett. Retten avsa 16. desember 2020 kjennelse på at Sport Outlet måtte tilbakekalle produktene fra alle forhandlere i Norge og på internett. Etter etterfølgende muntlig forhandling ble kjennelsen opprettholdt for fire av skomodellene.

Den 1. mars 2021 tok Timberland ut stevning med krav om forbud av salg og markedsføring av alle de påståtte etterligningene. Sport Outlet påsto seg frifunnet og gikk til motkrav med krav om erstatning for tapt omsetning som følge av forbudet i den midlertidige forføyningen.  

Tingrettens avgjørelse

For tingretten anførte Timberland at saksøkte har begått illojale konkurransehandlinger i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30 ved systematisk å ha gått til innkjøp av etterlikninger for å utnytte Timberlands kommersielle suksess gjennom 50 år. Saksøker anførte at helhetsinntrykket av skoene var identiske og at dette medfører forvekslingsfare.

Spørsmålet for retten var hvorvidt det forelå en ulovlig etterlikning av saksøkers sko etter markedsføringsloven § 30 og hvorvidt saksøkte har handlet i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Tingretten viste innledningsvis til at hensynet til innovasjon og nyskaping oppstiller som utgangspunkt at etterlikninger av andres produkter er tillatt, men at etterlikningsvernet i markedsføringsloven §§ 25 og 30 skal beskytte mot illojale og urimelige utnyttelser av andres investeringer og innsats.

Retten kom til at det ikke forelå ulovlige etterlikninger av noen av skomodellene. Til tross for at det var klare likheter mellom skoene var det ikke sannsynliggjort at Timberlands sko var benyttet som forbilde for de påståtte kopiene. Retten uttalte at Timberlands design kan ha vært beskyttet på et tidligere tidspunkt, men at utviklingen i markedet har ført til mange liknende skomodeller i kategorien. Timberland har ikke enerett til å benytte lys brun i kombinasjon med kontrastfarger, et design som ifølge retten «oversvømmer markedet». Produktoriginaliteten kan derfor ikke anses å være spesielt høy i dag.

Store deler av designet er funksjonelt betinget og variasjonsmulighetene er derfor begrenset. Saksøkte har etter rettens syn benyttet de variasjonsmulighetene som finnes blant annet ved at «detaljer i forhold til former, sømmer, overlapping osv. er forskjellig», og konkluderte med at det ikke forelå en etterlikning.

 

Retten fant det heller ikke sannsynliggjort at innkjøpene har søkt å utnytte Timberlands markedsposisjon på en urimelig måte. Det påpekes blant annet at de tolv produktene er kjøpt fra fire ulike aktører, over en periode på fire år.

 

Videre forelå det etter rettens oppfatning ikke forvekslingsfare. Timberlands målgruppe anses merkebevisst og det er derfor høyst tvilsomt at det er fare for forveksling med saksøktes produkt. I vurderingen ble pris, kvalitet og bruk av merkevare vektlagt som momenter som tilsa at det ikke forelå forvekslingsfare. Saksøkers produkter selges ikke av saksøkte og skoene er markedsført under egne merkevarer som ikke kan forveksles med Timberlands logo. Samtlige sko og skoesker er merket med disse. Retten mente derfor at det «åpenbart» ikke forelå ulovlige etterligninger av Timberlands sko.

 

Etter rettens syn forelå det heller ikke andre forhold som tilsa at markedsføring og salg av de påståtte kopiskoene utgjorde handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Timberlands krav ble derfor avvist og Sport Outlet frifunnet for brudd på markedsføringsloven.

Sport Outlets erstatningskrav på ca. kr. 16,5 millioner kroner som følge av tapt fortjeneste, ble imidlertid heller ikke ansett sannsynliggjort. Den fremlagte dokumentasjonen ble ansett å være for overfladisk og generell til å danne et forsvarlig grunnlag for et krav av denne størrelsen. Etter en konkret vurdering fant retten det sannsynliggjort at Sport Outlet hadde lidt et tap på 5 millioner kroner som Timberland ble dømt til å erstatte.

Noen bemerkninger

I sin vurdering synes retten til en viss grad å vektlegge at saksøker ikke har gått til sak mot andre produsenter og distributører av liknende skomodeller.

Med dette synes retten å legge til grunn at et mulig beskyttelsesverd kan bortfalle eller minke ved manglende aktivitet. Det er imidlertid ingen aktivitetsplikt for å oppnå vern etter markedsføringsloven § 30. At det i et trendbilde kan oppstå mange liknende produkter på markedet og at beskyttelsen av den grunn kan bli snevrere er en annen sak. Et selskap må imidlertid selv ha anledning til å vurdere hvor aggressiv en skal være i beskyttelsen av eget produkt, uten at det skal få betydning for hvorvidt det foreligger vern etter markedsføringsloven.

Det er heller ikke gitt at en slik aktivitet vil utspille seg i offentligheten. Det kan tenkes at saksøker har vurdert produktene, men konkluderte med at likheten ikke er tilstrekkelig, eller av andre grunner har kommet til at prosessrisikoen er for høy eller ulempene ved å forfølge for store. Likefullt kan det være inngått minnelige løsninger som ikke er offentlig kjent. Det kan derfor stiller spørsmål ved hvor langt Hordaland tingrett har gått i å vektlegge dette momentet.

Saken er anket og ankesaken gikk for Gulating lagmannsrett 12. – 14. desember 2022.

Borgarting lagmannsrett: TONOS krav om rimelig vederlag ikke basert på objektive og ikke-diskriminerende kriterier

Borgarting lagmannsrett avsa 27. september dom i saken mellom rettighetsorganisasjonen TONO Sa og Stiftelsen Oslo-filharmonien (21-153090ASD-BORG/02). Saken gjaldt utmåling av rimelig vederlag for Oslo filharmoniorkesters offentlige fremføring av musikk, og kravet om at vederlaget skal fastsettes etter objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at statsstøtten Oslo-filharmonien mottok ikke utgjorde et slikt objektivt kriterium, og at det var diskriminerende å trekke støtten inn i beregningsgrunnlaget ved konserter som her. Rimelig vederlag måtte derfor fastsettes ut fra TONOs alminnelige konserttariff. Dette måtte også gjøres forholdsmessig for andelen verk som fremdeles er vernet. OPPDATERT 22. desember 2022: Anke over avgjørelsen er sluppet inn til behandling for Høyesterett.

Bakgrunn

TONO driver kollektiv forvaltning av de økonomiske opphavsrettighetene til komponister og sangtekstforfattere gjennom å gi tillatelse til bruk av musikk på TV, radio, konserter og strømmetjenester etc. mot vederlag som deretter avregnes og fordeles til rettighetshaverne.

Frem til 2016 hadde TONO avtale med Oslo-filharmonien som blant annet driver Oslo filharmoniorkester. Orkesteret fremfører både vernede verk og verk som har falt i det fri. For dette mottar Oslo-filharmonien betydelig årlig offentlig støtte over statsbudsjettet (ca. 183 millioner i 2020). Oslo-filharmonien hadde tidligere en avtale med TONO hvor vederlaget var basert på en prosentsats (1,2%) av Oslo-filharmoniens årlige samlede vederlag, inkludert blant annet statsstøtte. TONO sa opp avtalen med Oslo-filharmonien og de andre største orkestrene her til lands fordi de ønsket å få flere andre orkestre, i tillegg til de største, over på samme modell som gjaldt for disse. Denne endringen ble angivelig gjort av hensyn til likebehandling.

Oslo-Filharmonien
Foto: Hans A. Rosbach, CC BY-SA 3.0

Forhandlinger om ny avtale førte imidlertid ikke frem, og Oslo-filharmonien betalte derfor fra 1. januar 2016 vederlag basert på TONOs ordinære konserttariff. I denne tariffen inngår ikke statsstøtte som en del av beregningsgrunnlaget ettersom langt fra alle musikere og orkester mottar dette. Oslo-Filharmoniens vederlag til TONO ble dermed halvert sammenlignet med det som ble betalt under den tidligere avtalen.

TONO gikk etter hvert til sak mot Oslo-filharmonien med krav om rimelig vederlag etter lov om kollektiv forvaltning § 28 og åndsverkloven § 69 (som innholdsmessig ble ansett som tilsvarende bestemmelser), hvor beregningen var basert på en annen modell enn konserttariffen som også inkluderte statsstøtten Oslo-Filharmonien mottar.

Oslo tingrett frifant Oslo-filharmonien for TONOs krav og konkluderte med at vederlaget måtte fastsettes etter TONOs alminnelige konserttariff og var begrenset til verkene under TONOs forvaltning (dvs. som fremdeles er vernet). Avgjørelsen er omtalt av IP-trollet her.

TONO anket deretter avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsrettens avgjørelse

Lagmannsretten pekte på at det etter forarbeidene og EU-praksis, stilles krav om en rimelig sammenheng og forholdsmessighet mellom vederlaget og bruken. Vederlaget skal videre beregnes i lys av åndsverkenes «økonomiske handelsverdi». Det gjelder også et krav om at vederlag må baseres på «objektive og ikke-diskriminerende kriterier» for at det skal være rimelig, noe som var særlig sentralt i denne saken.

Ved vurderingen av om statsstøtten utgjorde et objektivt kriterium viste lagmannsretten først til at når det var fastsatt en alminnelig konserttariff, så må eventuelle avvik fra denne reguleres av objektive vilkår. Dette var ikke tilfellet for Oslo-filharmoniens statsstøtte. Videre pekte lagmannsretten på at Oslo-filharmoniens vederlag var basert på en individualisert beregningsmetode i form av en kombinasjon av gjennomsnittlig, årlig spilletid i tidsrommet 2010-2019, og nivået på vederlaget frem til og med 2015.

Etter lagmannsrettens syn utgjorde også TONOs beregning av Oslo-filharmoniens vederlag en usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med vederlaget til andre konsertarrangører som også mottar slik støtte. TONO viste til at saken var en pilotsak og at støtten til Oslo-filharmonien var langt høyere enn til andre konsertarrangører, men etter lagmannsrettens syn tilfredsstilte dette likevel ikke kravene til likebehandling. Lagmannsretten konkluderte dermed at TONO måtte tilby Oslo-Filharmonien lisensvilkår som følger av konserttariffen.

Lagmannsretten var også enige med Oslo-filharmonien om at TONO bare kan kreve vederlag for fremføring av vernede verk, og vederlaget med utgangspunkt i konserttariffen måtte derfor tilpasses forholdsmessig til andelen vernede verk.

Etter å ha konkludert med at anken må forkastes går imidlertid lagmannsretten videre til et obiter dictum om statstilskudd prinsipielt sett kan være en del av beregningsgrunnlaget ved utmåling av rimelig vederlag.

Lagmannsretten uttalte her at sammenhengen mellom statstilskuddets størrelse og bruksverdien av de vernede åndsverkene i beste fall er svak og indirekte. Etter lagmannsrettens vurdering vil billettinntektene ved konserter (eller antall publikummere på gratiskonserter), uten tillegg av statstilskudd, gi det mest presise utgangspunktet for beregning av vederlaget. Lagmannsretten utelukket likevel ikke at statsstøtte kan gi den mest presise metoden for å fastsette den økonomiske handelsverdien på åndsverkene, men at det i så fall må være snakk om annen type vederlagsutløsende bruk enn konkrete billettinntekter.

TONO har anket saken til Høyesterett.

Immaterialrettstrollets tanker

Det er lite som gir dette immaterialrettstrollet mer julestemning nå i førjulstiden enn en klassisk
julekonsert. Selv om denne avgjørelsen ble avsagt mens badetøyet fremdeles ikke var pakket helt vekk (kanskje mest på grunn av klimaendringene), passer det derfor godt med et tilbakeblikk.

Det er særlig lagmannsrettens prinsipielle formuleringer om statsstøtte som beregningsgrunnlag i dommens punkt 5 som er av størst interesse for dette trollet. Selv om lagmannsretten ikke vil utelukke noe, avviser den i realiteten langt på vei at statsstøtte vil kunne fungere som del av vederlagsberegning for offentlig fremføring av musikk (med eller uten betalende publikummere). 

Etter gjeldende rett er dette trollet enig med lagmannsretten i at billettinntekter normalt vil gi den beste beregningen av den økonomiske handelsverdien på åndsverkene ved offentlig fremføring. Utgangspunktet må langt på vei være at med mindre det kan påvises et større inntekstgrunnlag fra slikt salg uten statsstøtten, så kan støtten heller ikke tas med. Statsstøtten vil typisk bidra til å dekke kostnader ved driften som ikke reflekterer verdien av verket, for eksempel kostnader til ansettelse av et fullt orkester. Etter dette trollets syn er det tvilsomt om institusjoner som Oslo-Filharmonien, Den Norske Opera & Ballet etc. som mottar store offentlige tilskudd, overhodet kunne drevet på den måten det gjøres i dag, og langt mindre på en måte som genererer høyere billettinntekter enn dagens ordning. Etter dette immaterialrettstrollets syn blir det derfor fort kunstig å ta med statsstøtte i beregningsgrunnlaget med mindre det kan sannsynliggjøres at billettinntektene ville vært høyere uten slik støtte.

Når det er sagt ville det vært interessant å se hva Høyesterett mener om spørsmålet, så IP-interesserte kan håpe på en aldri så liten førjulsgave om saken skulle slippe inn før jul.

Oppdatering 22. desember 2022: Høyesterett har besluttet å slippe TONOs anke inn til behandling. Les mer her: https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/henviste-saker/2022/desember-2022/hr-2022-2454.pdf

Oslo tingrett: Atter en laksefôrsak

Anadrome laksefisk

Å være patentrettsinteressert har etterhvert blitt synonymt med en viss kompetanse knyttet til anadrome fisk. Oslo tingrett avsa 13.10.22 sin foreløpig siste dom om STIMs patent for smoltifisering, med andre ord det å forberede laks til overgangen til saltvann, ved bruk av fôr og andre tilsetningsstoffer. Andre deler av sakskomplekset er omtalt av IP-trollet her og her. STIMs patent NO 325534 gjelder fremgangsmåten hvor man først tilsetter salter i vannet, for deretter å gi fisken fôr tilsatt natriumklorid (bordsalt).

Ewos anla negativt fastsettelsessøksmål mot STIM med påstand om at Ewos verken krenket STIMs patent eller hadde
brutt god forretningsskikk. STIM besvarte Ewos' krav med krav om erstatning for patentinngrep og brudd på markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheter.

Det sentrale spørsmålet i saken var om Ewos hadde begått middelbart patentinngrep ved å selge et fôr som falt inn under fremgangsmåtekravets angivelse, til fiskeoppdrettere som tilsatte kalsium i sine anlegg. Tilsettelsen av kalsium oppfylte patentkravets trekk knyttet til tilsettelse av salter i vannet. Formålet med tilsetningen var imidlertid å regulere vannets surhetsgrad, og var ikke knyttet til smoltifiseringsprosessen.

I en tidligere sak om patentinngrep som STIM hadde anlagt mot Biomar hadde tingretten og lagmannsretten tatt stilling til dette spørsmålet. Tingretten kom til at det ikke forelå middelbart patentinngrep fordi tilsetningen var gjort uavhengig av hvilket fôr som blir brukt, og at det aktuelle fôret også fungerte uten tilsetningen. Avtakerne hadde derfor, rent subjektivt, ikke til hensikt å utnytte patentets metode, og fôret var derfor ikke "bestemt for" utnyttelsen av den patenterte fremgangmåten.

Lagmannsretten var uenig, og mente at spørsmålet var om bruk av fôret ville oppfylle patentkravene i anlegg som tilsatte kalsium. Dette objektive spørsmålet ble besvart bekreftende. Den subjektive intensjonen til oppdretterne var uten betydning for spørsmålet.

I saken mellom Ewos og STIM tolker tingretten lagmannsrettens dom slik at også den forutsetter at oppdretteren "har hatt tanke om å utnytte fremgangsmåten i patentet". Dette trollet kan ikke skjønne at lagmannsrettens dom kan forstås slik. Spørsmålet lagmannsretten stiller er om oppdretteren kjøpte fôret med intensjon om å bruke det på en måte som ville gjøre inngrep i patentet rent objektivt. Det er ikke noe krav at oppdretteren kjente patentet eller søkte å oppnå den smoltifiseringseffekten som fremgangsmåten i patentet tar sikte på å fremskynde. Retten utlegger Lagmannsrettens slutning i den tidligere saken om samme patent slik "Lagmannsretten fant det som nevnt sannsynlig at minst noen av Biomars kunder hadde hatt en subjektiv tanke om å utnytte framgangsmåten i patentet og at dette framstod åpenbart for Ewos." Fordi det ikke var noen relevante forskjeller mellom Ewos og Biomars kunder og produkt, la retten også dette til grunn i saken mellom Ewos og Stim. Den nærmere fastleggelsen av antall inngrep og utmåling av kompensasjon eller erstatning for inngrepet var utskilt til senere behandling.

Retten mener at den ikke har grunnlag til å gå nærmere inn på hvilke konkrete salg som utgjør middelbart patentinngrep. I dommen står det at retten mener at det er "uklart […] om det er rettslig adgang til å legge til grunn en mer objektiv norm ved vurderingen av middelbart patentinngrep enn ved den korresponderende vurderingen av direkte patentinngrep, slik det kanskje kan se ut som lagmannsretten har gjort i Biomarsaken." Det er vanskelig å forstå hvilke ikke-objektive momenter retten mener at er relevant for vurderingen av direkte patentinngrep, eller hva som ellers ligger i denne uttalelsen.

Retten vurderer så om unntaket for middelbart patentinngrep i patentloven § 3, andre ledd andre punktum kom til anvendelse. Denne bestemmelsen fritar den som selger en "vare som vanligvis forekommer i handelen" fra ansvar for middelbart patentinngrep, forutsatt at vedkommende ikke søker å påvirke mottakeren til å begå direkte inngrep. I den tidligere saken hadde lagmannsretten kommet til at ordlyden må tolkes innskrenkende, slik at den bare gjelder for varer med et vidt og generelt anvendelsesområde. Tingretten kom til samme konklusjon, og la til grunn at et fôr med et så bestemt anvendelsesområde ikke kunne anses som en "vare som vanligvis forekommer i handelen". Denne innskrenkende fortolkningen av unntaksbestemmelsene medfører noen åpenbare problemer, fordi den åpner for at salg av produkter som var tilgjengelig forut for patentering, tilfeldigvis kan komme til å utgjøre middelbart patentinngrep dersom produktet inngår i en patentert metode. Likevel har den kanskje mye for seg for produkter hvor den tiltenkte bruken må være synlig for selgeren. 

Retten drøfter deretter Ewos' anførsel om at fôrsalget ikke utgjør inngrep fordi fôret som er solgt inngikk i den frie teknikk. I engelsk rett kalles en slik anførsel for "Gillette Defence" etter en dom fra 1913, Gillette Safety Razor co v Anglo American Trading Co, hvor det ble argumentert med at den påståtte inngriperens handlinger tilsvarte ett av motholdene i saken. Det har vært diskutert om en slik anførsel egentlig er noe annet enn en påstand om at patentet er ugyldig, og at det vil innebære en prejudisiell vurdering av gyldigheten av patentet dersom retten kommer til frifinnelse på dette grunnlaget. Tingretten synes å legge en slik forståelse til grunn. En slik dom vil være i strid med patentloven § 61. 

Avhengig av hvordan saken ligger an er dette ikke nødvendigvis en problemstilling. Dersom et slikt "Gillette defence" blir fremstilt som et tolkningsargument, med andre ord at dersom patentet tolkes slik at det inngriperens handlinger kan det ikke være gyldig, og at dette er et argument for at patentet skal tolkes på en annen måte, vil det prinsipielt skille seg fra gyldighetsvurderingen, og etter mitt skjønn kunne ha noe for seg. Fremgangsmåtepatenter hvor oppdagelsen av en ny virkemåte er det patentbegrunnende trekket er som utgangspunkt dårlig egnet for denne typen argumentasjon. Den treffer dessuten særlig dårlig i en sak om middelbart patentinngrep.

Retten kom til et annet patent, NO '449, som gjaldt et fôr med bestemte tilsetningsstoffer, ikke var krenket. Rettens drøftelse er basert på en annen tidligere lagmannsrettsdom om dette patentet. Konklusjonen ble at Ewos ikke gjorde inngrep i dette patentet riktig tolket. Dette reiste spørsmålet om retten likevel måtte behandle påstanden om at patentet skulle kjennes ugyldig. Dette var et selvstendig krav, som prinsipielt sett ikke kan fremmes subsidiært, fordi konklusjonen når det gjelder inngrep er uavhengig av spørsmålet om gyldighet. Ewos ønsket likevel ikke at kravet ble behandlet dersom Ewos ikke gjorde inngrep, antakelig med tanke på spørsmålet om omkostninger.

Oslo tingrett anså seg ikke forpliktet til å behandle spørsmålet om ugyldighet under disse omstendighetene. Retten viser til tvisteloven § 1-1, som blant annet sier i første ledd, annet punktum: "Loven skal ivareta den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine tvister og samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsreglene". Retten mener også å finne grunnlag for å se bort fra et fremsatt krav dersom parten ønsker det i tvisteloven § 9-6, tredje ledd, tredje punktum. Denne bestemmelsen gir retten anledning til å frifinne saksøkte istedenfor å ta stilling til et tvilsomt avvisningsspørsmål. Dette tilfellet er ikke parallelt med spørsmålet om retten må behandle et fremsatt krav, men kan kanskje gi anvisning på en pragmatisk tolkning av tvistelovens bestemmelser, slik norske domstoler ofte gjør også i andre sammenhenger. Retten tok et lignende grep i sak 21-072669 om skibindinger tidligere i år (omtalt av IP-trollet her).

Avslutningsvis kom retten til at Ewos ikke hadde handlet i strid med markedsføringsloven.

Dommens resultat kan i og for seg være riktig, men behandlingen av spørsmålet om middelbart patentinngrep reintroduserer usikkerhetsmomenter som ble godt klarlagt ved Borgarting lagmannsretts dom i den tidligere saken mellom STIM og Biomar. Etter min mening er det denne objektive tilnærmingen som må legges til grunn, snarere enn de subjektive vurderingene som det kan se ut til at er vektlagt av tingretten.

Høyesterett om utmåling av økonomisk kompensasjon etter varemerkeinngrep.

I en nylig avsagt dom har Høyesterett enstemmig gitt nyttige retningslinjer for utmåling av kompensasjon etter varemerkeloven § 58, samt utmålt kompensasjon for den ulovlige bruken i saken mellom Kystgjerde AS på den ene siden og Norgesgjerde AS og Vindex AS på den andre. Høyesteretts behandling var begrenset til spørsmålet om utmåling av vederlag og erstatning, da selve varemerkekrenkelsen var rettskraftig avgjort. Kystgjerde ble i både tingretten og i lagmannsretten dømt for å ha krenket varemerkerettighetene til Norgesgjerde og Vindex ved bruk av deres varemerker i selve annonseteksten. IP-trollet har tidligere omtalt saken her.

Hoppe over der hvor gjerdet
er høyest for rettighetshaver... 

Det er varemerkeloven kapittel 8 som regulerer sanksjoner mot varemerkeinngrep. Varemerkeloven § 58 sier at rettighetshaver kan kreve økonomisk kompensasjon i form av vederlag og/eller erstatning for urettmessig bruk av sitt varemerke. Spørsmålet for Høyesterett var  hvilken økonomisk kompensasjon Norgesgjerde og Vindex hadde krav på. Saken reiste særlig spørsmål om beregning av rimelig lisensavgift etter varemerkeloven § 58 første ledd bokstav a, og om retten plikter å ta stilling til alle utmålingsalternativene i bestemmelsen. 

Rimelig lisensavgift

Vederlag tilsvarende rimelig lisensavgift kan kreves selv om inngrepet ikke har medført økonomisk tap, eller tapet er mindre enn det som må anses som rimelig lisensavgift. Inngriperen skal ikke måtte betale mindre enn om han hadde innhentet tillatelse til bruken. Det skal med andre ord ikke lønne seg for inngriperen å heller be om tilgivelse enn tillatelse. 

For å kunne si noe om hva som er rimelig lisensavgift skriver førstvoterende at utgangspunktet er hva partene ville ha avtalt. Dette er ikke nødvendigvis så enkelt bevismessig, men det vil naturligvis være en fordel å kunne vise til andre lisensavtaler man har for varemerket, alternativt andre lisensavtaler for varemerkebruk innenfor samme bransje dersom man har tilgang til slike. Dersom det ikke er mulig å fastsette hva partene ville ha avtalt, eller hva som anses som bransjepraksis, må fastsettelsen bero på skjønn. Med henvisning til forarbeidene oppsummerer førstvoterende at lisensavgiften skal avspeile rettighetens verdi og omfanget av den ulovlige utnyttelsen. 

Rettens vurdering av de ulike utmålingsalternativene

Varemerkeloven § 58 oppstiller ulike utmålingsalternativer: 

"For forsettlig eller uaktsomt varemerkeinngrep skal inngriperen betale til rettighetshaveren: 

a. vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering, 

b. erstatning for skade som følge av inngrepet, eller 

c. vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet." 

Et grunnleggende prinsipp i tvisteloven er disposisjonsprinsippet som er nedfelt i tvisteloven § 11-2: Det er kun partenes påstandsgrunnlag retten kan bygge på. Retten kan dermed ikke bygge på utmålingsalternativer som ikke er påberopt. Men innebærer dette at retten må ta stilling til alle de påberopte utmålingsalternativene? Ja, er Høyesteretts klare oppfatning med henvisning til både ordlyden i § 58 og tilhørende forarbeider. Retten kan dermed ikke hoppe over der gjerdet er lavest. Høyesterett fremholder imidlertid at hvor langt retten skal gå i prøvingen vil bero på bevisbildet, og at det ikke kan kreves «millimeterutregning» for alle alternativene. Det er tilstrekkelig med en mer overordnet vurdering. Slik dette IP-trollet leser avgjørelsen er det dermed trolig tilstrekkelig at retten viser at de ulike alternativene er vurdert, og hvorfor det valgte alternativ ut fra bevisførselen fremstår som gunstigst for rettighetshaver. Høyesteretts konkrete vurdering er i så måte illustrerende. I vurderingen av vinningsavståelse etter bokstav c er Høyesterett relativt kortfattet da de ikke finner alternativet som et farbart kompensasjonsgrunnlag i saken. 

Den konkrete vurderingen 

Norgesgjerdes registrerte varemerke

Høyesterett finner det naturlig å begynne med spørsmålet om erstatning for økonomisk tap etter bokstav b. Det er ikke nærmere begrunnet hvorfor Høyesterett starter i bokstav b, men det er nærliggende at det er basert på bevisføringen og det påstått gunstigste kompenasjonsgrunnlaget for rettighetshaverne. Selv om retten skal vurdere alle utmålingsalternativene er det naturlig at rettighetshaver selv angir hva den anser å gi det gunstigste resultat. 

Norgesgjerde og Vindex hadde krevd erstattet fortjenestetapet som følge av lavere omsetning og tap som følge av markedsforstyrrelse, svekket omdømme og tapte markedsandeler. Det er ikke nødvendigvis så enkelt å dokumentere et fortjenestetap når den ulovlige handlingen består av bruk i annonser på nettet. Retten fant at det å beregne hvor mange salg Kystgjerde fikk som følge av de ulovlige annonsene, og dermed hvilket samlet dekningsbidrag Norgesgjerde og Vindex har tapt, ikke var tilstrekkelig dokumentert og bar preg av gjetting. Tilsvarende gjaldt for omsetningstallene som skulle dokumentere omsetningstapet som følge av krenkelsen, og tapt goodwill og markedsforstyrrelse.

Alternativet om vinningsavståelse etter bokstav c behandles som nevnt kort av Høyesterett da retten kom til at vurderingen reiste de samme bevisproblemene som ved økonomisk tap. 

Høyesterett lander dermed på at Norgesgjerde og Vindex skal tilkjennes vederlag som svarer til rimelig lisensavgift etter bokstav a. Det forelå ikke erfaringsmateriale som kunne si noe om hva som kunne vært avtalt vederlag i en lisensavtale for bruk av varemerker som søkeord på internett. Høyesterett har da i tidligere avgjørelser tatt utgangspunkt i inngriperens salgsinntekter fra de solgte produktene. En slik vederlagsmodell er imidlertid ikke anvendbar i en slik sak som denne hvor utnyttelsen er knyttet til markedsføring ved bruk av merkene og hvor det er uvisst hvor mange salg inngriperen har hatt som følge av den ulovlige varemerkebruken. Høyesterett tar utgangspunkt i inngrepshandlingen som har skjedd ved visningen av annonsene. Visningen av annonsene blir dermed et naturlig utgangspunkt for å beregne lisensavgiften. Men, det er ytterligere usikkerhetsmomenter som gjør at Høyesterett ikke finner grunnlag for å oppstille generelle prinsipper for hvordan rimelig lisensavgift kan beregnes i slike tilfeller, nemlig: «at det ikke er et en-til-en forhold mellom et klikk og et kjøp, og at partene ikke har kunnet peke på noen konverteringsfaktor som kan gi et realistisk bilde av hvilken tallmessig sammenheng det er mellom klikk og kjøp, skaper imidlertid ytterligere usikkerhet om hvordan en rimelig lisensavgift kan beregnes.» 

Høyesterett finner dermed at lisensavgiftene må utmåles som engangsbeløp etter skjønn. Lagmannsretten fant at lisensavgiften skulle være 515 000 kroner til Vindex og Norgesgjerde 570 619 (før dobling). Høyesteretten nedjusterer beløpet noe, hensett til at den ulovlige varemerkebruken bare utgjorde en liten del av Kystgjerdets markedsføring. 400 000 kroner anses å være et rimelig beløp. Da Kystgjerdets krenkelse var grovt uaktsom dobles avgiften slik at den utgjør 800 000 kroner til hvert selskap, jf. § 58 annet ledd. 

Avsluttende bemerkninger

Rimelig vederlag?

Avgjørelsen fra Høyesterett er interessant og illustrerer at beregning av økonomisk kompensasjon etter varemerkeinngrep kan være en relativt vanskelig øvelse som i stor grad må baseres på skjønn. Det er nyttig dersom rettighetshaver kan gi retten erfaringsmateriale og knagger for å utøve skjønnet. Omfanget av utnyttelsen er et moment ved fastsettelsen av størrelsen på vederlaget. Høyesterett nedjusterer beløpet fra lagmannsretten med den begrunnelse at den ulovlige varemerkebruken kun utgjorde en liten del av inngriperens markedsføring. Det kan synes som at Høyesterett dermed måler omfanget av utnyttelsen opp mot lovlig markedsføringsaktivitet utført av inngriperen. Hvorvidt dette er en god regel kan nok i så fall diskuteres. For den krenkede part kan omfanget av utnyttelsen av dens varemerke være like skadelig uavhengig av annen lovlig markedsføring fra inngriperen. 

Kystgjerdet var en ny aktør på markedet som medførte økt konkurranse, og hvor det også i stor grad ble annonsert lovlig samtidig med varemerkekrenkelsen. Dersom det påberopes erstatning etter bokstav b (erstatning for skade som følge av inngrepet) tilsier Høyesteretts vurdering at det kreves grundig dokumentasjon og rapporter for å bevise hvordan et påstått økonomisk tap står i årsakssammenheng med selve krenkelsen. Avgjørelsen kan forstås slik at det skal mer til for å sannsynliggjøre kravet til årsakssammenheng mellom krenkelsen og tapet hvor det er en rekke andre årsaker som også kan begrunne omsetningsutvikling og tap. Etter dette IP-trollets vurdering skaper en slik regel god sammenheng i regelverket. For å trekke en parallell til alminnelig erstatningsrett, må det dermed bevises at krenkelsen har vært en nødvendig betingelse for at skaden/tapet inntrer.