Borgarting lagmannsrett avsa 13. juni 2022 dom i saken mellom bilprodusenten Audi AG og dekk- og felgprodusenten Starco Norge AS. Saken gjaldt Audis designregistrering av en felg laget spesielt for modellen Audi RS6 Avant. Den omstridte felgen i saken, som Audi hevdet at medførte inngrep i deres designregistrering, har navnet «Angel» og er produsert av G.M.P Group S.r.l. (GMP). Starco markedsfører og selger felger som er produsert av GMP.
Kort om bakgrunnen for saken
Tolletaten ble i kjennelse av 25. mars 2020 - etter begjæring fra Audi - pålagt i et tidsrom på 12 måneder, å holde tilbake fra frigjøring alle artikler som kunne utgjøre en krenkelse av blant annet Audis beskyttede design. IP-trollet har tidligere omtalt den midlertidige forføyningen hvor tilbakeholdet ble opphevet. Tollmyndighetenes beslag ble frigitt 21. desember 2020.
I mellomtiden innga Audi den 30. november 2020 klage til EUIPO for registreringen av designet av Angel-felgen. Audi og Starco har dermed hatt delvis parallelle prosesser for norske domstoler og for EUIPO. Audi begjærte derfor også saken for Oslo tingrett utsatt i påvente av avgjørelsen fra EUIPO. Oslo tingrett ga ikke utsettelse i saken og avsa 1. juli 2021 dom hvor Audi måtte betale erstatning til Starco. Det er anken i denne saken Borgarting lagmannsrett nå har avgjort.
Det er også verdt å nevne at EUIPO i mellomtiden avsa avgjørelse i klagesaken. Den 18. mars 2022 konkluderte EUIPO med at designregistreringen av Angel-felgen var ugyldig - motsatt resultat av hva Borgarting lagmannsrett kom til i sin avgjørelse som behandles her. EUIPOs avgjørelse er anket.
Designloven
Et av hovedspørsmålene i saken for Borgarting lagmannsrett var om felgen Angel krenker Audis designrettigheter.
Vurderingen av om det foreligger krenkelse skal foretas gjennom den informerte brukers perspektiv, hvilket retten definerer innledningsvis. Retten legger til grunn at den informerte bruker har en viss kunnskap innen bilfelger, en viss grad av kunnskap om felgdesign og trender og hva disse vanligvis inkluderer og en relativt høy grad av oppmerksomhet.
 |
| Til venstre: Angel-felgen Til høyre: Audis felg |
I den konkrete vurderingen av om designretten er krenket, ser retten hen til hvilket mulighetsrom designeren hadde. Det vises til at forskjellskravet lettere vil være oppfylt dersom mulighetsrommet er lite, enn dersom mulighetsrommet er stort. Når det gjelder felger vil både tekniske og funksjonelle krav til felgene begrense mulighetsrommet. Felgene er typisk designet på en spesiell måte for å holde hjulet stabilt. Videre uttaler retten at felger er et moteprodukt, hvilket også har betydning for helhetsbedømmelsen. I saken trekkes vifteformen på eikene i felgen frem som en trend.
Retten peker på ulikheter i de gaffelformede tynne eikene og hulrommene som medfører at den informerte bruker får et ulikt overordnet inntrykk av felgene. Antallet åpninger i felgen og formen på åpningene er ulike. Audis felg gir etter rettens syn et luftigere og nettere uttrykk. Etter dette finner retten at Angel-felgen ikke gjør inngrep i Audis registrerte design.
Markedsføringsloven
Audi anførte også at Starcos import, markedsføring og salg av felgen Angel innebærer et brudd på markedsføringsloven § 30.
Retten finner det sannsynlig at Audis felg og andre felger med vifteformet design er benyttet som inspirasjon for å utvikle Angel-felgen. Retten finner det likevel ikke nødvendig å konkludere på spørsmålet om Angel er en «etterligning» av felgen til Audi da retten uansett ikke finner at det foreligger «fare for forveksling» i lovens forstand.
I den konkrete vurderingen av forvekslingsfare viser retten i stor grad til sin tidligere vurdering under designloven. Vurderingen av likheter - og ulikheter - foretas også etter markedsføringsloven i et perpektiv hvor kundegruppen regnes som profesjonelle innkjøpere, og dermed presumeres å ha en viss kunnskap om felger. De samme momentene gjør seg også gjeldende ved vurderingen etter markedsføringsloven, og retten synes å legges til grunn at vurderingene langt på vei er sammenfallende. I tillegg vektlegger retten varemerkebruk og emballasje som momenter som trekker i retning av at det ikke foreligger forvekslingsfare.
Erstatningskravet
Starco krevde erstatning for tollmyndighetenes tilbakehold av felgene fra 9. september 2020 frem til 21. desember 2020. Da retten kom til at Starco ved sin markedsføring, innførsel og salg av Angel ikke hadde krenket Audis designrett og heller ikke opptrådt i strid med markedsføringsloven var partene enige om at vilkårene for erstatning etter tvisteloven § 32-11 var til stede. Erstatningsbeløpet ble som i tingretten skjønnsmessig fastsatt til 1,3 millioner kroner.
Avsluttende ord
Saken er ikke rettskraftig, og det blir spennende å se om saken ankes videre - og slipper inn - i Høyesterett. Det er i dette perspektiv interessant at EUIPO og Borgarting lagmannsrett har kommet til ulikt resultat om de samme designene. Borgarting lagmannsrett har lagt seg på en strengere linje enn EUIPO for hva som kan anses som et designinngrep i denne saken. Slik dette immaterialrettstrollet leser avgjørelsen fra Borgarting, kan det se ut til at lagmannsretten har lagt avgjørende vekt på hvorvidt produkttettheten rundt de aktuelle designene kan anses tilstrekkelig bevist. For EUIPO argumenterte GMP (Starco) for at mulighetsrommet var begrenset på grunn av produkttetthet. EUIPO åpner i sin avgjørelse for at dette er relevant, men fant at GMP ikke hadde ført nok bevis for en slik produkttetthet. For lagmannsretten var det imidlertid fremlagt oversikter over registrerte felgdesigner, og lagmannsretten var enig med Starco i at oversiktene viste en produkttetthet hvor flere av de registrerte designene er svært like. Lagmannsretten uttalte i den sammenheng at:
"Lagmannsretten mener dette samlet sett viser at mulighetsrommet er begrenset som følge av produkttettet i sektoren. Spillerommet for nye design er lite, og det skal etter lagmannsrettens vurdering lite til før forskjellskravet er oppfylt."
I flere avgjørelser fra EUIPO er det lagt vekt på at produkttetthet er av relevans for vurderingen, men slik produkttetthet er ikke funnet tilstrekkelig bevist. Dette immaterialrettstrollet er ikke kjent med om de samme rapporter om produkttetthet i denne saken var fremlagt for EUIPO, og hvorvidt ulikhetene i vurdering og resultat skyldes ulik bevisføring eller at EUIPO og lagmannsretten har ulik terskel for hva som anses som et designinngrep. Dersom en legger til grunn at bevisføringen er lik vil Borgarting lagmannsretts avgjørelse inntil videre bli stående som eksempel på en strengere avgjørelse - og at det skal endel til før det foreligger designinngrep i slike tilfeller som saken gjelder. Som nevnt er EUIPOs avgjørelse anket, og det blir spennende å se om anken kan lede frem til et annet resultat, særlig dersom produkttettheten for denne type felgdesign blir ansett tilstrekkelig bevist.
