Oppklarende om middelbart patentinngrep fra Borgarting lagmannsrett

Borgarting Lagmannsrett avsa den 16. mars en skattekiste av en patentdom, med interessante uttalelser om flere forhold. IP-trollet har tidligere omtalt saken her. Den gjelder to patenter: Maricals patent NO 325 534, som Stim. AS forvalter etter lisens, og Stim. AS’ patent EP/NO 3197 290. Patentene gjelder for henholdsvis en fremgangsmåte for å indusere smoltifisering i fisk, og et produktpatent for et fiskefor som skal indusere smoltifisering. Smoltifisiering er den biologiske prosessen fisk som laks går gjennom for å tilpasse seg slik at den kan leve i saltvann.

Dommens behandling av spørsmålet om middelbart patentinngrep er av særlig interesse, spesielt i lys av tingrettens avgjørelse.

Retten kom til at begge patentene var gyldige. Særlig drøftelsen av gyldigheten av '534-patentet er interessant, fordi retten kommer til at patentet har nyhet fordi det identifiserer nye egenskaper ved en i og for seg kjent sammensetning. Når det gjelder '290-patentet var det blant annet spørsmål om oppfinnelsen var beskrevet slik at en fagperson kunne utøve den, jf. patentloven § 8. Lagmannsretten kom til at det var tilstrekkelig at det var beskrevet én sammensetning innenfor intervallene som ga effekt. Det ble her eksplisitt vist til at EPO hadde godtatt patentkravene, og hadde vurdert dette spørsmålet.

Idet '534-patentet er et fremgangsmåtepatent, og Biomar bare leverer fôret, men ikke benytter det, var det spørsmål om Biomar hadde gjort inngrep i patentet ved middelbart patentinngrep, jf. patentloven § 3, andre ledd. Etter denne bestemmelsen kan den som tilbyr eller leverer "midler for å utøve oppfinnelsen" dømmes for inngrep, dersom midlene "vedrører noe vesentlig i oppfinnelsen" og leverandøren "vet, eller det etter omstendighetene er åpenbart, at de er egnet og bestemt for slik utnyttelse."

Fremgangsmåten som var beskrevet i '534-patentet gjaldt å gi fisken et fôr med et bestemt innhold og samtidig tilsette salter til ferskvannet som fisken lever i. Det var enighet om at det fôret Biomar hadde solgt hadde slik sammensetning som angitt i patentkravet. Lagmannsretten la til grunn av flere av kundene som hadde mottatt fôret tilsatte kalsium til vannet, og bruken av fôret sammen med en slik tilsetning innebar en utøvelse av fremgangsmåten.

Spørsmålet om middelbart patentinngrep var likevel ikke opplagt. Tingretten hadde kommet til at det ikke forelå middelbart inngrep, fordi kundene ikke kjøpte fôret, og Biomar ikke solgte det, for å utnytte oppfinnelsen.

Lagmannsretten mente at denne vurderingen var basert på feil rettsanvendelse. Det var ikke avgjørende hva kundene tenkte å gjøre, men hvorvidt fôret som ble solgt objektivt sett var bestemt for en utnyttelse som falt inn under patentets krav. Lagmannsretten la til grunn at Biomar hadde en tett dialog med kundene og måtte vite at noen av dem tilsatte kalsium til vannet i forbindelse med regulering av surhetsgraden i vannet. Basert på dette mente lagmannsretten at fôret som ble solgt til slike kunder oppfylte vilkåret om at det var "åpenbart" at middelet ville bli brukt til utnyttelse av patentet. Samtidig uttales det i dommen at hvis Biomar hadde hatt som rutine å undersøke om kunden hadde et anlegg hvor det kunne bli aktuelt å tilsette kalsium, og advarte mot at det i så fall ville bli gjort inngrep i STIM.s og Maricals patent, ville det antakelig ikke være grunnlag for dom for middelbart inngrep. Lagmannsretten avviser med dette den subjektive tilnærmingsmåten tingretten baserte sin dom på. Samtidig gis det en klar veiledning til leverandører på hvordan man i slike tilfeller bør forholde seg. Uttalelsen bør være av særlig interesse for legemiddelprodusenter. Tilsvarende synspunkter kan gjøre seg gjeldende hvis og når norske domstoler skal vurdere spørsmål om inngrep i medisinske annenindikasjonspatenter.

Biomar hadde også anført at fôret var en "vare som vanligvis forekommer i handelen". For slike varer vil det bare foreligge middelbart inngrep dersom selgeren "søker å påvirke mottakeren" til å begå inngrep. Dommen inneholder en inngående drøftelse av dette spørsmålet. Basert på uttalelser i Stenviks lærebok og reelle hensyn kommer retten til at unntaket skal tolkes strengere enn ordlyden isolert sett tilsier. Bare varer som er "standard innsatsvare" eller "standardkomponent" faller inn under bestemmelsen. Lagmannsretten nevner sement og skruer som eksempler. Dette er varer som selgeren ikke vil ha noen formening om hva kjøperen skal bruke dem til, og hvor de fleste bruksområder ikke vil være knyttet til et bestemt patent. Et ansvar for middelbart patentinngrep ville være urimelig tyngende for en leverandør av slike standardvarer.

Standard innsatsvare

Biomars fôr var derimot et fiskefôr som bare ble brukt av oppdrettere i settefiskanlegg, og som dessuten bare var aktuelt å bruke i et kort tidsrom, nettopp for å oppnå smoltifisering. Det at fôret var hyllevare, som var tilgjengelig for salg for enhver og som ikke ble tilpasset den enkelte kunden, var ikke nok til at kriteriet var oppfylt. Fordi varen hadde et avgrenset bruksområde, og kundekretsen var ensartet, var det ikke grunn til å gi unntaket anvendelse i denne saken. Det finnes lite rettspraksis om denne regelen, og lagmannsrettens utlegning av regelen er derfor viktig og avklarende.

Dommen inneholder også en rekke andre nyttige og interessante drøftelser, om utmåling av kompensasjon, markedsføringsloven som supplement til patentregelverket og swingballprinsippet, som jeg ikke får tid til å gå gjennom her.