Oslo tingrett: Varemerket ZEROVISION beskrivende for røykmaskiner og sikkerhetssystemer

Skrevet av gjestetroll, Frida Sophie Stang (Selmer)

Den 17. juni avsa Oslo tingrett dom i saken mellom Verisure Sàrl og Klagenemda for Industrielle Rettigheter (sak 21-181946TVI-TOSL/04). Saken gjaldt spørsmålet om KFIRs avgjørelse om å nekte registrering av ordmerket ZEROVISION var gyldig, herunder om ZEROVISION var beskrivende og manglet særpreg for maskiner som generer kunstig røyk i vareklasse 7 og sikkerhetsalarmsystemer i vareklasse 9. Retten kom til at ZEROVISION måtte anses beskrivende for de søkte varene slik at vilkårene for registrering ikke var oppfylt. KFIRs avgjørelse ble dermed opprettholdt.

Saksøker i saken var Verisure Sàrl (Verisure), et internasjonalt sikkerhetsselskap med hovedkontor i Sveits som selger alarmsystemer til både bedrifter og boliger. I Norge er datterselskapet Verisure AS et av Norges ledende alarmselskap. Produktet "ZEROVISION" er et alarmsystem fra Verisure som ved et innbrudd utløser en røykkanon for å tåkelegge lokalet innbruddstyven eller inntrengeren befinner seg i. 

En annen av Verisures varemerkeregistreringer
i Norge, reg. nr. 201917210 (kilde: Patentstyret)

Den 12. april 2018 søkte Verisure om registrering av ordmerket ZEROVISION til Patentstyret for varemerket i klasse 7, 9 og 45. Søknaden ble avdelt 9. mars 2020. Patentstyret fant ordmerket særpreget for en del av varene, og ble registrert med registreringsnummer 309597 for klasse 9 (ikke sikkerhetsalarmsystemer) og klasse 45.

Ved ny avdelt søknad ble Verisures søknad begrenset til registrering av ordmerke i klasse 7 (maskiner som generer gunstig røyk) og klasse 9 (sikkerhetsalarmsystemer, unntatt for kjøretøyer). Patentstyret avslo søknaden 3. mai 2021 med begrunnelse om at ZEROVISION er beskrivende og manglet særpreg, jf. varemerkeloven § 14. Avslaget ble klaget inn til KFIR som ved vedtak 3. november 2021 fullt ut oppretthold Patentstyrets avslag. Verisure tok saken videre til tingretten som avsa dom 17. juni i år.

For Oslo tingrett anførte Verisure blant annet at KFIR hadde lagt til grunn en for streng tolkning av registreringsvilkårene, og at gjennomsnittsforbrukeren ikke ville oppfatte kombinasjonen av "null" og "syn" eller "sikt" som direkte beskrivende for produktene. Det forelå etter saksøkers syn heller ikke noe friholdelsesbehov for denne ordsammenstillingen i markedet. I tillegg ble det vist til at varemerket er godkjent og registrert for disse varene i flere andre europeiske jurisdiksjoner.

Spørsmålet for retten var hvorvidt ordmerket ZEROVISION er beskrivende etter varemerkeloven § 14 (2) bokstav a), og eventuelt om merket innehar tilstrekkelig iboende særpreg etter bestemmelsens (1). Oslo tingrett viste innledningsvis til at kravet til særpreg innebærer at merke må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket, jf. Gule Sider. Med henvisning til Stortorvet Gjestgiveri vises det videre til at "hvis et merke består av en kombinasjon av ordelementer som i seg selv er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten, må som regel også kombinasjonen anses beskrivende".

Det avgjørende i ved vurderingen av særpreg og forbudet mot beskrivende merker er hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket. I denne saken konkluderer Oslo tingrett med at gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte ordet som "ser ingenting" eller "null sikt". Spørsmålet var så om merket var tilstrekkelig distinktivt for de aktuelle varene omfattet av søknaden.

Retten mener "klart" at ZEROVISION er beskrivende for maskiner som generer kunstig røyk i klasse 7, og at ZEROVISION ville oppfattes som en kvalitetsindikator for røykmaskinen. Merket ville etter rettens syn også oppfattes som beskrivende for sikkerhetsalarmsystemer i klasse 9. Gjennomsnittsforbruken ville oppfatte ZEROVISION som en indikasjon for og beskrivelse av type sikkerhetsalarmsystem. Basert på bevisførselen ble det lagt til grunn at røyklegging ikke var en uvanlig variant av sikkerhetsalarmsystemer. I den forbindelse ble det også pekt på at det er tilstrekkelig at ZEROVISION eventuelt er beskrivende for én type røykmaskiner, og at det ikke er avgjørende om ZEROVISION ikke er beskrivende for andre typer sikkerhetsalarmsystemer i klasse 9.

Retten peker til slutt på friholdelsesbehovet, og understreker at andre tilbydere av tilsvarende systemer må ha mulighet til å beskrive produktene med ZEROVISION. Friholdelsesbehovet gjelder tilsynelatende også sikkerhetsalarmkonkurrenter som operer med andre typer alarmsystem enn røyk.

Hva gjaldt registrering i andre EU-land peker retten på at selv om det er et sentralt mål at varemerkeretten i EU er harmonisert, så er det ikke et mål at resultatene i enkeltsaker skal være harmoniserte. Med henvisning til Høyesteretts avgjørelse GOD MORGON hadde det ikke avgjørende betydning at ZEROVISION var registrert i andre jurisdiksjoner for de samme varer. Det er grunn til å stille et visst spørsmålstegn ved rettens behandling av registrering av ZEROVISION i andre jurisdiksjoner.

Konsekvensen av å skulle harmonisere lovtolkningen vil i de fleste tilfeller medføre en harmonisering av resultatet – såfremt saksforholdet er tilstrekkelig likt. Det er likevel klart grunnlag for at utfallet av et registreringsspørsmål av ulike hensyn kan slå ulikt ut i enkelte land. For eksempel kan det være snakk om språklige forskjeller ved hvordan ord og uttrykk brukes og hva de assosieres med, eller det kan være tale om forskjellige bruksmåter for ulike varer i det enkelte land. Det er etter mitt syn dette Høyesterett støttet seg til i GOD MORGON hvor det aksepteres at det ikke er noen automatikk for resultatlikhet i enkeltsaker. Dersom registreringsspørsmålet skal slå ulikt er dette betinget av at det nettopp er noe i den skjønnsmessige vurderingen som tilsier at registreringen får et annet resultat.

Illustrasjon på Verisure's alarmsystem ZeroVision
(kilde: Verisure) 

Avgjørelsene Tretorn, NEVER STOP EXPLORING og Brooks omhandlet alle spørsmål om registreringsnektelser og i samtlige saker ble det ansett som et relevant moment at det aktuelle merket var blitt registrert under andre jurisdiksjoner. Det påpekes at momentet ikke har avgjørende betydning, men dersom det ikke foreligger særlige forhold som tilsier at merkene ikke er sammenlignbare synes harmoniseringshensyn å være tungtveiende.  

Hensynet til rettsenhet og harmonisering av varemerkeretten i EU, herunder målsettingen om like konkurransevilkår, tilsier at dersom slike landsspesifikke forhold har betydning for registreringsspørsmålet så bør det fremgå tydelig av avgjørelsen.

Retten kunne med fordel pekt på hvilke forhold som medfører at ZEROVISION vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i øvrige EU-land hvor det er blitt registrert (selv om det er vanskelig å se hva dette skulle vært), eller at det ikke foreligger en tilstrekkelig enhetlig og utbredt praksis til at det anses relevant. I avgjørelsen bemerkes det at registreringsbeslutningene for de øvrige land er ubegrunnede, og dels dreier det seg om uprøvd overføring fra registrering i ett register til et annet lands register (EUIPO til UK). Det kan tenkes at dette utsagnet er ment å bety at praksisen ikke er omfattende nok til å gis betydning. Det er likevel høyst usikkert om uttalelsen innebærer at andre lands praksis ville fått betydning dersom de nasjonale registreringsbeslutningene var begrunnede.

Alt i alt er ikke resultatet i dommen særlig overraskende. Varemerkeretten fortsetter å holde seg på en streng linje av hva som er tilstrekkelig særpreg. At betegnelsen «zerovision» («ser ingenting» eller «null sikt») paradoksalt nok ikke akkurat vil være noe salgsargument for mer typiske alarmsystemer som videoovervåkning er da ikke avgjørende.

Å finne et særpreget varemerke som også gir assosiasjoner til hvilke varer eller tjenester som selges under merket ser ikke ut til å bli mindre krevende med det første.

Av Frida Sophie Stang, Advokatfirmaet Selmer AS

Oppklarende om middelbart patentinngrep fra Borgarting lagmannsrett

Borgarting Lagmannsrett avsa den 16. mars en skattekiste av en patentdom, med interessante uttalelser om flere forhold. IP-trollet har tidligere omtalt saken her. Den gjelder to patenter: Maricals patent NO 325 534, som Stim. AS forvalter etter lisens, og Stim. AS’ patent EP/NO 3197 290. Patentene gjelder for henholdsvis en fremgangsmåte for å indusere smoltifisering i fisk, og et produktpatent for et fiskefor som skal indusere smoltifisering. Smoltifisiering er den biologiske prosessen fisk som laks går gjennom for å tilpasse seg slik at den kan leve i saltvann.

Dommens behandling av spørsmålet om middelbart patentinngrep er av særlig interesse, spesielt i lys av tingrettens avgjørelse.

Retten kom til at begge patentene var gyldige. Særlig drøftelsen av gyldigheten av '534-patentet er interessant, fordi retten kommer til at patentet har nyhet fordi det identifiserer nye egenskaper ved en i og for seg kjent sammensetning. Når det gjelder '290-patentet var det blant annet spørsmål om oppfinnelsen var beskrevet slik at en fagperson kunne utøve den, jf. patentloven § 8. Lagmannsretten kom til at det var tilstrekkelig at det var beskrevet én sammensetning innenfor intervallene som ga effekt. Det ble her eksplisitt vist til at EPO hadde godtatt patentkravene, og hadde vurdert dette spørsmålet.

Idet '534-patentet er et fremgangsmåtepatent, og Biomar bare leverer fôret, men ikke benytter det, var det spørsmål om Biomar hadde gjort inngrep i patentet ved middelbart patentinngrep, jf. patentloven § 3, andre ledd. Etter denne bestemmelsen kan den som tilbyr eller leverer "midler for å utøve oppfinnelsen" dømmes for inngrep, dersom midlene "vedrører noe vesentlig i oppfinnelsen" og leverandøren "vet, eller det etter omstendighetene er åpenbart, at de er egnet og bestemt for slik utnyttelse."

Fremgangsmåten som var beskrevet i '534-patentet gjaldt å gi fisken et fôr med et bestemt innhold og samtidig tilsette salter til ferskvannet som fisken lever i. Det var enighet om at det fôret Biomar hadde solgt hadde slik sammensetning som angitt i patentkravet. Lagmannsretten la til grunn av flere av kundene som hadde mottatt fôret tilsatte kalsium til vannet, og bruken av fôret sammen med en slik tilsetning innebar en utøvelse av fremgangsmåten.

Spørsmålet om middelbart patentinngrep var likevel ikke opplagt. Tingretten hadde kommet til at det ikke forelå middelbart inngrep, fordi kundene ikke kjøpte fôret, og Biomar ikke solgte det, for å utnytte oppfinnelsen.

Lagmannsretten mente at denne vurderingen var basert på feil rettsanvendelse. Det var ikke avgjørende hva kundene tenkte å gjøre, men hvorvidt fôret som ble solgt objektivt sett var bestemt for en utnyttelse som falt inn under patentets krav. Lagmannsretten la til grunn at Biomar hadde en tett dialog med kundene og måtte vite at noen av dem tilsatte kalsium til vannet i forbindelse med regulering av surhetsgraden i vannet. Basert på dette mente lagmannsretten at fôret som ble solgt til slike kunder oppfylte vilkåret om at det var "åpenbart" at middelet ville bli brukt til utnyttelse av patentet. Samtidig uttales det i dommen at hvis Biomar hadde hatt som rutine å undersøke om kunden hadde et anlegg hvor det kunne bli aktuelt å tilsette kalsium, og advarte mot at det i så fall ville bli gjort inngrep i STIM.s og Maricals patent, ville det antakelig ikke være grunnlag for dom for middelbart inngrep. Lagmannsretten avviser med dette den subjektive tilnærmingsmåten tingretten baserte sin dom på. Samtidig gis det en klar veiledning til leverandører på hvordan man i slike tilfeller bør forholde seg. Uttalelsen bør være av særlig interesse for legemiddelprodusenter. Tilsvarende synspunkter kan gjøre seg gjeldende hvis og når norske domstoler skal vurdere spørsmål om inngrep i medisinske annenindikasjonspatenter.

Biomar hadde også anført at fôret var en "vare som vanligvis forekommer i handelen". For slike varer vil det bare foreligge middelbart inngrep dersom selgeren "søker å påvirke mottakeren" til å begå inngrep. Dommen inneholder en inngående drøftelse av dette spørsmålet. Basert på uttalelser i Stenviks lærebok og reelle hensyn kommer retten til at unntaket skal tolkes strengere enn ordlyden isolert sett tilsier. Bare varer som er "standard innsatsvare" eller "standardkomponent" faller inn under bestemmelsen. Lagmannsretten nevner sement og skruer som eksempler. Dette er varer som selgeren ikke vil ha noen formening om hva kjøperen skal bruke dem til, og hvor de fleste bruksområder ikke vil være knyttet til et bestemt patent. Et ansvar for middelbart patentinngrep ville være urimelig tyngende for en leverandør av slike standardvarer.

Standard innsatsvare

Biomars fôr var derimot et fiskefôr som bare ble brukt av oppdrettere i settefiskanlegg, og som dessuten bare var aktuelt å bruke i et kort tidsrom, nettopp for å oppnå smoltifisering. Det at fôret var hyllevare, som var tilgjengelig for salg for enhver og som ikke ble tilpasset den enkelte kunden, var ikke nok til at kriteriet var oppfylt. Fordi varen hadde et avgrenset bruksområde, og kundekretsen var ensartet, var det ikke grunn til å gi unntaket anvendelse i denne saken. Det finnes lite rettspraksis om denne regelen, og lagmannsrettens utlegning av regelen er derfor viktig og avklarende.

Dommen inneholder også en rekke andre nyttige og interessante drøftelser, om utmåling av kompensasjon, markedsføringsloven som supplement til patentregelverket og swingballprinsippet, som jeg ikke får tid til å gå gjennom her.

Oslo tingrett: Amer Sports flyttbare langrennsbinding «Shift-In» gjør inngrep i Rottefella og Madshus sine patenter

Oslo tingrett avsa 1. juli 2022 avgjørelse i saken mellom Rottefella AS/Madshus AS og Amer Sports Holding GmbH m.fl. (21-072669TVI-TOSL/04). Saken gjaldt i hovedsak gyldighet av og inngrep i partenes patenter knyttet til flyttbare langrennsskibindinger. Tingretten kom til at Rottefellas patenter var gyldige, hvorav et kun delvis, og at Amer Sports skibinding «Shift-In» gjorde inngrep i disse. Retten kom også til at Rottefellas/Madshus’ patenter ikke gjorde inngrep i Amer Sports patenter, og det var derfor ikke nødvendig å ta stilling til det subsidiære spørsmålet om gyldigheten av disse. Amer Sports hadde også saksøkt Rottefella for inngrep i deres varemerke MOVER, men dette merket ble ansett å være søkt i ond tro og ble derfor kjent ugyldig.

Rottefella AS er en norsk skiutstyrsprodusent
med hovedkontor på Lier (kilde: Patentstyret)

Partene i denne saken er godt kjent både for hverandre og for den skigale norske befolkningen (undertegnede inkludert). Amer Sports eier blant annet de store skiutstyrsprodusentene Atomic og Salomon (også parter i saken), mens Madshus og Rottefella er norske produsenter av henholdsvis ski og langrennsbindinger. Rottefella og Amer Sports var senest i tottene på hverandre for noen år siden i en konflikt om rettigheter til skistøvler og bindingsplater. Den gangen gikk Amer Sports fri av Rottefellas anklager i tingretten, og partene inngikk til slutt forlik.

Denne gangen stod striden om rettigheter knyttet til partenes flyttbare bindingssystemer «Move» (Rottefella) og «Shift-In» (Amer Sports). Begge bindingssystemer gjør at bingens posisjon kan justeres i fart. Saken bestod for tingretten av følgende overordnede patentrettslige problemstillinger:

i)       Om Madshus patent NO/EP 2 624 924 (hurtigjusteringspatentet), lisensiert eksklusivt til Rottefella, og Rottefellas patent NO 342 264 (skinnepatentet) var gyldige etter patentloven § 2; 

ii)          Om Amer Sports flyttbare bindingssystem «Shift-In» gjorde inngrep i hurtigjusteringspatentet og skinnepatentet etter patentloven §§ 3 og 39; 

iii)           Om Rottefellas flyttbare skibindinger gjorde inngrep i Amer Sports/Salomons patenter NO/EP 1 958 678 (låsepinnepatentet) og NO/EP 2 090 338 (monteringspatentet) etter patentlovens § 3; og 

iv)             Subsidiært til iii) om låsepinnepatentet og monteringspatentet var gyldige etter patentloven § 2.

Amer Sports anførte også at Rottefella gjorde inngrep i Atomics varemerke MOVER. Rottefella motsatte seg dette og viste på sin side til at MOVER var registrert i ond tro og derfor måtte kjennes ugyldig.

Bilder/tegninger av Amer Sports bindingsystem Shift-In som
benyttes av både Salomon og Atomic (kilde: Oslo tingrett)

Retten tok først stilling til gyldigheten av Madshus’ hurtigjusteringspatent og Rottefellas skinnepatent, og om Amer Sports Shift-In gjorde inngrep i disse. For hurtigjusteringspatentet kom retten i gyldighetsspørsmålet til at samtlige krav i patentet oppfylte kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Retten var heller ikke enig med Amer Sports i at det var foretatt en ulovlig mellomliggende generalisering (endring) etter patentloven § 13. Videre kom retten i inngrepsspørsmålet til at samtlige trekk i hurtigjusteringspatentet ble gjenfunnet direkte i Amer Sports løsning.

For skinnepatentet kom retten gyldighetsspørsmålet til at patentets krav 1 og 7 fremgikk av tidligere kjent teknikk og at de derfor manglet nyhet. Skinnepatentets uselvstendige krav 8 oppfylte derimot kravene til både nyhet og oppfinnelseshøyde. Ettersom samtlige trekk av Amer Sports Shift-In ble gjenfunnet i Skinnepatentets krav 1, 7 og 8 forelå det derfor etter rettens syn likevel inngrep også i skinnepatentet.

Retten tok deretter stilling til om Rottefellas bindinger i seriene Move og Quicklock gjorde inngrep i Amer Sports/Salomons monteringspatent. Ettersom monteringspatentet etter rettens syn ikke omfatter en løsning hvor bindingsdelene sammenføyes før montering på monteringsplaten og deretter monteres i ett stykke (slik Rottefellas løsninger gjør), gjorde Rottefellas løsninger ikke inngrep. Retten tok derfor ikke stilling til Rottefellas subsidiære anførsel om gyldigheten av monteringspatentet.

Det siste patentet retten tok stilling til var Amer Sports/Salomons såkalte låsepinnepatent. Også i dette inngrepsspørsmålet kom retten til at Rottefellas løsninger - Xcelrator- og QuickLock-bindingssystemene – ikke gjorde inngrep. Retten tok av samme grunn ikke stilling til Rottefellas subsidiære anførsel om gyldigheten Amer Sports/Salomons låsepinnepatent.

Annonse fra Rottefella i 2016 der betegnelsen
"Move" benyttes (kilde: Oslo tingrett)

I varemerkespørsmålet kom retten til at Amer Sports hadde registrert varemerket MOVER i ond tro (i strid med god forretningsskikk) etter varemerkeloven § 16 bokstav b). Det ble i denne forbindelse ikke ansett avgjørende at Amer Sports tidligere hadde benyttet merket MOVER, men registreringen av merket ble av retten i stedet karakterisert som «påfallende» i forhold til Rottefellas markedsføring av MOVE. Det forelå dermed ikke inngrep i Amer Sports merke etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b).

Som følge av Amer Sports patentinngrep tilkjente retten Rottefella erstatning for tapt salg og fremtidig salg på til sammen nærmere 26 millioner kroner etter patentloven § 58 bokstav b). Det er fra denne vurderingen verdt å bemerke at retten uttaler at den ikke har vært i tvil om de patentrettslige vurderingene i saken. Som følge av patentinngrepene må Amer Sports også trekke tilbake Shift-In-bindinger (i hovedsak ferdigmontert på ski) fra butikken og avstå fra å markedsføre disse.

Det er foreløpig ikke kjent om saken ankes.