Borgarting lagmannsrett har avgjort en feide mellom Lilleborg og vaskemiddelgiganten Unilever, i sak LB-2020-81058. Her vurderte lagmannsretten hvem det var som hadde best rett til å bruke varemerker med merkeelementet JIF, om Lilleborg hadde samtykket til Unilevers bruk av det forvekselbare merket CIF, og om Lilleborgs mulighet til å kreve CIF-merkene slettet hadde gått tapt som følge av passivitet. Dommen er rettskraftig.
Om faktum
Unilever er verdens største produsent av vaskemidler. På 60-tallet utviklet Unilever en skurekrem. Kremen ble markedsført under varemerket JIF blant annet i Norge, og under varemerket CIF i andre land. Senere utviklet Unilever en tilhørende grønn logo.
Lilleborg er en av Norges største merkevarebedrifter (nå del av Orkla), og tidligere var Unilever medeier i Lilleborg. Unilever solgte aksjene sin i selskapet på 60-tallet, men partene inngikk samarbeidsavtaler og samarbeidet fortsatte. På grunnlag av samarbeidet har Lilleborg stått for salg og markedsføring av JIF-produkter siden 60-tallet og frem til i dag, i Norge.
JIF ble registrert som et ordmerke i Norge av Lilleborg i 1969. Merket ble utviklet av Unilever og Unilever brukte merket i andre land, men det var altså Lilleborg som registrerte det i Norge. Lilleborg registrerte nye JIF-merker for andre varer i 2000, 2001 og i 2002, og de har også i flere tiår brukt den grønne logoen. Lilleborg registrerte ikke den grønne logoen som varemerke, men mente de hadde fått varemerkeretten til logoen etter innarbeidelse.
I 2009 kjøpte Unilever opp et annet selskap, og ble med det direkte konkurrent av Lilleborg i Norge. For å tilpasse samarbeidet med den nye konkurransesituasjonen, ble det inngått en samarbeidsavtale i 2009. Da avtalen utløp i 2014, ble partene enige om å avvikle størstedelen av det tidligere samarbeidet. Samarbeidet som gjenstod ble regulert av en ny avtale inngått i 2014., og også etter 2014 fortsatte Lilleborg å selge produkter under varemerke JIF, med den grønne logoen.
I 2014 startet Unilever å selge produkter under varemerket CIF i Norge. Da oppstod det tvist mellom partene om Unilevers adgang til å bruke CIF-varemerket i Norge. Lilleborg mente CIF-merket krenket deres rett til varemerket JIF, og at merkene var forvekslingsbare.
CIF-merket ble ikke brukt i Norge før i 2018, men hadde vært registrert så tidlig som i 1998, og er blitt registrert for forskjellige varer flere ganger på begynnelsen av 2000-tallet.
Da saken stod for lagmannsretten var det enighet om at det var forvekslingsfare mellom JIF og CIF.
Hvem hadde best rett til JIF-merkene?
Partene er uenige om i hvilken grad JIF-merket var blitt overdratt til Lilleborg fra Unilever. Unilever mener det bare er ordmerket som ble overdratt, mens Lilleborg mener de hadde fått overdratt rettighetene til merkevaren JIF i sin helhet, herunder også blant annet den grønne logoen.
Lagmannsretten mente uenigheten ikke spilte noen særlig rolle, ettersom Unilever ikke hadde noen varemerkerett i Norge som kunne overdras. Selv om Unilever hadde brukt den grønne logoen i utlandet, var det Lilleborg som hadde brukt merke i Norge, og oppnådd vern gjennom innarbeidelse.
Lagmannsretten kunne heller ikke se at det var avtalt at rettighetene til JIF-merket og den grønne logoen skulle tilbake til Unilever, når samarbeidet med Lilleborg utløp.
Det kan imidlertid spørres om ikke avtalen mellom Unilever og Lilleborg burde ses på som en generalagentavtale, eller et eneforhandlerforhold.
Tenker vi avtaleforholdet, bort er det på det rene at Lilleborg ikke kunne registrert Unilevers merker i Norge. Da ville registreringen vært gjort i ond tro, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. Når avtaleforholdet bortfaller, er det ikke umiddelbart slik at Lilleborg må anses som innehaver av disse merkene.
Det at Lilleborg hadde innarbeidet den grønne logoen i Norge, er neppe nok til at de skal få beholde varemerkeretten til denne ved avtalens opphør isolert sett. Det er neppe uvanlig at eneagenter innarbeider merker de bruker. Dette vil fort være en naturlig konsekvens av at agenten, i kraft av avtalen, er den eneste som hadde rett til å bruke merket ved salg og markedsføring av de aktuelle varene.
I denne type avtalekonstruksjoner er det ansett som «sikker rett» at der avtaleforholdet bringes til opphør, så må innehaver (eneforhandleren eller agenten) overføre merket til avtaleparten. Om situasjonen der en generalagent har registrert «husets» merker i eget navn, eller innarbeidet et merke, skriver Lassen/Stenvik følgende:
«I begge tilfeller vil han være forpliktet til å overføre merket til «huset» når agenturforholdet bringes til opphør, og dette må gjelde selv om hans innsats har ført til at merket nå er innarbeidet i Norge. Denne løsningen kan i mange tilfeller være hard mot generalagenten, men den motsatte løsningen – at «huset» skulle avskjæres fra fortsatt levering her i landet av sine varer under egne varemerker – ville være enn mer uholdbart», se Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett (2011) side 483 for videre henvisninger til underrettspraksis.
Det som må være avgjørende, slik jeg ser det, er om Unilever hadde overdratt varemerkeretten til JIF-merkene og den grønne logoen, til Lilleborg. Når lagmannsretten ser ut til å mene at det avgjørende er at Lilleborg hadde registrert merket og innarbeidet logoen i Norge, får vi ikke noen god drøftelse av dette.
Jeg har ikke sett avtalene, og det kan godt hende JIF-merkene var overdratt, men det er altså det som er det avgjørende.
Hadde Lilleborg samtykket til Unilevers registrering av CIF-merkene?
Dernest går lagmannsretten over til å vurdere om Lilleborg hadde samtykket til at Unilevers registrering og bruk av CIF-merkene. Samtykke var nødvendig ettersom CIF-merkene var forvekselbart med JIF-merkene, jf. varemerkeloven §§ 4 første ledd og 16 bokstav a.
Partene var uenige om det varemerkerettslige samtykkekravet kun innebærer en henvisning til alminnelige avtalerettslige prinsipper for tolkning av dispositive utsagn, eller om det gjelder særskilte varemerkerettslige krav til at samtykket må fremkomme positivt og utvetydig. Lagmannsretten kom til at ordlyden ikke løser dette spørsmålet. Uttrykket «samtykke» brukes flere steder i varemerkeloven, herunder i reglene om konsumpsjon, og lagmannsretten kom frem til at uttrykket må tolkes på tilsvarende vis som av EU-domstolen.
Lagmannsretten tolket imidlertid EU-domstolens avgjørelse i Davidoff-dommen (C-414/99), dit hen at samtykke til bruk ikke kan gis stilltiende.
Dette er feil.
Spørsmålet EU-domstolen tok stilling til her var nettopp om samtykke kunne gis stilltiende, «implied». EU-domstolen besvarte spørsmålet bekreftende, og oppstilte visse momenter som måtte med i vurderingen av når et samtykke kan anses å ha blitt gitt stilltiende.
Det avgjørende er at samtykke må ha kommet til uttrykk på en slik måte at innehaver klart viste at han ikke lengre ville gjøre eneretten gjeldende overfor den andre – «consent must be so expressed that an intention to renounce those rights is unequivocally demonstrated». Vanligvis vil nok et slikt samtykke fremgå uttrykkelig, men EU-domstolen ville ikke utelukkes at samtykke kan bli gitt mer indirekte, og at samtykke må anses gitt på bakgrunn av «facts and circumstances».
Lagmannsretten mente videre at om samtykke er gitt må vurderes i lys av engelsk kontraktsrett. Etter en gjennomgang av avtalen kom lagmannsretten til at det ikke var gitt samtykke til registrering eller bruk av CIF-merkene.
Det kan spørres om det å legge avgjørende vekt på engelsk kontraktsrett i vurdering av om samtykke til bruk er gitt, er i strid med harmoniseringshensyn. EU-domstolen har kommet til at artiklene i direktivet som regulerer innehaverens enerettsposisjon er totalharmonisert, jf. blant annet Davidoff-dommen (C-414/99) avsnitt 39 og C-482/09 (Budějovický Budvar) avsnitt 32. Hvis man i vurderingen av når samtykke er gitt ser hen til nasjonal kontraktsrett, og oppstiller en høyere terskel enn det som fremgår av EU-domstolen, åpnes det for nasjonale forskjeller. At dette er lite ønskelig fremgår uttrykkelig av Davidoff-dommen i sak C-414/99 avsnitt 42, der det står:
«If the concept of consent were a matter for the national laws of the Member States, the consequence for trade mark proprietors could be that protection would vary according to the legal system concerned. The objective of 'the same protection under the legal systems of all the Member States' set out in the ninth recital in the preamble to Directive 89/104, where it is described as 'fundamental, would not be attained».
Det kan etter dette spørres om man i vurderingen av om det foreligger samtykke utelukkende må se hen til EU-domstolens tolkning av uttrykket, uten å trekke inn nasjonale tolkningsprinsipper.
Passivitet
Til slutt vurderte lagmannsretten om Lilleborg hadde tapt retten til å reagere mot registreringen som følge av passivitet. Her delte lagmannsretten seg i et flertall og et mindretall.
Det var på det rene at vilkårene i varemerkeloven § 8 ikke var oppfylt. Etter denne bestemmelsen mister en eldre innehaver muligheten til å gjøre varemerkeretten gjeldende overfor andre som har brukt like eller lignende merker i en fem-årsperiode. I denne saken reagerte Lilleborg straks Unilever begynte å bruke CIF-merkene.
Jeg antar at CIF-merkene ble brukt på en slik måte at Lilleborg ikke kunne gjøre gjeldende manglende bruk som slettelsesgrunn, jf. varemerkeloven § 37, tredje ledd.
Spørsmålet lagmannsretten vurderte var om de lovfestede passivitetsreglene i § 8, kunne suppleres med ulovfestede passivitetsregler.
Flertallet var selv inne på om ikke harmoniseringshensyn kunne sperre for en slik forståelse. Flertallet mente imidlertid at når det som her måtte vurderes, var passivitet overfor en registrering, og ikke overfor bruk, var vi utenfor det direktivet regulerte. Da mente lagmannsretten at man kunne supplere varemerkelovens passivitetsbestemmelser med ulovfestede prinsipper.
Etter en konkret vurdering kom flertallet til at Lilleborg hadde tapt retten til å kreve CIF-merket slettet ved passivitet. Her ble det vektlagt at Lilleborg var informert om registreringen omlag 10 år tidligere, og at de burde ha reagert raskere. Unilever kunne imidlertid ikke bruke merket, og det eneste de fikk lov til var å beholde registreringen.
Også her er det grunn til å sette spørsmålstegn ved flertallets vurdering.
Varemerkeloven § 8 første ledd gjennomfører varemerkedirektivets artikkel 9. EU-domstolen har lagt til grunn at artikkel 9 (1) om passivitet er en totalharmoniseringsbestemmelse, og at uttrykket «passivitet» er et EU-rettslig begrep som må tolkes autonomt, jf. C-482/09 (Budějovický Budvar) avsnitt 33.
Her skrev EU-domstolen følgende:
«artikel 9 i direktiv 89/104 indebærer en fuldstændig harmonisering af betingelserne for, hvornår indehaveren af et tidligere registreret varemærke inden for rammerne af rettighedsfortabelse på grund af passivitet kan bevare retten til dette varemærke, når indehaveren af et ældre identisk varemærke indgiver en begæring om, at det yngre varemærke erklæres ugyldigt eller gør indsigelse mod brugen heraf».
Det siterte kan nok forstås slik at det ikke er rom for å begrense innehaverposisjonen til innehavere av registrerte merker som følge av passivitet i større utstrekning enn det artikkel 9, og med det varemerkeloven § 8 første ledd åpner for. Se mer om dette i artikkelen til Ørstavik og Rognstad i Passivitet i varemerkeretten (2021) i Tidsskrift for forretningsjus 1/2021.
Det er synd at saken ikke ble anket, og at Høyesterett ikke ble gitt anledning til å gjennomføre ... omvask.
