Høyesterett: Bank Norwegians kjøp av konkurrenters kjennetegn ved søkemotorannonsering ikke i strid med god forretningsskikk

Den 14. desember 2021 avsa Høyesterett dom i Bank Norwegian-saken (HR-2021-2479-A). Saken gjaldt Bank Norwegians praksis med kjøp av konkurrende bankers kjennetegn ved søkemotorannonsering på Google og andre søkemotorer. Høyesterett kom i likhet med tidligere instanser (men i motsetning til NKU), til at praksisen i seg selv ikke var i strid med markedsføringslovens generalsklausul om god forretningsskikk (§ 25). Avgjørelsen inneholder prinsipielle uttalelser om forholdet mellom kjennetegnsrett og markedsføringsrett, og synes å etterlate lite rom for oppstilling av vern etter markedsføringsloven i saker som saklig sett faller innenfor kjennetegnsretten.

Bank Norwegian norske varemerkereg. nr.
283386 (Patentstyret)

Bakgrunn

Høyesterett stod for årets førjulsgave for immaterialrettsinteresserte med avgjørelsene i Bank Norwegian-saken og Stortorvet Gjæstgiveri-saken (HR-2021-2480-A, omtalt av IP-trollet her). Begge sakene gjaldt forholdet mellom kjennetegnsrett og markedsføringsrett, og det var knyttet stor spenning til hvilken løsning Høyesterett ville falle ned på.

Forholdet i Bank Norwegian-saken er etter hvert kjent for de fleste og omtalt av IP-trollet i forbindelse med avgjørelsene i tingretten og lagmannsretten samt episode 8 av Huldrapodden («Med AdWords på Stortorvet», 23. desember 2021). Som en rask oppfriskning hadde de tre forbrukslånsbankene Ikano Bank, Komplett Bank og BRAbank (bankene) saksøkt konkurrenten Bank Norwegian for kjøp av firmanavnene deres (kjennetegn) som søkeord gjennom tjenesten Google Adwords. Praksisen innebærer at annonser fra Bank Norwegian kommer opp øverst på trefflisten merket som annonser når forbrukerne søker etter konkurrende banker.

Praksisen har tidligere vært oppe til vurdering hos EU-domstolen en rekke ganger etter varemerkerettslige regler. Litt forenklet ble det i C-238/08 Google France slått fast at praksisen i seg selv ikke innebærer noen fare for skade på noen av varemerkets funksjoner, og derfor heller ikke varemerkeinngrep, mens det samme ble slått fast i C-323/09 Interflora for velkjente merker.

Saksøkerne i Bank Norwegian hadde anført at praksisen likevel måtte anses å være i strid med markedsføringslovens bestemmelse om god forretningsskikk (§ 25). I motsetning til varemerkerettens objektive inngrepsvurdering gir markedsføringslovens generalklausul rom for bredere skjønnsmessige vurderinger av en konkret konkurranse handling må anses illojal og uønsket.

Bankene fikk medhold i NKU, mens både tingretten og lagmannsretten kom til at Bank Norwegians praksis ikke var i strid med god forretningsskikk. I begge avgjørelsene ble det pekt på at det må utvises varsomhet med å anvende generalklausulen i tilfeller som saklig sett reguleres av varemerkeretten. Videre ble det i begge avgjørelser vist til at sterke konkurransehensyn tilsier at forbrukerne er tjent med å få opp informasjon om konkurrende virksomheter når de søker etter varer eller tjenester.

Høyesteretts avgjørelse

Etter en grundig redegjørelse av EU-domstolens tilnærming på varemerkerettens område viser Høyesterett til at det gjelder en snever adgang for å oppstille supplerende vern i saker som saklig sett faller inn under spesiallovgivningen (varemerkeretten), jf. Rt. 1995-1908 (Mozell) på s. 1918, Rt. 1998-1315 (Norsk Iskrem) på s. 1322 og Rt. 2004-904 (Paranova) i avsnitt 88.  

Høyesterett går deretter videre og foretar en konkret vurdering av saksforholdet med utgangspunkt i at forholdet reguleres av varemerkeretten. Det vises her særlig til uttalelsen i Google France avsnitt 87 der EU-domstolen uttalte at selv om annonsører på internett kan rammes av regler om illojal konkurranse, så må ulovlig bruk av tegn som er identiske eller forvekselbare med varemerker like fullt behandles etter varemerkeretten.

Basert på dette viser Høyesterett til at EU-domstolen i denne typen saker har avveid de aktuelle hensyn og interesser til sunn og lojal konkurranse, og at det derfor ikke er grunnlag til å oppstille et supplerende vern etter markedsføringsloven i denne saken.

Heller ikke de forhold at bruken er skjult eller at praksisen utnytter opparbeidet goodwill hos konkurrentene endrer på denne konklusjonen, ifølge Høyesterett. Når det gjelder NKU sine uttalelser i denne og lignende saker er ikke Høyesterett like kritisk som lagmannsretten, men viser til at varemerkeretten ligger utenfor utvalgets saklige kompetanse og at forutsetningene for å innrømme et supplerende vern derfor heller ikke er vurdert. Høyesterett finner heller ikke grunn til å legge avgjørende vekt på bransjepraksis, og viser blant annet til at det like gjerne kan være at andre aktører i bransjen har vært tilbakeholdne med å benytte Bank Norwegians praksis fordi lovligheten av denne har versert for domstolene.

Høyesterett konkluderer derfor med at Bank Norwegians praksis om kjøp av konkurrentens kjennetegn ved søkemotorannonsering ikke er i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Dermed må praksisen i seg selv anses lovlig etter norsk rett.

Skjermbilde fra søk på "ikano bank" (Google). Eksempel på
betalt treff markert med rødt, organiske treff med grønt.

Betraktninger

I Bank Norwegian går Høyesterett grundig gjennom forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringsretten og gir klare retningslinjer som innebærer økt forutberegnelighet for næringsdrivende. Samtidig stenges døren mer eller mindre for bruk av markedsføringslovens regler i tilfeller som saklig sett faller innenfor kjennetegnsretten. Dette synes å innebære en skjerping sammenlignet med tidligere praksis, jf. særlig avgjørelsen i Rt. 1998 s. 1315 Norsk Iskrem. Det er nærliggende å forstå det slik at det nå kreves at en aktør har handlet illojalt på bakgrunn av tidligere samarbeidsforhold, kontraktsbrudd e.l. for at supplerende vern skal bli aktuelt, og en kan da spørre seg hva som er igjen.

Dette immaterialrettstrollet hadde nok en gang ønsket seg en mer konkret redegjørelse i av de mer markedsføringsmessige elementene i saksforholdet som var anført å komme i tillegg til de varemerkerettslige. Dette gjelder særlig argumentet om at bankene, som konsekvens av Bank Norwegians praksis, må kjøpe søkeord for egne kjennetegn for å komme øverst på trefflisten. Dette er mer summarisk behandlet, blant annet i premiss 92 og 93, hvor det vises til at varemerkeretten og markedsføringsretten hviler på de samme hensyn, og at EU-domstolen tidligere har foretatt en avveining av disse. Om konsekvensen med økte kostnader hører til vurderingen av funksjonslæren i varemerkeretten eller kan komme i tillegg kan diskuteres, men etter dette immaterialrettstrollets syn er det uansett en forskjell på utnyttelse av den goodwill som er opparbeidet til et kjennetegn (som Høyesterett eksplisitt tar stilling til) og økte kostnader for å kjøpe (benytte) sitt eget kjennetegn som følge av andres handlinger. Det fremgår imidlertid av avgjørelsens at «pris per klikk» for bankenes kjennetegn ligger langt lavere (NOK 70 – 90) enn for generiske søkeord for forbrukslån (NOK 300 – 800). Betydningen av dette argumentet må derfor uansett sees i lys av dette.

Quo vadis, markedsføringsretten?
(Theodor Kittelsen, Saa hug han Hodet af Troldet,
Nasjonalbiblioteket, i det fri)

Dersom en skal følge Høyesteretts tilnærming til EU-domstolens uttalelser i Google France-avgjørelsen kan det også stilles spørsmål ved om et supplerende vern som anført i denne saken i det hele tatt vil vært i samsvar med varemerkedirektivet. Her er EU-domstolens avgjørelse i C‑661/11 Martin y Paz av interesse, selv om saksforholdet var et annet enn i Bank Norwegian-saken. Hovedproblemstillingen her var om Martin Y Paz, på grunnlag av senere varemerkeregistreringer, kunne forhindre tredjemann i å fortsette tidligere avtalt varemerkebruk. Konflikten var dermed saklig sett regulert av varemerkedirektivet og spørsmålet var om direktivets artikkel 5(1) måtte fortolkes slik at nasjonale bestemmelser om illojal konkurranse kan avskjære eneretten som følger av direktivet. EU-domstolen konkluderte med at varemerkedirektivet er til hinder for at innehaveren fratas enhver mulighet til å gjøre eneretten gjeldende, selv om samtykke til bruken er gitt. EU-domstolen viste her til at hensyn til innehaveren vil være ivaretatt gjennom funksjonslæren i varemerkeretten. Avgjørelsen er tidligere kritisert for å etterlate for lite spillerom for nasjonale domstoler ved anvendelsen av nasjonale markedsføringsrettslige regler ved siden av varemerkedirektivet, se blant annet denne artikkelen av Annette Kur (Max Planck) på side 17-22.