Borgarting lagmannsrett: Kjøp av konkurrenters kjennetegn ved søkemotorannonsering ikke krenkelse av varemerkeloven eller markedsføringsloven med mindre identiske eller forvekselbare kjennetegn benyttes i annonsen

Gjesteinnlegg skrevet av advokatfullmektig Frida Stang (Selmer)

Borgarting lagmannsrett avsa 21. desember 2021 (LB-2021-2001-20075) dom i tvisten mellom Vindex AS og Norgesgjerde AS mot Kystgjerdet AS. Avgjørelsen tar for seg nært beslektede varemerkerettslige og markedsføringsrettslige problemstillinger som i de nylige avsagt dommene fra Høyesterett i Bank Norwegian og Stortorvet Gjæstgiveri. I likhet med saksforholdet i Bank Norwegian gjaldt også denne saken kjøp av konkurrenters kjennetegn ved søkemotorannonsering. Lagmannsretten kom til at kjennetegnene "Vindex" og "Norgesgjerde" begge hadde varemerkerettslig vern. Bruken av varemerkene som søkeord på internett var ikke i strid med verken varemerkeloven eller markedsføringsloven. Derimot var det en varemerkekrenkelse å innta konkurrentens kjennetegn i sine egne annonser, samt at bruk av et forvekselbart slagord i annonsen ble ansett i strid med vernet etter markedsføringsloven § 30.

Vindex AS og Norgesgjerde AS har siden henholdsvis 2006 og 2010 solgt gjerder og rekkverk bestående av polyvinylklorid (PVC-plast). Hensikten med materialet er at det skal være vedlikeholdsfritt, så er du av typen som ikke elsker dugnad er dette noe å sette seg nærmere inn i. Frem til 2018 var Vindex og Norgesgjerde alene markedsledende når det gjaldt PVC-gjerder.

Varemerke reg. nr. 285643)
Kilde: Borgarting lagmannsrett

Varemerke reg. nr. 220670)
Kilde: Borgarting lagmannsrett

Vindex registrerte 18. oktober 2003 det kombinerte merket "VINDEX" (registreringsnummer 220670), mens Norgesgjerde registrerte varemerket "NORGESGJERDE – Like fint hele tiden" samme dag som Vindex, 18. oktober 2013 (reg.nr. 285643).

I 2017 begynte selskapet Alletjenester.no AS også med salg av PVC-gjerder, og i 2018 endret selskapet navn til Kystgjerdet AS. Som en del av sin markedsføring hadde Kystgjerdet kjøpt søkeordene "Vindex" og "Norgesgjerde" gjennom tjenesten Google Ads. Kystgjerdet benyttet seg også av Googles tjeneste "DKI" (Dynamic Keyword Insertion), som innebar at kjøpte søkeord som bl.a. "Vindex" og "Norgesgjerde" også dukket opp i selve annonsen for Kystgjerdets egne produkter. I tillegg markedsførte Kystgjerdet seg med slagordet "Mal mindre – lev mer!", tilsynelatende til forveksling med Norgesgjerdes slagord: "Lev mer, mal mindre.".

Lagmannsrettens avgjørelse

Spørsmålene om innarbeidelse og vern for registrerte merker

Varemerket "Vindex" var registrert i klasse 19, men ikke for gjerder av plast. For at merket skulle ha vern måtte "Vindex" ha oppnådd innarbeidelsesvern ved å være tilstrekkelig kjent for omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn, jf. varemerkeloven § 3.

En markedsundersøkelse viste at bare 9 prosent av deltakerne hadde hørt om Vindex, og bare 2 prosent assosierte ordet med en gjerdeprodusent. Til tross for den lave anerkjennelsen i undersøkelsen kom lagmannsretten til at merket hadde innarbeidelsesvern. Hovedargumentet synes å være at den relevante omsetningskretsen var svært liten. Det var tale om et relativt kostbart produkt som forbrukere stort sett bare kjøper et fåtall ganger i løpet av livet. Under en viss tvil kom lagmannsretten til at merket var innarbeidet for PVC-gjerder for omsetningskretsen («alle som på ett eller annet tidspunkt kan tenkes å anskaffe plastgjerder»).

Spørsmålet var så om betegnelsen "Norgesgjerde" var vernet som enkeltelement etter varemerkeloven § 5 (1). Her delte lagmannsretten seg i et flertall og mindretall, hvor flertallet kommer til at Norgesgjerde hadde vern, mens mindretallet mente vernet fulgte av innarbeidelse.

Etter flertallets syn hadde ikke ordet "Norgesgjerde" en annen betydning i alminnelig språkbruk og det forelå ikke noe firholdelsesbehov for ordet. Flertallet mente saken skilte seg fra Stortorvets Gjæstgiveri, da "Norgesgjerde" språklig sett ikke beskriver et gjerde satt opp i Norge eller produsert i Norge. «Norgesgjerde» fremstår som et "laget ord uttenkt særskilt for Norgesgjerdes produkt". Ordet hadde også siden 2010-2015 vært brukt i markedsføringen av gjerder og oppnådd distinktivitet som merke for Norgesgjerdes PVC-gjerder.  

Mindretallet mente derimot at kombinasjonen av de beskrivende ordene "Norges" og "gjerde" ikke hadde tilstrekkelig særpreg.

Spørsmålene om kjøp av søkeord ved søkemotorannonsering var i strid med varemerkeloven og markedsføringsloven

Søkemotorannonsering i praksis (eksempel fra
Bank Norwegian-saken). Betalte annonser/treff i rødt, organiske
søk i grønt.

I tråd med EU-domstolens praksis legger lagmannsretten til grunn at annonsene som ikke inneholdt
"Vindex" og "Norgesgjerde" i annonsen ikke innebar inngrep etter varemerkeloven § 4. Selv om resultatet innebar at Vindex og Norgesgjerde måtte øke sin egen markedsføring, fant retten at dette var en konkvens av lojal konkurranse som bidro til å orientere forbrukerne om alternativer til de markedsledende produsentene.

Kystgjerdets bruk av tjenesten DKI innebar imidlertid at kjennetegnene «Vindex» og «Norgesgjerde» også viste seg i Kystgjerdets egne annonser for sine produkter. Denne utformingen ga "forbrukeren inntrykk av at Kystgjerdet enten har kjøpt ankemotpartens virksomhet eller har en annen form for økonomisk samarbeid med ankemotpartene". Denne praksisen var egnet til å skade opprinnelsesgarantien og utgjorde "åpenbart" en krenkelse av varemerkeloven § 4.

På spørsmålet om bruken av søkeordene (uten varemerkene i selve annonsen) også medførte et brudd på markedsføringsloven følger retten Høyesteretts spor i Bank Norwegian, og kom til at bruken verken var i strid med §§ 25 eller 30. Derimot kommer lagmannsretten til at bruken av slagordet «Mal mindre – lev mer!» var forvekselbart med, og innebar en urimelig utnyttelse av, Norgesgjerdes eget slagord "Lev mer, mal mindre" slik at vernet etter markedsføringsloven § 30 var krenket i disse tilfellene.

Immaterialrettstrollets betraktninger
For merket "Vindex" ble det utslagsgivende for innarbeidelsesvernet at den "reelle – og dermed relevante – omsetningskretsen" var særdeles liten. Virkningen av å definere omsetningskretsen til en snevrere gruppe er at det relativt blir lettere å skulle oppnå innarbeidelsesvern enn for en større gruppe. Dette vernet skal derimot heller ikke rekke lenger enn den relevante omsetningskretsen – det er innenfor denne kretsen det må påvises at varemerkets funksjoner kan bli skadet. 

Tatt i betraktning at 95 prosent av kjøperne av Vindex-gjerder er huseiere i Møre og Romsdal, er det noe underlig at det ikke reflekteres om Kystgjerdets bruk av merkene retter seg mot bare disse og/eller andre. Bruk gjennom annonsetjenester vil i prinsippet rette seg mot alle og enhver som er på internett. Som eksempel kan det vises til at omsetningskretsen i søkemotoravgjørelsene fra EU-domstolen defineres som "reasonably well-informed and reasonably observant internet users", jf. eksempelvis Interflora.

Forholdet mellom hvem omsetningskretsen for plastgjerder er, og hvordan akkurat denne omsetningskretsen påvirkes i Kystgjerdets annonsepraksis kommer ikke tydelig frem. Kan det legges til grunn at alle som søker på "Vindex" er en del av den relevante omsetningskretsen? Som lagmannsretten peker på kan det hevdes at de som søker på "Vindex" stort sett leter etter PVC-gjerder, men etter noen kjappe google-søk er ordet Vindex også betegnelse på en billefamilie, et e-sportsselskap og en veddeløpshest. Etter dette gjestetrollets syn er dette betraktninger som med fordel kunne vært fremhevet når lagmannsretten legger til grunn en så snever omsetningskrets. Ellers kan det tenkes at varemerkevernet utvides for et bredere publikum enn det er grunn til.

  
Når det gjelder merket "Norgesgjerde" fremhevet lagmannsretten at ordet fremstår som laget spesielt for Norgesgjerdes produkter. I Stortorvets Gjæstgiveri ble det derimot lagt til grunn en nokså streng tolkning, og hva navnet var "tiltenkt" fikk ikke nevneverdig vekt. Heller ikke langvarig bruk over 50 år fikk betydning i særpreg-vurderingen for Stortorvets Gjæstgiveri. I Kystgjerdet derimot ble bruk over en femårsperiode ansett å ha oppnådd tilstrekkelig distinktivitet som merke for slike PVC-gjerder.
Dette gjestetrollet heller mer mot mindretallets syn i dette spørsmålet der det fremheves at "Norgesgjerde" er egnet å beskrive varens art, hvilket er tilstrekkelig for å være beskrivende. En slik tolkning fremstår mer i tråd med Stortorvet Gjæstgiveri hvor referansen til et serveringssted ved Stortorvet ble tillagt vesentlig vekt.

Etter lagmannsrettens avgjørelse er det noe vanskelig å si hva som er en sammenstilling av beskrivende ord som klart nok er tiltenkt for et produkt, og når det er tale om et beskrivende ord på en "helt annen måte" enn for et serveringssted som ligger på et stortorv. Avgjørelsen synes å åpne for skjønnsmessige (og kanskje intuisjonsbaserte?) vurderinger.

Det som derimot er klart – det er ikke en krenkelse å benytte andres kjennetegn som søkeord på søkemotortjenester (såfremt kjennetegnet ikke vises i annonsetekst for et annet produkt). Avgjørelsen innebærer en heller viktig korrigering av tingrettens avgjørelse, hvor det at søkeordet ville være synlig i søkefeltet og fremgå av samme skjermbilde som annonsen ble ansett å utgjøre en fare for skade på varemerkets funksjoner.

Likevel, skal innehaver av et varemerke komme øverst på søkelisten, så må en rett og slett kjøpe navnet selv. Lagmannsrettens begrunnelse om at annonsebruken er å anse som lojal konkurranse kan sies å svare bedre opp hvorfor innehaver må legge en viss innsats og ressursbruk for å utnytte varemerkene sine fullt ut. Begrunnelsen gjør Kystgjerdets annonsebruk noe lettere å akseptere enn Høyesteretts vurdering av temaet i Bank Norwegian (se IP-trollets bemerkninger her). 

Frida Stang