Høyesterett avsa 14. desember dom i den kjente navnestriden om Hamar-restauranten "Stortorvet Gjestgiveri" sin bruk av navnet sitt (HR-2021-2480-A). Olav Thon, eier av "Stortorvets Gjæstgiveri" i Oslo, anførte at bruken krenket hans enerett etter varemerkeloven § 4, og at bruken dessuten var i strid med markedsføringsloven § 30 og § 25. En enstemmig Høyesterett mente derimot at Hamar-restaurantens navnebruk verken utgjorde en krenkelse etter varemerkeloven, eller var i strid med markedsføringsloven. Frida Stang (advokatfullmektig, Selmer) har omtalt avgjørelsen for IP-trollet.
Sakens bakgrunn
"Stortorvets Gjæstgiveri" har vært et serveringssted i Oslo sentrum helt siden tidlig 1700-tallet. I 1978 ble stedet kjøpt opp av Olav Thon, som siden har driftet restauranten.
 |
| Hamar-restaurantens logo. Kilde: Høyesterett |
Våren 2018 ble Thon gjort oppmerksom på Hamar-restaurantens lignende navn gjennom enkelte feilbestillinger gjort av kunder. Thon reagerte med å søke registrert følgende varemerke under kategorien kombinert figurmerke i klasse 43 (registreringsnummer 300006):
 |
| Oslo-restaurantens varemerke reg.nr. 300006 |
Den første overordnede problemstillingen for Høyesterett var om Thons registrerte varemerke også ga en enerett til enkelte deler av merket, nærmere bestemttil selve navnet «Stortorvets Gjæstgiveri» i en gotisk font. Spørsmålet for retten var om navnet "Stortorvets Gjæstgiveri" og dets visuelle utforming hadde tilstrekkelig særpreg og/eller om merket var rent beskrivende for den aktuelle varen eller tjenesten, jf. varemerkeloven § 14, jf. § 5.
Høyesterett understreker at det er snakk om to selvstendige vilkår, men at vurderingene glir lett inn i hverandre – et rent beskrivende kjennetegn vil naturligvis heller ikke ha særpreg. Retten kommer til at selve ordsammenstillingen angir tjenestens art og geografiske lokasjon. Navnet "Stortovets Gjæstgiveri" var isolert sett rent beskrivende og uten særpreg.
Høyesterett vurderer så om merket likevel kunne registreres særskilt ut fra en helhetsbedømmelse av om det grafiske elementet med gammeldags, gotisk skrifttype ga det beskrivende navnet tilstrekkelig særpreg.
Med henvisning til Postkantoor (Case C-383/99) konkluderes det med at det har ingen betydning at det finnes vanligere og mer moderne begreper for betegnelsen "gjestgiveri". Det kunne heller ikke konstateres at utformingen var egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordenes meningsinnhold. De visuelle elementene med det gammeldagse preget og gotiske skrifttypen var verken å anse som original eller spesielt iøynefallende. Den umiddelbare forståelsen av referansen til et serveringssted ble etter rettens mening ikke fortrengt på grunn av den visuelle utformingen.
Spørsmålet om vern ved innarbeidelse
Det neste spørsmålet var hvorvidt Thon hadde vern for denne navnet og dets visuelle utforming gjennom innarbeidelse. Et beskrivende merke som ikke kan få vern ved registrering, kan oppnå vern ved såkalt distinktivitet gjennom bruk. Høyesterett understreker at det skal mye til, og utleder de sentrale vurderingsmomentene fra EU-avgjørelsene C-108/97 og C-109/97 (Chiemsee).
Som serveringssted i Oslo forelå det etter Høyesteretts syn en langvarig, eksklusiv bruk som tilsa at merket var godt kjent som noens særlige kjennetegn. Dette rakk derimot ikke lenger enn å ha oppnådd innarbeidelsesvern i Oslo-området, og det var rimelig klart at merket ikke var innarbeidet på landsbasis (som Oslo-innflytter fra Trondheim er det for meg personlig nok så lett å si seg enig i denne forståelsen). Det var heller ikke mulig å dokumentere noe særskilt innarbeidelsesvern for Hamar-området. Med vekt på den relativt høye terskelen for å oppnå distinktivitet gjennom bruk var det for Høyesterett klart at Thon heller ikke hadde oppnådd vern for merket ved innarbeidelse.
Utgjør bruken et brudd på markedsføringslovens regler?
Et særlig interessant spørsmål Høyesterett tar stilling til i avgjørelsen er hvilken rolle markedsføringslovens regler har ved siden av varemerkeloven i situasjoner hvor det ikke foreligger varemerkeinngrep. Både saken om Stortorvet Gjestgiveri og Bank Norwegian-saken (HR-2021-2479-A) avsagt av Høyesterett samme dag) omhandler denne overordnede problemstillingen.
Høyesterett nøyer seg her med å vise til slutningen i Bank Norwegian avsnitt 79 om at markedsføringsloven fungerer som et supplement til varemerkeloven, og dette vil først og fremst være aktuelt der det foreligger elementer i saken som ellers ikke fanges opp av spesialbestemmelsen.
Høyesterett går så videre til å drøfte om det foreligger brudd på etterligningsvernet i § 30. Retten presiserer at de ikke finner det nødvendig å ta stilling til om det er en "etterligning" i lovens forstand. Det nevnes likevel at restaurantene ligger i ulike byer og har ulike kundegrupper. Videre hadde Madriku i sin logo presisert stedsnavnet "HAMAR" og oppføringstiden "ETBL. 2015", og kunne slik sett ikke sies å ha vært årsak til noen forvekslingsfare. Det avgjørende for Høyesterett var at det ikke er snakk om en urimelig utnyttelse av Thons innsats eller resultater. I avsnitt 65 fremheves det at et rent beskrivende kjennetegn fritt kan benyttes av alle, og minner om friholdelsesbehovet. Det var for øvrig ingen holdepunkter for at Madriku hadde noe ønske om å snylte på Thons restaurant.
Når det ikke var å anse som et brudd på § 30 konkluderer Høyesterett med at forholdet heller ikke er i strid med generalklausulen om god forretningsskikk i § 25.
Oppsummerende betraktninger
Som mindretallet i lagmannsretten peker på, så har kravet til særpreg tidligere vært satt forholdsvis lavt, jf. bl.a. God Morgen-avgjørelsen i Rt-2002-391. Med Stortorvet Gjestgiveri kan det synes som denne terskelen er hevet for kjennetegn som angir geografisk plassering og/eller tjenestens art, i hvert fall for denne typen stedsangivende kjennetegn av mer generisk karakter (Stortorvet, Theatercafeen etc.). Vurderingstemaet skiller seg også noe fra lagmannsrettens avgjørelse i Santa Cruz (LB-2020-1536-20), hvor kjennetegnet hadde vern ved registrering bl.a. som følge av at omsetningskretsen ikke anså stedsangivelsen som en forbindelse til stedet Santa Cruz. Ordenes faktiske betydning fremstår å ha mer tyngde i Stortorvet Gjestgiveri, og hvorvidt omsetningskretsen forbinder navnet med Thons restaurant eller ikke blir først sentralt ved spørsmålet om innarbeidelsesvern.
Det er heller ikke så lett å lese ut fra avgjørelsen hva som kan sies å utgjøre tilstrekkelig distinktivitet uten å være i kombinasjon med et figurmerke (slik som Thons registrerte varemerke). Så lenge kjennetegnet ikke "fortrenge[r] den umiddelbare forståelsen av referansen" til det beskrivelsen retter seg mot, vil det være krevende å oppnå varemerkebeskyttelse ved registrering. Såfremt det er mulig å enkelt lese innholdet som en referanse til noe beskrivende, kan ikke merket registreres.
Et annet interessant poeng Høyesterett legger til grunn er at det har ingen betydning for registreringsadgangen at det finnes "vanligere og mer modere begreper" for den samme varen eller tjenesten. Uttalelsen er gitt med henvisning til Postkantoor (Case C-383/99) avsnitt 57. Slik dette gjestetrollet leser Postakantoor, så er det avgjørende hvorvidt betegnelsen relaterer seg til en karakteristikk av de aktuelle varer og tjenester for omsetningskretsen, uavhengig av om det finnes alternative betegnelser. Postakantoor er ikke nødvendigvis til hinder for at et dersom et uttrykk er så umoderne, eller så lite brukt, at det ikke lenger er en alminnelig referanse til en vare eller tjeneste, så vil det kunne gå klar for registreringshindringen. Uttalelsen fra Høyesterett gir derimot ikke samme rom for å skulle vurdere om en betegnelse er så spesiell, at det likevel kan gi grunnlag for varemerkerettslig vern – det har rett og slett ingen betydning hvorvidt et begrep faktisk benyttes, så lenge det etter ordboken kan sies å være det.
Et tredje aspekt verdt å merke seg er hvilken rolle markedsføringsloven § 30 har som et supplement til varemerkeloven. Høyesterett synes å konkludere med at det uansett ikke vil være en urimelig utnyttelse når det er snakk om en rent beskrivende betegnelse (det er for så vidt også interessant å merke seg hvordan friholdelsesbehovet – et klassisk varemerkerettslig begrep – har direkte betydning for utnyttelsesvurderingen etter markedsføringsloven). Man kan altså ikke "urimelig utnytte" et navn og/eller logo som er av slik deskriptiv karakter at det ikke har vern etter varemerkeloven. Sammen med Bank Norwegian-saken synes det nå helt klart at markedsføringslovens bestemmelser har en supplerende funksjon til varemerkeloven. Når den varemerkerettslige vurderingen har så stor plass også i vurderingen etter markedsføringsloven synes dette rommet derimot å være svært snevert. Vi har fortsatt til gode å se et konkret eksempel på hvilken situasjon som vil utgjøre et brudd på markedsføringsloven uten å være et brudd på spesialbestemmelsene i varemerkeloven.
Høyesterett foretar en noe grundigere vurdering enn lagmannsretten i sin avgjørelse. Resultatet bygger derimot i det store og hele på de samme betraktningene, og det kan stilles spørsmål ved hvorfor anken i det hele tatt ble sluppet inn. Dette gjestetrollet støtter likevel Høyesterett i resultatet, så ingenting er vel så ille at det ikke er godt for noe.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar