Huldrapodden er tilgjengelig i Apple podcasts, Spotify og Podbean.
Høyesterett avsa 14. desember dom i den kjente navnestriden om Hamar-restauranten "Stortorvet Gjestgiveri" sin bruk av navnet sitt (HR-2021-2480-A). Olav Thon, eier av "Stortorvets Gjæstgiveri" i Oslo, anførte at bruken krenket hans enerett etter varemerkeloven § 4, og at bruken dessuten var i strid med markedsføringsloven § 30 og § 25. En enstemmig Høyesterett mente derimot at Hamar-restaurantens navnebruk verken utgjorde en krenkelse etter varemerkeloven, eller var i strid med markedsføringsloven. Frida Stang (advokatfullmektig, Selmer) har omtalt avgjørelsen for IP-trollet.
"Stortorvets Gjæstgiveri" har vært et serveringssted i Oslo sentrum helt siden tidlig 1700-tallet. I 1978 ble stedet kjøpt opp av Olav Thon, som siden har driftet restauranten.
 |
| Hamar-restaurantens logo. Kilde: Høyesterett |
Våren 2018 ble Thon gjort oppmerksom på Hamar-restaurantens lignende navn gjennom enkelte feilbestillinger gjort av kunder. Thon reagerte med å søke registrert følgende varemerke under kategorien kombinert figurmerke i klasse 43 (registreringsnummer 300006):
 |
| Oslo-restaurantens varemerke reg.nr. 300006 |
Den første overordnede problemstillingen for Høyesterett var om Thons registrerte varemerke også ga en enerett til enkelte deler av merket, nærmere bestemttil selve navnet «Stortorvets Gjæstgiveri» i en gotisk font. Spørsmålet for retten var om navnet "Stortorvets Gjæstgiveri" og dets visuelle utforming hadde tilstrekkelig særpreg og/eller om merket var rent beskrivende for den aktuelle varen eller tjenesten, jf. varemerkeloven § 14, jf. § 5.
Høyesterett understreker at det er snakk om to selvstendige vilkår, men at vurderingene glir lett inn i hverandre – et rent beskrivende kjennetegn vil naturligvis heller ikke ha særpreg. Retten kommer til at selve ordsammenstillingen angir tjenestens art og geografiske lokasjon. Navnet "Stortovets Gjæstgiveri" var isolert sett rent beskrivende og uten særpreg.
Høyesterett vurderer så om merket likevel kunne registreres særskilt ut fra en helhetsbedømmelse av om det grafiske elementet med gammeldags, gotisk skrifttype ga det beskrivende navnet tilstrekkelig særpreg.
Med henvisning til Postkantoor (Case C-383/99) konkluderes det med at det har ingen betydning at det finnes vanligere og mer moderne begreper for betegnelsen "gjestgiveri". Det kunne heller ikke konstateres at utformingen var egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordenes meningsinnhold. De visuelle elementene med det gammeldagse preget og gotiske skrifttypen var verken å anse som original eller spesielt iøynefallende. Den umiddelbare forståelsen av referansen til et serveringssted ble etter rettens mening ikke fortrengt på grunn av den visuelle utformingen.
Det neste spørsmålet var hvorvidt Thon hadde vern for denne navnet og dets visuelle utforming gjennom innarbeidelse. Et beskrivende merke som ikke kan få vern ved registrering, kan oppnå vern ved såkalt distinktivitet gjennom bruk. Høyesterett understreker at det skal mye til, og utleder de sentrale vurderingsmomentene fra EU-avgjørelsene C-108/97 og C-109/97 (Chiemsee).
Som serveringssted i Oslo forelå det etter Høyesteretts syn en langvarig, eksklusiv bruk som tilsa at merket var godt kjent som noens særlige kjennetegn. Dette rakk derimot ikke lenger enn å ha oppnådd innarbeidelsesvern i Oslo-området, og det var rimelig klart at merket ikke var innarbeidet på landsbasis (som Oslo-innflytter fra Trondheim er det for meg personlig nok så lett å si seg enig i denne forståelsen). Det var heller ikke mulig å dokumentere noe særskilt innarbeidelsesvern for Hamar-området. Med vekt på den relativt høye terskelen for å oppnå distinktivitet gjennom bruk var det for Høyesterett klart at Thon heller ikke hadde oppnådd vern for merket ved innarbeidelse.
Utgjør bruken et brudd på markedsføringslovens regler?
Et særlig interessant spørsmål Høyesterett tar stilling til i avgjørelsen er hvilken rolle markedsføringslovens regler har ved siden av varemerkeloven i situasjoner hvor det ikke foreligger varemerkeinngrep. Både saken om Stortorvet Gjestgiveri og Bank Norwegian-saken (HR-2021-2479-A) avsagt av Høyesterett samme dag) omhandler denne overordnede problemstillingen.
Høyesterett nøyer seg her med å vise til slutningen i Bank Norwegian avsnitt 79 om at markedsføringsloven fungerer som et supplement til varemerkeloven, og dette vil først og fremst være aktuelt der det foreligger elementer i saken som ellers ikke fanges opp av spesialbestemmelsen.
Høyesterett går så videre til å drøfte om det foreligger brudd på etterligningsvernet i § 30. Retten presiserer at de ikke finner det nødvendig å ta stilling til om det er en "etterligning" i lovens forstand. Det nevnes likevel at restaurantene ligger i ulike byer og har ulike kundegrupper. Videre hadde Madriku i sin logo presisert stedsnavnet "HAMAR" og oppføringstiden "ETBL. 2015", og kunne slik sett ikke sies å ha vært årsak til noen forvekslingsfare. Det avgjørende for Høyesterett var at det ikke er snakk om en urimelig utnyttelse av Thons innsats eller resultater. I avsnitt 65 fremheves det at et rent beskrivende kjennetegn fritt kan benyttes av alle, og minner om friholdelsesbehovet. Det var for øvrig ingen holdepunkter for at Madriku hadde noe ønske om å snylte på Thons restaurant.
Når det ikke var å anse som et brudd på § 30 konkluderer Høyesterett med at forholdet heller ikke er i strid med generalklausulen om god forretningsskikk i § 25.
Som mindretallet i lagmannsretten peker på, så har kravet til særpreg tidligere vært satt forholdsvis lavt, jf. bl.a. God Morgen-avgjørelsen i Rt-2002-391. Med Stortorvet Gjestgiveri kan det synes som denne terskelen er hevet for kjennetegn som angir geografisk plassering og/eller tjenestens art, i hvert fall for denne typen stedsangivende kjennetegn av mer generisk karakter (Stortorvet, Theatercafeen etc.). Vurderingstemaet skiller seg også noe fra lagmannsrettens avgjørelse i Santa Cruz (LB-2020-1536-20), hvor kjennetegnet hadde vern ved registrering bl.a. som følge av at omsetningskretsen ikke anså stedsangivelsen som en forbindelse til stedet Santa Cruz. Ordenes faktiske betydning fremstår å ha mer tyngde i Stortorvet Gjestgiveri, og hvorvidt omsetningskretsen forbinder navnet med Thons restaurant eller ikke blir først sentralt ved spørsmålet om innarbeidelsesvern.
Det er heller ikke så lett å lese ut fra avgjørelsen hva som kan sies å utgjøre tilstrekkelig distinktivitet uten å være i kombinasjon med et figurmerke (slik som Thons registrerte varemerke). Så lenge kjennetegnet ikke "fortrenge[r] den umiddelbare forståelsen av referansen" til det beskrivelsen retter seg mot, vil det være krevende å oppnå varemerkebeskyttelse ved registrering. Såfremt det er mulig å enkelt lese innholdet som en referanse til noe beskrivende, kan ikke merket registreres.
Et annet interessant poeng Høyesterett legger til grunn er at det har ingen betydning for registreringsadgangen at det finnes "vanligere og mer modere begreper" for den samme varen eller tjenesten. Uttalelsen er gitt med henvisning til Postkantoor (Case C-383/99) avsnitt 57. Slik dette gjestetrollet leser Postakantoor, så er det avgjørende hvorvidt betegnelsen relaterer seg til en karakteristikk av de aktuelle varer og tjenester for omsetningskretsen, uavhengig av om det finnes alternative betegnelser. Postakantoor er ikke nødvendigvis til hinder for at et dersom et uttrykk er så umoderne, eller så lite brukt, at det ikke lenger er en alminnelig referanse til en vare eller tjeneste, så vil det kunne gå klar for registreringshindringen. Uttalelsen fra Høyesterett gir derimot ikke samme rom for å skulle vurdere om en betegnelse er så spesiell, at det likevel kan gi grunnlag for varemerkerettslig vern – det har rett og slett ingen betydning hvorvidt et begrep faktisk benyttes, så lenge det etter ordboken kan sies å være det.
Et tredje aspekt verdt å merke seg er hvilken rolle markedsføringsloven § 30 har som et supplement til varemerkeloven. Høyesterett synes å konkludere med at det uansett ikke vil være en urimelig utnyttelse når det er snakk om en rent beskrivende betegnelse (det er for så vidt også interessant å merke seg hvordan friholdelsesbehovet – et klassisk varemerkerettslig begrep – har direkte betydning for utnyttelsesvurderingen etter markedsføringsloven). Man kan altså ikke "urimelig utnytte" et navn og/eller logo som er av slik deskriptiv karakter at det ikke har vern etter varemerkeloven. Sammen med Bank Norwegian-saken synes det nå helt klart at markedsføringslovens bestemmelser har en supplerende funksjon til varemerkeloven. Når den varemerkerettslige vurderingen har så stor plass også i vurderingen etter markedsføringsloven synes dette rommet derimot å være svært snevert. Vi har fortsatt til gode å se et konkret eksempel på hvilken situasjon som vil utgjøre et brudd på markedsføringsloven uten å være et brudd på spesialbestemmelsene i varemerkeloven.
Høyesterett foretar en noe grundigere vurdering enn lagmannsretten i sin avgjørelse. Resultatet bygger derimot i det store og hele på de samme betraktningene, og det kan stilles spørsmål ved hvorfor anken i det hele tatt ble sluppet inn. Dette gjestetrollet støtter likevel Høyesterett i resultatet, så ingenting er vel så ille at det ikke er godt for noe.
Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i saken om det kombinerte merket "MULTI-GYN". I motsetning til Patentstyret, Klagenemnda for industrielle rettigheter og Oslo tingrett kom Borgarting lagmannsrett til at det kombinerte merket "MULTI-GYN" hadde særpreg og dermed var registrerbart.
Sakens bakgrunn
BioClin BV er et nederlandsk selskap som benytter merket "MULTI-GYN" for sin serie med intimpleieprodukter for kvinner. Varemerket er et kombinert varemerke, ved at det både innehar tekst- og figurative elementer.
Varemerkesøknaden ble inngitt for følgende vareklasser og varer:
Klasse 3: Såper; bad- og dusjpreparater; kosmetikk; kosmetiske kremer, geléer og lotions; ikke-medisinske kremer, geléer og lotions; deodoranter; kosmetiske produkter for personlig hygiene; kosmetiske produkter til intimpleie; rense- og vaskemidler til intimpleie.
Klasse 5: Preparater for farmasøytisk og medisinsk bruk, også for behandling av gyne­kologiske lidelser; homøopatiske og fytoterapeutiske medisiner; hygieniske og desinfiserende produkter; bandasjeringsmaterialer; femininhygieneprodukter; hygieniske preparater for medisinsk bruk; hygieniske preparater for personlig hygiene; vaginale rensemidler; vaginale smøremidler; vaginale vaskemidler; vaginale fuktighetskremer; vaginale antisoppmidler
Både Patentstyret, KFIR og Oslo tingrett kom til at merket var beskrivende for den type produkter de er søkt registrert for og at merket manglet særpreg. Merket ble derfor nektet registrert. BioClin anket saken videre til Borgarting lagmannsrett.
Lagmannsrettens vurdering
Spørsmålet som lagmannsretten tok stilling til var om vilkårene for registrering i varemerkeloven § 14 første og andre ledd var oppfylt. Dette innebærer at retten måtte vurdere i) om varemerket må anses beskrivende og ii) om varemerket har nødvendig særpreg. Begge vilkår utgjør to separate vilkår for at et merke skal kunne registreres. De har likevel en nær innbyrdes sammenheng, og dersom et merke er beskrivende vil det anses for å mangle det nødvendige iboende særpreg, jf. C-363/99 (Postkantoor).
Er det kombinerte merket "MULTI-GYN" beskrivende?
Lagmannsretten foretar en grundig gjennomgang av det rettslige utgangspunktet for forbudet mot beskrivende varemerket. Med henvisning til forarbeidene vises det til at det er varemerkets helhetsinntrykk som er avgjørende, men at en vurdering av helhetsinntrykket også forutsetter en analyse av de enkeltelementene som inngår i helheten. For kombinerte merker må også det figurative elementet tas i betraktning. Forbudet mot beskrivende varemerker omfatter også ord som ikke tidligere er tatt i bruk og det er dermed ikke avgjørende at "MULTI-GYN" ikke tidligere har blitt benyttet til å beskrive de aktuelle varene.
Et særlig interessant spørsmål i saken er hvor tydelig det beskrivende meningsinnholdet må fremkomme for at det skal være til hinder for registrering. Med henvisning til T-19/04 Paperlab gjengitt i KFIR, og EUIPOs retningslinjer legger lagmannsretten til grunn at forbudet mot beskrivende varemerker "kun rammer beskrivelser som er tilstrekkelig direkte, spesifikke, og konkrete, og som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere tankevirksomhet vil oppfatte som nettopp beskrivelser". Det må dermed skilles mellom beskrivende varemerker og suggestive varemerker, hvor sistnevnte ikke anses beskrivende selv om de henspiller på egenskaper ved varen eller varens art. Suggestive varemerker kan registreres.
I den konkrete vurderingen av det kombinerte merket "MULTI-GYN" vurderer lagmannsretten først begrepet "Multi" og betegner det som et alminnelig brukt prefiks, som kan bety "flere" eller "mange". Selv om begrepet i seg selv har beskrivende karakter finner lagmannsretten at det ikke direkte og umiddelbart er klart hva "multi-" konkret er ment å beskrive i relasjon til de aktuelle varene og at det kan oppfattes på flere ulike måter. Selv om oppfatningene kan være flertydelige, men likevel beskrivende, finner retten at det har betydning at hva som egentlig beskrives fremgår nokså utydelig.
Når det gjelder "Gyn" vektlegger retten at begrepet ikke er en brukt eller anerkjent forkortelse for gynekologi. Slutningen fra "Gyn" til "gynekologisk" eller "gynekologi" er ikke opplagt. I tillegg må det tas i betraktning at det er "MULTI-GYN" som skal vurderes, og ikke det ferdig tolkede "multi-gynekologi" eller "multi-gynekologisk". For sistnevnte viser retten til Rt. 1999 s. 641 (Superlek) hvor Høyesterett uttalte at ordet "superleke" åpenbart ikke ville være registrerbart. Videre, hvis man skulle trekke slutningen fra "Gyn" til "gynekologisk" er det heller ikke tydelig hvilken egenskap ved produktene som beskrives. Sistnevnte legger også lagmannsretten til grunn selv om man ser "Gyn" i sammenheng med det konkrete produktet. Allerede her må det kunne sies at retten gir en relativt tydelig antydning til at den anser merket som et suggestive varemerke.
Sett i sammenheng finner ikke lagmannsretten at tekstelementet "MULTI-GYN" som en helhet er beskrivende. Det bemerkes likevel at tekstelementet må anses som et grensetilfelle for hvilke tekstelementer som må anses som beskrivende.
Det figurative elementet i merket består av en stilisert kvinnekropp og et lilla fargeelement til venstre i merket. I tillegg er tekstelementene kursivert og satt vertikalt slik at disse elementene sammen utgjør selve merket.
Om helheten uttaler retten at selv om kvinnekroppen til en viss grad underbygger at "Gyn" peker på kvinne eller gynekologi gjør det ikke slutningen direkte og umiddelbar. Det vektlegges også at produktbeskrivelsen er for lite konkret og spesifikk, at kvinnefiguren ikke er en naturalistisk gjengivelse og heller ikke fremviser produkter eller dets egenskaper.
Etter en helhetsvurdering kommer lagmannsretten til at det kombinerte merket ikke er beskrivende.
Har det kombinerte merket "MULTI-GYN" nødvendig særpreg?
Ved lagmannsrettens vurdering av merkets særpreg uttales innledningsvis at tekstelementet "MULTI-GYN", vurdert isolert, mangler det nødvendige særpreg. Når merket som helhet vurderes finner lagmannsretten det imidlertid klart at kravet til særpreg er oppfylt.
I vurderingen vektlegger retten at trekkene i merket i kombinasjon gjør det lett gjenkjennelig og egnet til å skilles fra andres varemerker. Det vektlegges at kvinnekroppen er stilisert og ikke en naturtro fremstilling og at "figuren har en strek som er såpass karakteristisk at den i kombinasjon med varemerkets øvrige elementer gir merket en relativt høy grad av gjenkjennelighet". Etter lagmannsrettens oppfatning må merket anses som en nokså typisk logo.
På denne bakgrunn finner lagmannsretten at vilkårene for registrering av varemerket i varemerkeloven § 14 er oppfylt, og at KFIRs vedtak dermed kjennes ugyldig.
Immaterialrettstrollets bemerkninger
Lagmannsretten gjør en inndeling hvor den først drøfter om merket er beskrivende, deretter om det har nødvendig særpreg. I tingrettens avgjørelse drøftes distinktivitetsspørsmålet noe mer samlet, likevel slik at det først konstateres at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte "MULTI-GYN" som gynekologiske produkter som har flere bruksområder og at sammenstillingen av ordene dermed angir formålet og bruksområdet for varene. Tingretten vurderer ikke om det grafiske elementet er beskrivende i seg selv, men gjør det som en del av den helhetlige særpregsvurderingen. Spørsmålet tingretten vurderer er om det grafiske elementet tilfører merket det nødvendige særpreg. Forskjellen viser seg dermed ved at lagmannsrettens avgjørelse hva gjelder særpreg kan synes noe kortfattet i forhold til tingrettens vurdering.
I lagmannsrettens premisser fremgår ikke om det er gjort en vurdering av om det figurative elementet nettopp kan sies å forsterke/underbygge de ulike betydningene som kan utledes av "MULTI-GYN". Sistnevnte var av avgjørende betydning for at tingretten kom til at merket ikke var registrerbart. Særlig kunne en slik helhetsvurdering vært naturlig i forlengelsen av at lagmannsretten uttaler at "fremstillingen av kvinnekroppen er ikke spesielt original eller fantasifull". Et figurativt element som er lite originalt kan vel nettopp være egnet til å underbygge et tekstelement som anses som "et grensetilfelle". Slik dette immaterialrettstrollet leser avgjørelsen finner imidlertid lagmannsretten dette av mindre betydning all den tid "det stilles ikke krav til originalitet eller fantasi i varemerkeretten". Uttalelsen må vel også ses i sammenheng med at lagmannsretten fant at selve tekstelementet ikke var beskrivende fordi "tekstelementet i varemerket isolert sett beskriver produktene og deres egenskaper på en måte som er for indirekte, for lite spesifikk og for lite umiddelbar, til at det vurdert sett kan anses som beskrivende."
Uttalelsen om at stiliseringen av kvinnekroppen ikke er spesielt original eller fantasifull, men at dette heller ikke kreves, må vel også implisitt anses som en vurdering av friholdelsesbehovet ved merket som helhet. Lagmannsrettens uttalelse på dette punkt er utvilsomt riktig, men det er gode grunner for å ikke trekke resonnementet lengre enn hva lagmannsretten nettopp gjør her. Det er riktignok ikke krav om at varemerker må være fantasifulle for å kunne registreres, men det er neppe tvilsomt at jo mer fantasifullt og kreativt et varemerke er - desto svakere gjør behovet for friholdelse seg og desto enklere vil det være å skille merket fra andre merker. Velger man et tekstelement som ligger på grensen til å være beskrivende, vil det være en fordel (for registrerbarheten) å inkludere et figurativt element som i større grad er kreativt/fantasifullt.
Videre er det vanskelig å lese lagmannsrettens henvisning til at merket må anses som en nokså typisk logo som et argument for at merket av denne grunn har særpreg. Det finnes også typiske logoer som må anses beskrivende og som dermed ikke oppfyller varemerkelovens vilkår for registrerbarhet. Henvisningen må nok leses i sammenheng med at lagmannsretten mener at merket har gjenkjennelseseffekt og skiller seg fra andre merker, noe som også er selve hovedformålet med en logo.
Som lagmannsretten selv nevner (for tekstelementet), er nok merket et grensetilfelle. Illustrerende er i så måte prosesshistorikken for merket, som også nok en gang viser at særpregsvurderingen for varemerker er utpreget skjønnsmessig.
