Borgarting Lagmansrett: Særpreg for figurmerget "Santa Cruz" kan innarbeides til tross for unntaksanmerkning

Klagenemndas avgjørelse i Santa Cruz-saken, og senere tingrettens overprøving av avgjørelsen, ble senest omtalt på denne bloggen i oppsummeringen av varemerkeåret 2020. Lagmannsretten har nå behandlet ankesaken, og har i likhet med tingretten gitt merkehaver NHS medhold i at de to varemerkeregistreringene er gyldige (LB-2020-153620).  

Bakgrunnen for saken 

Selskapet NHS har produsert og solgt rullebrett, surfebrett, snøbrett, sykler med tilhørende utstyr samt klær under varemerket Santa Cruz i lang tid. NHS fikk i 1992 registrert et kombinert merke med merketeksten SANTA CRUZ for blant annet "flagg og bannere av papir" i klasse 25, ymse klesprodukter i klasse 25 og "rullebrett" i klasse 28. I 2005 fikk selskapet registrert et nytt kombinert merke med merketeksten SANTA CRUZ for blant annet "klær, fottøy og hodeplagg" i klasse 25 og "spill og leketøy" og "gymnastikk- og sportsartikler" i klasse 28. Begge merkene ble registrert med unntaksanmerkning der det fremgikk at innehaveren ved registrering, ikke hadde oppnådd enerett til teksten i merket. 

1992-registreringen (Patentstyret)	2005-registreringen (Patentstyret)

Selskapet Sports Group Denmark A/S begjærte i 2018 administrativ overprøving med krav om at de to registreringene måtte settes til side som ugyldige. Både Patentstyret og Klagenemnda kom til at de to merkene var beskrivende, siden merketeksten Santa Cruz ville bli oppfattet som en stedsangivelse. NHS reiste søksmål for å få kjent Klagenemndas vedtak ugyldige. Tingretten kom til at Klagenemndas vedtak var ugyldige og ga NHS medhold. Staten anket så tingrettens dom til lagmannsretten. 

Lagmannsrettens avgjørelse 

Lagmannsretten er ikke enig med Klagenemnda i at varemerkeregistreringene skal oppheves som ugyldige, men er derimot enig med tingretten i at Klagenemdas vedtak er ugyldige. 

Først tar lagmannsretten stilling til om unntaksanmerkninger for teksten i merkene innebar at lagmannsretten var avskåret fra å overprøve Klagenemndas vurdering av om at SANTA CRUZ er beskrivende. Etter Klagenemndas syn kunne Klagenemndas vedtak, på grunn av unntaksanmerkningene, ikke være ugyldige med den begrunnelsen at lagmannsretten mener merketeksten likevel ikke er beskrivende. 

Lagmannsretten er ikke enig i Klagenemndas syn, og uttaler at "dette spørsmålet – som i realiteten er [et] spørsmål om registreringsmyndigheten hadde adgang til å sette som vilkår at merket ble registrert med en unntaksanmerkning – må også domstolene kunne prøve fullt ut dersom gyldigheten av registreringen i etterkant bestrides". At NHS ved registrering hadde akseptert unntaksanmerkningene kan etter lagmannsrettens syn heller ikke tolkes slik at NHS godtok å fraskrive seg de rettigheter til beskyttelse av varemerkene som loven gir. Lagmannsretten prøver derfor fullt ut om merketeksten SANTA CRUZ er beskrivende eller ikke. 

Med dette avklart går lagmannsretten over til å vurdere om merketeksten SANTA CRUZ er beskrivende eller ikke. Lagmannsretten presiserer at spørsmålet er om merkene hadde tilstrekkelig særpreg på søknads- og registreringstidspunktet. Siden de to varemerkeregistreringene er fra 1992 og 2005, er det også varemerkeloven av 1961 § 13, som er det riktige rettsgrunnlaget for å vurdere om registreringene er ugyldige. Lagmannsretten vurderer imidlertid fortsatt særpregspørsmålet på grunnlag av dagens rettsoppfatning. 

Surfing i Santa Cruz
Foto: David Dennis, CC BY-SA 2.0

Lagmannsretten foretar en grundig vurdering av om gjennomsnittsforbrukeren oppfattet SANTA CRUZ som en stedsangivelse. Klagenemnda hadde i sin begrunnelse for vedtakene lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren oppfattet SANTA CRUZ som en by i California. Dommen fra lagmannsretten inneholder mye spennende faktum for de som er interessert i kystbyer med navnet Santa Cruz (ja, det finnes flere av dem), surfing og spansk språk, som jeg lar ligge her. Kort oppsummert var lagmannsretten uenig med Klagenemnda og uttaler at "en del forbrukere vil oppfatte Santa Cruz som en mer eller mindre ubestemt stedsangivelse, men ikke slik at omsetningskretsen særlig vil kjenne til Santa Cruz som en by i California". Videre konkluderer lagmannsretten med at gjennomsnittsforbrukeren som så de to merkene, heller ikke ville kunne oppfatte at varene omfattet av registreringen hadde sin opprinnelse i steder som heter Santa Cruz. 

Immaterialrettstrollets kommentarer 

Etter dette immaterialrettstrollets syn er lagmannsrettens dom, i tillegg til særpregspørsmålet for stedsnavn, interessant knyttet til de spesielle spørsmålene som oppstår i ugyldighetssaker om eldre varemerkeregistreringer.  

Legges lagmannsrettens vurderinger i saken her til grunn, vil retten stå fritt til å overprøve unntaksanmerkninger i en senere ugyldighetssak. Konsekvensen av dette er at en tredjepart som mener registrering med unntaksanmerkning er ugyldig, kan som motsvar bli møtt med at unntaksanmerkningen ikke gjelder. Et forsøk på å oppheve registreringen kan dermed istedenfor resultere i at registreringen gis et videre beskyttelsesomfang enn opprinnelig forutsatt. 

Videre legger lagmannsretten til grunn at når det er tale om så gamle registreringer som i saken her (1992 og 2005) bør retten utvise "en viss tilbakeholdenhet i prøvingen av om registreringene skal settes til side som ugyldige, ikke minst når det gjelder den konkrete vurderingen av hvilken kjennskap omsetningskretsen på registreringstidspunktet hadde til [varemerket], og hva de forbant teksten med". Det siterte kan indikere at tvilen knyttet til de faktiske forhold vil komme merkehaveren til gode ved overprøving av gamle varemerkeregistreringer. Lagmannsretten understøtter imidlertid ikke denne betraktningen, og det kan derfor stilles spørsmål ved hvilken vekt dette kan tillegges i senere saker. 

Yngve Øyehaug Opsvik er ansatt i advokatfirmaet GjessingReimers som har representert NHS i saken. Julius Berg Kaasin representerte NHS for tingretten. De har ikke medvirket til dette innlegget.