Markedsføringsrettsåret 2020

Immaterialrettstrollet fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2020 med en gjennomgang av sakene på markedsføringsrettens område (se også våre oppsummeringer av kjennetegnsrett og designrett). I årsoppsummeringen gjennomgår vi et utvalg av fjorårets avgjørelser fra norske domstoler og Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU), lovforslag og andre begivenheter fra året som gikk.

Nytt på lovgivningsfronten

På lovgivningsfronten ble den mye omtalte lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden vedtatt i 2020 og trådte i kraft 1. januar 2021. Loven er en offentligrettslig regulering av dagligvareaktørenes kommersielle forhandlinger, og det uttalte formålet med loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen gjennom å sikre ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler mellom aktørene. Loven gjelder for forhandlinger og avtaler mellom leverandører og videreforhandlere i dagligvarebransjen, samt dagligvareaktørers innkjøp for videresalg til andre deler av virksomheten, eksempelvis storkjøkken – den kommer ikke til anvendelse for avtaleforholdet mellom primærprodusenter og industriaktører, eller næringsdrivende og forbrukere. Tilsynsmyndighet under den nye loven er lagt til det nyopprettede Dagligvaretilsynet.

Loven inneholder blant annet en generalklausul om god handelsskikk (§ 3) og et vern mot etterligninger (§ 9). Bestemmelsene er til forveksling like markedsføringsloven §§ 25 og 30, og i forarbeidene bekreftes det også at praksis etter §§ 25 og 30 vil være relevant så lenge forholdet faller inn under lovens virkeområde. Det blir spennende å se samspillet mellom disse to regelsettene i tiden fremover.

Loven oppstiller også flere konkrete plikter for partene, herunder formkrav til avtalene - som må være skriftlige og fullstendige – samt flere bestemmelser som knytter seg til lojalitet i kontraktsforhandlinger. 

Det kan også nevnes at lov om forretningshemmeligheter (endelig) trådte i kraft 1. januar 2021. Loven erstatter de tidligere bestemmelsene i markedsføringsloven §§ 28 og 29. Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt lovforslaget her. 

Norsk rettspraksis

Bergen tingrett avsa i November dom i saken mellom Loen Skylift AS mot Voss Gondol AS og Voss Resort AS. Loen Skylift har siden mai 2017 drevet gondolen med samme navn. Taubanen som i dag kalles Voss Gondol ble flyttet, ombygd og gjenåpnet sommeren 2019, med Voss Gondol AS som driftsselskap. Loen Våren 2019 ble Loen Skylift gjort oppmerksomme på at Voss Gondol brukte et kjennetegn i markedsføringen, som etter deres skjønn var for lik det kjennetegnet de selv brukte. Voss Gondal etterkom imidlertid ikke Loen Skylifts krav om å opphøre med bruken av den omtvistede logoen og saken endte i Bergen tingrett. 

Loen Skylifts kjennetegn med tekst

For Bergen tingrett anførte Loen Skylift at bruken av Voss Gondols kjennetegn var i strid med markedsføringsloven § 30. I tillegg ble det anført brudd på markedsføringsloven § 25, da Loen Skylift mente Voss Gondol også hadde etterlignet animasjonseffekter i sine markedsføringsvideoer og at slagordet «sommerens letteste topptur» var for likt Loen Skylifts slagord, «Norges letteste topptur». Bergen tingrett ga Loen Skylift fullt medhold og kom til at Voss Gondol måtte betale vederlag tilsvarende den vinningen som var oppnådd ved overtredelsen etter  markedsføringsloven § 48 b.

Voss Gondols fire kjennetegn

Saken har fått kritikk fra flere hold, blant annet av IP-trollets egen Morten Smedal Nadheim i månedsoppsummeringen for november. Han peker blant annet på at tingretten tilsynelatende har lagt til grunn at Voss Gondols kjennetegn var en etterligning, uten først å vurdere særskilt om det yngre kjennetegnet etterlignet det eldre. I stedet har tingretten gått rett til vurderingen av mulig forvekslingsfare.

I vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare finner tingretten heller ikke grunn til å vektlegge at Patentstyret tidligere hadde registrert både kjennetegnet til Loen Skylift og Voss Gondol for identiske tjenester, herunder taubanevirksomhet og transport med taubane i klasse 39.

Professor Tore Lunde har også kritisert avgjørelsen i en artikkel publisert på rett24.no.

Saken skal i følge Avisa Hordaland være anket, så vi krysser fingrene for at Morten får sitt juleønske for 2021 oppfylt med en avgjørelse fra lagmannsretten i god tid før neste årsoppsummering.

I løpet av året som gikk har vi også fått en avgjørelse av anken i den såkalte Monster-saken. Saken gjaldt både spørsmål om varemerkeinngrep og om brudd på markedsføringsloven §§ 30 og 25 – og det er naturlig nok de to sistnevnte spørsmålene som er mest relevant for denne årsoppsummering.

Monster og Manimals respektive bokser 

Monster Energy Company reiste i 2018 søksmål mot Manimal Energy AS med krav om at Manimal skulle forbys å bruke kjennetegnet «Unleash the instinct within you», samt forbys å markedsføre og selge selskapets energidrikker i med den emballasje som avbildet under. Monster har registrert varemerket «UNLEASH THE BEAST!» (samt flere andre varemerker med ordene «UNLEASH» og «BEAST»), og bakgrunnen for kravet etter markedsføringsloven var særlig Manimals bruk av ordet «Unleash» i kombinasjon med likheter i fargebruk og layout på emballasje og i markedsføring/kommunikasjon.

Tingretten ga i 2019 Manimal medhold fullt ut, og lagmannsretten kom til samme resultat.

Under markedsføringsloven § 30 sa lagmannsretten seg i hovedsak enig i Manimals anførsler om ulikhetene mellom produktenes emballasje. Monster og Manimals produkt hadde forskjellig navn, som var plassert tydelig på boksenes forside og navnene hadde forskjellig farge og forskjellige skrifttyper. Manimals boks hadde bilde av et panter- og menneskehode og en tegning av et panterhode, mens Monsters boks ikke hadde bilde av verken dyr eller mennesker. Plassering av slagord var heller ikke lik, og boksene hadde også ulik størrelse. Det som gjensto da var fargene, hvor lagmannsretten var enig i at det var likhet. Så forskjellige som boksene ellers var, fant imidlertid ikke lagmannsretten at fargebruken alene kunne medføre forvekslingsfare.

Også i denne saken kan det fremstå som at retten ikke vurderer spørsmålet om det foreligger en etterligning isolert fra spørsmålet om forvekselbarhet. Om dette er fordi retten fant det åpenbart eller valgte å «hoppet over gjerdet der det var lavest» er uklart.

Om markedsføringsloven § 25 nøyer retten seg med å vise til at det ikke finnes elementer i saken som ikke fanges opp av markedsføringsloven § 30 og varemerkeloven § 4. Monster fikk altså heller ikke medhold her.

Mot slutten av året i fjord fikk vi også dom i den såkalte Retriever-saken mellom Dagens Næringsliv (DN) og Retriever Norge AS (Retriever). DN tok i juli 2018 ut stevning mot Retriever med påstand om at de skulle forbys å skrive sammendrag eller resymé, levere mediearkivtjenester eller medieanalyse av innhold publisert i DNs papirutgaver, nettsteder og apper, samt krav om erstatning. Som grunnlag for sin påstand viste DN til både krenkelse av opphavsrett, varemerkerett og bruk i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Tingretten ga Dagens Næringsliv medhold i sistnevnte, men fant ikke at Retrievers bruk av DNs innhold var i strid med eneretten i åndsverkloven eller DNs varemerkerett (som er omtalt her).

Retriever leverer en medieovervåkingstjeneste, der kundene blant annet kan få en oversikt over når deres virksomhet er omtalt i media. DN og Retriever hadde siden tidlig 2000-tallet hatt ulike avtaler knyttet til bruk av DNs innhold i slike tjenester. Etterhvert som mediemarkedet endret seg, ble imidlertid mer og mer av innholdet gjort tilgjengelig på internett. Dagens Næringsliv hadde eksklusivt stoff i papiravisen og bak betalingsmur på dn.no, men mente at det ble billigere for avislesere å kjøpe tilgang til fulltekstinnhold gjennom medieovervåkere som Retriever enn å kjøpe direkte fra DN. Partene ble følgelig ikke enig om noen ny avtale og fra og med sommeren 2017 hadde ikke Retriever rett til å bruke DNs innhold i egne tjenester. Retriever fortsatte imidlertid å leverer overvåkning av DN ved å skrive sammendrag av artiklene fra DN. Det var dette DN reagerte på og som resulterte i søksmål sommeren 2018.

Som de fleste lesere vil kjenne til, er den generelle oppfatningen at markedsføringsloven § 25 kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett også reguleres av en spesialbestemmelse, men først og fremst om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av spesialbestemmelsen og som hensynet til sunn konkurranse tilsier at bør gis et vern utover det som følger av spesialbestemmelsen. Dette var også tingrettens utgangspunkt, som deretter la til grunn at vurderingen måtte gjøres konkret og innenfor den standard eller forretningsskikk som eksisterte i bransjen.

I den konkrete vurderingen viste tingretten til at det i bransjen hadde vært vanlig med avtaler for utnyttelse av stoff i mediearkiv, medieanalyse og medieovervåkning. Retriever hadde dermed, når de tilbød medieovervåkning av DN uten avtale, opptrådt i strid med en etablert bransjepraksis. Det problematiske lå ikke nødvendigvis i den manglende avtalen som sådan, men at Retriever - ved tilgjengeliggjøring av sammendrag og nedlastning av åpent innhold – bevisst hadde lagt seg helt opp til grensen for opphavsrettsbrudd. Det var her en skjerpende faktor at Retriever valgte denne løsningen etter et langvarig forretningsmessig samarbeid med DN, og med full kunnskap om endringen av pengestrømmen i mediebransjen. Retten la også en viss vekt på det de mente var en klar kvalitetsforringelse fra avisartiklene i Retrievers sammendrag.

Saken illustrerer hvordan markedsføringsloven § 25 kan supplere de egentlige immaterialrettslovene, ved at generalklausulen åpner for en bredere og mer skjønnsmessig helhetsvurdering der mer subjektive forhold også kan spille inn. Dette vil kunne gi et annet utfall enn de mer objektive reglene som karakteriserer enerettsposisjonene i de egentlige immaterialrettslovene. Uten at det tas stilling til om og hvordan dette eventuelt ville påvirket resultatet, er det imidlertid flere momenter som gjerne kunne vært utdypet i tingrettens vurdering. Et av tingrettens hovedargumenter er tilsynelatende at Retriever bevisst har lagt seg opp mot grensen for det lovlige fra et opphavsrettsperspektiv - altså en form for omgåelseshensikt - men likevel slik at man har holdt seg innenfor opphavsrettens grenser. Tingretten utdyper ikke hvordan dette argumentet står seg opp mot utgangspunktet om at det må foreligge elementer i saken som ikke fanges opp av spesiallovgivningen. Tingretten legger også (tilsynelatende) det de opplever som bransjepraksis til grunn uten nærmere vurdering av innholdet i denne og hvordan den står seg i forhold til opphavsretten. Dette kunne med fordel vært forklart nærmere. 

Et utvalg av saker fra Næringslivets Konkurranseutvalg

Vi har som vanlig også fått en rekke uttalelser fra NKU i året som har gått. Et utvalg vil gjennomgås her, men av naturlige årsaker kan ikke alle omtales.

En av sakene som fikk mye mediedekning i året som gikk, er saken mellom DNB og SHE Community (sak 5/2020). DNB var klaget inn av SHE Community AS, en gründervirksomhet innen konsulent- og formidlingstjenester, som arbeider for å fremme likestilling i næringslivet. Siden 2017 hadde virksomheten til SHE Community særlig vært rettet mot kvinner som investorer og gründere, markedsført under kjennetegnet SHE Invest og SHE Invests. 

Bilde: Pixy.org (CC0)

DNB og SHE Community hadde historisk hatt et visst samarbeid, og hadde også hatt en dialog om en større samarbeidsavtale knyttet til tiltak rettet mot kvinnelige gründere og investorer, men DNB valgte å ikke gå videre med dette. I stedet lanserte DNB i 2019 sitt eget konsept, #huninvesterer, som hadde til hensikt å få kvinner til å investere mer. SHE Community reagerte på navnevalget og klaget DNB inn for NKU med påstand om rettsstridig etterligning etter markedsføringsloven § 30 og opptreden i strid med god forretningsskikk.

NKU fant at betegnelsen SHE Invests var fullt ut beskrivende for virksomhet rettet mot å fremme kvinners investeringer, og markedsføringsloven § 30 kunne derfor ikke komme SHE Community til unnsetning. NKU fant imidlertid at DNBs opptreden ved avslutningen av samarbeidet, sammenholdt med lanseringen av lignende virksomhet under den lignende betegnelsen “huninvesterer”, var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. NKU vektla særlig det tidligere samarbeidet og dialogen om utvidet samarbeid, samt DNBs posisjon som stor og veletablert bedrift som lett ville kunne fortrenge den langt mindre, SHE Community. Ved å ta i bruk kjennetegnet “huninvesterer” hadde ikke DNB utvist tilstrekkelig lojalitet - de holdt ikke tilbørlig avstand til SHE Community. Saken er tidligere omtalt av Immaterialrettstrollet her, og skal nå være forlikt.

NKU behandlet i løpet av året som gikk også flere etterligningssaker begrunnet i emballasjedesign. En av disse var sak 4/2020 mellom Nortura SA og Nordfjord Kjøtt AS. Nortura hadde klaget inn Norfjord for etterligning av deres emballasjedesign for Gilde karbonader, kjøttboller og kjøttkaker etter markedsføringsloven § 30. 

Nortura og Norfjords emballasje

NKU fant at Norturas emballasjedesign hadde begrenset vern, da det besto av en sammenstilling av generiske elementer. Produktene ble imidlertid solgt i stort omfang i alle landets dagligvarebutikker, og markedsandel og omsetningen var derfor så høy at Nortura likevel hadde en beskyttelsesverdig interesse knyttet til emballasjedesignet.

NKU fant videre at Nordfjord ikke hadde utnyttet variasjonsmulighetene i tilstrekkelig grad. Nordfjords tidligere emballasjer og posedesign, samt øvrige aktørers design, underbygget at det var mulig å lage et design som holdt større avstand til Norturas design, selv om Nordfjord hadde benyttet de samme generiske elementene. I stedet for å lage et eget uttrykk hadde Nordfjord lagt seg tett på den store markedslederen, og utvalget fant dermed at etterligningshensikt var bevist.

Utvalget fant også at det forelå forvekslingsfare. NKU pekte på at det dreide seg om dagligvareprodukter som ble handlet uten nevneverdig overveielse i kjøpsøyeblikket. Da hjalp det ikke at begge posene var tydelig merket med leverandørenes varemerke.

For emballasjen til kjøttkakene fant imidlertid utvalget (under dissens) at det ikke forelå forvekslingsfare. Valg av en annen grunnfarge, og den sentrale plasseringen av varemerket, var tilstrekkelig til å skape et annet helhetsinntrykk.

NKU har de siste årene tilsynelatende lagt mye vekt på tydelig og innarbeidet kjennetegn i vurderingen av forvekslingsfare. Som eksempel kan nevnes to Orkla-saker for NKU, mot henholdsvis Unil AS (10/2016)* og Maarud AS (6/2018), hvor godt synlige og kjente varemerker tilsynelatende var ett av hovedargumentene for å konstatere at det ikke foreslå forvekslingsfare. Saken mellom Nortura og Nordfjord utgjør kanskje ikke et tydelig brudd med denne praksisen, men det kan tyde på at NKU fremover vil legge noe mindre vekt på kjente og synlige kjennetegn i forvekselbarhetsvurderingen dersom øvrige forhold tilsier at det er en risiko for forveksling.

En viss støtte for dette finnes også i flertallets uttalelse i sak 7/2020 hvor Mills AS hadde klaget inn Coop Norge AS for etterligning av emballasjen til Melange. Coop lanserte sin Coop-margarin i ny forpakning (som avbildet under) og under navnet Bak & stek. 

Coops omstridte margarinforpakning og Mills Melange-emballasje

Flertallet fant at det forelå en etterligning. De pekte på at Melange margarin, som markedsleder innenfor segmentet margarin, gjennom en årrekke hadde innarbeidet sitt design. Selv om dette ikke ga Mills en enerett til fargevalget – gull, grønt og rødt – var måten Coop hadde anvendt disse fargene en etterligning. Det ble blant annet vist til at andre konkurrenter – Tine – anvendte samme fargekombinasjonen uten å gå Mills for nær.

Det forelå også forvekslingsfare. Coop hadde tilført visse atskillende elementer, men disse fremsto i følge flertallet som mer stilistiske sjablonger og ikke som adskillende elementer - i den grad man festet seg ved dem, ville de bringe assosiasjoner til andre meieriprodukter, og ikke skape en adskillende identitet for Bak & stek. Det var i følge flertallet heller ikke tilstrekkelig at Coop hadde anvendt sin Coop-logo på produktet. Det mest iøynefallende navnet var Bak & stek, og bruk av et så generisk uttrykk gjorde det vanskelig for forbruker å forstå at dette var et eget merke. 

Emballasjeutformingen var etter flertallets syn også en urimelig utnyttelse av en originalleverandørs unike posisjon oppnådd gjennom langvarig markedsføring og konsistent emballasjeuttrykk. Det var et skjerpende moment at en dagligvarekjede introduserte et kopiprodukt som lå i hyllen ved siden av originalen. Det forelå dermed brudd på markedsføringsloven § 30 (men ikke § 25 da ingen særlige forhold forelå).  

Mindretallet kom imidlertid til motsatt resultat under henvisning til at det ikke forelå forvekslingsfare, blant annet under henvisning til at gjennomsnittsforbrukeren ville savne Mills’ velkjente logo Melange, og gjenkjenne Coops røde logo, og dermed forstå at det er dagligvarekjedens eget merke. Mindretallet legger altså tilsynelatende ikke bare vekt på tilstedeværelsen av Coops logo, men også fraværet av Mills velkjente logo – en linje som synes å være mer i tråd med NKUs «gamle praksis».

Dette trollet mener det er gode grunner for å ikke legge så stor vekt på velkjente kjennetegn i etterligningssaker som NKU tilsynelatende har gjort i enkelte tidligere saker. Dette vil i praksis kunne uthule etterligningsvernet for de mest kjente aktørene – en konkurrent vil (satt på spissen) kunne legge seg nærmere et design supplert med et godt kjent kjennetegn, enn de kan for mindre kjente aktører og kjennetegn. Dette fremstår ikke som godt forankret i en bestemmelse hvis formål i bunn og grunn er å hindre «snylting» på andres innsats og investeringer. At et godt synlig kjennetegn er et element i vurderingen kommer man nok ikke unna, men det bør ikke være dette som er det avgjørende argumentet på vektskålen. 

NKU har også behandlet etterligningssaker utenfor dagligvarebransjen i året som har gått. Et eksempel på dette er saken mellom Izipizi S.A.S. og BA Optikk AS (sak 3/2020). Spørsmålet i saken var om innklagede, BA Optikk, hadde lagt seg for nærme Izipizi med sin produktserie av lavt prisede lesebriller solgt under kjennetegnet SEE CLEAR. Izipizi på sin side er et fransk foretak som siden etableringen i 2010 hadde blitt en internasjonal produsent og distributør av lese- og solbriller i et rimelig prissjikt. Izipizi hadde i frem til 2017 benyttet kjennetegnet SEE CONCEPT, men endret dette til IZIPIZI i starten av 2017. 

NKU delte seg i et flertall og mindretall, hvor flertallet fant at det forelå en etterligning i strid med § 30.

Flertallet viste til at klager hadde valgt en emballasje som i det norske markedet representerte noe nytt. Selv om formspråket var enkelt, fant flertallet at den likevel fungerte som et tiltalende blikkfang. Flertallet la til grunn at den som tar en internasjonal trend til Norge, normalt ikke kan forvente etterligningsvern. Izipizi hadde imidlertid bearbeidet markedet og fått en beskyttelsesverdig markedsposisjon for ferdige lesebriller i attraktiv design. Når innklagede hadde valgt et utseende hvor flere elementer viste påfallende likhet med Izipizis design, var det grunnlag for å konstatere etterligningshensikt. Det ble også vist til likhet i utseendet til eskenes innhold, samt valg av kjennetegn – SEE CLEAR – som var likt klagers tidligere kjennetegn SEE CONCEPT. Dette underbygget at innklagede ikke hadde noe ønske om å tydeliggjøre at dette var et annet produkt enn Izipizis produkt.

BA Optikks og Izipizis brilleemballasje 

Likhetene var store nok til at flertallet mente det forelå forvekslingsfare når brillene ikke ble solgt i de samme butikkene. Dermed var det også kort vei til å konstatere urimelig utnyttelse og § 30 ble ansett overtrådt. Det forelå imidlertid ikke ytterligere forhold som bragte forholdet inn under markedsføringslovens § 25.  

Mindretallet fant på sin side at emballasjen til Izipizi var gitt en så vidt enkel utforming at den kun hadde et snevert etterlikningsvern. Mindretallet fant det også bevist at presentasjon av briller i eske var uttrykk for en trend benyttet av flere aktører utenfor Norge, som klager ikke kunne kreve å få være alene om. Mindretallet fant derfor at det verken forelå brudd på markedsføringsloven § 30 eller § 25.

Nyhetssaker

Det har også skjedd saker og ting på nyhetsfronten i år, som ikke har endt opp i domstolene. En av sakene var tvisten mellom Cisco og Neat og fire tidligere ansatte. Cisco hadde i januar 2020 tatt ut søksmål med påstand om Neat systematisk hadde rekruttert tidligere Cisco-ansatte, samt at to tidligere ansatte hadde kopiert med seg forretningshemmeligheter før de sluttet i Cisco. Før saken rakk og komme opp til behandling i Asker og Bærum tingrett ble den imidlertid forlikt. Innholdet i forliket er ukjent. Saken er blant annet omtalt av Shifter her. 

*For ordens skyld nevnes at artikkelforfatter på dette tidspunktet arbeidet i Advokatfirmaet Selmer som representerte Orkla Foods Norge AS og var involvert i den omtalte saken mot Unil AS.  

Designrettsåret 2020

Vi fortsetter vår gjennomgang av coronaimmaterialrettsåret 2020 med designretten. Les også vår gjennomgang av kjennetegnsretten, [og de kommende gjennomgangene av opphavsretten, patenterretten og markedsføringsretten]. Fra annerledesåret 2020 kan vi faktisk vise til noen norske designrettsavgjørelser - hvilket ikke er helt «same procedure as last year» - for å plukke opp tråden fra årsoppsummeringen av kjennetegnsretten av Morten og Julius. 

Theodor Kittelsen©I det fri
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion CC BY

KFIR har for første gang siden 2014(!) avgjort en sak knyttet til designrettigheter. Saken gjaldt design av en bok, og spørsmålet var om søknadene oppfylte vilkårene for å anses som et design. Saken reiste også enkelte andre spørsmål om søknadsformat og antall design vist til i søknaden, hvilket ikke vil bli nærmere omtalt her. 

 

Hovedspørsmålet for KFIR var om søknaden gjaldt et design etter designloven § 2 nr. 1. For å kunne beskyttes etter loven følger det av forarbeidene at «Det må foreligge noe som gir konkret uttrykk for et vareutseende», jf. Ot.prp. nr.2 (2002–2003) s. 73. Søker hadde gjengitt flere bilder av boken, herunder enkeltsider med innhold. Patentstyret hadde avslått søknaden fordi den ikke viste utseende til produktet det var søkt beskyttelse for, altså en bok/skrivebok. KFIR kom i likhet med Patentstyret til at gjengivelsen av de søkte designene ikke oppfylte vilkårene da de ikke ga et konkret uttrykk for et produkt vareutseende, eller fremsto som en representasjon av et produkts ytre, visuelle trekk. KFIR uttalte også at det var uten betydning om produktet ble definert som en trykt eller digital bok. KFIR påpeker at bokens innhold og tekstelementer kan være vernet etter opphavsretten, men ikke etter designretten. 

 

I 2017 var bilfelger et «hot topic» hos EU-domstolen, og nå ser det ut til at trenden også har kommet til norske domstoler. «So last year» ville kanskje noen sagt, men Oslo Byfogdembete avsa likevel den 1. desember 2020 kjennelse i sak om midlertidig forføyning i forbindelse med tollbeslag av bilfelger. Tolletaten hadde i kjennelse - etter begjæring fra Audi AG - blitt pålagt i et tidsrom på 12 måneder å holde tilbake fra frigjøring alle artikler som kunne utgjøre en krenkelse av blant annet Audis beskyttede design. Tolletaten hadde som følger av dette holdt tilbake 32 stykk felger fra Starco Norge, som utgjorde en antatt produktetterligning. Starco Norge begjærte etterfølgende muntlig forhandling av kjennelsen som lå til grunn for tilbakeholdet. 

 

Nærmere bestemt var det Audis designregistrering DM/203217 som Starcos felger ble antatt å være en krenkelse av. Verdt å nevne er også at Starco Norge sine felger var registrert i EUIPO, men de var foreløpig ikke registrert i Norge.

 

En fremstilling av felgene følger under - Starcos felg avbildet til vestre og Audis felg til høyre: 

 

Starco Norge hadde fremlagt en rapport knyttet til designet, hvor det ble gjort en vurdering av Audis design opp mot tidligere registrerte designrettigheter for en rekke andre bilprodusenter. Rapporten konkluderte med at Audi sine felger ikke oppfylte nyhetskravet. Rapporten viste også til en rekke detaljer ved designene, og konkluderte med at ulikhetene mellom felgene ville bli oppfattet av den informerte bruker. 

 

Byfogden synes å basere mye av sin konklusjon på rapporten, og viser til at rapporten er grundig og at saksøker på sin side ikke har fremlagt noe tilsvarende eller innhentet ekspertise for å imøtegå rapportens konklusjon. Byfogden vektlegger også, som et bevismoment for hvordan den informerte bruker vil bedømme helhetsinntrykket, at Audi ikke har utfordret designretten til motpartens felger i EU. Etter dette IP-trollets syn er sistnevnte en noe streng vurdering, da det hadde gått relativt kort tid siden felgene oppnådde registrering i EU. Det sagt, byfogden kom til at det ikke var sannsynliggjort at Starco Norge-felgene innebar et inngrep i Audis registrerte design DM/203217. Brudd på markedsføringsloven var heller ikke sannsynliggjort. Den midlertidige forføyningen ble derfor opphevet for de aktuelle felgene. 

 

I EU-domstolen har det i 2020 vært rolig på designrettsfronten. Underretten har imidlertid avsagt noen avgjørelser innenfor dette området.  

 

T-73/19, en sak mellom Bergslagernas Jåarvaruaktiebolag og EUIPO, gjaldt overprøving av vedtak som kjente design for et vedkløyveredskap ugyldig. EUIPO mente at designet var ugyldig på grunn av manglende individuell karakter. Designet var i søknaden gjengitt slik: 

 

Det søkte designet	Motholdet

Motholdet, og grunnlaget for at det søkte designet manglet individuell karakter, var et vedkløyveredskap registrert i 1986 hos det norske Patentstyret. Retten uttalte med henvisning til tidligere rettspraksis at det avgjørende for å vurdere individuell karakter er om designet gir et annerledes helhetsinntrykk fra tidligere design; altså et samlet og helhetlig inntrykk av ulikheter – eller mangel på deja vu – sett fra den informerte brukers synspunkt. Videre ble det fremholdt at det må tas hensyn til produktets art, særlig innenfor hvilken sektor produktet tilhører og graden av frihet for designeren i utviklingen, og også måten det aktuelle produktet brukes på – særlig vurdert opp mot måten redskapet normalt håndteres på. 

 

Partene var enige om at den informerte bruker var en person som var kjent med vedkløyveredskaper, og som eksempelvis brukte verktøyene for å dele tømmerstokker slik at de kan brennes i peisen i mindre biter. 

 

Det at designenes grafiske fremstilling var ulike ved at det tidligere merket var gjengitt i åpen posisjon, mens det søkte designet var i lukket posisjon, var ikke avgjørende for sammenligningen av designene og for hvorvidt designene ga et likt helhetsinntrykk. Det var derfor heller ikke feil at det motholdte designet av the Board of Appeal ble vurdert i lukket posisjon når man vurderte helhetsinntrykket – det ville ikke innebære en utvidelse av designbeskyttelsen, da de ulike stillingene til de aktuelle designene ikke er spesifikke egenskaper for designene.  

 

Retten var videre enig i at selv om deler av vedkløyveredskapet er funksjonelt betinget, så som behovet for et knivblad og et skaft, så er det rom for frihet for designeren. Designeren kan blant annet velge en egen form på skaftet, spakarmen og håndtaket, og eventuelt måten verktøyet kan monteres på en overflate. 

 

Selv om det var enkelte ulikheter mellom designene, var ikke disse ulikhetene tilstrekkelig til å gi den informerte bruker et annerledes helhetsinntrykk. Det var heller ikke feil at the Board of Appeal hadde kommet til og vurdert at designet ga inntrykk av deja vu. Dermed førte ingen av anførslene til Bergslagernas Jåarvaruaktiebolag frem. 

 

T‑353/19, mellom Gamma-A SIA v EUIPO gjaldt design for emballasje. Designene som var søkt i saken var en sirkulær glasskrukke med lokk i gullfarge.  

Det søkte designet	Mothold 1	Mothold 2

Retten mente at de aktuelle designene ga et inntrykk av deja vu i forhold til flere tidligere design som viste en sirkulær metallbeholder. Innledningsvis i avgjørelsen drøftet retten hvorvidt det ene motholdte designet hadde vært allment tilgjengelig. Gammas argumenterte med at de motholdte bevisene ikke viste at designet hadde vært allment tilgjengelig. Blant bevisene var to uttalelser om distribusjon i Russland, et veterinærsertifikat og transportdokumenter. Retten kom til at bevisene var tilstrekkelig til det hadde funnet sted en «disclosure of the first earlier design». Gamma argumenterte videre med at det ikke hadde vært allment tilgjengelig fordi det blant annet ikke hadde vært tilgjengelig for spesialistkretser i den aktuelle sektoren som opererer i EU, jf. artikkel 7(1) i community design forordningen 6/2002. Sistnevnte var en ny anførsel som derfor ikke kunne vurderes av retten. Gammas ytterligere anførsel om at motholdene ikke var klare nok til å vise et tidligere design førte heller ikke frem, og retten kom til at motholdene hadde vært allment tilgjengelige. 

 

Gamma argumenterte videre med at formen, størrelsen og fargen på lokket var annerledes enn de motholdte design. Retten var ikke enig i dette, og viste til at likhetene hos designene bidrar til å skape et inntrykk av deja vu: 

«The informed user who looks at the designs at issue will easily recognise, as regards the transparent glass jar, the same circular cross-section, the same diameter-to-height proportions and, as regards the lid, the same appearance, namely a circular shape of the same thickness, which also contribute to producing an impression of ‘déjà vu’ from the perspective of the informed user of the contested design in relation to the first earlier design»

Gamma forsøkte seg også med et argument om at designbeskyttelsen også måtte omfatte innholdet i emballasjen, da emballasjen var gjennomsiktig slik at innholdet var synlig. Rettens oppfatning var imidlertid at argumentet ikke kunne føre frem da det kun er utseende på emballasjen som skal tas i betraktning ved vurdering av designets helhetsinntrykk. Dette fordi man i sammenligningen skal se hen til de beskyttede elementer i designet. I den konkrete vurdering uttalte retten blant annet følgende: 

«As was correctly stated by the Board of Appeal in paragraph 35 of the contested decision and confirmed by the Court in paragraph 54 above, the protection conferred by the contested design relates to its appearance in that it is intended to be incorporated into packaging for foodstuffs having certain components with specific characteristics, namely a transparent glass jar with a coloured circular removable lid. The foodstuffs inside the container must not, therefore, be taken into consideration for the purpose of assessing the ‘overall impression» 

Resultatet ble derfor at Gammas anke ikke førte frem. 

 

En tredje sak som også gjaldt overprøving av vedtak fra EUIPO om å kjenne designet ugyldig finner vi i T‑818/19 Dvectis CZ s. r. o., hvor Dvectis hadde fått opphevet sitt design for en støttepute på grunn av manglende individuell karakter: 

Det søkte designet	Motholdet

Retten kom til at søknaden om design for støtteputen manglet nyhet og individuell karakter. Dommen gir blant annet veiledning for betydningen av klasseinndelingen (Locarno) for design. Retten uttaler i denne sammenheng at det ikke var feil, slik det var anført fra Dvectis, å vurdere designene i en bredere kategori enn hva de er søkt for:  

«It is apparent from paragraphs 35 to 37 above that the classification of ‘inflatable healthy sitting pillows and cushions’ given by the applicant cannot be sufficient, in the absence of detailed information to that effect, to establish that the designs at issue allow a particular category of support cushions or pillows to be identified which is distinguishable from support cushions and pillows in general owing to their nature, intended purpose and/or function.»

Retten fremholdt videre at dette også får betydning for designerens grad av frihet. Litt enkelt sagt - friheten til designeren vil være mindre begrenset jo bredere designkategorien er. Designeren vil da ha et bredt utvalg av blant annet former, materialer, konturer og dekorasjoner. 

 

Videre ble det fremholdt at designene i saken delte visse egenskaper, og at forskjellene kun var minimale. Forskjellene mellom de aktuelle designene er ikke tilstrekkelig til å gi et ulikt helhetsinntrykk: 

 «The differences between the designs at issue are insufficiently marked to produce, in themselves, an overall impression on the informed user that is dissimilar to that produced by the earlier design, taking into account the degree, not substantially limited, of freedom of the designer in developing his or her designs. They are not therefore of a nature to confer individual character on the contested design»

Retten fant derfor at Dvectis anke ikke kunne føre frem.