Som vanlig presenterer Immaterialrettstrollet oppsummeringer med de viktigste hendelsene fra året som gikk innenfor de fremste immaterialrettsjangrene (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil de ulike immaterialrettstrollene gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan gjøre spalten bedre: iptrollet@gmail.com.
Først ut er oppsummeringen av kjennetegnsrettsåret
2020 av Morten Smedal Nadheim og Julius Berg Kaasin
*****
Om 2020 var et (IP-)troll... Theodor Kittelsen © I det fri. (snl.no/CC BY NC 3.0) |
Morten: Det er aldri for sent, jeg spiser
alltid pinnekjøtt, og dette er jo dessuten en perfekt intro til oppsummeringen
av kjennetegnsrettsåret 2020!
Julius: Ja, matvanene til den norske omsetningskretsen på julaften er neppe noen stor nyhet, men innenfor kjennetegnsretten derimot har det vært ekstremt mange nyheter og saker i 2020, både fra lovgiver og fra rettspraksis. La oss tradisjon tro starte med hva lovgiver har gjort:
Norsk lovgivning
Det er
vedtatt endringer i varemerkeloven for å gjennomføre det nye
varemerkedirektivet (2015/2436). Reglene er imidlertid ikke trådt i kraft, men
et godt og ubekreftet rykte trekker i retning av at ikrafttredelse finner sted
i løpet av sommeren 2021.
Direktivet
er tolket dit hen at det krever adgang til særskilt pantsettelse av
nasjonale registrerte varemerkerettigheter og søknader, samt at disse også skal kunne være gjenstand for utleggspant. Selv om direktivet ikke krever dette, fant lovgiver også det hensiktsmessig med tilsvarende
kollisjonsregler som det vi i dag finner i patentloven § 44a. Rettsvirkningen av kollisjonsregelen er at
uregistrerte overdragelser, lisensavtaler og panterettigheter ikke må
respekteres av enkeltforfølgende kreditorer eller konkursbo, og heller ikke av
etterfølgende avtaleerververe som hadde en godtakende grunn til ikke å vite om
den eldre rettsstiftelsen. Dersom en lisenstaker ikke registrerer lisensavtalen
sin og lisensgiver går konkurs, trenger altså ikke konkursboet å respektere
lisensavtalen og varemerkerettigheten kan videreoverdras uten at lisensen
følger med, selv om det rent faktisk ikke er tvil om at avtalen var inngått.
Merker som
kun nyter vern gjennom innarbeidelse, kan fortsatt ikke pantsettes særskilt, og kollisjonsregelen regulerer ikke
rettighetskollisjoner i denne type merker.
Lovendringen
innebærer også at kravet i varemerkeloven § 14 (1), om at et merke må kunne
gjengis grafisk for å kunne registreres, endres til at merket må kunne «gjengis
i varemerkeregisteret på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og
tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelse merkehaveren gis». I
tillegg vil Kongen komme med en forskrift om at søknader om varemerkeregistrering
av et tegn i sort-hvitt som er innlevert etter at endringene trer i kraft, ikke
automatisk gir vern for alle fargekombinasjoner, jf. den nye lovens del VIII
nr. 2.
Immaterialrettstrollet
har tidligere omtalt endringene her og her.
Julius: Mange tilsynelatende spennende endringer her Morten, men hvilke av
disse tror du vil få størst praktisk betydning?
Morten: Ikke godt å
si, men antageligvis reglene om registrering som rettsvernsakt. Men hvilken sak
fra rettspraksis tror du vi vil huske best fra 2020?
Julius: Det må nok være iPhone-saken fra Høyesterett:
Norsk
praksis
Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659). Kilde: Patentstyret |
Borgarting lagmannsrett har
hatt et aktivt år på kjennetegnsrettsfronten, og avgjort blant annet saken om
Fjällrävens varemerke G-1000. Denne
saken gjaldt bruksplikt og spørsmålet var om ordmerket G-1000 var brukt for
klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25 innenfor brukspliktsperioden. Hvis ikke,
måtte varemerkeregistreringen slettes for disse varene. Det var på det rene at
merket G-1000 var å finne på de aktuelle varene innenfor brukspliktsperioden.
Både Patentstyret, Klagenemnda, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fant
imidlertid at merket ikke var brukt i markedsføringen som et varemerke som skal
garantere for varenes opprinnelse, men bare som en indikasjon på hvilket stoff
varene var laget av.
Det ble særlig vist til at G-1000 ble kalt merkehavers
«hjørnestensmateriale» og som en angivelse av stofftypen varene var laget av i
markedsføringen og på deres hjemmeside. Også på etiketten på varene som bar
merket, ble G-1000 brukt som en angivelse av stofftypen varen var laget av. Når
merket i markedsføringen kun var brukt som en angivelse av en bestanddel – og
ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse – var ikke merket brukt på en
slik måte at bruksplikten var oppfylt. Lagmannsrettens avgjørelse ble anket til
Høyesterett, men ankeutvalget fant at anken ikke skulle bli fremmet for
Høyesterett.
Morten: Jeg har jo tidligere gitt uttrykk for at effekten av
markedsføringen burde blitt underlagt en mer inngående vurdering. Det
avgjørende for om bruksplikten kan anses oppfylt, er nok om omsetningskretsen
oppfatter merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse når de møter
merket påtrykket de aktuelle varene i omsetningssituasjonen, og ikke hvordan
forvaltningen og dommere forstår merket etter en gjennomgang av
markedsføringsmateriale. Det er imidlertid ikke gitt at en slik vurdering ville
ledet til et annet resultat, spesielt sett hen til at merket også ble brukt som
en benevnelse på en stofftype på etiketten til enkelte av varene.
Ikonet benyttet av Apple for Sherlock-programmet (vintagemacmuseum.com) |
En annen sak fra Borgarting lagmannsrett var avgjørelsen i Sherlock-saken (LB-2019-79865). Saksforholdet var at det var levert inn krav om administrativ overprøving av Apples varemerke SHERLOCK, registrert i klasse 9 for software/EDB-programvare, med krav om at merket måtte slettes som følge av manglende bruk etter varemerkeloven § 37. Selv om det forekom en viss bruk av merket i brukspliktperioden (2012-2017), i form av nedlastinger og omsetning av Apple-datamaskiner (med Sherlock-programmet installert) i bruktmarkedet, kvalifiserte dette etter lagmannsretten syn ikke til «reell bruk», og vilkårene for å slette merket var dermed oppfylt. Lagmannsretten opprettholdt dermed tingrettens konklusjon. Lagmannsrettens avgjørelse er nå rettskraftig og er også tidligere omtalt på IP-trollet.
Morten: Er det noe
prinsipielt å hente fra denne avgjørelsen, Julius?
Julius: Ja, det er
det forså vidt, den viser at selv om kravet til «reell bruk» må settes lavt vil ikke enhver kommersiell bruk
være tilstrekkelig.
Enda en sak fra Borgarting som også gjaldt bruksplikt
finner vi i lagmannsrettens avgjørelse vedrørende varemerket SVANE.
Varemerket var registrert for en rekke varer i klasse 20, herunder for
soveromsmøbler og for «møbler». Lagmannsretten kom til at merket ikke var
dokumentert brukt for andre varer enn typiske soveromsmøbler, og at dette ikke
var nok til å oppfylle bruksplikten for kategorien «møbler» generelt. Avgjørelsen
er nå rettskraftig, og tidligere omtalt her.
I Gyro-saken
var spørsmålet for Borgarting lagmannsrett i LB-2019-27424 om varemerket GYRO var beskrivende
for downlights som var vipp- og vendbare i alle retninger. Betegnelsen «gyro»
brukes som forkortelse for et retningsstabiliserende instrument med et
svinghjul. Lagmannsretten kom etter en nærmere gjennomgang av de retts- og
bevisspørsmål saken reiste til at merket ikke var beskrivende, og derfor var
gyldig registrert
Morten:
Det som er dumt med pinnekjøtt da Julius, det er at ovnen ser helt forferdelig
ut etter at du har gitt pinnekjøttet en rolig runde på grillfunksjonen 20 min
før servering. Hva bruker du når du rengjøreovnen din?
Julius:
Da kan man for eksempel bruke Lilleborg sitt produkt JIF, eller var det CIF,
Morten?
Morten:
Ikke godt å si Julius, men Oslo tingrett ville neppe vært i tvil.
I den
såkalte JIF/CIF-saken kom tingretten kom til at det var sannsynliggjort at
Lilleborg (en del av Orkla-konsernet) sin JIF-logo fra 1995 var innarbeidet på
søknadstidspunktet for Unilevers CIF-figurmerke i 2002, og at det forelå forvekslingsfare mellom disse merkene, samt ordmerkene JIF og CIF. Tingrettens
avgjørelse er ikke offentlig, men etter det som er gjengitt offentlig reiser
saken også spørsmål om samtykke, avtaletolkning, passivitet, på bakgrunn av
tidligere samarbeidsavtaler mellom partene. Partene hadde hatt et langvarig
samarbeid fra 1930-tallet og helt frem til 2014, men de inngåtte samarbeidsavtalene
kunne ikke tolkes slik at Lilleborg hadde gitt avkall på varemerkeretten til
JIF-varemerkene, eller at disse rettighetene var bortfalt som følge av
passivitet.
Snake Oil i front. Bildet er hentet her og er tatt av Caprino Studios. |
Julius:
Det stemmer, oljeselskapet ConocoPhillips gikk på et tap i Oslo tingrett.
Spørsmålet
i saken var om varemerket CONOCOPHILLIPS, til oljeselskapet med samme navn,
kunne registreres for blant annet petroleumsrelaterte varer og tjenester, eller
om merket var forvekselbart med de eldre kombinerte merkene til PHILIPS. Både
Patentstyret, Klagenemnda og tingretten kom til at det forelå tilstrekkelig
vare- og tjenesteslagslikhet og merkelikhet til at det i utgangspunktet forelå
forvekslingsfare.
Selskapet ConocoPhillips er imidlertid et stort og godt kjent oljeselskap og det ble anført at dette innebar at omsetningskretsen ikke ville tro at det forelå en kommersiell forbindelse mellom Philips og ConocoPhillips. Tingretten var i utgangspunktet enig i det, og skrev at risikoen for forvekslingsfare må antas betraktelig redusert hvis det yngre merkets berømmelse var relevant i vurderingen av forvekslingsfaren.
Til støtte for at ConocoPhillips berømmelse kunne vektlegges, ble det vist til HR-2008-1686-A, Søtt + Salt, der førstvoterende som representerte flertallet, la vekt på at et merkeelement i det yngre merket var meget godt innarbeidet, og dette ble vektlagt i vurderingen av forvekslingsfaren. Også i teorien finner man til en viss grad noe støtte for at det yngre merkets berømmelse er relevant for denne vurderingen, se Lassen/Stenvik side 322 med videre henvisninger. Videre ble det vist til enkelte saker fra EU-retten der det tilsynelatende ble lagt vekt på det yngre merkets berømmelse, sml. blant annet T-554/14 Massi vs. Messi fra 2018. Tingretten kom til at disse sakene drøftet et annet vurderingstema, nemlig «konseptuell eller begrepsmessig kjennetegnslikhet», og dette var visstnok noe annet enn den vurderingen retten stod overfor i nærværende sak. Videre viste tingretten til en rekke avgjørelser fra EU-retten der det eksplisitt fremgår at det yngre merkets berømmelse ikke er relevant i vurderingen av forvekslingsfare, blant annet T-389/15 Joy vs Joy-Sportswear. Her skrev EU-retten følgende:
«As stated in the Court’s case-law, the highly distinctive character of a sign is relevant only in respect of the earlier mark and not the later mark», jf. avsnitt 95 med videre henvisninger.
Retten
kom videre til at uttalelsene fra Høyesterett i HR-2008-1686-A og fra teorien,
ikke innebar at norsk rett på dette punktet hadde et annet innhold enn det som
følger av praksis fra EU.
Når det yngre merkets berømmelse ikke kunne vektlegges, var tingretten enig med Klagenemnda så vel som Patentstyret i at det forelå forvekslingsfare i varemerkelovens forstand.
Morten: Dette trollet bemerker at EU-domstolens veier tidvis er uransakelige, og det yngre merkets berømmelse er bare irrelevant i vurderingen av forvekslingsfare til vi får en avgjørelse derfra som sier noe annet. Noen vil hevde at det allerede finnes praksis fra EU som går i motsatt retning og, og at T-554/14 Massi vs Messi nok har mer til felles med nærværende sak enn det tingretten la til grunn. De samme vil nok også ha det til at EU-domstolen i ankebehandlingen av Massi vs Messi kom til at det yngre merkets berømmelse var relevant i vurderingen av forvekslingsfare, se C-449/18 Massi vs Messi. Denne avgjørelsen er imidlertid bare kunngjort på spansk og fransk, og selv om Celine Dions album «Francais Complet» har gått på repeat siden avgjørelsen kom, er ikke fransken min tilstrekkelig god til at jeg forsøker meg på en analyse av denne avgjørelsen før den kommer på et språk jeg behersker bedre.
Julius: Den neste avgjørelsen derimot Morten, den er på norsk.
Morten: Det stemmer, og den gjelder omsetningskretsens forståelse av ordene Santa Cruz:
I
oppsummeringen av fjoråret stod det skrevet at KFIRs avgjørelse i Santa
Cruz-saken* var anket og at det bare var å glede seg til årets oppsummering.
Ventetiden er over og tingretten har avgjort saken – og her kommer omtale i
årsoppsummeringen.
1992-merket (Patentstyret) |
NHS anførte at det måtte være rettsoppfatningen på søknadstidspunktet som måtte legges til grunn ved særpregsvurderingen. Både Patentstyret og Klagenemnda kom imidlertid til at den rettslige vurderingen måtte skje ut fra dagens rettsoppfatning. I vurderingen av om merketeksten var beskrivende fordi omsetningskretsen ville oppfatte merket som en stedsangivelse, viste nemnda følgelig til to-trinnsvurderingen fra blant annet HR-2016-2239-A ROUTE-66. To-trinnsvurdringen innebærer for det første en vurdering av om merkene var kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsanvendelse. Dersom så er tilfelle, må det vurderes om omsetningskretsen nå – eller i fremtiden – vil kunne forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper til de aktuelle varene.
2005-merket (Patenstyret) |
Når
merketeksten ble funnet beskrivende, ble det neste spørsmålet som måtte
vurderes om merkets figurative utforming var egnet til å avlede
omsetningskretsens oppmerksomhet fra tekstemelentets meningsinnhold. Her har
det utvilsomt vært en innstramming de siste årene, og Klagenemnda la som nevnt
over, til grunn dagens rettsoppfatning også i denne vurderingen, og fant at
merket sett under ett var beskrivende.
NHS hadde
for Klagenemnda videre anført at merkene i alle tilfeller var innarbeidet på
søknadstidspunktet, og at de hadde ervervet tilstrekkelig særpreg gjennom bruk.
Klagenemnda kom til at det ikke kunne påberopes innarbeidelse for eldre merker
med unntaksanmerkning. Dersom NHS ville påberope seg innarbeidelse, måtte de
etter nemndas syn, søke merket registrert på nytt og i den forbindelse legge
ved innarbeidelsesdokumentasjonen.
Da saken
gikk for tingretten, ble det anført at det ikke var nødvendig å vurdere
hvorvidt Santa Cruz var beskrivende eller ikke, ettersom NHS hadde akseptert
unntaksanmerkningen på registreringstidspunktet. Retten var ikke enige i dette,
og mente at NHS fortsatt kunne anføre at merkene ikke var beskrivende selv om
de på registreringstidspunktet hadde samtykket til unntaksanmerkningen.
Før retten vurderte om Santa Cruz var et kjent sted for omsetningskretsen, ble det bemerket at denne vurderingen er utpreget skjønnsmessig, at vurderingen har et ikke ubetydelig preg av gjetting og at det er vanskelig for rettsanvenderen å frigjøre seg fra sitt eget subjektive utgangspunkt. Retten adresserte med andre ord «elefanten i rommet».
Santa Cruz surf museum Foto: Andrew J.Kurbiko |
Når
merketeksten ikke ble funnet beskrivende for de aktuelle varene, kom retten til
at de to kombinerte merkene var registrerbare i henholdsvis 1992 og i 2005. Det
var følgelig ikke nødvendig å vurdere innarbeidelsesdokumentasjonen eller om
den figurative utformingen i seg selv tilførte det nødvendige særpreg.
Rettsvirkningen
av at Klagenemndas vedtak ble kjent ugyldige, var at varemerkeregistreringene
ble opprettholdt med unntaksanmerkninger som retten mente det ikke var grunnlag
for. Staten har anket saken, så da er det igjen bare å glede seg til neste års
oppsummering!
I Axactor-saken
(20-025915TVI-OTIR/04) var spørsmålet for Oslo tingrett
om tre varemerkeregistreringer tilhørende Axactor var forvekselbare med tre eldre
varemerkeregistreringer knyttet til betegnelsen «axa» tilhørende AXA
INVESTMENT. Tingretten mente det ikke forelå
forvekslingsfare mellom merkene, og opphevet KFIRs kjennelser. En spesiell omstendighet i saken var at i etterkant av KFIRs
avgjørelse hadde innsiger AXA Investment kommet til enighet med Axactor og
trukket innsigelsen mot Axactor-varemerkene. Tingretten konkluderte imidlertid
med at dette ikke var til hinder for å prøve om KFIRs vedtak var gyldig.
Julius:
Du så på Flåklypa Morten, men jeg måtte se på Askepott, og det leder oss over
til Oslo tingretts sak om varemerket CINDERELLA.
Morten:
Helt riktig Julius, dette er en avgjørelse det lukter svidd av.
For i denne saken hadde Patentstyret registrert merket CINDI for blant annet forbrenningstoaletter i klasse 11. Innehaveren av merket CINDERELLA, registrert for samme varer, leverte innsigelse mot registreringen. Patentstyret opprettholdt registreringen, men da saken ble vurdert av Klagenemnda, kom nemnda til at CINDERELLA-merket var velkjent, at det yngre merke CINDI skapte en assosiasjonsrisiko til det eldre merket, og at det yngre merket medførte en urimelig utnyttelse av det eldre merket.
Forbrenningstoalett i solnedgang. Hentet her. |
Retten var
enig i Klagenemndas vurderinger. Det ble vist til at en stor del av
innarbeidelsesdokumentasjonen var fra lokalaviser. For ikke mange år siden
ville slik dokumentasjon neppe ha vist at merket var velkjent i Norge generelt.
Retten viste imidlertid til at medieoppslag i lokale nettaviser også ville gi
treff i nettbaserte søk, og at omsetningskretsen vil søke informasjon om de
aktuelle varene nettopp på internett. Når det i tillegg ble vist til
markedsføring fra riksdekkende medier, kom retten til at CINDERELLA var
velkjent. I vurderingen av om det forelå assosiasjonsrisiko viste retten til at
CINDIs representant ble spurt om bakgrunnen for valg av merket CINDI, og at
etter rettens syn talte for at en sentral motivasjon bak valget av CINDI som varemerke,
var nettopp å oppnå en assosiering mellom eget varemerke og CINDERELLA. Videre
kom retten til at CINDI og CINDEREALLA ligner på hverandre i varemerkeloven § 4
andre ledds forstand, og at bruken av merket CINDI innebar en urimelig
utnyttelse av – eller skade på – det velkjente merkets særpreg.
Også denne
saken er anket.
Julius:
I den grad det luktet svidd av forrige avgjørelse, Morten, så skal vi her over
til et realt koldtbord av immaterialrettslige anførsler, som Torger metaforisk
sa det i Huldra-podden.
Morten:
Ja, det er riktig, og den allerede varslet anket.
Retriever-saken står mellom avisen Dagens Næringsliv (DN) og Retriever AS (Retriever). Retriever
leverer en medieovervåkingstjeneste, der kundene blant annet kan få en oversikt
over når deres virksomhet er omtalt i media. Retriever tilbyr sine kunder
sammendrag av denne type saker, og spørsmålet i denne saken var om disse
sammendragene av Dagens Næringslivs er i strid med avisens enerett til stoffet.
Dette er en dom det kan – og vil bli – skrevet mye om, og det mest spennende
spørsmålet saken reiser, er etter mitt skjønn samspillet mellom
immaterialrettslovene og generalklausulen i markedsføringsloven § 25. Når det
gjelder det kjennetegnsrettslige, viste DN til at det fremgikk av Retrievers
sammendrag at uttrekkene var hentet fra DN, og at medieovervåkningen innebar en
omfattende bruk av DNs varemerker. Dette ville innebære at brukeren av
Retrievers tjenester vil assosiere kvaliteten i Retrievers sammendrag med DNs
journalistikk.
Retten kom
imidlertid til at det avgjørende måtte være om Retriever brukte DNs varemerker
i egen kommersiell kommunikasjon. Retten viste til at Retriever bruker eget
varemerke for sine varer og tjenester, mens DNs merker kun brukes for å vise
hvor originalinnholdet fra sammendraget kommer fra. Bruken av DNs merker var
rent beskrivende, og retten kom til at bruken av DNs merker i sammendragene
ikke innebar noen fare for at omsetningskretsen ville tro at det var en
kommersiell forbindelse mellom Retriever og DN.
Tingretten
kom følgelig til at Retrievers bruk av DNs merker ikke krenket deres
varemerkerett, men at Retrievers handlinger var i strid med god
forretningsskikk etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25. Denne
avgjørelsen vil bli nærmere gjennomgått i gjennomgangen av markedsrettsåret
2020.
Morten: Siden tingretten i
Retriever-saken nok hoppet over gjerdet der det var lavest, passer det fint å
gå over til en sak som faktisk handlet om gjerder.
Julius:
Helt enig, Morten. Og ingenting lager vel en tydeligere ramme rundt en sak enn et gjerde?
Den såkalte Norgesgjerde-saken (19-192181TVI-OTIR/06) gjaldt kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på søkemotorer. Som de fleste kjenner til er dette et omstridt tema både varemerke- og markedsføringsrettslig, og domstolene og NKU har tidligere landet på motsatte konklusjoner om slik bruk er i strid med markedsføringsloven § 25, blant annet i Bank Norwegian-saken (omtalt av IP-trollet her og her) som etter det IP-trollet kjenner til skal opp for Borgarting lagmannsrett i 2021.
I Norgesgjerde-saken kom Oslo tingrett til at Kystgjerdets kjøp av blant annet kjennetegnene Norgesgjerdet og Vindex som søkeord utgjorde varemerkeinngrep. Avgjørelsen står tilsynelatende i kontrast til tidligere praksis. I forhold til denne skiller saksforholdet i Norgesgjerde-saken fra tidligere praksis ved Kystgjerdets bruk av funksjonen "Dynamic Keyword Insertion" i Google og Bing for majoriteten av annonsene. Denne funksjonen innebærer at dersom noen søker på det kjøpte søkeordet, så kommer søkeordet automatisk rett inn i overskriften i annonsen (se illustrasjon nedenfor). Saksøkers søkeord VINDEX vises i Kystgjerdets betalte annonse. Som følge av inngrepet ble Kystgjerdet dømt til å betale totalt i overkant av 4 millioner kroner i vederlag og erstatning.
Skjermbilde hentet fra dommen som viser bruk av VINDEX i Kystgjerdet-annonse på Google (Tenden.no) |
Avslutningsvis
fra norske domstoler nevner vi også saken fra Bergen tingrett mellom Voss
Gondol/Resort og Loen Skylift (19-145093TVI-BERG/2), omtalt av IP-trollet her. Selv om kravet i saken var basert
på markedsføringsloven § 30 (ulovlig etterligning) og § 25 (god
forretningsskikk) stod to registrerte varemerker sentralt ved vurderingene.
Selv om Patentstyret hadde tillatt registrering både av Voss’ og Loens
varemerker, kom Bergen tingrett til at Voss’ bruk sitt varemerke (samt noen ytterligere
forhold) var i strid med Loens vern etter markedsføringsloven §§ 30 og 25. Basert
på domspremissene står varemerkene helt sentralt ved begge vurderingene, og avgjørelsen
reiser interessante spørsmål om forholdet mellom spesiallovgivning (kjennetegnsrett)
og den mer generelle og skjønnsmessige markedsføringsretten. Dommen er anket og
vil bli nærmere omtalt i gjennomgangen av markedsføringsrettsåret 2020.
Julius:
KFIR har jo som vanlig avsagt en rekke avgjørelser på kjennetegnsrettens
område, men den kanskje mest omtalte var nok avgjørelsen i VM20/99, om
logoen til mobilappen WhatsApp..
I denne
avgjørelse kom KFIR til at figurmerket manglet tilstrekkelig særpreg for de
aktuelle varene og tjenestene og at det ikke kunne registreres. I denne saken
hadde WhatsApp lagt ved en rekke dokumentasjoner på at merket var brukt i stor
utstrekning, men Klagenemnda bemerket at merket ikke var dokumentert brukt
alene, uten tekstelementet «WhatsApp», og da kunne ikke figurmerket isolert
sett anses innarbeidet. Avgjørelsen er omtalt her.
Morten:
I tillegg til den allerede Messi vs. Massi-avgjørelsen har det vært flere
spennende saker fra EU-domstolen i året som gikk.
Julius:
Ja, og vi har jo tidligere vært inne på racerbiler med italienske navn da vi
snakket om Il Tempo Gigante. En annen italiensk racerbil er Ferrari Testarossa,
blant annet kjent fra spillet Outrun,
var gjenstand for behandling i EU-domstolen:
I de forente sakene C-720/18 og C-721/18 Ferrari var forholdet at bilprodusenten Ferrari hadde registrert figurmerker med ordet «Testarossa». Bilen Ferrari Testarossa har ikke vært produsert siden 1990, men Ferrari har fortsatt å produsere og markedsføre deler til allerede produserte biler. Spørsmålet i sakene var om salg av slike reservedeler utgjorde «reell bruk» av merket for hele klassen, inkludert biler.
EU-domstolen
la til grunn at det ikke var tilstrekkelig at Ferrari solgte brukte biler,
fordi bruken av merket må være knyttet til den første gangen varemerkehaver
bringer et produkt med merket til markedet. EU-domstolen la derimot til grunn
at det i vareklasser som er snevert definert, og hvor gjennomsnittsforbrukeren
uten videre forbinder varene i klassen med hverandre, er det tilstrekkelig at
man kan påvise reell bruk av merket på enkelte av varene i klassen. Dette var
tilfellet for bruken av «Testarossa» på reservedeler.
For varer
i brede vare- og tjenesteklasser som kan deles inn i flere underkategorier, er
det derimot en forutsetning at varemerkehaver påviser reell bruk innenfor alle
disse underkategoriene. Her kan det trekkes en parallell til avgjørelsen i
Svane-saken fra Borgarting lagmannsrett som ble redegjort for ovenfor.
En annen sak fra
EU-domstolen er avgjørelsen i C-809/18(John Mills). I denne saken var et forvekselbart merke søkt registrert av
en som skulle distribuere varene for merkehaveren på det europeiske markedet.
Merkehaver krevde så registreringen overført til seg, og spørsmålet var om en
slik overføring fant hjemmel i den gamle varemerkeforordningen (207/2009) artikkel 8 nr. 3. Denne
artikkelen tilsvarer artikkel 5 nr. 3 i varemerkedirektivet som skal
gjennomføres i norsk rett gjennom en ny § 4 a siste ledd, og en endret § 16 b i
varemerkeloven.
Kjernen i artiklene og i bestemmelsen er at
merkehaver kan kreve et varemerke overført til seg dersom en agent eller en
representant for merkehaveren har fått registrert merket i sitt navn, uten å
kunne godtgjøre at de hadde adgang til få merket registrert på seg. For eksempel
med avtale med merkehaver.
EU-domstolen kom til at uttrykket «agent eller representant» skulle tolkes vidt, og at det avgjørende var om det forelå et avtalebasert samarbeid der den ene ivaretok den andres interesser, sml. avsnitt 85.
Når endringene i varemerkeloven trer i kraft, er som nevnt over uvisst, men denne avgjørelsen vil ha betydning for hvordan tilsvarende ord og uttrykk i den nye § 4 a og i den endrede § 16 bokstav b, skal forstås når disse trer i kraft.
I sak C-371/18 SKY var spørsmålet for EU-domstolen om diverse varemerkeregistreringer relatert til betegnelsen SKY var ugyldig for dataprogrammer (software). SKY tilbød ingen varer eller tjenester i disse vare- eller tjenestesteklassene. EU-domstolen konkluderte først med at varemerker ikke kan kjennes helt eller delvis ugyldig fordi vareangivelsen er uklar og lite presis. Videre uttalte EU-domstolen at et varemerke må anses for å være levert i ond tro først når det er sannsynliggjort at en søknad har til hensikt å skade tredjeparters interesser på en måte som er i strid med god markedsføringsskikk, eller oppnå en enerett for andre formål enn det som følger av varemerkets funksjoner.
Julius: Varemerkebruk på
netthandelsplattformer er ikke et ukjent terreng for varemerkejurister, Morten?
Morten: Enig, og en sak om det
finner vi i avgjørelse C-567/18 (Amazon).
Denne saken omhandlet netthandelselskapet Amazons oppbevaring av tredjeparts varer forut for tredjeparts markedsføring, og eventuelt salg gjennom nettstedet amazon.de.
Foto: Claudio Toledo |
Spørsmålet i saken var blant annet om oppbevaring
av varer som krenker en annens varemerkerett, innebar en krenkelse av
varemerkeretten. EU-domstolen kom til at oppbevaringen ikke kunne anses som
varemerkebruk etter artikkel 9 i de to varemerkeforordningene 207/2009 og
2017/1001. Oppbevaringen krenket følgelig ikke varemerkeretten. Varemerkeloven
§ 4 er ment å tilsvare artikkel 9, og avgjørelsen får betydning i vurderingen
av omfanget av innehavers beskyttelse også etter norsk rett.
Avgjørelsen er omtalt her.
Morten:
Som vanlig har den svenske Patent- og marknadsdomstolen sendt post til Brüssel, Julius.
Julius:
Det stemmer, det pleier å bli sendt noen tunge konvolutter hvert år den veien,
og i år var intet unntak.
I sak C-456/19
Aktiebolaget Östgötatrafiken var spørsmålet for EU-domstolen hvordan
distinktiviteten skal vurderes for posisjonsmerket når de brukes for tjenester
og ikke varer, og er plassert på varer som brukes for å utføre tjenestene,
herunder om det er nødvendig for varemerket å avvike vesentlig fra normen for
den aktuelle sektoren for å anses for å ha tilstrekkelig distinktiv evne. Bakgrunnen
for spørsmålet var Östgötatrafikens varemerkesøknad for et ellipseformet
varemerke i ulike kombinasjoner av rødt, hvitt og oransje som var søkt
registrert for flere transporttjenester i klasse 39. Merkene var søkt
registrert på busser og tog, men søknaden var akkompagnert av beskrivelsen «colouring
of vehicles in the colours red, white and orange, as shown» – og omfattet
ikke formen til kjøretøyene. Patent- och registreringsverket avviste søknaden
under henvisning til at merkene kun ville oppfattes som dekor og ikke som
varemerker, og derfor ikke oppfylte kravet til distinktivitet. Patent- og
marknadsdomstolen mente at denne typen merker måtte avvike
betydelig fra hva som var gjengs i bransjen for å kunne registreres, og avviste søknaden.
EU-domstolen
pekte på at et varemerkes viktigste funksjon er opprinnelsesgarantifunksjonen,
og at distinktivitetsvurderingen må vurderes i lys av varene eller tjenestene
som merket er søkt registrert for og oppfatningen i den relevante
omsetningskretsen. Hvor et varemerke utelukkende er ment brukt på varer
benyttet for å levere tjenesten kan imidlertid ikke merkets distinktivitet
vurderes uavhengig av omsetningskretsens oppfatning av merket plassert på disse
varene – til tross for at disse varene ikke er gjenstand for søknaden.
Avgjørende er om fargekombinasjonene på transportmidlene gjør den
gjennomsnittlige forbruker i stand til å skille mellom transporttjenestene
levert av Östgötatrafiken og transporttjenestene levert av tredjeparter.
Om
bransjenormer uttalte EU-domstolen at dette er relevant der merket består av
formen til varen søknaden gjelder, men ikke for nærværende situasjon hvor
fargekomposisjonen var «systematically arranged and spatially limited».
De omsøkte merkene gjaldt klart definerte grafiske elementer som ikke var ment
å representere varer eller området for tjenestene «by the mere reproduction
of the lines and the contours», og det var derfor ikke nødvendig å se hen
til om merkene skilte seg vesentlig fra normen i den relevante bransjen.
Julius:
Puh, det var litt av et kjennetegnsrettsår Morten, jeg er glad vi kunne dele
denne oppsummeringen i år.
Morten:
Enig, skal vi satse på same procedure next year, Julius?
Julius: Same procedure every year, James (Morten).
*Artikkelforfatter Julius Berg Kaasin arbeider i GjessingReimers som har vært involvert i flere av de omtalte sakene.
Han representerte selv saksøker NHS, Inc. i saken mot
Staten v/KFIR vedrørende Santa Cruz-varemerkene. Øvrige immaterialrettstroll som
har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne
oppsummeringen.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar