Kjennetegnsrettsåret 2020

Som vanlig presenterer Immaterialrettstrollet oppsummeringer med de viktigste hendelsene fra året som gikk innenfor de fremste immaterialrettsjangrene (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil de ulike immaterialrettstrollene gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan gjøre spalten bedre: iptrollet@gmail.com.

Først ut er oppsummeringen av kjennetegnsrettsåret 2020 av Morten Smedal Nadheim og Julius Berg Kaasin

*****

Om 2020 var et (IP-)troll...
Theodor Kittelsen © I det fri. (snl.no/CC BY NC 3.0)

Julius: Det er vel for sent å spørre om du spiser ribbe eller pinnekjøtt på julaften, Morten?

Morten: Det er aldri for sent, jeg spiser alltid pinnekjøtt, og dette er jo dessuten en perfekt intro til oppsummeringen av kjennetegnsrettsåret 2020!

Julius: Ja, matvanene til den norske omsetningskretsen på julaften er neppe noen stor nyhet, men innenfor kjennetegnsretten derimot har det vært ekstremt mange nyheter og saker i 2020, både fra lovgiver og fra rettspraksis. La oss tradisjon tro starte med hva lovgiver har gjort:

Norsk lovgivning

Det er vedtatt endringer i varemerkeloven for å gjennomføre det nye varemerkedirektivet (2015/2436). Reglene er imidlertid ikke trådt i kraft, men et godt og ubekreftet rykte trekker i retning av at ikrafttredelse finner sted i løpet av sommeren 2021.

Direktivet er tolket dit hen at det krever adgang til særskilt pantsettelse av nasjonale registrerte varemerkerettigheter og søknader, samt at disse også skal kunne være gjenstand for utleggspant. Selv om direktivet ikke krever dette, fant lovgiver også det hensiktsmessig med tilsvarende kollisjonsregler som det vi i dag finner i patentloven § 44a. Rettsvirkningen av kollisjonsregelen er at uregistrerte overdragelser, lisensavtaler og panterettigheter ikke må respekteres av enkeltforfølgende kreditorer eller konkursbo, og heller ikke av etterfølgende avtaleerververe som hadde en godtakende grunn til ikke å vite om den eldre rettsstiftelsen. Dersom en lisenstaker ikke registrerer lisensavtalen sin og lisensgiver går konkurs, trenger altså ikke konkursboet å respektere lisensavtalen og varemerkerettigheten kan videreoverdras uten at lisensen følger med, selv om det rent faktisk ikke er tvil om at avtalen var inngått.

Merker som kun nyter vern gjennom innarbeidelse, kan fortsatt ikke pantsettes særskilt, og kollisjonsregelen regulerer ikke rettighetskollisjoner i denne type merker.

Lovendringen innebærer også at kravet i varemerkeloven § 14 (1), om at et merke må kunne gjengis grafisk for å kunne registreres, endres til at merket må kunne «gjengis i varemerkeregisteret på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelse merkehaveren gis». I tillegg vil Kongen komme med en forskrift om at søknader om varemerkeregistrering av et tegn i sort-hvitt som er innlevert etter at endringene trer i kraft, ikke automatisk gir vern for alle fargekombinasjoner, jf. den nye lovens del VIII nr. 2.

Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt endringene her og her.

Julius: Mange tilsynelatende spennende endringer her Morten, men hvilke av disse tror du vil få størst praktisk betydning?

Morten: Ikke godt å si, men antageligvis reglene om registrering som rettsvernsakt. Men hvilken sak fra rettspraksis tror du vi vil huske best fra 2020?

Julius: Det må nok være iPhone-saken fra Høyesterett:

Norsk praksis

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
Kilde: Patentstyret 

Forholdet i iPhone-saken (HR-2020-1142-A) var at en mobilreparatør hadde importert skjermkomponenter til Apples iPhone 6/6S fra Kina som var påført Apples eplelogo. Selv om varemerkene var tusjet over kom en enstemmig Høyesterett - i likhet med lagmannsretten (men i motsetning til tingretten) – til at det forelå varemerkerettslig relevant bruk etter varemerkeloven § 4 (1) jf. (3), og at importen av skjermene derfor utgjorde inngrep i Apples varemerke etter § 4 (1) bokstav a). Avgjørelsen må nok sies å styrke varemerkeinnehavers vern etter norsk rett, men har også vært omdiskutert. IP-trollet har tidligere omtalt avgjørelsen både IP-trollet og i Huldrapodden episode 2.

Borgarting lagmannsrett har hatt et aktivt år på kjennetegnsrettsfronten, og avgjort blant annet saken om Fjällrävens varemerke G-1000. Denne saken gjaldt bruksplikt og spørsmålet var om ordmerket G-1000 var brukt for klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25 innenfor brukspliktsperioden. Hvis ikke, måtte varemerkeregistreringen slettes for disse varene. Det var på det rene at merket G-1000 var å finne på de aktuelle varene innenfor brukspliktsperioden. Både Patentstyret, Klagenemnda, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fant imidlertid at merket ikke var brukt i markedsføringen som et varemerke som skal garantere for varenes opprinnelse, men bare som en indikasjon på hvilket stoff varene var laget av.

Det ble særlig vist til at G-1000 ble kalt merkehavers «hjørnestensmateriale» og som en angivelse av stofftypen varene var laget av i markedsføringen og på deres hjemmeside. Også på etiketten på varene som bar merket, ble G-1000 brukt som en angivelse av stofftypen varen var laget av. Når merket i markedsføringen kun var brukt som en angivelse av en bestanddel – og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse – var ikke merket brukt på en slik måte at bruksplikten var oppfylt. Lagmannsrettens avgjørelse ble anket til Høyesterett, men ankeutvalget fant at anken ikke skulle bli fremmet for Høyesterett.

Morten: Jeg har jo tidligere gitt uttrykk for at effekten av markedsføringen burde blitt underlagt en mer inngående vurdering. Det avgjørende for om bruksplikten kan anses oppfylt, er nok om omsetningskretsen oppfatter merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse når de møter merket påtrykket de aktuelle varene i omsetningssituasjonen, og ikke hvordan forvaltningen og dommere forstår merket etter en gjennomgang av markedsføringsmateriale. Det er imidlertid ikke gitt at en slik vurdering ville ledet til et annet resultat, spesielt sett hen til at merket også ble brukt som en benevnelse på en stofftype på etiketten til enkelte av varene.

Ikonet benyttet av Apple for
Sherlock-programmet
(vintagemacmuseum.com)

En annen sak fra Borgarting lagmannsrett var avgjørelsen i Sherlock-saken (LB-2019-79865). Saksforholdet var at det var levert inn krav om administrativ overprøving av Apples varemerke SHERLOCK, registrert i klasse 9 for software/EDB-programvare, med krav om at merket måtte slettes som følge av manglende bruk etter varemerkeloven § 37. Selv om det forekom en viss bruk av merket i brukspliktperioden (2012-2017), i form av nedlastinger og omsetning av Apple-datamaskiner (med Sherlock-programmet installert) i bruktmarkedet, kvalifiserte dette etter lagmannsretten syn ikke til «reell bruk», og vilkårene for å slette merket var dermed oppfylt. Lagmannsretten opprettholdt dermed tingrettens konklusjon. Lagmannsrettens avgjørelse er nå rettskraftig og er også tidligere omtalt på IP-trollet.

Morten: Er det noe prinsipielt å hente fra denne avgjørelsen, Julius?

Julius: Ja, det er det forså vidt, den viser at selv om kravet til «reell bruk» må settes lavt vil ikke enhver kommersiell bruk være tilstrekkelig.

Enda en sak fra Borgarting som også gjaldt bruksplikt finner vi i lagmannsrettens avgjørelse vedrørende varemerket SVANE. Varemerket var registrert for en rekke varer i klasse 20, herunder for soveromsmøbler og for «møbler». Lagmannsretten kom til at merket ikke var dokumentert brukt for andre varer enn typiske soveromsmøbler, og at dette ikke var nok til å oppfylle bruksplikten for kategorien «møbler» generelt. Avgjørelsen er nå rettskraftig, og tidligere omtalt her.

I Gyro-saken var spørsmålet for Borgarting lagmannsrett i LB-2019-27424 om varemerket GYRO var beskrivende for downlights som var vipp- og vendbare i alle retninger. Betegnelsen «gyro» brukes som forkortelse for et retningsstabiliserende instrument med et svinghjul. Lagmannsretten kom etter en nærmere gjennomgang av de retts- og bevisspørsmål saken reiste til at merket ikke var beskrivende, og derfor var gyldig registrert

Morten: Det som er dumt med pinnekjøtt da Julius, det er at ovnen ser helt forferdelig ut etter at du har gitt pinnekjøttet en rolig runde på grillfunksjonen 20 min før servering. Hva bruker du når du rengjøreovnen din?

Julius: Da kan man for eksempel bruke Lilleborg sitt produkt JIF, eller var det CIF, Morten?

Morten: Ikke godt å si Julius, men Oslo tingrett ville neppe vært i tvil.

I den såkalte JIF/CIF-saken kom tingretten kom til at det var sannsynliggjort at Lilleborg (en del av Orkla-konsernet) sin JIF-logo fra 1995 var innarbeidet på søknadstidspunktet for Unilevers CIF-figurmerke i 2002, og at det forelå forvekslingsfare mellom disse merkene, samt ordmerkene JIF og CIF. Tingrettens avgjørelse er ikke offentlig, men etter det som er gjengitt offentlig reiser saken også spørsmål om samtykke, avtaletolkning, passivitet, på bakgrunn av tidligere samarbeidsavtaler mellom partene. Partene hadde hatt et langvarig samarbeid fra 1930-tallet og helt frem til 2014, men de inngåtte samarbeidsavtalene kunne ikke tolkes slik at Lilleborg hadde gitt avkall på varemerkeretten til JIF-varemerkene, eller at disse rettighetene var bortfalt som følge av passivitet.

Snake Oil i front. Bildet er hentet her
og er tatt av Caprino Studios.

Morten: På julaften er jo Flåklypa en favoritt der Il Tempo Gigantene slår Blodstrupmoen og selskapet Snake Oil ned i støvlene, men det er vel et annet oljeselskap som også har gått på tap i året som gikk?

Julius: Det stemmer, oljeselskapet ConocoPhillips gikk på et tap i Oslo tingrett.

Spørsmålet i saken var om varemerket CONOCOPHILLIPS, til oljeselskapet med samme navn, kunne registreres for blant annet petroleumsrelaterte varer og tjenester, eller om merket var forvekselbart med de eldre kombinerte merkene til PHILIPS. Både Patentstyret, Klagenemnda og tingretten kom til at det forelå tilstrekkelig vare- og tjenesteslagslikhet og merkelikhet til at det i utgangspunktet forelå forvekslingsfare.

Selskapet ConocoPhillips er imidlertid et stort og godt kjent oljeselskap og det ble anført at dette innebar at omsetningskretsen ikke ville tro at det forelå en kommersiell forbindelse mellom Philips og ConocoPhillips. Tingretten var i utgangspunktet enig i det, og skrev at risikoen for forvekslingsfare må antas betraktelig redusert hvis det yngre merkets berømmelse var relevant i vurderingen av forvekslingsfaren.

Til støtte for at ConocoPhillips berømmelse kunne vektlegges, ble det vist til HR-2008-1686-A, Søtt + Salt, der førstvoterende som representerte flertallet, la vekt på at et merkeelement i det yngre merket var meget godt innarbeidet, og dette ble vektlagt i vurderingen av forvekslingsfaren. Også i teorien finner man til en viss grad noe støtte for at det yngre merkets berømmelse er relevant for denne vurderingen, se Lassen/Stenvik side 322 med videre henvisninger. Videre ble det vist til enkelte saker fra EU-retten der det tilsynelatende ble lagt vekt på det yngre merkets berømmelse, sml. blant annet T-554/14 Massi vs. Messi fra 2018. Tingretten kom til at disse sakene drøftet et annet vurderingstema, nemlig «konseptuell eller begrepsmessig kjennetegnslikhet», og dette var visstnok noe annet enn den vurderingen retten stod overfor i nærværende sak. Videre viste tingretten til en rekke avgjørelser fra EU-retten der det eksplisitt fremgår at det yngre merkets berømmelse ikke er relevant i vurderingen av forvekslingsfare, blant annet T-389/15 Joy vs Joy-Sportswear. Her skrev EU-retten følgende:

«As stated in the Court’s case-law, the highly distinctive character of a sign is relevant only in respect of the earlier mark and not the later mark», jf. avsnitt 95 med videre henvisninger.

Retten kom videre til at uttalelsene fra Høyesterett i HR-2008-1686-A og fra teorien, ikke innebar at norsk rett på dette punktet hadde et annet innhold enn det som følger av praksis fra EU.

Når det yngre merkets berømmelse ikke kunne vektlegges, var tingretten enig med Klagenemnda så vel som Patentstyret i at det forelå forvekslingsfare i varemerkelovens forstand. 

Morten: Dette trollet bemerker at EU-domstolens veier tidvis er uransakelige, og det yngre merkets berømmelse er bare irrelevant i vurderingen av forvekslingsfare til vi får en avgjørelse derfra som sier noe annet. Noen vil hevde at det allerede finnes praksis fra EU som går i motsatt retning og, og at T-554/14 Massi vs Messi nok har mer til felles med nærværende sak enn det tingretten la til grunn. De samme vil nok også ha det til at EU-domstolen i ankebehandlingen av Massi vs Messi kom til at det yngre merkets berømmelse var relevant i vurderingen av forvekslingsfare, se C-449/18 Massi vs Messi. Denne avgjørelsen er imidlertid bare kunngjort på spansk og fransk, og selv om Celine Dions album «Francais Complet» har gått på repeat siden avgjørelsen kom, er ikke fransken min tilstrekkelig god til at jeg forsøker meg på en analyse av denne avgjørelsen før den kommer på et språk jeg behersker bedre.

Julius: Den neste avgjørelsen derimot Morten, den er på norsk.

Morten: Det stemmer, og den gjelder omsetningskretsens forståelse av ordene Santa Cruz:

I oppsummeringen av fjoråret stod det skrevet at KFIRs avgjørelse i Santa Cruz-saken* var anket og at det bare var å glede seg til årets oppsummering. Ventetiden er over og tingretten har avgjort saken – og her kommer omtale i årsoppsummeringen.

1992-merket (Patentstyret)

Selskapet NHS har produsert og solgt rullebrett, surfebrett, snøbrett, sykler med tilhørende utstyr samt klær under varemerke Santa Cruz siden Dolly Parton fremførte sangen «I will always love you» offentlig for første gang (det vil si i 1973). NHS fikk registrert et merke i 1992 for blant annet flagg og bannere i klasse 16, klær i klasse 25 og rullebrett i klasse 28. I 2005 fikk NHS registrert et merke til for klær i klass 25, og videre i klasse 28 der det er registrert som «sportsartikler». Begge de kombinerte merkene ble registrert med unntaksanmerkning der det fremgikk at innehaveren ved registrering, ikke hadde oppnådd enerett til teksten i merket. I 2019 ble merkene opphevet etter krav om administrativ overprøving fra Sports Group Denmark AS. Spørsmålet Patentstyret, Klagenemnda og Oslo tingrett tok stilling til, var om merkene hadde tilstrekkelig særpreg på søknads- og registreringstidspunktene, og det ble tatt utgangspunkt i 1961-loven, jf. varemerkeloven § 83 tredje ledd. Både Patentstyret og Klagenemnda kom til at de to merkene var beskrivende siden merketeksten Santa Cruz ville bli oppfattet som en stedsangivelse.

NHS anførte at det måtte være rettsoppfatningen på søknadstidspunktet som måtte legges til grunn ved særpregsvurderingen. Både Patentstyret og Klagenemnda kom imidlertid til at den rettslige vurderingen måtte skje ut fra dagens rettsoppfatning. I vurderingen av om merketeksten var beskrivende fordi omsetningskretsen ville oppfatte merket som en stedsangivelse, viste nemnda følgelig til to-trinnsvurderingen fra blant annet HR-2016-2239-A ROUTE-66. To-trinnsvurdringen innebærer for det første en vurdering av om merkene var kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsanvendelse. Dersom så er tilfelle, må det vurderes om omsetningskretsen nå – eller i fremtiden – vil kunne forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper til de aktuelle varene.

2005-merket (Patenstyret)

Klagenemnda fant det ikke tvilsomt at omsetningskretsen var kjent med Santa Cruz, som en angivelse av kystbyen Santa Cruz som ligger i California. Videre kom Klagenemnda til at Santa Cruz er en særlig kjent surfeby, med et eget surfemuseum, og at omsetningskretsen ville oppfatte at varene merkene var registrert for, hadde sin opprinnelse fra dette stedet, eller ved at varene er i en stil – eller at de er spesielt godt egnet for den typen aktivitet som stedet er kjent for – nemlig surfing.

Når merketeksten ble funnet beskrivende, ble det neste spørsmålet som måtte vurderes om merkets figurative utforming var egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra tekstemelentets meningsinnhold. Her har det utvilsomt vært en innstramming de siste årene, og Klagenemnda la som nevnt over, til grunn dagens rettsoppfatning også i denne vurderingen, og fant at merket sett under ett var beskrivende.

NHS hadde for Klagenemnda videre anført at merkene i alle tilfeller var innarbeidet på søknadstidspunktet, og at de hadde ervervet tilstrekkelig særpreg gjennom bruk. Klagenemnda kom til at det ikke kunne påberopes innarbeidelse for eldre merker med unntaksanmerkning. Dersom NHS ville påberope seg innarbeidelse, måtte de etter nemndas syn, søke merket registrert på nytt og i den forbindelse legge ved innarbeidelsesdokumentasjonen.

Da saken gikk for tingretten, ble det anført at det ikke var nødvendig å vurdere hvorvidt Santa Cruz var beskrivende eller ikke, ettersom NHS hadde akseptert unntaksanmerkningen på registreringstidspunktet. Retten var ikke enige i dette, og mente at NHS fortsatt kunne anføre at merkene ikke var beskrivende selv om de på registreringstidspunktet hadde samtykket til unntaksanmerkningen.

Før retten vurderte om Santa Cruz var et kjent sted for omsetningskretsen, ble det bemerket at denne vurderingen er utpreget skjønnsmessig, at vurderingen har et ikke ubetydelig preg av gjetting og at det er vanskelig for rettsanvenderen å frigjøre seg fra sitt eget subjektive utgangspunkt. Retten adresserte med andre ord «elefanten i rommet». 

Santa Cruz surf museum
Foto: Andrew J.Kurbiko

I den konkrete vurderingen fant retten at Klagenemnda hadde overvurdert omsetningskretsen og tillagt denne større detaljkunnskap om amerikansk geografi enn det var grunnlag for. Retten viste videre til at det er 12 byer eller steder i USA som heter Santa Cruz, og at en rekke steder i andre land bærer samme navn. Dette fordi Santa Cruz betyr hellig kors som betegner korset som Jesus ble korsfestet på. Det ble også påpekt at Santa Cruz i California ikke er et berømt eller et spesielt kjent sted i Norge, men at det snarere tvert imot er snakk om en liten kystby med færre innbyggere enn Drammen. Videre var det heller ingen grunn til å tro at omsetningskretsen i Norge har særlig innsikt i bølgesurfing og steder som forbindes med dette. Retten påpekte også at det bare var 2005-merket som hadde en varefortegnelse som omfattet surfebrett ettersom merket var registrert for «sportsartikler» i klasse 28. Også for denne type varer var forbindelsen mellom varene og byen Santa Cruz i California for svak til at den kunne begrunne registreringsnektelse. Når det gjelder varene 1992-merket var registrert for, kunne ikke retten se at Klagenemnda hadde etablert noen konkret forbindelse mellom disse varene og stedet Santa Cruz i California.

Når merketeksten ikke ble funnet beskrivende for de aktuelle varene, kom retten til at de to kombinerte merkene var registrerbare i henholdsvis 1992 og i 2005. Det var følgelig ikke nødvendig å vurdere innarbeidelsesdokumentasjonen eller om den figurative utformingen i seg selv tilførte det nødvendige særpreg.

Rettsvirkningen av at Klagenemndas vedtak ble kjent ugyldige, var at varemerkeregistreringene ble opprettholdt med unntaksanmerkninger som retten mente det ikke var grunnlag for. Staten har anket saken, så da er det igjen bare å glede seg til neste års oppsummering!

I Axactor-saken (20-025915TVI-OTIR/04) var spørsmålet for Oslo tingrett om tre varemerkeregistreringer tilhørende Axactor var forvekselbare med tre eldre varemerkeregistreringer knyttet til betegnelsen «axa» tilhørende AXA INVESTMENT. Tingretten mente det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene, og opphevet KFIRs kjennelser. En spesiell omstendighet i saken var at i etterkant av KFIRs avgjørelse hadde innsiger AXA Investment kommet til enighet med Axactor og trukket innsigelsen mot Axactor-varemerkene. Tingretten konkluderte imidlertid med at dette ikke var til hinder for å prøve om KFIRs vedtak var gyldig.

Julius: Du så på Flåklypa Morten, men jeg måtte se på Askepott, og det leder oss over til Oslo tingretts sak om varemerket CINDERELLA.

Morten: Helt riktig Julius, dette er en avgjørelse det lukter svidd av. 

For i denne saken hadde Patentstyret registrert merket CINDI for blant annet forbrenningstoaletter i klasse 11. Innehaveren av merket CINDERELLA, registrert for samme varer, leverte innsigelse mot registreringen. Patentstyret opprettholdt registreringen, men da saken ble vurdert av Klagenemnda, kom nemnda til at CINDERELLA-merket var velkjent, at det yngre merke CINDI skapte en assosiasjonsrisiko til det eldre merket, og at det yngre merket medførte en urimelig utnyttelse av det eldre merket.

Forbrenningstoalett i solnedgang.
Hentet her.

Retten var enig i Klagenemndas vurderinger. Det ble vist til at en stor del av innarbeidelsesdokumentasjonen var fra lokalaviser. For ikke mange år siden ville slik dokumentasjon neppe ha vist at merket var velkjent i Norge generelt. Retten viste imidlertid til at medieoppslag i lokale nettaviser også ville gi treff i nettbaserte søk, og at omsetningskretsen vil søke informasjon om de aktuelle varene nettopp på internett. Når det i tillegg ble vist til markedsføring fra riksdekkende medier, kom retten til at CINDERELLA var velkjent. I vurderingen av om det forelå assosiasjonsrisiko viste retten til at CINDIs representant ble spurt om bakgrunnen for valg av merket CINDI, og at etter rettens syn talte for at en sentral motivasjon bak valget av CINDI som varemerke, var nettopp å oppnå en assosiering mellom eget varemerke og CINDERELLA. Videre kom retten til at CINDI og CINDEREALLA ligner på hverandre i varemerkeloven § 4 andre ledds forstand, og at bruken av merket CINDI innebar en urimelig utnyttelse av – eller skade på – det velkjente merkets særpreg.

Også denne saken er anket.

Julius: I den grad det luktet svidd av forrige avgjørelse, Morten, så skal vi her over til et realt koldtbord av immaterialrettslige anførsler, som Torger metaforisk sa det i Huldra-podden.

Morten: Ja, det er riktig, og den allerede varslet anket.

Retriever-saken står mellom avisen Dagens Næringsliv (DN) og Retriever AS (Retriever). Retriever leverer en medieovervåkingstjeneste, der kundene blant annet kan få en oversikt over når deres virksomhet er omtalt i media. Retriever tilbyr sine kunder sammendrag av denne type saker, og spørsmålet i denne saken var om disse sammendragene av Dagens Næringslivs er i strid med avisens enerett til stoffet. Dette er en dom det kan – og vil bli – skrevet mye om, og det mest spennende spørsmålet saken reiser, er etter mitt skjønn samspillet mellom immaterialrettslovene og generalklausulen i markedsføringsloven § 25. Når det gjelder det kjennetegnsrettslige, viste DN til at det fremgikk av Retrievers sammendrag at uttrekkene var hentet fra DN, og at medieovervåkningen innebar en omfattende bruk av DNs varemerker. Dette ville innebære at brukeren av Retrievers tjenester vil assosiere kvaliteten i Retrievers sammendrag med DNs journalistikk.

Retten kom imidlertid til at det avgjørende måtte være om Retriever brukte DNs varemerker i egen kommersiell kommunikasjon. Retten viste til at Retriever bruker eget varemerke for sine varer og tjenester, mens DNs merker kun brukes for å vise hvor originalinnholdet fra sammendraget kommer fra. Bruken av DNs merker var rent beskrivende, og retten kom til at bruken av DNs merker i sammendragene ikke innebar noen fare for at omsetningskretsen ville tro at det var en kommersiell forbindelse mellom Retriever og DN.

Tingretten kom følgelig til at Retrievers bruk av DNs merker ikke krenket deres varemerkerett, men at Retrievers handlinger var i strid med god forretningsskikk etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25. Denne avgjørelsen vil bli nærmere gjennomgått i gjennomgangen av markedsrettsåret 2020.

Morten: Siden tingretten i Retriever-saken nok hoppet over gjerdet der det var lavest, passer det fint å gå over til en sak som faktisk handlet om gjerder.

Julius: Helt enig, Morten. Og ingenting lager vel en tydeligere ramme rundt en sak enn et gjerde?

Den såkalte Norgesgjerde-saken (19-192181TVI-OTIR/06) gjaldt kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på søkemotorer. Som de fleste kjenner til er dette et omstridt tema både varemerke- og markedsføringsrettslig, og domstolene og NKU har tidligere landet på motsatte konklusjoner om slik bruk er i strid med markedsføringsloven § 25, blant annet i Bank Norwegian-saken (omtalt av IP-trollet her og her) som etter det IP-trollet kjenner til skal opp for Borgarting lagmannsrett i 2021.

I Norgesgjerde-saken kom Oslo tingrett til at Kystgjerdets kjøp av blant annet kjennetegnene Norgesgjerdet og Vindex som søkeord utgjorde varemerkeinngrep. Avgjørelsen står tilsynelatende i kontrast til tidligere praksis. I forhold til denne skiller saksforholdet i Norgesgjerde-saken fra tidligere praksis ved Kystgjerdets bruk av funksjonen "Dynamic Keyword Insertion" i Google og Bing for majoriteten av annonsene. Denne funksjonen innebærer at dersom noen søker på det kjøpte søkeordet, så kommer søkeordet automatisk rett inn i overskriften i annonsen (se illustrasjon nedenfor). Saksøkers søkeord VINDEX vises i Kystgjerdets betalte annonse. Som følge av inngrepet ble Kystgjerdet dømt til å betale totalt i overkant av 4 millioner kroner i vederlag og erstatning.

Skjermbilde hentet fra dommen som viser bruk av VINDEX i
Kystgjerdet-annonse på Google (Tenden.no)

Avslutningsvis fra norske domstoler nevner vi også saken fra Bergen tingrett mellom Voss Gondol/Resort og Loen Skylift (19-145093TVI-BERG/2), omtalt av IP-trollet her. Selv om kravet i saken var basert på markedsføringsloven § 30 (ulovlig etterligning) og § 25 (god forretningsskikk) stod to registrerte varemerker sentralt ved vurderingene. Selv om Patentstyret hadde tillatt registrering både av Voss’ og Loens varemerker, kom Bergen tingrett til at Voss’ bruk sitt varemerke (samt noen ytterligere forhold) var i strid med Loens vern etter markedsføringsloven §§ 30 og 25. Basert på domspremissene står varemerkene helt sentralt ved begge vurderingene, og avgjørelsen reiser interessante spørsmål om forholdet mellom spesiallovgivning (kjennetegnsrett) og den mer generelle og skjønnsmessige markedsføringsretten. Dommen er anket og vil bli nærmere omtalt i gjennomgangen av markedsføringsrettsåret 2020.

Julius: KFIR har jo som vanlig avsagt en rekke avgjørelser på kjennetegnsrettens område, men den kanskje mest omtalte var nok avgjørelsen i VM20/99, om logoen til mobilappen WhatsApp..

I denne avgjørelse kom KFIR til at figurmerket manglet tilstrekkelig særpreg for de aktuelle varene og tjenestene og at det ikke kunne registreres. I denne saken hadde WhatsApp lagt ved en rekke dokumentasjoner på at merket var brukt i stor utstrekning, men Klagenemnda bemerket at merket ikke var dokumentert brukt alene, uten tekstelementet «WhatsApp», og da kunne ikke figurmerket isolert sett anses innarbeidet. Avgjørelsen er omtalt her. 

Morten: I tillegg til den allerede Messi vs. Massi-avgjørelsen har det vært flere spennende saker fra EU-domstolen i året som gikk.

Julius: Ja, og vi har jo tidligere vært inne på racerbiler med italienske navn da vi snakket om Il Tempo Gigante. En annen italiensk racerbil er Ferrari Testarossa, blant annet kjent fra spillet  Outrun, var gjenstand for behandling i EU-domstolen:

Internasjonal praksis

I de forente sakene C-720/18 og C-721/18 Ferrari var forholdet at bilprodusenten Ferrari hadde registrert figurmerker med ordet «Testarossa». Bilen Ferrari Testarossa har ikke vært produsert siden 1990, men Ferrari har fortsatt å produsere og markedsføre deler til allerede produserte biler. Spørsmålet i sakene var om salg av slike reservedeler utgjorde «reell bruk» av merket for hele klassen, inkludert biler.

EU-domstolen la til grunn at det ikke var tilstrekkelig at Ferrari solgte brukte biler, fordi bruken av merket må være knyttet til den første gangen varemerkehaver bringer et produkt med merket til markedet. EU-domstolen la derimot til grunn at det i vareklasser som er snevert definert, og hvor gjennomsnittsforbrukeren uten videre forbinder varene i klassen med hverandre, er det tilstrekkelig at man kan påvise reell bruk av merket på enkelte av varene i klassen. Dette var tilfellet for bruken av «Testarossa» på reservedeler.

For varer i brede vare- og tjenesteklasser som kan deles inn i flere underkategorier, er det derimot en forutsetning at varemerkehaver påviser reell bruk innenfor alle disse underkategoriene. Her kan det trekkes en parallell til avgjørelsen i Svane-saken fra Borgarting lagmannsrett som ble redegjort for ovenfor.

En annen sak fra EU-domstolen er avgjørelsen i C-809/18(John Mills). I denne saken var et forvekselbart merke søkt registrert av en som skulle distribuere varene for merkehaveren på det europeiske markedet. Merkehaver krevde så registreringen overført til seg, og spørsmålet var om en slik overføring fant hjemmel i den gamle varemerkeforordningen (207/2009) artikkel 8 nr. 3. Denne artikkelen tilsvarer artikkel 5 nr. 3 i varemerkedirektivet som skal gjennomføres i norsk rett gjennom en ny § 4 a siste ledd, og en endret § 16 b i varemerkeloven.

Kjernen i artiklene og i bestemmelsen er at merkehaver kan kreve et varemerke overført til seg dersom en agent eller en representant for merkehaveren har fått registrert merket i sitt navn, uten å kunne godtgjøre at de hadde adgang til få merket registrert på seg. For eksempel med avtale med merkehaver.

EU-domstolen kom til at uttrykket «agent eller representant» skulle tolkes vidt, og at det avgjørende var om det forelå et avtalebasert samarbeid der den ene ivaretok den andres interesser, sml. avsnitt 85.

Når endringene i varemerkeloven trer i kraft, er som nevnt over uvisst, men denne avgjørelsen vil ha betydning for hvordan tilsvarende ord og uttrykk i den nye § 4 a og i den endrede § 16 bokstav b, skal forstås når disse trer i kraft. 

I sak C-371/18 SKY var spørsmålet for EU-domstolen om diverse varemerkeregistreringer relatert til betegnelsen SKY var ugyldig for dataprogrammer (software). SKY tilbød ingen varer eller tjenester i disse vare- eller tjenestesteklassene. EU-domstolen konkluderte først med at varemerker ikke kan kjennes helt eller delvis ugyldig fordi vareangivelsen er uklar og lite presis. Videre uttalte EU-domstolen at et varemerke må anses for å være levert i ond tro først når det er sannsynliggjort at en søknad har til hensikt å skade tredjeparters interesser på en måte som er i strid med god markedsføringsskikk, eller oppnå en enerett for andre formål enn det som følger av varemerkets funksjoner.

Julius: Varemerkebruk på netthandelsplattformer er ikke et ukjent terreng for varemerkejurister, Morten?

Morten: Enig, og en sak om det finner vi i avgjørelse C-567/18 (Amazon).

Denne saken omhandlet netthandelselskapet Amazons oppbevaring av tredjeparts varer forut for tredjeparts markedsføring, og eventuelt salg gjennom nettstedet amazon.de.

Foto: Claudio Toledo

Spørsmålet i saken var blant annet om oppbevaring av varer som krenker en annens varemerkerett, innebar en krenkelse av varemerkeretten. EU-domstolen kom til at oppbevaringen ikke kunne anses som varemerkebruk etter artikkel 9 i de to varemerkeforordningene 207/2009 og 2017/1001. Oppbevaringen krenket følgelig ikke varemerkeretten. Varemerkeloven § 4 er ment å tilsvare artikkel 9, og avgjørelsen får betydning i vurderingen av omfanget av innehavers beskyttelse også etter norsk rett.

Avgjørelsen er omtalt her.

Morten: Som vanlig har den svenske Patent- og marknadsdomstolen sendt post til Brüssel, Julius.

Julius: Det stemmer, det pleier å bli sendt noen tunge konvolutter hvert år den veien, og i år var intet unntak.

I sak C-456/19 Aktiebolaget Östgötatrafiken var spørsmålet for EU-domstolen hvordan distinktiviteten skal vurderes for posisjonsmerket når de brukes for tjenester og ikke varer, og er plassert på varer som brukes for å utføre tjenestene, herunder om det er nødvendig for varemerket å avvike vesentlig fra normen for den aktuelle sektoren for å anses for å ha tilstrekkelig distinktiv evne. Bakgrunnen for spørsmålet var Östgötatrafikens varemerkesøknad for et ellipseformet varemerke i ulike kombinasjoner av rødt, hvitt og oransje som var søkt registrert for flere transporttjenester i klasse 39. Merkene var søkt registrert på busser og tog, men søknaden var akkompagnert av beskrivelsen «colouring of vehicles in the colours red, white and orange, as shown» – og omfattet ikke formen til kjøretøyene. Patent- och registreringsverket avviste søknaden under henvisning til at merkene kun ville oppfattes som dekor og ikke som varemerker, og derfor ikke oppfylte kravet til distinktivitet. Patent- og marknadsdomstolen mente at denne typen merker måtte avvike betydelig fra hva som var gjengs i bransjen for å kunne registreres, og avviste søknaden.

EU-domstolen pekte på at et varemerkes viktigste funksjon er opprinnelsesgarantifunksjonen, og at distinktivitetsvurderingen må vurderes i lys av varene eller tjenestene som merket er søkt registrert for og oppfatningen i den relevante omsetningskretsen. Hvor et varemerke utelukkende er ment brukt på varer benyttet for å levere tjenesten kan imidlertid ikke merkets distinktivitet vurderes uavhengig av omsetningskretsens oppfatning av merket plassert på disse varene – til tross for at disse varene ikke er gjenstand for søknaden. Avgjørende er om fargekombinasjonene på transportmidlene gjør den gjennomsnittlige forbruker i stand til å skille mellom transporttjenestene levert av Östgötatrafiken og transporttjenestene levert av tredjeparter.

Om bransjenormer uttalte EU-domstolen at dette er relevant der merket består av formen til varen søknaden gjelder, men ikke for nærværende situasjon hvor fargekomposisjonen var «systematically arranged and spatially limited». De omsøkte merkene gjaldt klart definerte grafiske elementer som ikke var ment å representere varer eller området for tjenestene «by the mere reproduction of the lines and the contours», og det var derfor ikke nødvendig å se hen til om merkene skilte seg vesentlig fra normen i den relevante bransjen.

Julius: Puh, det var litt av et kjennetegnsrettsår Morten, jeg er glad vi kunne dele denne oppsummeringen i år.

Morten: Enig, skal vi satse på same procedure next year, Julius?

Julius: Same procedure every year, James (Morten).

*Artikkelforfatter Julius Berg Kaasin arbeider i GjessingReimers som har vært involvert i flere av de omtalte sakene. Han representerte selv saksøker NHS, Inc. i saken mot Staten v/KFIR vedrørende Santa Cruz-varemerkene. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.

HR-2020-2017-A: Tann for tann, patent for patent – UiO må ikke svare vederlag i «Forskersaken».

Universitetet i Oslo

Foto: CC - Bjørn Erik Pedersen 

Høyesterett avsa i oktober 2020 dom i saken mellom Roya Sabetrasekh, tidligere forsker ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo («UiO»), og Staten v/UiO. Spørsmålet i saken for Høyesterett var om Sabetrasekhs rett til en oppfinnelse hun hadde gjort mens hun var stipendiat var overdratt til UiO som arbeidsgiver, slik at hun hadde krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. Jeg finner også grunn til å redegjøre for deler av prosesshistorikken og interessante spørsmål som har vært reist forut for Høyesteretts behandling av saken.

Saken er tidligere omtalt i NRK Brennpunkts dokumentar «Patentjegerne» som ble sendt på NRK 16. desember 2014, og saken må sies å reise interessante rettslige og forskningsetiske spørsmål.

Sakens bakgrunn

Bakgrunnen for saken var at Sabetrasekh, som en del av arbeidet med sin doktorgradsavhandling på odontologisk fakultet ved UiO, hadde skrevet utkast til en artikkel som beskrev en oppdagelse hun hadde gjort. Sabetrasekhs arbeid besto i å dyrke beinceller i en vannoppløselig cellulosegel. Cellulosegelen bar navnet Histocare, og var utviklet av den svenske professoren Christer Busch. Det var det svenske selskapet Ascendia AB som produserte Histocare. Professor Busch og doktorgradsveilederne til Sabetrasekh var medforfattere til Sabetrasekhs artikkel, og det var løpende kontakt mellom professor Busch og veilederne i form av diverse e-postutvekslinger, hvor det også oppstod spørsmål om patentering. I arbeidet med patentering bisto en av Sabetrasekhs veiledere det svenske selskapet Ascendia i utarbeidelse av patentsøknadene. Sabetrasekh var ikke kjent med denne bistanden, og ble først tre år senere kjent med at deler av tekst, bilder og grafer i artikkelutkastet var benyttet i flere patentsøknader. Patentsøknadene ble allment tilgjengelig i november 2008. På dette tidspunkt hadde ikke Sabetrasekh publisert sin doktorgradsavhandling med blant annet den omtalte artikkelen. Dette skjedde først i 2010. Selskapet ble meddelt patent i USA, Japan og Europa.  

Det odontologiske fakultet, UiO 

Foto: CC - Mahlum

Sabetrasekh saksøkte på denne bakgrunn sin tidligere arbeidsgiver UiO, Ascendia og professor Busch i 2015. Saken har reist flere interessante spørsmål.

For det første reiste saken et prosessuelt spørsmål om saken mot Ascendia og professor Busch kunne reises for Oslo tingrett, da begge saksøkte var hjemmehørende i Sverige.

Etter Luganokonvensjonens hovedregel i artikkel 2, skal kravene fremmes i Sverige og ikke i Norge. 

Retten drøftet hvorvidt eventuelle unntak fra hovedregelen kom til anvendelse, men kom til at søksmålet mot de svenske saksøkte ble avvist av domstolene på grunn av manglende verneting. Retten fant ikke grunnlag for subjektiv kumulasjon etter Luganokonvensjonen artikkel 6 nr. 1, jf. tvisteloven § 4-8. Erstatningskravene mot Ascendia og professor Busch kunne heller ikke fremmes som følge av at den anførte erstatningsbetingende skade verken var voldt eller oppstått i Norge, jf. Luganokonvensjonen 2007 artikkel 5 nr. 3 om erstatningsverneting, jf. tvisteloven § 4-8. Til behandling for norske domstoler sto dermed bare tvisten mellom Sabetrasekh og UiO.

For det andre reiste saken interessante spørsmål knyttet til om Sabetrasekh måtte anses som oppfinner/medoppfinner til oppfinnelsen, og om hun derfor hadde krav på godtgjøring, oppreisning og erstatning (de to sistnevnte kravene var kun behandlet i tingretten).

Sabetrasekh anførte at hun hadde gjort eller bidratt til en oppfinnelse ved sin ansettelse ved UiO. For å kunne anses som ene- eller medoppfinner følger det av både praksis og juridisk teori at det er en forutsetning at man har ytt et selvstendig intellektuelt bidrag. Tingretten viser til Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave 2013, side 252, hvor dette er beskrevet slik:

«For at en person skal anses som medoppfinner, må han ha ytt et selvstendig, intellektuelt bidrag til oppfinnelsen. En rent praktisk medvirkning er ikke nok. En ingeniør som foretar beregninger o.l. etter instruksjoner fra en overordnet, eller en mekaniker som bygger en prototyp etter tegninger han får seg forelagt, kan således ikke anses som medoppfinner. Det samme gjelder den som har finansiert eller organisert arbeidet, f.eks. i egenskap av arbeidsgiver. På den annen side er det ikke nødvendig at bidraget utgjør en oppfinnelse i seg selv. Det kan f.eks. etter omstendighetene være nok å ha stilt problemet selv om andre har funnet frem til løsningene»

Bilde: CC - KrishnenduRoy 

Tingretten kom imidlertid til at Sabetrasekh ikke kunne anses å være oppfinner eller

medoppfinner til oppfinnelsen, da hennes forsøk med Histocare i laboratoriet ikke utgjorde et selvstendig intellektuelt bidrag til oppfinnelsen. I denne sammenheng er det verdt å merke seg at selv om det er utført et selvstendig arbeid med å beskrive forholdet i en artikkel, er ikke det nødvendigvis nok til at det foreligger et selvstendig intellektuelt bidrag som gir grunnlag for medoppfinnerskap eller at det er gjort en oppfinnelse. I tillegg ble det lagt vekt på at retten ikke kunne gjenfinne de forhold som Sabetrasekh anførte som oppfinneriske i patentkravene, men kun som en del av patenteksemplene. Da tingretten kom til at det ikke var sannsynliggjort at Sabetrasekh var medoppfinner eller oppfinner, var det heller ikke grunnlag for å tilkjenne godtgjørelse etter arbeidstakeroppfinnelsesloven, oppreisning eller erstatning.

Lagmannsretten kom under tvil til at Sabetrasekhs bidrag til oppfinnelsen var tilstrekkelig, slik at hun måtte anses å være medoppfinner til oppfinnelsen. Lagmannsretten foretok en konkret vurdering av om bidraget til oppfinnelsen kunne anses som et selvstendig intellektuelt bidrag, og kom til at Sabetrasekh skulle anses som medoppfinner:

«Etter lagmannsrettens vurdering er det mye som taler for at dyrking av celleaggregat i ren Histocare-gel, med medium i et lag under gelen, er del av det som det er gitt patentbeskyttelse for. Dette var As selvstendige idé. Hun utførte arbeidet og gjenskapte senere celleaggregater dyrket fram på denne måten.»

Lagmannsretten kom derimot til at Sabetrasekh ikke hadde krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. Rettens oppfatning var at UiO ikke hadde ervervet oppfinnelsen fra Sabetrasekh, hvilket er en forutsetning for at oppfinner skal ha krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. Sistnevnte var det sentrale spørsmålet for Høyesterett, se under.

For det tredje reiste saken spørsmål om hvorvidt Sabetrasekh hadde krav på erstatning etter åndsverkloven, jf. arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven.

Tingretten kom til at Sabetrasekh ikke hadde krav på erstatning etter arbeidsgiveransvaret. Det var ikke UiO som hadde tilgjengeliggjort artikkelutkastene. Det var veilederen, som på forespørsel fra Ascendia foretok en vurdering og ga innspill på utkastet til patentsøknaden. Spørsmålet var om UiO kunne holdes ansvarlig for et økonomisk tap etter arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1, som lyder slik:

«Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet»

For å bli ansvarlig etter arbeidsgiveransvaret er det en forutsetning at skaden har skjedd under utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren (Lødrup, Lærebok i erstatningsrett, 4. utgave, s. 182).Tingretten uttalte at det ikke var grunnlag for å identifisere veilederens handlinger med UiO, da de kom til at veilederen opptrådte som privatperson. Retten uttalte videre at et slikt krav i så fall måtte rettes mot Ascendia som hadde benyttet artikkelen i patentsøknaden uten å sørge for å innhente samtykke til dette. Sabetrasekh har som nevnt ikke anledning til å reise et slikt krav mot Ascendia for norske domstoler, jf. ovenfor om avvisning av dette kravet som følge av manglende verneting. Dette kravet må i så fall reises for svenske domstoler.

Lagmannsretten kom imidlertid til at det forelå ansvarsgrunnlag etter arbeidsgiveransvaret for kravet om erstatning etter åndsverkloven. Retten la til grunn at offentliggjøring av Ascendias patentsøknad i november 2008 innebar et inngrep i Sabetrasekhs opphavsrett til artikkelen. Lagmannsretten kom videre til at det forelå ansvarsgrunnlag etter arbeidsgiveransvaret for UiO, da veilederens handlinger måtte anses uaktsomme. Retten mente at det var uaktsomt av veilederen å samarbeide med Ascendia og professor Busch om patentsøknaden der artikkelen inngikk uten å orientere Sabetrasekh slik at hun kunne ivareta sine interesser. Videre kom retten til at handlingene ikke gikk utover det universitetet med rimelighet kunne forvente, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. nr. siste punktum:

«[Veilederens] handling går ikke ut over det universitetet med rimelighet kunne forvente, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 siste punktum. Universitetet er generelt kjent med at de ansatte har kontakter og oppdrag utenfor universitetet. Det er derfor laget egne rapporteringsrutiner mv. Det er også laget regler og retningslinjer for relasjonen mellom veileder og doktorgradsstipendiat. Kontakten med Christer Busch/Ascendia hadde nær sammenheng med veilederoppgaven overfor A, og oversendelsen av artikkelutkastene ble etter det opplyste i utgangspunktet gjort som ledd i det akademiske samarbeidet. Det ligger ikke utenfor det universitetet kunne regne med at et slikt samarbeid kunne utvikle seg til noe mer og uten at [veilederen] gjorde tilstrekkelig for å beskytte stipendiatens opphavsrettigheter. At en veileder kan bidra til at en doktorgradsstipendiats arbeider blir misbrukt av utenforstående kan ikke anses å falle utenfor det universitetet med rimelighet kan forvente. Det vises til Rt-2000-211 (DnB-dommen) og Rt-2008-755 (hjemmehjelp-dommen).

Lagmannsrettens konklusjon er at staten ved Universitetet i Oslo er ansvarlig etter arbeidsgiveransvaret for kravet om erstatning etter åndsverkloven (1961) § 55»

Erstatningskravet førte imidlertid ikke frem, da det ikke var dokumentert at artikkelen ville gitt Sabetrasekh royaltyinntekter. Slik sett kan man tenke seg at saken kunne hatt et rimeligere resultat for Sabetrasekh dersom hun hadde klart å sannsynliggjøre royaltyinntekter på artikkelen. Det er verdt å merke seg at saken reiste spørsmål om hvorvidt Sabetrasekh kunne dokumentere et økonomisk tap, hvilket er et vilkår for å kunne tilkjenne erstatning. Økonomisk tap ved urettmessig bruk av immaterielle rettigheter, såkalte inngrepssaker, kan ofte være vanskelig å måle og tallfeste. Dette var også noe av bakgrunnen for at lovgiver styrket rettighetshavers stilling ved å innføre regler i den nye åndsverkloven som gjorde håndhevingen av inngrep, herunder utmåling av vederlag og/eller erstatning, enklere. (I denne kommentaren går jeg ikke inn på hvorvidt det eksisterte en ulovfestet regel om vederlag etter åndsverkloven av 1961. For videre lesing om krav på økonomisk kompensasjon for rettighetsinngrep etter åndsverkloven, se Rognstad, Opphavsrett, 2. utgave, s. 512 flg.) Etter reglene i åndsverkloven fra 2018 kan rettighetshaver som blir utsatt for inngrep i opphavsretten kreve både vederlag og/eller erstatning, hvor det for vederlag ikke stilles krav om å måtte dokumentere et økonomisk tap, jf. åvl. 81. Denne regelen skiller seg dermed vesentlig fra det som var tilfellet etter den nå opphevede åvl. § 55.  Tilsvarende regler finnes også i de øvrige immaterialrettslovene.

Høyesteretts avgjørelse

Da Høyesterett skulle vurdere saken var det kun spørsmålet om krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 som skulle prøves. Spørsmålet om medoppfinnerrett ble skåret bort fra behandlingen i Høyesterett, og Høyesterett tar følgende forbehold om spørsmålet:

  «(29) Lagmannsretten kom som nevnt til at A er medoppfinner til den oppfinnelsen Ascendia AB fikk patent på. Dette har universitetet bestridt. Høyesteretts ankeutvalg besluttet at det foreløpig ikke skal forhandles over dette spørsmålet. Min omtale av As oppfinnelse eller medoppfinnelse må derfor forstås med forbehold om at Høyesterett ikke tar stilling til spørsmålet»

Foto: CC - Woody Hibbard

Forbeholdet må trolig forstås slik at spørsmålet om medoppfinnelsesrett ikke er rettskraftig avgjort dersom det skulle være aktuelt å reise en ny sak. Det er imidlertid noe vanskelig å se hvilke krav Sabetrasekh kan reise ved en eventuell ny sak, da spørsmålet om UiOs arbeidsgiveransvar overfor veilederen hva gjelder brudd på åndsverkloven er rettskraftig avgjort ved lagmannsrettens avgjørelse. Det kan vel tenkes at det i så fall vil være spørsmål om arbeidsgiveransvar for veilederens medvirkning til at Ascendia AB kunne utnytte oppfinnelsen.

Heller ikke i siste instans fikk Sabetrasekh medhold, og resultatet i saken er dermed at Sabetrasekh ikke mottar noen økonomisk kompensasjon fra UiO.

For å ha krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 er det et krav at arbeidsgiver må ha fått seg overdratt retten til oppfinnelsen. Bestemmelsens første ledd lyder slik:

«Erverver en arbeidsgiver i medhold av § 4 eller på annet grunnlag, rett til en oppfinnelse som en arbeidstaker​ har gjort, har denne, selv om annet måtte være avtalt​ før oppfinnelsen ble til, krav på rimelig godtgjøring med mindre verdien av den rett arbeidsgiveren har overtatt ikke overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet må kunne forutsettes å skulle yte til gjengjeld for den lønn og mulige andre goder som han oppebærer i tjenesten»

Loven oppstiller to ulike måter arbeidsgiver kan erverve oppfinnelsen på, og selve ervervsspørsmålet er det sentrale i saken for Høyesterett. Arbeidsgiver kan enten erverve rett til oppfinnelsen i medhold av arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4, eller arbeidsgiver kan erverve retten «på annet grunnlag».

For at arbeidsgiver skal få overdratt rett til oppfinnelsen i medhold av arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 er det flere formkrav i loven som må være oppfylt. Utgangspunktet er at arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 på visse vilkår gir arbeidsgiver rett til å kreve oppfinnelsen «helt eller delvis overført til seg». En arbeidstaker som gjør en oppfinnelse, skal derfor «uten unødig opphold» varsle arbeidsgiver om oppfinnelsen, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 5. Dersom arbeidsgiver vil erverve rettigheter til oppfinnelsen, må arbeidsgiver melde tilbake innen 4 måneder fra de mottok meldingen, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 6. Dersom arbeidsgiver erverver oppfinnelsen, har arbeidstaker krav på rimelig godtgjøring etter § 7.

Bestemmelsene kan fremstå formalistiske. Høyesteretts avgjørelse illustrerer likevel viktigheten av bestemmelsene og formkravene. Etterlevelse av formkravene vil sette arbeidstaker i posisjon til å kunne kreve vederlag for oppfinnelsen, forutsatt at arbeidsgiver ønsker å overta oppfinnelsen. Det er også verdt å merke seg at loven som utgangspunkt er fravikelig, slik at arbeidsgiver kan gi andre retningslinjer om hvordan melding skal gis, hva den skal inneholde og hvor lang frist arbeidsgiver har til å svare. Plikten til å gi rimelig vederlag etter overtakelse av oppfinnelsen er imidlertid preseptorisk, slik at arbeidsgiver ikke kan avtale seg bort fra det, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 2, jf. § 7 første ledd.  

I saken hadde Sabetrasekh ikke sendt melding om oppfinnelsen i samsvar med § 5. UiO hadde derfor heller ikke gitt en skriftlig underretning etter § 6. Spørsmålet for Høyesterett var derfor om UiO hadde ervervet rett til oppfinnelsen «på annet grunnlag» etter § 7.

Et viktig legislativt hensyn ved arbeidstakeroppfinnelsesloven er å verne arbeidstakerens interesser. Dette fremheves av Høyesterett med henvisning til forarbeidene til § 7. Kravet på rimelig vederlag er ansett som lovens viktigste når det gjelder bestemmelser som skal verne om arbeidstakers interesser. Likevel er det vanskelig å være uenig i at det konkrete resultat som Høyesterett kommer til fremstår som lite rimelig og gir arbeidstaker i denne saken et svakt vern for uaktsomhet på arbeidsgivers side.

For at arbeidsgiver skal anses å ha ervervet retten til en oppfinnelse «på annet grunnlag» oppstiller Høyesterett en grunnforutsetning om at arbeidstaker må ha akseptert eller godkjent arbeidsgiverens erverv, og dermed gitt avkall på sin rett til oppfinnelsen:

«(37) Lagmannsretten har bygget på at arbeidstakeren får krav på godtgjøring dersom «arbeidsgiveren kan sies å ha disponert over oppfinnelsen som om arbeidsgiver hadde rett til det». Jeg er enig i at slike handlinger etter omstendighetene kan gi grunnlag for erverv av rettigheter. Men forutsetningen må være at arbeidstakeren har akseptert eller godkjent arbeidsgiverens erverv, det vil si gitt avkall på sin rett til oppfinnelsen.

(38)    Mangler arbeidstakerens aksept eller godkjennelse, er arbeidsgiverens disponering over oppfinnelsen ikke rettmessig. Dette kan etter omstendighetene gi arbeidstakeren krav på erstatning etter alminnelige erstatningsregler. Erstatning for slike rettskrenkelser er imidlertid ikke hjemlet i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7.

(39)    I et tilfelle som her må det derfor foreligge disposisjoner eller adferd som viser at begge parter har bundet seg til å overføre rett til oppfinnelsen fra arbeidstakeren til arbeidsgiveren. Spørsmålet om slik binding foreligger, må avgjøres etter alminnelige avtalerettslige regler» (min understreking)

Dersom det ikke foreligger slik godkjenning eller aksept vil arbeidsgivers disponering over oppfinnelsen ikke være rettmessig, og Høyesterett viser til at slike tilfeller etter omstendighetene kan gi arbeidstakeren krav på erstatning etter alminnelige erstatningsregler, men ikke vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. For å kunne kreve vederlag etter sistnevnte må det «foreligge disposisjoner eller adferd som viser at begge parter har bundet seg til å overføre retten». Hvorvidt binding foreligger må avgjøres etter alminnelig avtalerettslige regler.  

Høyesterett kom til at UiO ikke hadde ervervet oppfinnelsen «på annet grunnlag». Det at veilederen ensidig hadde rådet over oppfinnelsen uten Sabetrasekhs kunnskap kunne ikke forplikte Sabetrasekh til å overdra oppfinnelsen til UiO. Nettopp fordi Sabetrasekh ikke var kjent med hvordan veilederen samarbeidet med det svenske selskapet og professor Busch kunne hun derfor ikke ha bundet seg – verken uttrykkelig, stilltiende eller ved passivitet. At Sabetrasekh hadde stått på kopi i en e-post hvor det diskuteres at det svenske selskapet vurderer å søke patent og at veilederen dermed var kjent med dette kunne heller ikke anses som en aksept eller stilltiende godkjenning av at UiO ervervet hennes rettigheter. Høyesterett uttaler også at veilederen ved denne e-posten ikke disponerer over Sabetrasekhs rettigheter til oppfinnelsen, da e-posten fremstår som et utspill om å inngå avtale med det svenske selskapet – en avtale som aldri ble inngått.

Varemerkeregistrering nr. 234745. 

Videre finner Høyesterett det klart at veilederen, gjennom sine handlinger, ikke kunne binde universitetet til å erverve oppfinnelsen. Dette lå utenfor veilederens stilling som professor og seksjonsleder ved fakultetet, altså utenfor stillingsfullmakten. I tillegg var Sabetrasekh gjennom ansettelsesavtalen henvist til å ta kontakt med Birkeland Innovation AS, som bistod UiO med å overta rettighetene fra arbeidstakerne. Høyesterett uttaler også at det derfor ikke forelå noen toleranse- eller kombinasjonsfullmakt.

Rettsregelen som Høyesterett tolker seg frem til slår dermed urimelig ut i det konkrete tilfellet; Sabetrasekh får ikke nyte vernet som arbeidstakeroppfinnelsesloven er ment å gi. En forutsetning for at Sabetrasekh skulle hatt krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 var at UiO hadde fått seg overdratt retten til oppfinnelsen, og når oppfinnelsen ikke er overdratt kan heller ikke arbeidstaker kreve det vern som arbeidstakeroppfinnelsesloven gir. Det kan jo i forlengelse av dette også stilles spørsmål ved om man burde ha klarere regler som fanger opp situasjoner som denne hvor en ansatt på vegne av arbeidsgiver opptrer illojalt overfor andre arbeidstakere.

Avsluttende bemerkninger – viktigheten av klare retningslinjer og forskningsetikk

Høyesteretts avgjørelse må etter min vurdering likevel sies å være i tråd med arbeidstakeroppfinnelseslovens formål – å verne arbeidstakeren, selv om det konkrete resultat kan synes urimelig. Avgjørelsen innebærer nettopp at arbeidstaker ikke kan bli bundet til å overdra sine rettigheter, uten selv å ha akseptert og godkjent overdragelsen. Det må derfor være en bevissthet rundt overdragelsen fra den ansattes side både dersom en velger å benytte fremgangsmåten i § 4, jf. § 6, eller at man inngår avtale på annet grunnlag.

Avgjørelsen bør også være en vekker for FoU-virksomheter for hvordan man innretter virksomheten, utarbeider interne retningslinjer og ansettelsesavtaler, samt informerer de ansatte. I så måte er det også avgjørende at virksomhetene skaper en bevissthet blant sine ansatte rundt hva som skal til for å komme i en posisjon hvor arbeidsgiver vurderer hvorvidt oppfinnelsen skal overdras. Det er først når den ansatte har kommet i denne posisjonen at det kan være tale om vederlag, alt avhengig av om arbeidsgiver ønsker å overta oppfinnelsen. Like fullt bør også avgjørelsen derfor være en vekker og skape nysgjerrighet hos den ansatte for hvordan man skal innrette seg for å komme i en slik posisjon.

Foto: CC - Clayton Shonkwiler

I tillegg reiser saken spørsmål ut over de juridiske problemstillingene, blant annet forskningsetiske spørsmål. Etikkprofessor Jan Helge Solbakk har til Uniforum uttalt at det å «redusere den nylig avsluttede patentsaken til kun en juridisk problemstilling, blir å se vekk fra hovedsaken i konflikten». Han peker på at dersom UiO reduserer dette til å bli en sak de vant, og ikke ser noe kritikkverdig i egen framferd, da har institusjonen et stort problem. Hva gjelder forskningsetikk uttaler Solbakk følgende:

«Altså, her har en professor gått bak ryggen på sin stipendiat for å assistere en tredjepart i utvikling av patentsøknad basert på arbeid fra stipendiatens avhandling. Sannsynligvis er det riktig at denne framferden ikke er i strid med noe eksisterende lovverk. Men den er i sterk strid med alt som har å gjøre med god forskning i etisk forstand. Det er brudd på grunnverdiene når det gjelder å bevare integritet i forskningen.»

Fra det siterte fremgår det at etikkprofessor Solbakk mener at veilederens handlinger og opptreden i denne saken står i sterk strid med god forskningsetikk.

Retten har også kommentert veilederens opptreden. I tingrettens dom fremkom det at veilederen, etter rettens oppfatning har «opptrådt uryddig. Han burde ha informert sin arbeidsgiver om oppdraget vedrørende patentsøknaden i og med at forsøkene var utført ved UiO». Også lagmannsretten har vist til at man som veileder og overordnet har et lojalitets- og omsorgsansvar, og «en plikt til å ikke blande arbeidet for universitetet sammen med Busch/Ascendias næringsinteresser». Det er vanskelig å være uenig i rettens uttalelser på disse punkter, hvilket igjen underbygger viktigheten av å ha gode rutiner for forvaltning og håndtering av IPR som oppstår i virksomheter.

UiO, ved universitetsdirektør Arne Benjaminsen, har uttalt at UiO i dag har bedre systemer for innmelding og håndtering av oppfinnelser og rettigheter enn hva de hadde da saken oppstod. Han sier videre at de vil følge opp dommen nøye, og kartlegge hva slags læring de kan trekke ut av den. Målet er å ikke havne i en lignende situasjon igjen.

Avgjørelsen gir grunn til å understreke og minne om viktigheten av klare IPR-klausuler i ansettelsesavtaler, interne retningslinjer for håndtering av IPR, samt retningslinjer og veiledere for forskningsetikk. Forutberegnelighet på dette området vil være til klar fordel for både arbeidsgiver og den ansatte.

Artikkelen er skrevet av Kaja Skille Hestnes og har tidligere vært publisert hos juridika.no.