Månedsoppsummering november 2020

Nok en spennende måned har gått, og det er tid for oppsummering. Den første avgjørelsen vi skal se nærmere på kommer fra Bergen tingrett.

Bergen tingrett

Tvisten i denne saken stod mellom Loen Skylift AS på den ene siden og Voss Gondol AS samt Voss Resort AS på den andre siden, heretter kalt Voss Gondol. Loen Skylift har drevet gondolbanen med samme navn siden 2017. Taubanen som i dag kalles Voss Gondol ble flyttet, ombygd og gjenåpnet sommeren 2019. Våren 2019 ble Loen Skylift gjort oppmerksomme på at Voss Gondol brukte et kjennetegn i markedsføringen, som etter deres skjønn var for lik det kjennetegnet de selv brukte. Kjennetegnene som ble vurdert blir i avgjørelsen gjengitt slik: 

Loen Skylifts kjennetegn uten tekst

Loen Skylifts kjennetegn med tekst

Voss Gondols 4 forskjellige kjennetegn

Loen Skylift mente at Voss gondol, gjennom å bruke disse kjennetegnene i markedsføringen hadde opptrådt i strid med markedsføringsloven § 30. I tillegg ble det anført at Voss Gondol hadde etterlignet animasjonseffekter i markedsføringsvideoer og at slagordet «sommerens letteste topptur» var for likt Loen Skylifts slagord, «Norges letteste topptur». Etter Loen Skylifts syn innebar dette også at Voss Gondol hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Kort fortalt ga Bergen tingrett Loen Skylift fullt medhold og kom til at Voss Gondol måtte betale vederlag tilsvarende den vinningen som var oppnådd ved overtredelsen, jf. markedsføringsloven § 48 b.

Det kan sies mye om både erstatningsutmålingen og vurderingen etter markedsføringsloven § 25. En del er også sagt allerede, og i det følgende nøyer jeg meg med å knytte noen kommentarer til rettens vurderingen av markedsføringsloven § 30.

Markedsføringsloven § 30 oppstiller et forbud mot å bruke etterlignende kjennetegn på en slik måte at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater. I tillegg må bruken av det etterlignende kjennetegnet innebære forvekslingsfare.

For at Voss Gondols kjennetegn skal kunne anses som en etterligning av Loen Skylifts kjennetegn i markedsføringslovens forstand, må Voss Gondol AS for det første ha hatt kjennskap til Loens kjennetegn. Dernest må de ha blitt inspirert av denne, eller brukt den som et forbilde under utarbeidelsen av sin egen logo, sml. blant annet Lunde m. flere (2019) side 352.

Istedenfor å vurdere om Voss Gondols kjennetegn ble utviklet med Skylifts kjennetegn som inspirasjon eller forbilde gikk tingretten rett på en vurdering av «hvilket inntrykk etterligningen antas å skape plant potensielle kunder». Etter det siterte kan det se ut til at tingretten la til grunn at Voss Gondols kjennetegn var en etterligning, uten først å vurdere særskilt om det yngre kjennetegnet etterlignet det eldre. Som påpekt av professor Lunde i sin artikkel på rett24.no, blir det særlig tydelig at tingretten vurderte forvekslingsfare og ikke om den yngre logoen etterligner den eldre ved at det vises til teorien og sidene der vilkåret om forvekslingsfare behandles. 

Videre finner vi ikke noen særskilt vurdering av om det kan anses bevist at Voss Gondol har hatt kjennetegnet til Loen Skylift som forbilde, andre steder i avgjørelsen heller. Under vurderingen av om det foreligger en urimelig utnyttelse av Loens innsats eller resultater viser imidlertid tingretten til at Voss Gondols designer benektet å bevisst ha etterlignet logoen til Loen Skylift, og at han heller ikke har fått noen direktiver fra sine oppdragsgivere når det gjelder logoens nærmere utforming. Til dette bemerket tingretten kort at det anses påfallende at kvadratet i Voss Gondols kjennetegn er tegnet «med samme strektykkelse og samme hulrom» som i kjennetegnet til Skylift. I denne vurderingen skriver retten, med henvisning til Rt. 2005 side 1560, at Voss Gondol hadde hatt mulighet til å utforme kjennetegnet på en måte som skaper en klarere distanse. Det er riktig at Høyesterett vektlegger handlingsalternativet her, men i den saken var det ikke omtvistet at det forelå en bevisst etterligning, jf. dommens avsnitt 30.

Når det nettopp er illojale etterlikninger § 30 er ment å gir vern mot, kunne man nok ha ønsket at vurderingen av om det yngre merket etterlignet det eldre hadde blitt gjort mer inngående.

Når det gjelder vurderingen av om det foreligger en urimelig utnyttelse av Loens innsats eller resultater konkluderer tingretten med at Voss Gondol «Ved å markedsføre tjenesten ved bruk av en logo som er til forveksling lik Loen Skylift har Voss Gondol … utnyttet Loen Skylift AS innsats og resultater». Det er bemerkelsesverdig at tingretten i denne konklusjonen ser ut til å vektlegge at det yngre kjennetegnet til forveksling er likt det eldre, ettersom tingretten ikke før i punktet etter vurderer om det foreligger forvekslingsfare.

Under forvekslingsfarevurderingen vises det til at virksomhetene Loen Skylift og Voss Gondol retter seg mot den samme kundekretsen før det konkluderes med at det foreligger forvekslingsfare. Tingretten legger ikke nevneverdig brett på at Patentstyret tidligere hadde registrert både kjennetegnet til Loen Skylift og Voss Gondol for identiske tjenester, herunder taubanevirksomhet og transport med taubane i klasse 39, så vel som bevertning i klasse 43. Tingretten nøyde seg med å vise til at det må foretas en selvstendig vurdering av om det foreligger forvekslingsfare i markedsføringslovens forstand.

I teorien er det imidlertid bemerket at forvekslingsfaren etter markedsføringsloven § 30 har store likheter med tilsvarende vurdering etter varemerkeloven, sml. Helset m. flere side 579. I så måte kunne man ønsket seg en mer inngående vurdering av det eldre kjennetegnets særpreg og graden av visuell, konseptuell og fonetisk likhet.

I sin kommentar på rett24.no skriver professor Tore Lunde at dommen er en «oppsiktsvekkende overprøving og tilsidesettelse av Patentstyrets faglige skjønn som er utøvd i forbindelse med registreringen». Det er mange måter å forstå dette på, men dersom Lunde mener at domstolen skal være forsiktig med å overprøve Patentstyrets faglige skjønn i saker om kjennetegnsrett er jeg ikke enig. Høyesterett har en rekke ganger slått fast at domstolene ikke skal være tilbakeholdne med å overprøve Patentstyret skjønn i kjennetegnssaker, sml. HR-2016-1993-A avsnitt 40 med videre henvisninger. Det kritikkverdige ligger etter mitt skjønn i den manglende vurderingen av forvekslingsfare, og ikke i at man har latt være å se hen til Patentstyrets vurdering av denne.

Selv skulle jeg også gjerne sett en mer inngående vurdering av forvekslingsfare, og virkelig gøy hadde det blitt om tingretten hadde kommet til at merkene ikke var forvekslingsbare i varemerkelovens forstand og deretter vurdert om, og eventuelt når markedsføringsloven gir et ekstra vern også i de tilfellene. Hvis jeg er riktig snill så kan det hende lagmannsretten gir meg en slik vurdering til jul neste år ettersom saken tilsynelatende blir anket.

Bildet er hentet her

Ankenektelser

Vi har også fått noen ankenektelser denne månenden. KFIR anket luseskjørt saken eller Salgard-saken til Høyesterett, men ankeutvaglet fant ikke at saken hadde betydning utenfor denne saken, og anken ble avvist.

Samme skjebne led Fjellreven. Fjellreven fikk slettet varemerkeretten til ordmerket G 1000 for blant annet klær og hodeplagg i klasse 25, etter at KFIR kom til at merket ikke var brukt som en angivelse av kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene i henhold til reglene om bruksplikt. KFIR fikk medhold i både tingrett og lagmannsrett og Fjellrevens anke ble ikke tillatt fremmet av Høyesterett. 

Borgarting lagmannsrett

I tillegg har vi fått en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett som også gjaldt spørsmål om bruksplikt. Spørsmålet i denne saken var om Ekornes bruk av varemerket Svane på soveromsmøbler var tilstrekkelig til at merket kunne anses som brukt for møbler, som merket var registrert for. Etter henvisning til praksis fra EU viste lagmannsretten til at det avgjørende var om det forelå en tilstrekkelig sterk forbindelse mellom varene merket er brukt for og de varer merket er registrert for. Borgarting kom til at det ikke var en tilstrekkelig sammenheng mellom soveromsmøbler og møbler generelt og registreringen ble begrenset slik at merket ikke lengre er registrert for møbler, men kun for soveromsmøbler. Denne avgjørelsen er også tidligere omtalt for IP-trollet av Torger Kielland her.

Oslo tingrett  

Videre har vi også fått en avgjørelse fra Oslo tingrett. I denne saken hadde selskapet Axactor registrert to ordmerker AXACTOR og ett kombinert merke. Selskapet AXA fremmet innsigelse mot registreringen av de to merkene som ble registrert i 2018 og fremmet krav om administrativ overprøving av merket registrert i 2016. Både innsigelsene og kravet om administrativ ble begrunnet med at de Axactors merker var fovekselbare med deres eldre varemerkeregistreringer, herunder blant annet ordmerket AXA. Det var ubestridt at det forelå tjenesteslagslikhet.

Patentstyret kom til at verken innsigelsene eller kravet om administrativ overprøving kunne føre frem, mens KFIR kom til motsatt resultat. Da vedtaket til KFIR ble prøvd av Oslo tingrett hadde imidlertid partene inngått en avtale der det fremgikk at Axa ikke lengre hadde innvendinger mot Axactors varemerkeregistreringer. Både Axactor og KFIR mente imidlertid at det var behov for dom i saken, og det var ubestridt at Axactor til tross avtalen hadde rettslig interesse i overprøving av KFIRs vedtak. Spørsmålet var imidlertid om tingretten kunne vektlegge denne avtalen i vurderingen av vedtaket til KFIRs gyldighet.

Foto: Nick Youngson - CC BY-SA 3.0

Retten viste til at forarbeidene til varemerkeloven isolert sett trakk i retning av at det var anledning å vektlegge avtalen i vurderingen av om vedtaket kunne opprettholdes. Retten viste imidlertid til at praksis fra Høyesterett og teori om forvaltningsretten så vel som varemerkeretten, og kom til at hovedregelen må være at domstolskontrollen med forvaltningsvedtak skal bygge på samme faktum som på vedtakstidspunktet. Retten kom følgelig til at det ikke var grunn til å legge vekt på avtalen som kom i stand etter at KFIR hadde avsagt sitt vedtak.

Når det gjelder vurderingen av forvekslingsfare kom KFIR i sitt vedtak til at den norske gjennomsnittsforbrukeren «klart vil oppfatte og gjenkjenne likhetstrekket  i AXA..» avsnitt 22. Videre ble det påpekt at dette felleselementet innebar at merkene var fonetisk like, se avsnitt 23. Tingretten kom i likhet med KFIR til at felleselementet medførte et åpenbart visuelt likhetstrekk. I tingrettens vurdering blir det imidlertid vektlagt i større grad at AXACTOR var mer enn dobbelt så langt som AXA og at bokstavene CTOR innebar en «ikke ubetydelig grad av visuell ulikhet». Videre kom tingretten at felleselementet AXA ville utales forskjellig i de to merkene, og at den fonetiske forskjellen mellom merkene er større enn likheten. Tingretten kom etter dette til samme resultat som Patentstyret og landet på det ikke forelå forvekslingsfare. Tingretten fremhevet at de var kjent med at EUIPO hadde kommet til motsatt resultat i vurderingen av de samme merkene, uten at det hadde innvirkning på hvordan tingretten bedømte likheten.

Kontinentet

Avslutningsvis kan det nevnes at det er kommet en spennende avgjørelse fra EU-domstolen i sak C-809/18 – John Mills.

Saken gjelder en tolkning av den gamle varemerkeforordningen (207/2009) artikkel 8 nummer 3. Denne artikkelen tilsvarer artikkel 5 nr. 3 i varemerkedirektivet som skal gjennomføres i norsk rett gjennom en ny § 4 a siste ledd og en endret § 16 b i varemerkeloven.

Kjernen artiklene og i bestemmelsen er at merkehaver kan kreve et varemerke overført til seg dersom en agent eller en representant for merkehaveren har fått registrert merke i sitt navn, uten å kunne godtgjøre at de hadde adgang til få merket registrert på seg. For eksempel med avtale med merkehaver.

En agent som neppe kan registrere
husets merke i eget navn.
Opphavsperson: Jerry Watson.
Kreditering: Camera Press

 Saken fra EU-domstolen gir anvisning både på hva som ligger i uttrykkene representant eller agent, samtidig som det vurderes om også lignende merker registrert av en agent kan kreves overført til merkehaver i medhold av bestemmelsen.

I denne saken var et forvekselbart merke søkt registrert av en som skulle distribuere varene for merkehaveren på det europeiske markedet. Med henvisning til bestemmelsens formål kom EU-domstolen til at bestemmelsen hjemlet overføring også av merker som er forvekslingsbare. Videre kom EU-domstolen til at uttrykket agent eller representant skulle tolkes vidt, og at det avgjørende var om de

t forelå et avtalebasert samarbeid der den ene ivaretok den andres interesser, sml. avsnitt 85.

Når endringene i varemerkeloven trer i kraft er foreløpig uvisst. Denne avgjørelsen vil imidlertid ha betydning for hvordan tilsvarende ord og uttrykk  i den nye § 4 a og i den endrede  § 16 bokstav b  skal forstås når disse trer i kraft.

Helt avslutningsvis er det også blitt enighet mellom SHE Community og DNB, IP-trollet har omtalt tvisten her.