What's up med WhatsApp? KFIR nekter registrering av WhatsApps logo i sak 20/99

WhatsApps logo
Det søkte merket mangler den grønne rammen        

What's up med WhatsApp? Ikke nok, ifølge Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) som i sak 20/99 har kommet til at teletilbyderens figurmerke ikke kan få varemerkerettslig vern gjennom registrering. Kfir fant at merket verken hadde tilstrekkelig iboende særpreg eller hadde blitt brukt på en slik måte at det hadde slitt seg til det nødvendige særpreg gjennom bruken. 

Det var  søkt om vern for blant annet innen ulike typer programvare i klasse 9, telekommunikasjonstjenester i klasse 38, datatjenester i klasse 42, og sikkerhetstjenester i tilknytning til telekommunikasjon i klasse 45. Merket ble også søkt registrert for annonse- og reklamerelaterte tjenester i klasse 35 og finansielle tjenester i klasse 36.

For at merket skal kunne registreres må det være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres – det må ha varemerkerettslig særpreg. I vurderingen av om merket hadde tilstrekkelig iboende særpreg, viste Kfir til at bruk av enkle gjengivelser av et telefonrør – mot en kontrasterende bakgrunn – lenge har vært vanlig å bruke som et informasjonsikon som signaliserer hvor man kan finne en telefon. Sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, synes dette elementet i Kfirs vurdering å være noe på siden.

Kfir traff imidlertid bedre når de i den videre vurderingen viste til at lignende ikoner også er blitt vanlige å bruke for å signalisere hvor man kan finne relevant kontaktinformasjon til en bedrift eller en organisasjon på dennes nettside, i form av telefonnummer, chat, e-post mv. Bruk av enkle gjengivelser av en snakkeboble er også vanlig brukt i tilknytning til telekommunikasjonsrelaterte varer og tjenester.

Som eksempel fra min egen telefon kan jeg vise til at ikonet jeg må trykke på for å få opp telefonlisten er temmelig lik det søkte figurmerket: 

Klagenemnda konkluderte derfor med at gjennomsnittsforbrukeren ikke ville oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse og at merket isolert sett ikke var tilstrekkelig særpreget. Klagenemnda gikk så over til å vurdere om det hadde blitt brukt på en slik måte at omsetningskretsen allikevel ville oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum.

Når nemnda finner det hensiktsmessig å bemerke at dokumentasjonen «som et utgangspunkt bør vise det søkte merket», samt at merket når det først vises ikke samsvarer med merket slik det er søkt, kan det nok antas at ikke all innsendt dokumentasjon var like relevant eller egnet til å vise at merket hadde slitt seg til særpreg gjennom bruk. I den delen av dokumentasjonen der merket fremgikk viser nemnda til at merket alltid vises i kombinasjon med tekstelementet WhatsApp.

 Det ble imidlertid dokumentert at WhatsApp er et globalt selskap med en mye brukt kommunikasjonsapp med om lag 500 millioner brukere globalt og den nest mest brukte «snakkeappen» i Norge per februar 2014. Kfir fant følgelig at appen var mye brukt i Norge, men når dokumentasjonen for øvrig var lite egnet til å vise at den norske gjennomsnittsforbrukeren har møtt merket uten tilknytning til tekstelementet WhatsApp, hjalp det ikke.

Etter nemndas syn var ikke det søkte merket brukt på en slik måte at omsetningskretsen oppfatter det søkte merket som et varemerke for de søkte varer og tjenester, og merket kunne ikke registreres.

 Når nemnda kom til at den norske omsetningskretsen ikke oppfatter merket som et varemerke, hjalp det ikke at merket var registrert i andre jurisdiksjoner.

Det bemerkes at kravet til særpreg generelt sett er svært lavt og at den norske omsetningskretsen kan ha møtt merket uten at tekstelementet fulgte med i større grad enn det som ble dokumentert, slik som her: 

Hentet fra telefonen til IP-troll Julius

Med bedre dokumentasjon ville kanskje saken ha tippet i motsatt retning.