Borgarting lagmannsrett (LB-2019-79865 - SHERLOCK): Nedlasting av programvare og omsetning i bruktmarkedet ikke varemerkebruk

I en nylig avgjørelse (LB-2019-79865) opprettholdt Borgarting lagmannsrett Oslo tingretts avgjørelse om å kjenne Apple, Inc. sitt varemerke SHERLOCK (ordmerke med reg.nr. 222707) ugyldig etter varemerkeloven § 37 på grunn av manglende bruk. Varemerket var registrert i klasse 9 for software/EDB-programvare. Selv om det forekom en viss bruk av merket i brukspliktsperioden (2012-2017), i form av nedlastinger og omsetning av Apple-datamaskiner (med Sherlock-programmet installert) i bruktmarkedet, kvalifiserte dette etter lagmannsretten syn ikke til «reell bruk», og vilkårene for å slette merket var dermed oppfylt.

Ikonet benyttet av Apple for
Sherlock-programmet
(vintagemacmuseum.com)

Dataprogrammet Sherlock er et fil- og søkeprogram som var installert på Apples Macintosh-maskiner i perioden 1991-2007. Navnet stammer naturligvis fra Sir Arthur Conan Doyle's berømte mesterdetektiv, Sherlock Holmes. Sherlock-programmet kan søke både i lokale filer og på internett, men er i senere år erstattet av programmene Spotlight og Dashboard på nyere Mac-maskiner. Sherlock-programmet er fremdeles tilgjengelig for nedlasting til eldre Macintosh-maskiner (til og med 2007).

For lagmannsretten hadde Apple fremlagt dokumentasjon på bruk av Sherlock-programmet gjennom vederlagsfri nedlasting av oppdaterte versjoner av operativsystemet som Sherlock kan brukes sammen med, nedlastinger av dette operativsystemet til norske IP-adresser samt omsetning av Apple-maskiner med operativsystem som Sherlock kan brukes på i bruktmarkedet.

Selv om lagmannsretten var enig i at dette utgjorde en viss faktisk bruk, ble den ikke ansett tilstrekkelig for å «skape eller bevare en markedsandel» for software, slik dette er oppstilt som et minimumskrav for «reell bruk» etter vml. § 37 i Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 68, med videre henvisninger til bl.a. EU-domstolens avgjørelse i C-40/01 Ansul (Minimax). Etter lagmannsrettens syn var bruken av merket i all hovedsak begrenset til visning på skjermen når programvaren Sherlock brukes. Apple hadde heller ikke dokumentert investeringer eller annen nedlagt innsats i programvaren eller markedsføringen av den, utover å gjøre programvaren vederlagsfritt tilgjengelig gjennom mulighet for nedlasting av et operativsystem. Det er var heller ikke påvist noen planer eller markedsføringsaktiviteter med sikte på å relansere varemerket Sherlock for programvare. Apples anførsel om at programvaren var viktig for å opprettholde kontakt med «nerdete» ambassadører ble av lagmannsretten ansett som et initiativ for å bygge goodwill rundt varemerket Apple, og ikke programvaren Sherlock.

Lagmannsretten fant heller ingen rimelige unnlatelsesgrunner for Apples manglende bruk, og kom derfor etter en helhetsvurdering til at vilkårene for å slette merket etter varemerkeloven § 37 var oppfylt.

Avgjørelsen illustrerer at selv om kravet til «reell bruk» av et varemerke ikke er veldig høyt vil ikke enhver kommersiell bruk oppfylle vilkåret. Ved vurderingen av om innehaver har utvist en underliggende kommersiell interesse i merket synes det som at bruk av merket i et dataprogram ikke i seg selv er tilstrekkelig, og at det kreves mer aktive brukshandlinger fra innehaver, f.eks. ved at programmet (og merket) markedsføres eller at det kan nedlastes mot betaling.

Videre slår lagmannsretten også fast at det ved denne helhetsvurdering er det generelle behovet for å gi rom for nye varemerkeregistreringer som står sentralt. I denne forbindelse avviste lagmannsretten Apples anførsel om at direktør hos innsiger i saken, Michael Gleissner, driver kampanje mot Apple og deres varemerker, ettersom brukspliktregelen ikke gir anvisning på en slik konkret interesseavveining.

Dommen er rettskraftig.

What's up med WhatsApp? KFIR nekter registrering av WhatsApps logo i sak 20/99

WhatsApps logo
Det søkte merket mangler den grønne rammen        

What's up med WhatsApp? Ikke nok, ifølge Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) som i sak 20/99 har kommet til at teletilbyderens figurmerke ikke kan få varemerkerettslig vern gjennom registrering. Kfir fant at merket verken hadde tilstrekkelig iboende særpreg eller hadde blitt brukt på en slik måte at det hadde slitt seg til det nødvendige særpreg gjennom bruken. 

Det var  søkt om vern for blant annet innen ulike typer programvare i klasse 9, telekommunikasjonstjenester i klasse 38, datatjenester i klasse 42, og sikkerhetstjenester i tilknytning til telekommunikasjon i klasse 45. Merket ble også søkt registrert for annonse- og reklamerelaterte tjenester i klasse 35 og finansielle tjenester i klasse 36.

For at merket skal kunne registreres må det være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres – det må ha varemerkerettslig særpreg. I vurderingen av om merket hadde tilstrekkelig iboende særpreg, viste Kfir til at bruk av enkle gjengivelser av et telefonrør – mot en kontrasterende bakgrunn – lenge har vært vanlig å bruke som et informasjonsikon som signaliserer hvor man kan finne en telefon. Sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, synes dette elementet i Kfirs vurdering å være noe på siden.

Kfir traff imidlertid bedre når de i den videre vurderingen viste til at lignende ikoner også er blitt vanlige å bruke for å signalisere hvor man kan finne relevant kontaktinformasjon til en bedrift eller en organisasjon på dennes nettside, i form av telefonnummer, chat, e-post mv. Bruk av enkle gjengivelser av en snakkeboble er også vanlig brukt i tilknytning til telekommunikasjonsrelaterte varer og tjenester.

Som eksempel fra min egen telefon kan jeg vise til at ikonet jeg må trykke på for å få opp telefonlisten er temmelig lik det søkte figurmerket: 

Klagenemnda konkluderte derfor med at gjennomsnittsforbrukeren ikke ville oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse og at merket isolert sett ikke var tilstrekkelig særpreget. Klagenemnda gikk så over til å vurdere om det hadde blitt brukt på en slik måte at omsetningskretsen allikevel ville oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum.

Når nemnda finner det hensiktsmessig å bemerke at dokumentasjonen «som et utgangspunkt bør vise det søkte merket», samt at merket når det først vises ikke samsvarer med merket slik det er søkt, kan det nok antas at ikke all innsendt dokumentasjon var like relevant eller egnet til å vise at merket hadde slitt seg til særpreg gjennom bruk. I den delen av dokumentasjonen der merket fremgikk viser nemnda til at merket alltid vises i kombinasjon med tekstelementet WhatsApp.

 Det ble imidlertid dokumentert at WhatsApp er et globalt selskap med en mye brukt kommunikasjonsapp med om lag 500 millioner brukere globalt og den nest mest brukte «snakkeappen» i Norge per februar 2014. Kfir fant følgelig at appen var mye brukt i Norge, men når dokumentasjonen for øvrig var lite egnet til å vise at den norske gjennomsnittsforbrukeren har møtt merket uten tilknytning til tekstelementet WhatsApp, hjalp det ikke.

Etter nemndas syn var ikke det søkte merket brukt på en slik måte at omsetningskretsen oppfatter det søkte merket som et varemerke for de søkte varer og tjenester, og merket kunne ikke registreres.

 Når nemnda kom til at den norske omsetningskretsen ikke oppfatter merket som et varemerke, hjalp det ikke at merket var registrert i andre jurisdiksjoner.

Det bemerkes at kravet til særpreg generelt sett er svært lavt og at den norske omsetningskretsen kan ha møtt merket uten at tekstelementet fulgte med i større grad enn det som ble dokumentert, slik som her: 

Hentet fra telefonen til IP-troll Julius

Med bedre dokumentasjon ville kanskje saken ha tippet i motsatt retning.