Høyesterett: import av varer med tildekkede varemerker utgjør varemerkeinngrep

Høyesterett har fastslått at import av varer med tildekkede varemerker utgjør varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4. I den såkalte iPhone-saken hadde mobilreparatøren Henrik Huseby importert skjermkomponenter til Apples iPhone 6/6S fra Kina som var påført Apples eplelogo. Selv om varemerkene var tusjet over kom en enstemmig Høyesterett - i likhet med lagmannsretten (men i motsetning til tingretten) – til at det forelå varemerkerettslig relevant bruk etter varemerkeloven § 4 (1) jf. (3), og at importen av skjermene derfor utgjorde inngrep i Apples varemerke etter § 4 (1) bokstav a).

Apples norske varemerkeregistrering 217659

("eplelogoen") bl.a. for mobiletelefoner (klasse 9)

Med avgjørelsen i iPhone-saken har Høyesterett omsider satt punktum for en av de mer omtalte varemerkesakene de siste årene. Saken har også vært en av flere den siste tiden om grensene for varemerkerettslig relevant bruk etter varemerkeloven § 4 (1) jf. (3). Problemstillingene knyttet til bruksvilkåret er mest praktisk der det som utgangspunkt foreligger bruk av et identisk varemerke for tilsvarende varer eller tjenester (såkalt dobbel identitet) etter vml. § 4 (1) bokstav a). Til tross for den tilsynelatende absolutte ordlyden i varemerkedirektivet artikkel 5 (og varemerkeforordningen artikkel 9) har EU-domstolen innfortolket et krav om at den aktuelle bruken må være egnet til å skade minst en av varemerkets funksjoner. Dette kravet har også tilsvarende blitt lagt til grunn av Høyesterett ved anvendelsen av varemerkeloven § 4.

Forholdet i iPhone-saken var at Henrik Huseby (som driver enkeltmannsforetaket PCKompaniet) importerte uoriginale mobiltelefonskjermkomponenter til iPhone-modellene 6 og 6S fra Kina. Skjermkomponentene var merket med Apples eplelogo (norsk varemerkereg. nr. 217659). En slik merking vil som utgangspunkt rammes av bestemmelsen i vml. § 4 (1) bokstav a). 

Ved innførselen var imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne), og spørsmålet i saken var derfor om dette likevel innebar at det ikke forelå varemerkerettslig relevant bruk etter § 4 (1) jf. (3) ettersom varemerkene ikke umiddelbart var synlige. 

Saken havnet til slutt i Oslo tingrett som - om enn under tvil - kom til at den aktuelle bruken ikke utgjorde varemerkerettslig relevant bruk under henvisning til en skjønnsmessig avveining av partenes interesser. Avgjørelsen er omtalt av Immaterialrettstrollet her. 

Borgarting lagmannsrett kom til motsatt resultat av Oslo tingrett, og slo fast at importen av skjermkomponentene utgjorde varemerkerettslig relevant bruk og følgelig varemerkeinngrep etter vml. § 4. Avgjørelsen er omtalt av Immaterialrettstrollet her.

Huseby anket avgjørelsen til Høyesterett som tillot anken fremmet begrenset til rettsanvendelsen. Selv om det hersker uenighet mellom Huseby og Apple om opphavet til skjermkomponentene, og hvorvidt disse var originale, innebar dette at Høyesterett skulle legge lagmannsrettens bevisvurdering om at skjermene ikke var originale til grunn.

Mobilskjermkomponent nede til venstre (bildet

ikke tatt i anledning saken). 

Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Høyesteretts avgjørelse
Høyesteretts avgjørelse er nokså kort og kontant, og levner liten tvil om resultatet. I premissene vises det svært ofte til Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken og EU-domstolens avgjørelse i C-129/17 Mitsubishi, omtalt av Immaterialrettstrollet her og her.

Høyesterett viser blant annet til at det i Ensilox-saken ble slått fast at også forhold etter omsetningssituasjonen vil være relevant ved vurderingen av om bruken av et varemerke er egnet til å skade en eller flere av dets funksjoner, se premiss 32-33 og 37-38. Høyesterett presiserer i denne forbindelse at selv om importen utgjør selve brukshandlingen i iPhone-saken så kan en ikke dermed se bort fra skadepotensiale som kan materialisere seg senere. I denne forbindelse vises det blant annet til at senere omsetningsledd eller andre som får tak i skjermene vil kunne ta bort tildekkingen slik at varemerket blir synlig, eksempelvis for å oppnå en høyere pris ved videresalg.

Høyesterett går imidlertid et steg lenger og uttaler at selv om tildekkingen ikke blir tatt bort, så vil skjermkomponentene være identiske med Apple sine originale produkter. Det påpekes også at tildekkingen (tusjen) vil være der Apple sine varemerker normalt er plassert. For den relevante omsetningskretsen av mobilreparatører og andre profesjonelle vil dette alene kunne virke forvirrende med hensyn til komponentenes opphav. En slik uklarhet er etter Høyesteretts syn alene tilstrekkelig for å konstatere fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen til Apples eplelogo.

Når det gjelder EU-domstolens avgjørelse i Mitsubishi – hvor permanent fjerning av varemerker på Mitsubishis gaffeltrucker før de ble satt på markedet ble ansett som varemerkeinngrep – viser Høyesterett til at det som utgangspunkt ikke kan gjelde noe svakere vern for midlertidig fjerning av varemerker, se premiss 34-36. Høyesterett underbygger dermed sitt standpunkt om at det foreligger varemerkegrep med Mitsubishi-avgjørelsen ut fra en «fra det mer til det mindre»-betraktning.

Til Husebys anførsler om at skjermene kun er kompatible reservedeler som Huseby – også av miljøhensyn – må ha rett til å benytte, påpeker Høyesterett i premiss 39 at dette faller utenfor saken ettersom stansen av importen av skjermkomponentene ikke knytter seg til skjermene som sådan, men til varemerket som er påført dem.

Høyesterett kom etter dette til at det forelå «bruk» i varemerkerettslig forstand jf. vml. § 4 (1) jf. (3) bokstav c), og at det derfor forelå inngrep i Apples varemerke jf. § 4 (1) bokstav a). Husebys anke over lagmannsrettens dom ble dermed forkastet.

Knust skjerm - finnes noe mer irriterende?
© Andrew Mager (CC BY-SA 2.0)

Immaterialrettstrollets betraktninger

Høyesteretts bekreftelse av lagmannsrettens dom innebærer en stadfesting av varemerkeinnehavers sterke vern mot inngrep i varemerket etter vml. § 4, og en viktig korrigering av tingrettens avgjørelse. Som dette Immaterialrettstrollet har vært inne på flere ganger tidligere ville tingrettens avgjørelse i saken langt på vei ha betydd en uthuling av varemerkeinnehavers vern ettersom den aktuelle typen bruk (varemerkeforfalskninger) ligger i kjernen av varemerkebeskyttelsen. Samtidig kan det nok spørres om ikke Høyesterett langt på vei har seg selv å takke for denne oppklaringen når en ser på tingrettens ivrige bruk av den refererte Ensilox-avgjørelsen. I sistnevnte avgjørelse kom Høyesterett blant annet til at feilbruk på en faktura etter omstendighetene ikke utgjør varemerkebruk, noe som etter dette immaterialrettstrollets syn er høyst diskutabelt.

Dette immaterialrettstrollet er enig med Høyesterett både i resultatet og begrunnelsen for dette i iPhone-saken, men finner likevel plass til noen betraktninger. For det første kan det stilles spørsmål ved om Høyesterett går lenger enn det som er nødvendig i sin begrunnelse for at det foreligger fare for varemerkets funksjoner. Høyesterett uttaler i premiss 38 at selv om tildekkingen ikke fjernes vil uklarheten vedrørende produktets opphav som følge av skjermkomponentenes identiske ytre og tusjingens identiske plassering med eplelogoen «i seg sjølv er tilstrekkelig for å konstatere fare for varemerkets funksjoner» (premiss 38, min understrekning). I lys av dette kan Høyesteretts forutgående utlegging i premiss 37 om skadepotensiale ved senere omsetningshandlinger dersom tildekkingen fjernes fremstå overflødig. 

Selv om faren for varemerkets funksjoner primært vil manifestere seg etter at varene har blitt innført kan det nok også rent prinsipielt stilles spørsmål ved om det ved import er nødvendig å begrunne slik fare i senere brukshandlinger når selve importen er å anse som en brukshandling i seg selv jf. vml. § 4 (3) bokstav c). I denne forbindelse skiller også forholdet i Ensilox-saken seg noe fra forholdet i iPhone-saken da skadepotensiale i de etterfølgende handlingene knyttet seg til den samme salgshandlingen og ikke andre typer brukshandlinger (f.eks. innførsel) som Høyesterett legger vekt på i iPhone.

Selv om iPhone-saken ikke gjelder permanent fjerning av varemerker på originale varer (såkalt debranding) bekrefter Høyesterett langt på vei med sine referanser til Mitsubishi-avgjørelsen i premiss 34-36 at også slik fjerning vil utgjøre varemerkebruk og -inngrep også etter norsk rett. Det kan i denne forbindelse være grunn til å minne om at EU-domstolen i Mitsubishi uttalte at skadepotensiale ved permanent fjerning er størst der varene er igjenkjennbare også etter at varemerkene var fjernet, selv om dette ikke nødvendigvis er avgjørende for om fjerning av varemerker utgjør varemerkebruk. Selv om Mitsubishi-avgjørelsen indikerer et sterkt vern for varemerkeinnehaver når det gjelder grensene for varemerkebruk kan det nok også her stilles spørsmål ved om henvisningen til Mitsubishi er nødvendig (og riktig) for å fastslå varemerkeinngrep i iPhone-saken.

Som nevnt i omtalen av lagmannsrettens avgjørelse ville det heller ikke vært anledning til å importere skjermkomponentene til Norge (EØS) dersom de hadde vært originale (slik Huseby hevdet er tilfellet) ettersom dette uten Apples samtykke hadde utgjort ulovlig parallellimport.

Artikkelforfatteren Julius Berg Kaasin arbeider til daglig som advokat i advokatfirmaet GjessingReimers.