Markedsføringsrettsåret 2019

Immaterialrettstrollet fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2019 med en gjennomgang av markedsføringsretten (se også våre oppsummeringer av opphavsrett,, kjennetegnsrett, designrett og patentrett). Her gjennomgår vi et utvalg av fjorårets avgjørelser. Vi gir et tilbakeblikk på et representativt utvalg av norsk domstolspraksis, saker fra Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU), lovforslag og andre begivenheter fra året som gikk.

Nytt på lovgivningsfronten:

Justis- og beredskapsdepartementet la 18. oktober frem forslag om lov om vern av forretningshemmeligheter (Prop. 5 LS 2019-2020). Lovforslaget er tidligere omtalt av her. Loven er nå ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd, men har foreløpig ikke trådt i kraft.

Norsk domstolspraksis fra året som har gått:

Kilde: Patentstyret

Vi begynte året med Bank Norwegian-saken. Saken ble nevnt i års­opp­summeringen i fjor, men har gjort seg fortjent til en kort omtale også i årets oppsummering. Spørsmålet i saken var om Norwegians kjøp av Ikano, Monobank og Komplett Banks kjennetegn som såkalte "adwords" var i strid med god forretnings­skikk etter markedsføringsloven § 25, noe tingretten fant at ikke var tilfellet. Tingretten gikk altså motsatt vei av NKU, som i flere saker har konkludert med at slik bruk er i strid med § 25. 

NKU opprettholdt sitt opprinnelige syn  så sent som i mars 2019, i sak mellom Norgesgjerdet AS og Vindex AS mot Kystgjerdet AS. NKU pekte på at dommen fra Asker og Bærum tingrett var anket, og dermed ikke rettskraftig. Det var i saken også andre forhold som understøttet brudd på markedsføringsloven, herunder hadde innklagde, Kystgjerdet, også hadde brukt et slagord i sine annonser som lå så nærme klagernes slagord at det ble ansett som "unødvendig innpåslitent". NKU var imidlertid helt tydelige på at de fortsatt var av den oppfatning at generalklausulen favner videre enn varemerkets funksjon i varemerkerettslig forstand, og fastholdt derfor sitt syn om at slik bruk av andres varemerke som søkeord var i strid med § 25. 

Tingretten tok på sin side utgangspunkt i at generalklausulen i § 25 kan supplere "de egentlige immaterialrettslovene", men pekte blant annet på at varemerkelovgivningen i stor utstrekning tillater slik bruk av konkurrenters kjennetegn som "adword". Tingretten fant verken forvekslingsfare, eller at praksisen på noen annen måte var illojal eller subjektivt klanderverdig. Saken er anket og ankeforhandling var i utgangspunktet berammet til slutten av mars. En mer utførlig omtale av Bank Norwegian-saken finner du her.

I mars og april fikk vi også den endelige avslutningen på to saker som har versert for norske domstoler i lang tid: I mars fikk sagaen om "Il Tempo Extra Gigante" sin endelige avslutning, da Høyesterett forkastet Caprino Filmcenters anke over Eidsivating lagmannsretts dom om de markedsføringsrettslige og kontraktsrettslige sidene av saken om berg-og-dalbanen "Il Tempo Extra Gigante". Dette innebærer at saken mellom Caprino Filmcenter og Hunderfossen familiepark og Aukruststiftelsen endelig er avsluttet.

Den endrede etiketten - Jalla JALLAXXXXXX
Foto: O. Mathiesen

I april avsa Oslo tingrett dom i saken mellom Coca Cola og O. Mathiesen (tilgjengelig her og her) om bruk av merkene JALLASPRITE og JALLAXXXXXX (midlertidig forføyning i saken har tidligere vært behandlet i både tingretten og lagmannsretten. Lagmannsrettens avgjørelse er tilgjengelig her). Tingretten skulle ta stilling til om O. Mathiesens bruk av navnet JALLASPRITE innebar et inngrep i Coca Colas rettigheter til varemerket SPRITE etter varemerkeloven § 4(2), samt om den etterfølgende bruken av JALLAXXXXXX var i strid med markedsføringsloven § 25. Coca Cola hadde også krevd erstatning i form av en rimelig lisensavgift. Tingretten konkluderte bekreftende på begge spørsmål og idømte O. Mathiesen erstatning tilsvarende rimelig lisensavgift med kr 281 329 samt saksomkostninger med kr 200 000.

For spørsmålet om inngrep i Coca Colas varemerke, fant tingretten at det var nærliggende å anta at JALLA-elementet ville bli oppfattet som en humoristisk beskrivelse av produktet som uekte vare, mens SPRITE-elementet som en angivelse av produktet som sitronbrus. Når det i tillegg var full vareslagslikhet mellom de to merkene, fant retten at risikoen for assosiasjon var tilstede. I og med at det dreide seg om et sterkt innarbeidet varemerke, fant retten videre at O. Mathiesens bruk var en urimelig utnyttelse av SPRITE-merkets goodwill. Tingretten pekte også på at O. Mathiesens bruk kunne skade SPRITE-merkets særpreg, fordi det var naturlig å oppfatte bruken av SPRITE i navnet JALLASPRITE som en generisk betegnelse for sitronbrus.

Tingretten var videre enig med lagmannsrettens vurdering i for­føynings­saken, og fant at O. Mathiesens etterfølgende bruk av JALLAXXXXXX var i strid med god forretnings­skikk etter markeds­førings­loven § 25. Retten fant det sann­synlig­gjort at navnet ble valgt for å opprettholde assosiasjonen til SPRITE og signalisere at O. Mathiesen var utsatt for sensur av den større aktøren, Coca Cola. Som tidligere instanser, la tingretten tilsynelatende også stor vekt på det tingretten anså som medvirkning fra O. Mathiesen til medieomtalen av saken – begrunnet i de lojalitetshensyn som ligger til grunn for markedsføringsloven § 25.

Kilde: Patentstyret

I mars avsa Oslo tingrett dom i saken mellom Olav Thon og Madriku AS. Saken gjaldt sistnevntes bruk av navnet "Stortorvet Gjestgiveri" på sin Hamar-restaurant. Dette mente Olav Thon stred mot hans kombinerte merke for Stortorvet Gjæstgiveri, alternativt mot markedsføringsloven § 25. Olav Thon eier restauranten "Stortorvet Gjæstgiveri" som skal ha eksistert i Oslo i flere hundre år, mens Stortorvet Gjestgiveri på Hamar skal ha åpnet i 2015.

Kilde: Patentstyret

Oslo tingrett kom frem til at varemerket ikke ga vern for selve navnet, som ble ansett som beskrivende. Tingretten fant at Olav Thon heller ikke hadde noen innarbeidet rett til navnet. Tingretten ment imidlertid at bruken av navnet Stortorvet Gjestgiveri var i strid med god forretningsskikk. Det ble vist til at aldersforskjellen på partenes restaurantdrift under de omstridte navnene var over 100 år, og at Olav Thon over 40 år hadde lagt ned et betydelig arbeid i å holde bygget og restaurantene i hevd. Innehaver i Madriku, Erik Jacobsen, erkjente videre at han kjente til Stortorvet Gjæstgiveri når han valgte navn til sin restaurant på Hamar – og tingretten anså på denne bakgrunn navnevalget som illojalt. Stedsangivelsen i logoen for Stortorvet Gjestgiveri var ikke tilstrekkelig til å gå klar av § 25. Retten mente det kunne oppfattes som en beskrivelse av en filial av restauranten i Oslo, og det hadde også vært flere tilfeller av faktisk forveksling.

Olav Thon krevde rimelig lisensavgift fastsatt til 5 %, jf. markedsføringsloven § 48b første ledd bokstav a. Han hadde imidlertid ikke ført tilstrekkelig bevis for hvilket nivå lisensavgifter ligger på i restaurantbransjen, og tingretten falt derfor ned på en skjønnsmessig sum på NOK 75 000, dvs. 25 000 per år navnet hadde blitt brukt. Erik Jacobsen som eneaksjonær, daglig leder og styreleder i Madriku, ble holdt solidarisk ansvarlig for summen. Saken er anket og var i utgangspunktet berammet til slutten av mars.

Neste sak ut er saken mellom Jeanette Karsten Arkdeko AB og Scoop AS fra juni. Saken gjelder i all hovedsak opphavsrettslig vern, men markedsføringsloven § 30 var også anført. Lagmannsretten kom til at "InsideOut"-produktene til Jeanette Karsten Arkdeko hadde opphavsrettslig vern og at dette var krenket ved saksøkte Scoops "Alice"-serie – men fant at det ikke var sannsynliggjort noe tap, og tilkjente ikke erstatning.

Jeanette Karsten hadde også anført brudd på markedsføringsloven § 30 - og krevd erstatning også i medhold av den bestemmelsen – men dommen inneholder ingen nærmere vurdering av om det foreligger overtredelse av markedsføringsloven § 30 eller noen vurdering av erstatningsansvar etter markedsføringsloven § 48 b. Lagmannsretten nøyer seg med å vise til at vurderingen av økonomisk tap blir den samme for de øvrige grunnlag for erstatning som er gjort gjeldende. Markedsføringsloven § 48 b åpner imidlertid for vederlag uavhengig av økonomisk tap. Saksøker hadde riktignok vist til økonomisk tap i forbindelse med anførslene knyttet til erstatning etter markedsføringsloven, men det kan likevel stilles spørsmålstegn ved at bestemmelsen overhodet ikke er vurdert av lagmannsretten. Saken er tidligere omtalt av Kristina Stenvik for IP-trollet her.

Camelbacks "Better Bottle" (til venstre) og
Handelkompaniets "Texas-flaske"

I oktober 2019 avsa Agder lagmannsrett kjennelse om midlertidig forføyning for tilbakeholdelse av varer under tollmyndighetens kontroll mellom Handelskompaniet AS og Camelbak Products LLC. Spørsmålet var om Handelskompaniet ved sin "Texas-flaske" hadde etterlignet CamelBaks "Better Bottle". Handelskompaniet hadde blant annet anført at det ikke var relevant å vurdere opp mot nettopp "Better Bottle", fordi denne ikke lenger var i salg. Lagmannsretten fant imidlertid at etterlikningsvernet i markedsføringsloven § 30 ikke er begrenset til produkter som fremdeles produseres og omsettes - selv om det kunne ha betydning for lovens øvrige krav (forvekslingsfare og urimelighet). All den tid produktene fremsto som identiske, fant lagmannsretten at det forelå en etterligning – og etterligningen innebar en urimelig utnyttelse av CamelBaks selvstendig arbeidsinnsats. Lagmannsretten pekte på at Handelskompaniet ikke kunne gjemme seg bak at også andre aktører solgte flasker som kunne krenke etterligningsvernet.

Handelskompaniet anførte at det faktum at "Better Bottle" ikke lenger ble produsert, utelukket forvekslingsfare. CamelBak kunne imidlertid dokumentere flaskene ble solgt i annenhåndsmarkedet. Lagmannsretten fant at så lenge flaskene var godt kjent i omsetningskretsen – noe som ble understøttet av salg i annenhåndsmarkedet – ville det kunne foreligge forvekslingsfare. Lagmannsretten støttet seg her også på det faktum at flaskene var nær identiske, samt at flaskene enkeltvis hadde begrenset verdi og at kundekretsen hadde begrenset profesjonalitet og bevissthet. Lagmannsretten fant at derfor at det forelå en rettsstridig etterligning, og det var grunnlag for midlertidig forføyning.

Monsters (til venstre) og Manimals bokser for energidrikk

I den såkalte Monster-saken kom Oslo tingrett til at Manimals slagord «Unleash the instinct within you» ikke gjorde inngrep i Monsters registrerte UNLEASH-ordmerker, herunder slagordet UNLEASH THE BEAST som benyttes av den amerikanske energidrikkprodusenten Monster. Saken reiste også spørsmål om hvorvidt markedsføringen var i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25. Monster hadde anført at Manimals produkt ligner på Monsters hovedprodukt etter så mange sammenligningskriterier at summen av likheter blir for stor. Dette knyttet seg dels til bruken av ordet «Unleash» i slagordet, dels om fargebruk og layout, dels om navn og dels om markedsføring/kommunikasjon. Retten kom til at Manimals markedsføring ikke innebar noen ulovlig produktetterligning etter markedsføringsloven § 30, men at selskapets handlinger lå nær grensen for hva som kunne aksepteres. Retten la særlig vekt på at slagordet «Unleash the instinct within you», i kombinasjon med øvrig produktlikhet, innebar at Manimal nærmet seg grensen for hva som ville utgjøre en krenkelse. 

Retten kunne heller ikke se at det var elementer ved Manimals handlinger som ikke var fanget opp av den helhetsvurderingen som allerede var foretatt under § 30, og kom derfor til at handlingen heller ikke utgjorde et brudd på markedsføringsloven § 25.

Vi går videre til en sak fra Kristiansand tingrett. Parter i saken var Umoe Mandal AS mot Esna AS, Skomeldal og Halvorsen. To ansatte i Umoe Mandal sa opp sine stillinger og startet anført konkurrerende virksomhet i Esna. Saken gjaldt påstått overtredelse av mfl. §§ 25, 26, 28 og 30. Det ble anført at de to tidligere ansatte rettsstridig hadde utnyttet forretningshemmeligheter knyttet til såkalte «SES-skip», samt foretatt en ulovlig etterlikning av disse.

Avgjørelsen inneholder innledningsvis en interessant redegjørelse om rettslig interesse knyttet til om retten kunne avsi fastsettelsesdom for at de saksøkte hadde brutt markedsføringsloven § 25, § 26, § 28 og § 30:

«Det er imidlertid vanskelig å se at en ren fastsettelsesdom for brudd på de aktuelle bestemmelsene vil få praktiske konsekvenser av noen særlig betydning for Umoe. Umoe oppnår sine ønskede rettslige konsekvenser dersom man får medhold i påstandene om forbud mot videre salg og markedsføring av Tern, samt i erstatningskravet. Ved siden av dette har Umoe ikke anført at fastsettelsesdom vil få noen betydning, utover den signaleffekten en slik dom vil sende til markedet ved å konstatere at Umoes produkt er å anse for originalen, mens ESNAs er en kopi. Retten kan ikke se at denne signaleffekten kan veie særlig tungt, særlig ettersom en eventuell konstatering av brudd på bestemmelsene i markedsføringsloven uansett vil fremgå av premissene som grunnlag for erstatnings- og forbudskravet.»

Retten kom derfor til at Umoe ikke hadde et reelt behov til å få avgjort kravene gjennom en fastsettelsesdom. Avgjørelsen underbygger viktigheten av å reise sak når krenkelsen er aktuell og pågående, dersom påstanden er et krav om fastsettelsesdom for brudd på mfl.  Likevel måtte retten ta stilling til hvorvidt det var brudd på markedsføringsloven, da dette utgjorde grunnlaget for erstatningskravet og kravet om forbudsdom.

Retten kom til at det ikke forelå en krenkelse av markedsføringslovens bestemmelser, hverken hva gjaldt utnyttelse av bedriftshemmeligheter eller etterligning. Når det gjaldt etterligning var det av betydning at produktet kombinerer kjente løsninger, hvilket hever terskelen for å konkludere med urimelighet. Det ble lagt vekt på hensynet til fri konkurranse og det samfunnsmessig fornuftige i at næringsdrivende bygger videre på kjente løsninger.

Lysmast fra Nystrøm Design AS.

Kilde: NKU.  

Videre tar vi for oss en sak fra Sunnmøre tingrett mellom Nystrøm Design AS og Vik Ørsta AS. Spørsmålet var om Vik Ørsta AS hadde etterlignet Nystrøm Design AS' sokler og pynteringer for lysmaster og lysarmaturer. Saken har tidligere vært hos NKU, og er omtalt i markedsføringsrettsåret 2018. NKU fant at det forelå etterligning, men ingen forvekslingsfare; Det var ikke forbipasserende sin mulige forvirring som var avgjørende, men profesjonelle innkjøpere i kjøpssituasjonen, og det var ikke sannsynlig at en profesjonell innkjøper ville ta feil. Markedsføringsloven § 25 var imidlertid overtrådt da Vik Ørsta hadde etterlignet mottatte tegninger og "i stillhet" igangsatte egen produksjon av tilsvarende produkter.

Saken for tingretten gjaldt kun spørsmålet om brudd på markedsføringsloven § 25. Tingretten kom til at det ikke var sannsynliggjort at Vik Ørsta brukte Nystrøm Designs tegning som mal for egen produktutvikling og pynteringer. Til støtte for dette ble det vist til at hovedformen på pyntesoklene og pynteringene gir seg selv på grunn av produktets funksjon.

Spørsmålet ble derfor om Vik Ørsta ved dekoreringen av produktet hadde oppfylt sin variasjonsplikt. Retten fant at Vik Ørsta sin pyntesokkel og pynteringer var mykere i formen enn Nystrøm Design sin pyntesokkel og pynteringer. Retten var dermed enig med NKU i at det ikke forelå forvekslingsfare, og videre at variasjonsplikten var oppfylt. I motsetning til NKU kom tingretten til at det ikke hadde forekommet en slik forutgående kontakt mellom partene slik at det kunne sies å ha oppstått et tillitsforhold eller et samarbeid. Det ble lagt vekt på at begge parter var profesjonelle innenfor sitt område, og at begge parter i verste fall hadde vært noe uryddige i sin kontakt med den andre.  Retten kom til at det ikke forelå brudd på markedsføringsloven § 25.

   

Et utvalg av saker fra NKU

Technogyms SKILLMILL (til venstre) 

og BodyGyms "AirRunner"

NKU har også behandlet etterligningssaker i året som har gått. I sak 4/2019 var spørsmålet om de innklagedes markedsføring og salg av tredemøller var ulovlige etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30 og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25. Klager Technogym S.p.A hadde klaget inn tre andre aktører i bransjen: Celsus AS /«Bodygym», In Shape AS og Gymtool AS.  Saken omhandlet tredemøllen «SKILLMILL», som er en kurvet tredemølle. Spørsmålet var hvorvidt de innklagedes kurvede tredemøller utgjorde en krenkelse av SKILLMILL. NKU kom til at det var en krenkelse av mfl. § 30. NKU uttaler riktignok at mange elementer på en tredemølle vil i det vesentlige være et resultat av funksjon. Likevel vil tredemøllen kunne ha designmessige elementer som gir dem et særpreg utover de rent funksjonsbestemte trekkene. Det var disse designmessige elementene som etter NKUs vurdering var etterlignet av de tre innklagede. Det ble også lagt vekt på at Technogym S.p.A hadde lagt ned en ikke ubetydelig markedsinnsats for å innarbeide SKILLMILL i markedet.

Liten norsk familiebedrift vant over netthandelgigant i plagiatsak, skrev DN om sak 5/2019. Saken var mellom Levangerbedriften Easygrow AS og Nordens største nettbutikk innen babyprodukter, Jollyroom AB. Saken gjaldt om markedsføring og salg av vognpose var i strid med markedsføringslovens § 30, eller for øvrig ulovlig etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25. NKU kom til at til at innklagedes vognpose både hva gjaldt det anvendte flettemønster, fasong, materialer og utførelse for øvrig med plassering av tverrgående sømlinjer, halvmåneformen i puten og glidelåslukningen var til forveksling lik klagers vognpose. Alle disse elementene var ettergjort ut over det som var nødvendig for at vognposen kunne fylle sin funksjon. Det ble også vektlagt at Jollyroom tidligere har forhandlet Easygrows produkt, og derfor måtte ha kjent til vognposen.  Det ble likevel presisert av NKU at dette ikke medførte at det forelå et nært forhold mellom partene, da Jollyroom forhandler en rekke produkter av denne typen fra ulike leverandører. NKU la også vekt på at Jollyroom hadde kjøpt Easygrows varemerke som betalt søkeord og at det trolig var innklagedes strategi å etterligne klagers produkter. Det var anført at dette også hadde skjedd ved andre anledninger.

Kilde: NKU

Sak 7/2019 var mellom klager Funksjonell Mat AS og innklagede Fjordbox AS. Spørsmålet var om innklagedes emballasje for produktet SUKKR Gull var en ulovlig etterlikning av klagers Sukrin Gold i strid med markedsføringsloven § 30 eller § 25. NKU kom til at forskjellene mellom Sukrin gold og SUKKR GULL var mer fremtredende enn likhetene, og at likheten i stor grad kunnen tilskrives bruken av sort farge som grunnfarge på emballasjen. Kjenne­tegns­bruken av hen­holds­vis SUKKR og Sukrin var også noe som bidro til å adskille emballasjene. Inn­klagede hadde vært tro mot sin designlinje, da SUKKR GULL hadde likt design som den øvrige produkt­linjen. NKU kom derfor til at til tross for at fargevalg og en del elementer var likeartede, var helhetsinntrykket av produktene forskjellig. Det var derfor ikke en krenkelse av mfl. § 30 eller § 25.

I sak 8/2019 hadde Extra Leker AS klaget inn Coop Norge SA med påstand om brudd på mfl. §§ 30 og 25 for etterligning av Extra lekers slagord «EXTRA STORT UTVALG – EXTRA LAVE PRISER». Coop benytter slagordet «EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER». NKU uttalte at slagordet er beskrivende for en lavprisbutikk med bredt utvalg, og at Extra Leker ikke har dokumentert at de har innarbeidet slagordet på en slik måte at det har fått en goodwill i markedet som utnyttes på en urimelig eller illojal måte gjennom etterlikningen. Videre ble det vektlagt at Coop har benyttet slagordet i 4,5 år før Extra Leker reagerte. I den utstrekning det er knyttet en goodwill til slagordet, kan det per i dag vel så gjerne gjelde for Coops egen innarbeidelse. Det kunne derfor ikke anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater å fortsette å anvende det slagord som allerede er benyttet i 4,5 år. NKU kom til at bruk av slagordet ikke var i strid med mfl. § 30 eller 25.

Det har også vært nyhetssaker knyttet til markedsføringsloven, uten at sakene har vært behandlet i domstolene. Kommunikasjonsbyrået Vy vurderte søksmål mot NSB fordi de mente at NSBs registrering av VY som varemerke strider mot god forretningsskikk, begrunnet i at det ville føre til en klar svekkelse av Vy Communications varemerke og identitet. I desember ble det imidlertid kjent at partene hadde inngått forlik i saken.

DNBs kvinnekampanje #huninvesterer er blitt anklaget for brudd på markedsføringsloven for å ha kopiert navn og deler av konseptet SHE Invests til gründer Heidi Aven i SHE Community AS.

I en kampanje fra PepsiCo og Ringnes ble det presentert resultater fra en smakstest som angivelig er utført som en blindtest. Testen viste at to av tre velger Pepsi Max fremfor CocaCola. Forbrukertilsynet var imidlertid ikke overbevist og mente at kampanjen kunne være villedende og derfor i strid med markedsføringsloven. 

En av artikkelforfatterne, Kaja Skille Hestnes,  er ansatt i SANDS Advokatfirma DA, som representerer SHE Community AS i saken mot DNB. Julius Berg Kaasin representerte videre Monster i saken mot Manimal. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.

Kaja Skille Hestnes og Kristine Juell Johnsen