Designrettsåret 2019

Oppsummeringen av immaterialrettsåret 2019 forsetter med en oppsummering av nytt innen designretten (se også våre oppsummeringer av opphavsrett, patentrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). Det har også i år vært et rolig år for designretten. KFIR har ikke behandlet noen designsaker i 2019, og det har, så vidt Immaterialrettstrollet er kjent med, heller ikke kommet ny relevant underrettspraksis på området. 

En av G Star Raws dongeribukser 
som Cofemel angivelig har kopiert

EU-domstolen og Underretten har imidlertid avsagt flere designavgjørelser i løpet av 2019. En sak som omhandler både design og opphavsretten er C‑683/17 Cofemel. Avgjørelsen var en sak mellom G-Star og Cofemel hvor G-Star hevder at enkelte av Cofemels buksedesign var sammenliknbare med G-Star sine. G-Star hevdet at buksedesignet måtte klassifiseres som et «verk» som var opphavsrettslig beskyttet. Saken er tidligere omtalt under IP-trollets oppsummering av opphavsrettsåret.

EU-domstolen slo dermed fast at det ikke gjelder noen egne eller særskilte krav for at et (kles)design skal oppfylle kravet til verkshøyde. Det er derfor kravet til verkshøyde, slik det har utpenslet seg gjennom EU-domstolens praksis som må legges til grunn ved vurderingen. 

I C 693/17 P fastholdt EU-domstolen at designregistreringen av en godteriboks var ugyldig, da den var i strid med en internasjonal varemerkeregistrering av en likeartet boks. Sakens bakgrunn var at saksøker Ferrero S.P.A., produsent av «TicTac»-boksene fremmet innsigelse mot at BMB sp. z.o.o. kunne designregistrere sine godteribokser fordi de hadde angivelig lik formgivning og utseende som «TicTac»-boksene. Ferreros «TicTac»-bokser var beskyttet gjennom en internasjonal 3D-varemerkeregistrering.   

Ferreros "Tictac"
Internasjonal varemerkeregistrering nr. 405177

EU-domstolen kom til at designregistreringen var ugyldig. BMB hadde blant annet anført for tidligere instanser at det var feil av ankeinstansen i EUIPO og se hen til fransk rettspraksis når de vurderte forvekslingsfaren. Argumentet ble avvist av Underretten, og nå igjen avvist av EU-domstolen. Det bør nevnes at store deler av EU-domstolens begrunnelse er at argumentene ikke kunne føre frem fordi det ikke var tilstrekkelig begrunnet hvilke feil som er begått av underinstansen - det var heller en gjengivelse av argumentasjonen som ble fremmet for førsteinstans. Det er ikke EU-domstolens oppgave å foreta en ny behandling av anførslene uten at de er knyttet til en begrunnelse som spesifikt søker å identifisere feilen som angivelig er gjort av underinstansen.

Ferrero har fortsatt å håndheve sine rettigheter også etter at EU-domstolen kom med sin avgjørelse. Ferrero har relativt nylig fått medhold i Italienske domstoler (the Turin Court of First Instance) i at likeartede godteribokser utgjør en krenkelse av Fererro’s (italienske) varemerke for «TicTac»-boksene.

Mens EU-domstolen i designsaker i 2017 var ganske opptatt av bilfelger og kopier av disse, har Underretten i 2019 behandlet flere saker om bildesign og modellbiler av disse. En av disse er T-209/18. Porsche er kjent for sin ikoniske 911-modell, og søkte i 2010 designregistrering for en ny modell av bilen (Porsches serie 997). Autec GC kom i 2014 med innsigelse mot registreringen, da Autec AG mente at designregistreringen ikke oppfylte nyhetskravet eller kravet om individuell karakter. Porsche 997 var bare en oppdatering av den allerede eksisterende modellen 911. Designregistreringen ble kjent ugyldig av EUIPO, hvorpå Porsche anket avgjørelsen inn for Underretten. 

Porsche serie 997
Designregistrering nr 735428–0001

Hva gjelder helhetsinntrykket uttaler domstolen at den grad av frihet designeren har hatt ved utviklingen vil ha betydning. Den informerte brukeren må videre få et helhetsinntrykk som tilsier at utviklingen medfører en forskjell fra tidligere, og ikke bare gir et «déjà vu». Enkeltelementer som er endret, men som ikke gir et annerledes helhetsinntrykk vil derfor ikke være tilstrekkelig.

Porsche argumenterte blant annet med at designeres hadde liten frihet ved design av bilder, da det var en rekke lovmessige krav til hvordan en bil og dens deler måtte utformes. Det ble også argumentert med at designernes frihet var begrenset, fordi nye design måtte være i tråd med tidligere modeller fordi kundegruppen forventet at modellene fortsatt skulle se ut som en Porsche. Dette ble avvist av EU-domstolen, en slik forventning hos forbrukerne om at et produkt skal ha en bestemt formgivning kan ikke anses å begrense designerens frihet  på en måte som er relevant for vurderingen av om designet har individuell karakter (avsnitt 59). Avgjørelsen bekrefter med dette tidligere avgjørelser hvor en slik "allmenn formgivningstendens" ikke tillegges betydning (se f.eks. T-684/16  Hotte de cuisine, avsnitt 29 og 30)

Dommen inneholder også en interessant og relativt velkjent diskusjon vedrørende at «den informerte bruker» befinner seg innenfor luksussegmentet. Det ble fra Porsches side argumentert med at den informerte bruker ser seg til, og handler i luksussegmentet av biler, hvilket innebærer at målestokken ikke kunne være alminnelige bilkjøpere. Porsche ble likevel ikke hørt med sin anførsel da designet var registrert i klasse 12.08 for «biler, busser og lastebiler».

Domstolen kom derfor til at Porsche 997 hadde et for likt helhetsinntrykk med Porsches tidligere modell 911 til at designregistreringen kunne opprettholdes.

Tilsvarende ble lagt til grunn i T-210/19 Agricola, hvor Underretten ut fra samme begrunnelse fastslår at Porsches designregistrering av modellen 911 fra 2004 også er ugyldig. Designet som var registrert som Porsche 911 var for lik modellen som hadde vært tilbudt på markedet i lang tid før designregistreringen. 

De ovennevnte avgjørelse er ikke de eneste som har omhandlet kjøretøy det foregående året. Tre saker for Underretten omhandlet spørsmålet om designregistreringer av flere av Volkswagens vare- og kassebiler skulle kjennes ugyldig grunnet manglende nyhet og individuell karakter:  T-43/18 VW Bus T5; T-191/1 VW Caddi Maxi og T-192/18 VW Caddi.

Den registrerte designen	Et av motholdene - tysk designreg. M 9602634-0001

Anførslene var, som i "Porsche-sakene", at registreringene ikke hadde individuell karakter vurdert opp mot tidligere VW-modeller. Retten kom imidlertid her til at registreringene kunne opprettholdes, da de ble funnet å ha individuell karakter. I saken T-192/18 ble det anført at underinstansen hadde tillagt den informerte bruker en for høy grad av oppmerksomhet da det ble anført at visse av trekkene måtte anses å ha teknisk effekt og ikke noe brukeren ville oppfatte som design-elementer. Til dette uttaler retten: 

"Først og fremmest må sagsøgerens argument om, at den informerede bruger ikke er i stand til at opfatte de forskelle, som appelkammeret har identificeret med hensyn til kofangerne, lygterne, blinklysene og bagsmækkene, fordi de vedrører tekniske detaljer, forkastes. For det første har appelkammeret ikke taget hensyn til forskelle med hensyn til de omtvistede designs blinklys. For det andet fremgår det af den anfægtede afgørelse, at de forskelle, som appelkammeret har identificeret med hensyn til kofangerne, lygterne og bagsmækkene, vedrører deres udseende og ikke de tekniske detaljer. Den informerede bruger er derfor i stand til at opfatte dem. Det er i denne forbindelse uden betydning, at den ændring, som er tilføjet visse af disse bildele, ligeledes kan have en teknisk effekt" (avsnitt 33). 

Uttalelsen tilsier at ved utvikling av nye bilmodeller bør også de nye tekniske effektene ha et nytt design (dersom det er ønskelig å designregistrere bilmodellene). Ved vurderingen av helhetsinntrykket designet gir kan også tekniske funksjoner ha betydning: "For det andet er disse karakteristika, selv om de har en teknisk funktion, ikke rent funktionelle, og deres udseende kan ændres, således at eventuelle forskelle i deres form og placering kan få betydning for helhedsindtrykket af det produkt, hvori de indgår" (avsnitt 48)

Klager kunne derfor ikke høres med at underinstansen ikke hadde skilt mellom estetiske og tekniske trekk. 

Avgjørelsene bør ha en viss interesse for bilindustrien – og andre industrier – der det stadig kommer nye modeller av de produktene som tilbys. VW-avgjørelsene viser at designregistreringer ikke nødvendigvis er ugyldig fordi man har hatt tidligere modeller på markedet, men det må klargjøres hva som er nytt og som danner et annerledes helhetsinntrykk. Allerede på utviklingsstadiet bør man derfor fokusere på at den nye modellen ikke bare frembringer et "deja vu" hos bilkjøperne. I alle fall må dette unngås hvis man, i følge Underretten, skal oppnå designregistrering for den nye modellen.

T-559/18 Atos Medical er en ugyldighetssak mot en designregistrering av et medisinsk plaster til bruk for trakeostomi (luftrør i et hull inn i halsen). Atos Medical GmbH klaget Andreas Fahl Medizintechniks designregistrering fra 2012 inn til EUIPO med påstand om at designregistreringen måtte kjennes ugyldig på grunn av manglende nyhet og individuell karakter. EUIPO tok ikke klagen til følge, og saken havnet etter hvert i Underretten.  Underretten uttalte at man måtte se designet opp mot det type område man befant seg på, og designet ble derfor sammenlignet opp mot andre plastre for trakeostomi. 

I vurderingen ble forskjellene i designene og utforming gjennomgått, og registreringen av plasteret ble sammenlignet med andre liknende plaster. Designet måtte ses opp mot det type område man befant seg på, som her var et relativt begrenset område. Slike plaster må av medisinske årsaker se relativt like ut, og vil derfor begrense designernes frihet.

Plaster til bruk for trakeostomi
Designregistrering nr. 1339246-0009

Saken skiller seg her fra "Porsche-sakene" omtalt ovenfor, hvor de anførte begrensningene i designerens frihet bare skyldtes forbrukernes forventning om at biler fra Porschen skulle ha et bestemt utseende, noe som ikke hadde betydning for vurderingen av individuell karakter (jf. T‑209/18, avsnitt 58-60).

Detaljgraden i domstolens vurdering kan videre reise spørsmål om det var helhetsinntrykket som faktisk ble vurdert. Domstolen uttalte uansett at helhetsinntrykket var ulikt når man sammenlignet de to designene, og den informerte bruker ville kunne fange opp disse forskjellene. Designet hadde individuell karakter og skulle derfor ikke kjennes ugyldig.

I T-766/17 begjærte Eglo Leuchten designregistreringen av en rund lampe (registrert som "belysningsapparat") kjent ugyldig på grunn av manglende individuell karakter. I vurderingen av individuell karakter ses blant annet på den industrielle sektor produkter kommer fra og designeren frihet. Vurderingens målestokk er synsvinkelen til den informerte bruker. Det uttales i avgjørelsen at designerens frihet er mindre når det gjelder design av produkter som krever spesielle kjennetegn/utseende begrunnet i produktets tekniske funksjon eller eventuelle juridiske krav til produkter. I dommens avsnitt 26 uttales at dersom designerens frihet er stor, vil ikke små forskjeller i designet gi tilstrekkelig annerledes helhetsinntrykk. Dersom designerens frihet er begrenset, vil man kunne akseptere at mindre forskjeller er tiltstrekkelig til å oppfylle kravet til individuell karakter.

Etter en gjennomgang av dette fremholdes i avsnitt 34 at den tekniske funksjonen til belysningsapparater av denne art etter sin natur begrenser designerens frihet. Mindre forskjeller vil derfor kunne godtas uten at det er i strid med kravet til individuell karakter.

Videre ses det nærmere på tekniske karakteristikker og anvendelsesområdet til slike belysningsapparat. Det uttales i avsnitt 43 at designet skiller seg fra tidligere design og at at apparatet heller ikke brukes på samme måte som lampen fra de sammenlignede tegningene. Retten konkluderer så med at Di-Kas design har tilstrekkelig individuell karakter.

Den registrerte designen

Sak T-532/18 er en ugyldighetssak mot designregistreringen av en vaskesvamp. Parter i saken er Aroma Essence Ltd mot EUIPO og Refan Bulgaria OOD. I 2016 ble Refans designregistrering av en vaskesvamp innklaget av Aroma Essence, med påstand om at registreringen var ugyldig som følger av manglende nyhet. Avgjørelsen gir føringer hvilken part som har bevisbyrden for at en avgjørelse skal omgjøres samt i hvilken grad EUIPO i overprøvingen tar selvstendig stilling til kravet om nyhet.  

Retten uttaler at i saker om ugyldighet skal EUIPO i første instans kun legge til grunn partenes påberopte argumentasjon, beviser mm. Det skal med andre ord ikke foretas noen noen selvstendig prøving. Dette følger av forordning nr. 6/2002 art. 63, jf. dommens avsnitt 23. Det fremholdes videre at det er klager som har bevisbyrden for å fremlegge at designet strider mot tidligere kjente design. I den konkrete saken hadde ikke Arome Essence på tilstrekkelig måte klart å bevise at designet ikke oppfylt nyhetskravet, og designregistreringen ble derfor ikke kjent ugyldig.

EU-domstolen i C‑240/18 P Constantin Film: Varemerket FACK JU GÖHTE strider ikke mot offentlig moral

EU-domstolen avsa 27.2.20 dom i C‑240/18 P Constantin Film. Det ble her lagt til grunn at registrering av varemerket FACK JU GÖHTE ikke var i strid med offentlig moral, og at det derfor ikke var grunnlag for å nekte registrering av merket etter varemerkeforordningen artikkel 7(1)(f). Det understrekes her at man ved vurderingen av om et varemerke er i strid med offentlig «moral» ikke skal foreta en abstrakt vurdering av tegnet som søkes registrert, men en konkret faktisk vurdering av hvordan den relevante kundekretsen oppfatter merket.

Fack Ju Göhte er navnet på en tysk film fra 2013. Filmens tittel vakte så stor offentlig oppstandelse var en så stor suksess at den fikk to oppfølgere i 2015 og 2017. I 2015 søkte produsenten av filmene om registrering av FACK JU GÖHTE som varemerke i klasse 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 og 41. Merket ble nektet registrert fordi det måtte anses å stride mot (offentlig) moral («accepted principles of morlity») etter varemerkeforordningen artikkel 7(1)(f) (tilsvarende bestemmelser finnes i det nye varemerkedirektivet artikkel 4(1)(f) og i varemerkeloven § 15 første ledd a)). Denne avgjørelsen ble opprettholdt av EUIPOs appellkammer og av Underretten. (Immaterialrettstrollet har tidligere kommentert Generaladvokatens anbefaling i saken her)

EU-domstolen kom til et annet resultat, og fant at det ikke var grunnlag for å nekte registrering av FACK JU GÖHTE. På samme måte som Generaladvokaten, la EU-domstolen at «moral» i varemerkeforordningen artikkel 7(1)(f) sikter til «værdier og overbevisninger, som et givet samfund for øjeblikket efterlever» (avsnitt 39, jf. Generaladvokatens anbefaling, avsnitt 77). Disse verdiene kan utvikle seg over tid, og må derfor fastlegges «ud fra den fremherskende sociale konsensus i dette samfund på tidspunktet for bedømmelsen» (avsnitt 39). Om et merke er i strid med «moral» er dermed en konkret, subjektiv vurdering av «hvad det nævnte samfund i dette øjeblik anser for moralsk acceptabelt» (avsnitt 39). Som Generaladcvokaten påpeker, skiller denne vurderingen seg fra spørsmålet om et varemerke strider mot «offentlig orden», som er en mer objektiv vurdering (se Generaladvokatens anbefaling, avsnitt 76, se også EFTA-domstolens avgjørelse i Vigeland saken, E-5/16, avsnitt 86).

Mer konkret vil dette bestå i en vurdering av om den relevante kundekretsen vil oppfatte det aktuelle kjennetegnet for å være i strid med offentlig «moral» når dette anvendes som varemerke for de søkte varer eller tjenester (avsnitt 40). Det er her ikke tilstrekkelig at merket bare er uttrykk for dårlig smak (avsnitt 41).

Underretten hadde lagt til grunn at den relevante kundekretsen besto av en bred tysktalende krets, hovedsakelig i Tyskland og Østerrike (avsnitt 45). Underretten hadde lagt til grunn at denne kretsen ville oppfatte merket som uttrykket «Fuck you» i forbindelse med etternavnet «Göhte». EU-domstolen la til grunn at selv om «Fuck you» i sin opprinnelige betydning har en vulgær, seksuell konnotasjon, kan det i en annen kontekst brukes for å uttrykke sinne eller forakt overfor en person (avsnitt 46).

Man kunne imidlertid ikke, som Underretten hadde gjort, abstrakt vurdere om FACK JU GÖHTE i den første betydningen er i strid med offentlig moral. EU-domstolen fremhevet her at selv om det er merket i seg selv som skal vurderes, er ikke konteksten ellers uten betydning for vurderingen (avsnitt 51). EU-domstolen påpekte her blant annet at filmen «Fack ju Göhte» hadde blitt en stor suksess innenfor den relevante kundekretsen uten at filmens tittel hadde skapt særlig oppstyr (avsnitt 52 ogn 67).

EU-domstolen fant også grunn til å kommentere Underrettens uttalelser om ytringsfrihetens betydning for varemerkeretten. Underretten hadde i sin avgjørelse uttalt at hensynet til ytringsfriheten som gjorde seg gjeldende innenfor kunst, kultur og litteratur, ikke gjorde seg gjeldende på varemerkeområdet (T-69/17, avsnitt 29). Dette ble tilbakevist av EU-domstolen, som understreket at vernet av ytringsfriheten i EUs charter for fundamentale rettigheter artikkel 11 også er relevant ved tolkningen av varemerkeforordningen artikkel 7(1)(f) (avsnitt 56). Dette ble også fremhevet i fortalen til den konsoliderte varemerkeforordningen, 2017/1001, avsnitt 21.

EU-domstolen fant etter dette at det var grunnlag for å treffe avgjørelse i realiteten i saken etter statuttene til Domstolen artikkel 61 nr. 1. Underrettens og appellkammerets avgjørelse om nektelse av registrering av FACK JU GÖHTE ble derfor opphevet.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Som redegjort for i gjennomgangen av Generaladvokatens anbefaling, har europeisk praksis vært relativt streng når det kommer til registrering av obskøne merker og merker som på andre måter kan virke støtende. Dette har også preget norsk praksis etter den tilsvarende bestemmelsen i varemerkeloven § 15 første ledd a), hvor man f.eks. har nektet registrering av merker som FUCK CANCER og et figurmerke med teksten «Jævla homo».

Problemet med slike subjektive vurderinger basert på vage bestemmelser som praksis frem til nå tilsynelatende legger til grunn, er imidlertid at saksbehandleren eller dommeren lett blir en smaksdommer, som legger til grunn sin egen oppfatning av hva som strider mot «moral». Og som EU-domstolen selv påpeker, er det ikke tilstrekkelig at et merke bare er uttrykk for dårlig smak.

Ved å kreve at vurderingen av om et merke strider mot «moral» knyttes til et faktisk grunnlag gjøres dette til en mer konkret vurdering av hva den relevante kundekretsen anser som støtende heller enn en abstrakt vurdering av hva man kan utlede av et kjennetegn. Dette vil nok gjøre at endel merker som objektivt sett består av obskøne tegn, men som gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte som støtende, kan kreves registrert som varemerker. Figurmerket med teksten «Fuck Cancer» som for tiden er til behandling hos Patentstyret, fremstår her som ikke bør nektes registrert fordi det strider mot offentlig «moral».

Om man tar EU-domstolens vektlegging av at filmene som varemerket er registrert for har blitt en stor suksess uten at særlig mange har reagert negativt på navnet et skritt videre, kan dette riktignok forstås dit hen at den påtenkte bruken av merket har betydning for vurderingen av om det strider mot offentlig «moral». Slik kan avgjørelsen imidlertid ikke forstås. Uttalelsene bør snarer forstås slik at den omstendighet at filmenes suksess var en indikasjon på at den relevante kundekretsen ikke oppfatter at varemerket FACK JU GÖHTE er i strid med offentlig «moral».

Vektleggingen av hvordan den relevante kundekretsen rent faktisk oppfatter merket vil imidlertid innebære at det etter omstendighetene er lettere å gå klar av moralunntaket  dersom merket har vært i bruk og man derigjennom kan dokumentere at det ikke har vært særlig mange reaksjoner på bruken. Og her vil konteksten merket er brukt i og måten merket har blitt brukt på, kunne påvirke hvordan kundekretsen oppfatter merket.