Proposisjonen til endringer i varemerkeloven og tolloven har kommet!

Basert på høringsnotatet – tidligere delvis omtalt her –  har Justis- og beredskapsdepartementet fremmet forslag om endringer i varemerkeloven og tolloven. Hensikten med endringene er blant annet å få gjennomført det nye varemerkedirektivet, 2015/2436. (Følg forslagets gang her). I proposisjonen foreslås det endringer som er ment å forenkle registreringsprosessen og som vil gjøre regelverket om varemerker mer teknologinøytrale med tanke på hva som kan registreres som et varemerke. Samtidig foreslås det å åpne for særskilt pantsettelse av varemerkerettigheter, samt å vedta en tilsvarende kollisjonsregel som i patentloven § 44a. Når det gjelder tolloven, skal endringene forenkle og effektivisere tollernes kontroll av varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter. I denne bloggposten gås det kjapt igjennom de (etter dette trollets skjønn) viktigste endringene som foreslås i varemerkeloven. Hele proposisjonen ligger her.

Logo. Hentet her

Endringer og klargjøringer vedrørende gjengivelse av merket, og vernets omfang

I det nye varemerkedirektivet er kravet om grafisk gjengivelse erstattet med kravet om at merket må kunne bli gjengitt i registeret på en slik måte at varemerkemyndigheten og offentligheten kan «fastslå den klare og præcise genstand for den beskyttelse, som dets indehaver indrømmes». Ifølge direktivets fortale punkt 13, innebærer dette at merket ikke lenger må gjengis på en nærmere angitt måte, men at gjengivelse kan skje ved hjelp av den teknologi som til enhver tid er tilgjengelig. Det nye kriteriet er følgelig teknologinøytralt, og selv om hverken lukt eller smak med dagens teknologi neppe vil kunne gjengis tilstrekkelig presist i dag, vises det i proposisjonen til at dette kan endre seg. Når det gjelder lydmerker, antas det at det vil være tilstrekkelig med en digital lydfil. Det vil følgelig neppe være grunn til å kreve at lydmerker må gjengis ved bruk av et fullstendig notesystem, slik EU-domstolen tidligere har gitt uttrykk for, sml. sak C-283/01 Shield Mark. Departementet skal følge opp med endringer i varemerkeforskriften og gi tydeligere og mer detaljerte regler om hva som kreves ved gjengivelsen av de ulike varemerketyper.

I Norden har det lenge vært slik at varemerker som registreres i svart-hvitt, har vern for alle fargekombinasjoner. EUIPO derimot, har lagt til grunn at slike merker kun har vern i svart-hvitt. Denne nordiske praksisen var angivelig bakgrunnen for at de nordiske landene ikke var enige med EUIPOs harmoniseringsprogram om «Scope of protection for black and white marks». De andre nordiske landene har, som følge av det nye varemerkedirektivet, enten endret varemerkeloven, eller endret praksis vedrørende disse merkene. På bakgrunn av direktivet og denne utviklingen hos våre nordiske venner, kom departementet til at man etter ikrafttredelse av lovendringen som gjennomfører direktivet, bør følge EU-retten også i dette spørsmålet. For merker som søkes registrert etter ikrafttredelse av reglene som gjennomfører direktivet, foreslås det altså at en registrering i svart-hvitt ikke vil omfatte vern i alle fargekombinasjoner. 

Videre foreslås utelukkelsesgrunnen i varemerkeloven § 2 til også å gjelde for merker som består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, eller tilfører varen en betydelig verdi. 

Ond tro

I dag har vi varemerkeloven § 16 bokstav b, der det fremgår at et merke som er egnet til å forveksles med et annet varemerke, foretaksnavn eller forretningskjennetegn som en annen allerede har tatt i bruk før søkeren – og som fortsatt brukes – ikke kan registreres uten samtykke hvis søkeren kjente til bruken, noe som gjør at søknaden anses innlevert i strid med god forretningsskikk. 

Artikkel 4 nr. 2 i det nye varemerkedirektivet krever i en generell regel bestemmelsen om ond trosom ugyldighetsgrunn. Som følge av dette ble det foreslått å vedta en særskilt bestemmelse om ond tro i § 15 om absolutte registreringshindre, samtidig som varemerkeloven § 16 bokstav b skulle videreføres. Departementet kom imidlertid til at en ny bestemmelse om ond tro vil gjøre den gjeldende bestemmelse i § 16 bokstav b overflødig, og så ikke noe behov for å videreføre denne. Den nye bestemmelsen er foreslått inntatt i § 15 første ledd bokstav f, der det fremgår at et varemerke ikke kan registreres hvis det «søkes registrert i ond tro».

Tidspunktet for særpregsvurderingen

Foto: Nick Youngson - CC BY-SA 3.0

Etter varemerkeloven § 14 må kravet til særpreg være oppfylt både på søknadsdagen og på registreringsdagen, jf. tredje ledd. Etter siste punktum skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, herunder virkningen av bruk av merket før disse tidspunktene. Dette innebærer at registreringen skal oppheves ved innsigelse og i ugyldighetssaker dersom det godtgjøres at merket ikke hadde iboende særpreg på disse tidspunktene, uavhengig av om merket senere hadde slitt seg til særpreg gjennom bruk. Merket kan imidlertid ha fått vern gjennom innarbeidelse som følge av bruken, men merket vil da bare ha prioritet fra tidspunktet for innarbeidelsen, og ikke fra søknadsdagen. Etter direktivets artikkel 4. nr. 4 må det innføres regler som innebærer at registreringen ikke kan oppheves som ugyldig hvis merket har fått særpreg gjennom bruk før kravet om ugyldighet fremsettes. Det er altså ikke lenger avgjørende om merket var beskrivende eller av annen grunn manglet særpreg på søknadstidspunktet. Dette innebærer at merker som i utgangspunktet aldri skulle være blitt registrert, vil beholde vernet dersom de oppnår særpreg før det fremmes ugyldighetsinnsigelse. Av direktivets artikkel 8 fremgår det imidlertid at et eldre merke som først oppnådde særpreg etter at det ble registrert, ikke gir grunnlag for å oppheve registreringer av et yngre merke som har fått vern i tiden mellom søknadstidspunktet og tidspunktet for oppnådd særpreg for det eldre merket.

Når det gjelder de mer formuerettslige sidene av varemerkerettigheter, krever direktivet at registrerte varemerker og varemerkesøknader skal kunne pantsettes særskilt, og kunne være gjenstand for særskilt tvangsfullbyrdelse. Både avtale- og utleggspanterettigheter må kunne anmerkes i varemerkeregisteret. Som følge av dette foreslås det at varemerkeloven § 55 skal endres slik at det bare er innarbeidede varemerker det ikke kan tas utlegg i. Mer krever ikke direktivet, og den nærmere reguleringen av rettsvern overfor tredjepersoner og gjennomføring av tvangsfullbyrdelse, blir opp til medlemslandene. 

Nye rettsvern- og kollisjonsregler

Selv om direktivet ikke krever det, ble det i høringsnotatet foreslått å vedta en tilsvarende kollisjonsregel som i patentloven § 44a. Dette innebærer at rettserverv som gjelder overdragelser, lisensavtaler, avtalepant og utleggspant får rettsvern ved registrering i varemerkeregisteret. Registrering gir vern mot konkursbo så vel som mot andre rettserverv som kan registreres i registeret (overdragelser, lisenser, avtale- og utleggspant). Dette betyr at overdragelser og lisenser må registreres i varemerkeregisteret for å få vern mot godtroende omsetningserververe, så vel som mot enkeltforfølgende kreditorer og konkursbo. Dersom overdragelsen eller lisensen ikke registreres, vil den eldre rettigheten kunne ekstingveres enten av godtroende avtaleerverver, eller av kreditorene. 

Regelen regulerer altså bare kollisjoner mellom rettsververe som kan registreres. Om – og eventuelt hva – som skal til for at andre rettsstiftelser skal få vern, og hvordan kollisjoner mellom registrerbare og uregistrerbare rettserverv skal løses, er verken diskutert i høringsnotatet eller i proposisjonen. Som påpekt i Løtveits Ph.d-avhandling,Pant i immaterielle rettigheter(2019, blant annet på side 256), vil panthaver kunne ønske å anmerke en urådighetserklæring i panteavtalen for å sikre seg mot at innehaveren ikke overdrar varemerkerettigheten i strid med panthavers interesse. Selv om en eventuell kjøper av varemerkerettigheten selvsagt må respektere panteretten, vil overdragelsen kunne forringe merkets verdi. En slik erklæring vil ikke kunne registreres i varemerkeregisteret. Om en slik urådighetserklæring da får rettsvern fra avtaleinngåelsen, og med det må respekteres av kreditorer så vel som av godtroende avtaleerververe, eller om resultatet er det motsatte, slik at denne type erklæring ikke kan oppnå rettsvern overhodet, er uklart. Et praktisk eksempel fra virkeligheten finner vi i standardvilkårene for lån fra Innovasjon Norge. Der står det at Innovasjon Norge skal kunne stille særskilte krav som skal gjelde så lenge lånet løper for å sikre at de har eller oppnår «tilfredsstillende sikkerhet» i immaterialrettighetene. Om et avtalefestet krav om at pantsetter ikke skal kunne selge merket bare har virkning inter partes, eller om panthaver også kan gjøre disse gjeldende overfor tredjemenn, er altså uklart. 

Statens stilling som saksøkt

I tillegg til i avslagssaker blir Klagenemnda for industrielle rettigheter (Klagenemnda) også part i innsigelsessaker eller saker om krav om administrativ overprøving, dersom de treffer et vedtak som innebærer at et merket oppheves eller slettes. Det samme gjelder der Klagenemnda opprettholder en avgjørelse fra Patentstyret om det samme. Begrunnelsen for at staten ved Klagenemnda kan saksøkes her er at vedtakene opphever registreringsvernet. Dette gjelder både etter designloven, varemerkeloven og patentloven. I høringsnotatet ble det drøftet om det ikke ville vært bedre om disse sakene heller burde gå mellom de private partene.

I sitt høringssvar tok Klagenemnda selv til ordet for en løsning om tvungent prosessfelleskap, der både nemnda og den part de ga medhold saksøkes. På den måten ville Klagenemndas rolle begrense seg til å forsvare vedtaket, mens det var opp til den private part og ivareta sine interesser for øvrig. En annen alternativ løsning som Klagenemnda pekte på var en ordning der nemnda på eget initiativ kunne gi skriftlige innlegg for domstolene om de spørsmål den aktuelle saken reiser. 

Departementet var enige i at det kunne være gode grunner for å vurdere dagens løsning, men i samsvar med flere av høringsinstansene ble det sett et behov for ytterligere utredning før eventuelle endringer kunne gjøres.  

Tolloven

Foto: Kyrre Lien, CC BY-NC-SA

Når det gjelder tolloven, er det foreslått endringer som er ment å styrke rettighetshavernes stilling, og som skal sørge for at norsk rett kommer på tilsvarende nivå med reglene som gjelder i EU.

Det er foreslått nye regler i tolloven § 15-1, om at rettighetshaveren kan søke tollmyndighetene om bistand til å holde tilbake varer som krenker immaterialrettigheter eller som er i strid med nærmere angitte bestemmelser i markedsføringsloven. Denne ordningen med søknad om bistand er på sikt ment å erstatte dagens ordning med midlertidig forføyning, og det antas at denne ordningen vil senke kostnadene for rettighetshaverne sammenlignet med dagens ordning hvor man må gå veien om midlertidig forføyning. Videre foreslås det å sløyfe kravet om at varer kun kan destrueres etter samtykke fra varemottaker eller etter dom, og det åpnes for at varer skal kunne destrueres dersom det foreligger et vedtak om bistand fra tollmyndighetene og mottakeren er varslet. Så blir det opp til mottakeren å godtgjøre at varene ikke krenker markedsføringsloven eller rettighetshaverens immaterialrettigheter. Endelig legges det opp til en ordning med en forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av småforsendelser, der varene skal kunne ødelegges selv om mottakeren er en privatperson. Det avgjørende er at avsenderen opptrer i næringsvirksomhet.