Huldrapodden Episode 6: JULESPESIAL

I årets siste episode av Huldrapodden disker vi opp med en Julespesial! Torger, Kaja og Julius snakker om Covid 19, gjemmekontor og immaterialrettsåret 2020. Sebastian Scwemer dropper innom for å snakke om opphavsrettsutviklingen på kontinentet og Julius konstaterer at Hamar må være Norges hovedstad for generiske restaurantnavn.

Huldrapodden er tilgjengelig i Apple podcasts, Spotify og Podbean.

Med dette ønsker Immaterialrettstrollet alle sine lesere og lyttere en god jul!

Kulturdepartementet ber om innspill til gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet mv. i norsk rett

Foto: CC BY-SA

Kulturdepartementet inviterte fredag 18.12 til innspill blant annet knyttet til gjennomføringen av flere opphavsrettslige direktiver. Innspillsrunden er primært rettet gjennomføringen av digitalmarkedsdirektivet (2019/790/EU), men det bes også om innspill knyttet til nett- og videre­sendings­direktivet (2019/789(EU), endringer i det gamle nett- og videre­sendings­direktivet  (93/83/EØF) samt til oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak nr. 728 til 731 av 22. mai 2018 i forbindelse med behandlingen av den nye åndsverkloven.

Innspillsrunden var opprinnelig tenkt gjennomført med fysiske møter, som ved forberedelsen av åndsverkloven, men pga. koronasituasjonen er det i første omgang lagt opp til en skriftlig innspillsrunde. 

Innspillsfristen er satt til 26. mars 2021.

NIR utlyser forskningsstipend i industrielt rettsvern for våren 2021

Skal du skrive masteroppgave i immaterialrett til våren? I så fall kan dette være noe for deg!

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) utlyser forskningsstipend innenfor industrielt rettsvern (patentrett, varemerkerett og designrett) og tilgrensende rettsområder for studenter som skal skrive avhandling høsten 2021. 

Man kan søke stipend om man oppfyller ett av følgende kriterier:

• Student ved et norsk universitet som skal skrive masteravhandling innenfor området for det industrielle rettsvern (patent, varemerkerett, designrett) eller tilgrensede rettsområder.

• Student fra et norsk universitet som skal ta en mastergrad ved et utenlandsk universitet innenfor området for det industrielle rettsvern eller tilgrensende rettsområder.

• PhD-student ved et norsk universitet, som skriver PhD-avhandling innenfor området for det industrielle rettsvern eller tilgrensende rettsområder, og som trenger finansieringsstøtte til opphold ved et utenlandsk universitet. 

Søknadsfristen er 31. januar 2021.

Månedsoppsummering november 2020

Nok en spennende måned har gått, og det er tid for oppsummering. Den første avgjørelsen vi skal se nærmere på kommer fra Bergen tingrett.

Bergen tingrett

Tvisten i denne saken stod mellom Loen Skylift AS på den ene siden og Voss Gondol AS samt Voss Resort AS på den andre siden, heretter kalt Voss Gondol. Loen Skylift har drevet gondolbanen med samme navn siden 2017. Taubanen som i dag kalles Voss Gondol ble flyttet, ombygd og gjenåpnet sommeren 2019. Våren 2019 ble Loen Skylift gjort oppmerksomme på at Voss Gondol brukte et kjennetegn i markedsføringen, som etter deres skjønn var for lik det kjennetegnet de selv brukte. Kjennetegnene som ble vurdert blir i avgjørelsen gjengitt slik: 

Loen Skylifts kjennetegn uten tekst

Loen Skylifts kjennetegn med tekst

Voss Gondols 4 forskjellige kjennetegn

Loen Skylift mente at Voss gondol, gjennom å bruke disse kjennetegnene i markedsføringen hadde opptrådt i strid med markedsføringsloven § 30. I tillegg ble det anført at Voss Gondol hadde etterlignet animasjonseffekter i markedsføringsvideoer og at slagordet «sommerens letteste topptur» var for likt Loen Skylifts slagord, «Norges letteste topptur». Etter Loen Skylifts syn innebar dette også at Voss Gondol hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Kort fortalt ga Bergen tingrett Loen Skylift fullt medhold og kom til at Voss Gondol måtte betale vederlag tilsvarende den vinningen som var oppnådd ved overtredelsen, jf. markedsføringsloven § 48 b.

Det kan sies mye om både erstatningsutmålingen og vurderingen etter markedsføringsloven § 25. En del er også sagt allerede, og i det følgende nøyer jeg meg med å knytte noen kommentarer til rettens vurderingen av markedsføringsloven § 30.

Markedsføringsloven § 30 oppstiller et forbud mot å bruke etterlignende kjennetegn på en slik måte at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater. I tillegg må bruken av det etterlignende kjennetegnet innebære forvekslingsfare.

For at Voss Gondols kjennetegn skal kunne anses som en etterligning av Loen Skylifts kjennetegn i markedsføringslovens forstand, må Voss Gondol AS for det første ha hatt kjennskap til Loens kjennetegn. Dernest må de ha blitt inspirert av denne, eller brukt den som et forbilde under utarbeidelsen av sin egen logo, sml. blant annet Lunde m. flere (2019) side 352.

Istedenfor å vurdere om Voss Gondols kjennetegn ble utviklet med Skylifts kjennetegn som inspirasjon eller forbilde gikk tingretten rett på en vurdering av «hvilket inntrykk etterligningen antas å skape plant potensielle kunder». Etter det siterte kan det se ut til at tingretten la til grunn at Voss Gondols kjennetegn var en etterligning, uten først å vurdere særskilt om det yngre kjennetegnet etterlignet det eldre. Som påpekt av professor Lunde i sin artikkel på rett24.no, blir det særlig tydelig at tingretten vurderte forvekslingsfare og ikke om den yngre logoen etterligner den eldre ved at det vises til teorien og sidene der vilkåret om forvekslingsfare behandles. 

Videre finner vi ikke noen særskilt vurdering av om det kan anses bevist at Voss Gondol har hatt kjennetegnet til Loen Skylift som forbilde, andre steder i avgjørelsen heller. Under vurderingen av om det foreligger en urimelig utnyttelse av Loens innsats eller resultater viser imidlertid tingretten til at Voss Gondols designer benektet å bevisst ha etterlignet logoen til Loen Skylift, og at han heller ikke har fått noen direktiver fra sine oppdragsgivere når det gjelder logoens nærmere utforming. Til dette bemerket tingretten kort at det anses påfallende at kvadratet i Voss Gondols kjennetegn er tegnet «med samme strektykkelse og samme hulrom» som i kjennetegnet til Skylift. I denne vurderingen skriver retten, med henvisning til Rt. 2005 side 1560, at Voss Gondol hadde hatt mulighet til å utforme kjennetegnet på en måte som skaper en klarere distanse. Det er riktig at Høyesterett vektlegger handlingsalternativet her, men i den saken var det ikke omtvistet at det forelå en bevisst etterligning, jf. dommens avsnitt 30.

Når det nettopp er illojale etterlikninger § 30 er ment å gir vern mot, kunne man nok ha ønsket at vurderingen av om det yngre merket etterlignet det eldre hadde blitt gjort mer inngående.

Når det gjelder vurderingen av om det foreligger en urimelig utnyttelse av Loens innsats eller resultater konkluderer tingretten med at Voss Gondol «Ved å markedsføre tjenesten ved bruk av en logo som er til forveksling lik Loen Skylift har Voss Gondol … utnyttet Loen Skylift AS innsats og resultater». Det er bemerkelsesverdig at tingretten i denne konklusjonen ser ut til å vektlegge at det yngre kjennetegnet til forveksling er likt det eldre, ettersom tingretten ikke før i punktet etter vurderer om det foreligger forvekslingsfare.

Under forvekslingsfarevurderingen vises det til at virksomhetene Loen Skylift og Voss Gondol retter seg mot den samme kundekretsen før det konkluderes med at det foreligger forvekslingsfare. Tingretten legger ikke nevneverdig brett på at Patentstyret tidligere hadde registrert både kjennetegnet til Loen Skylift og Voss Gondol for identiske tjenester, herunder taubanevirksomhet og transport med taubane i klasse 39, så vel som bevertning i klasse 43. Tingretten nøyde seg med å vise til at det må foretas en selvstendig vurdering av om det foreligger forvekslingsfare i markedsføringslovens forstand.

I teorien er det imidlertid bemerket at forvekslingsfaren etter markedsføringsloven § 30 har store likheter med tilsvarende vurdering etter varemerkeloven, sml. Helset m. flere side 579. I så måte kunne man ønsket seg en mer inngående vurdering av det eldre kjennetegnets særpreg og graden av visuell, konseptuell og fonetisk likhet.

I sin kommentar på rett24.no skriver professor Tore Lunde at dommen er en «oppsiktsvekkende overprøving og tilsidesettelse av Patentstyrets faglige skjønn som er utøvd i forbindelse med registreringen». Det er mange måter å forstå dette på, men dersom Lunde mener at domstolen skal være forsiktig med å overprøve Patentstyrets faglige skjønn i saker om kjennetegnsrett er jeg ikke enig. Høyesterett har en rekke ganger slått fast at domstolene ikke skal være tilbakeholdne med å overprøve Patentstyret skjønn i kjennetegnssaker, sml. HR-2016-1993-A avsnitt 40 med videre henvisninger. Det kritikkverdige ligger etter mitt skjønn i den manglende vurderingen av forvekslingsfare, og ikke i at man har latt være å se hen til Patentstyrets vurdering av denne.

Selv skulle jeg også gjerne sett en mer inngående vurdering av forvekslingsfare, og virkelig gøy hadde det blitt om tingretten hadde kommet til at merkene ikke var forvekslingsbare i varemerkelovens forstand og deretter vurdert om, og eventuelt når markedsføringsloven gir et ekstra vern også i de tilfellene. Hvis jeg er riktig snill så kan det hende lagmannsretten gir meg en slik vurdering til jul neste år ettersom saken tilsynelatende blir anket.

Bildet er hentet her

Ankenektelser

Vi har også fått noen ankenektelser denne månenden. KFIR anket luseskjørt saken eller Salgard-saken til Høyesterett, men ankeutvaglet fant ikke at saken hadde betydning utenfor denne saken, og anken ble avvist.

Samme skjebne led Fjellreven. Fjellreven fikk slettet varemerkeretten til ordmerket G 1000 for blant annet klær og hodeplagg i klasse 25, etter at KFIR kom til at merket ikke var brukt som en angivelse av kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene i henhold til reglene om bruksplikt. KFIR fikk medhold i både tingrett og lagmannsrett og Fjellrevens anke ble ikke tillatt fremmet av Høyesterett. 

Borgarting lagmannsrett

I tillegg har vi fått en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett som også gjaldt spørsmål om bruksplikt. Spørsmålet i denne saken var om Ekornes bruk av varemerket Svane på soveromsmøbler var tilstrekkelig til at merket kunne anses som brukt for møbler, som merket var registrert for. Etter henvisning til praksis fra EU viste lagmannsretten til at det avgjørende var om det forelå en tilstrekkelig sterk forbindelse mellom varene merket er brukt for og de varer merket er registrert for. Borgarting kom til at det ikke var en tilstrekkelig sammenheng mellom soveromsmøbler og møbler generelt og registreringen ble begrenset slik at merket ikke lengre er registrert for møbler, men kun for soveromsmøbler. Denne avgjørelsen er også tidligere omtalt for IP-trollet av Torger Kielland her.

Oslo tingrett  

Videre har vi også fått en avgjørelse fra Oslo tingrett. I denne saken hadde selskapet Axactor registrert to ordmerker AXACTOR og ett kombinert merke. Selskapet AXA fremmet innsigelse mot registreringen av de to merkene som ble registrert i 2018 og fremmet krav om administrativ overprøving av merket registrert i 2016. Både innsigelsene og kravet om administrativ ble begrunnet med at de Axactors merker var fovekselbare med deres eldre varemerkeregistreringer, herunder blant annet ordmerket AXA. Det var ubestridt at det forelå tjenesteslagslikhet.

Patentstyret kom til at verken innsigelsene eller kravet om administrativ overprøving kunne føre frem, mens KFIR kom til motsatt resultat. Da vedtaket til KFIR ble prøvd av Oslo tingrett hadde imidlertid partene inngått en avtale der det fremgikk at Axa ikke lengre hadde innvendinger mot Axactors varemerkeregistreringer. Både Axactor og KFIR mente imidlertid at det var behov for dom i saken, og det var ubestridt at Axactor til tross avtalen hadde rettslig interesse i overprøving av KFIRs vedtak. Spørsmålet var imidlertid om tingretten kunne vektlegge denne avtalen i vurderingen av vedtaket til KFIRs gyldighet.

Foto: Nick Youngson - CC BY-SA 3.0

Retten viste til at forarbeidene til varemerkeloven isolert sett trakk i retning av at det var anledning å vektlegge avtalen i vurderingen av om vedtaket kunne opprettholdes. Retten viste imidlertid til at praksis fra Høyesterett og teori om forvaltningsretten så vel som varemerkeretten, og kom til at hovedregelen må være at domstolskontrollen med forvaltningsvedtak skal bygge på samme faktum som på vedtakstidspunktet. Retten kom følgelig til at det ikke var grunn til å legge vekt på avtalen som kom i stand etter at KFIR hadde avsagt sitt vedtak.

Når det gjelder vurderingen av forvekslingsfare kom KFIR i sitt vedtak til at den norske gjennomsnittsforbrukeren «klart vil oppfatte og gjenkjenne likhetstrekket  i AXA..» avsnitt 22. Videre ble det påpekt at dette felleselementet innebar at merkene var fonetisk like, se avsnitt 23. Tingretten kom i likhet med KFIR til at felleselementet medførte et åpenbart visuelt likhetstrekk. I tingrettens vurdering blir det imidlertid vektlagt i større grad at AXACTOR var mer enn dobbelt så langt som AXA og at bokstavene CTOR innebar en «ikke ubetydelig grad av visuell ulikhet». Videre kom tingretten at felleselementet AXA ville utales forskjellig i de to merkene, og at den fonetiske forskjellen mellom merkene er større enn likheten. Tingretten kom etter dette til samme resultat som Patentstyret og landet på det ikke forelå forvekslingsfare. Tingretten fremhevet at de var kjent med at EUIPO hadde kommet til motsatt resultat i vurderingen av de samme merkene, uten at det hadde innvirkning på hvordan tingretten bedømte likheten.

Kontinentet

Avslutningsvis kan det nevnes at det er kommet en spennende avgjørelse fra EU-domstolen i sak C-809/18 – John Mills.

Saken gjelder en tolkning av den gamle varemerkeforordningen (207/2009) artikkel 8 nummer 3. Denne artikkelen tilsvarer artikkel 5 nr. 3 i varemerkedirektivet som skal gjennomføres i norsk rett gjennom en ny § 4 a siste ledd og en endret § 16 b i varemerkeloven.

Kjernen artiklene og i bestemmelsen er at merkehaver kan kreve et varemerke overført til seg dersom en agent eller en representant for merkehaveren har fått registrert merke i sitt navn, uten å kunne godtgjøre at de hadde adgang til få merket registrert på seg. For eksempel med avtale med merkehaver.

En agent som neppe kan registrere
husets merke i eget navn.
Opphavsperson: Jerry Watson.
Kreditering: Camera Press

 Saken fra EU-domstolen gir anvisning både på hva som ligger i uttrykkene representant eller agent, samtidig som det vurderes om også lignende merker registrert av en agent kan kreves overført til merkehaver i medhold av bestemmelsen.

I denne saken var et forvekselbart merke søkt registrert av en som skulle distribuere varene for merkehaveren på det europeiske markedet. Med henvisning til bestemmelsens formål kom EU-domstolen til at bestemmelsen hjemlet overføring også av merker som er forvekslingsbare. Videre kom EU-domstolen til at uttrykket agent eller representant skulle tolkes vidt, og at det avgjørende var om de

t forelå et avtalebasert samarbeid der den ene ivaretok den andres interesser, sml. avsnitt 85.

Når endringene i varemerkeloven trer i kraft er foreløpig uvisst. Denne avgjørelsen vil imidlertid ha betydning for hvordan tilsvarende ord og uttrykk  i den nye § 4 a og i den endrede  § 16 bokstav b  skal forstås når disse trer i kraft.

Helt avslutningsvis er det også blitt enighet mellom SHE Community og DNB, IP-trollet har omtalt tvisten her.

Soveromsmøbler og andre møbler – Borgarting beslutter delvis sletting av varemerket SVANE

Borgarting lagmannsrett avsa 6.11.20 dom i 20-020389ASD-BORG/01, som gjaldt spørsmålet om bruksplikt for Ekornes’ varemerke SVANE. Lagmannsretten la til grunn at bruk av merket for typiske soveromsmøbler ikke oppfylte bruskplikten for overkategorien «møbler», og merket ble derfor delvis slettet.

Svanes logo. 
Saken gjaldt ordmerket SVANE 
(reg. 70442)

Det norske møbelfirmaet Ekornes produserer og selger blant annet lenestolen Stressless og flere typer (soveroms)møbler under varemerket SVANE. Merket er registrert som varemerke i klasse 20 for 

"Madrasser for senger, herunder rammemadrasser og spiralfjærmadrasser; senger, sengebunner og -rammer, fot- og hodegavler for senger; møbler, herunder soveromsmøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soveromsmøbler med unntak av slike møbler for barn." 

Det danske selskapet TMK markedsfører og selger blant annet kjøkkeninnredninger under kjennetegnet SVANE KJØKKENET. TMK har siden 2012 forsøkt å registrere SVANE KJØKKENET og SVANE som varemerke i Norge og for EUIPO blant annet i klasse 42 for design av kjøkken-, badeværelses-, garderobe-, skyvedørsinnretningsløsninger mv., men har etter innsigelser bare delvis lykkes med dette. TMK begjærte derfor delvis sletting av varemerket SVANE. Oslo tingrett frifant Ekornes og saken ble anket til lagmannsretten. 

 

Lagmannsretten la til grunn at Ekornes ikke hadde dokumentert bruk av varemerket SVANE for andre varer enn typiske soveromsmøbler, som senger, sengegavler, nattbord og madrasser samt for oppbevaringspaller og puffer som er ment plassert foran eller bak sengen. Spørsmålet var derfor om denne bruken kunne anses å oppfylle bruksplikten for kategorien «møbler» generelt. Borgarting la til grunn at dette ikke var tilfellet.

 

Formålet med bruksplikten er å unngå defensivregistreringer, og dette vil også gjelde hvor et merke bare er brukt for enkelte varer innenfor et større overbegrep i en klasse. Lagmannsretten finner støtte for dette i praksis fra Førsteinstansretten og EU-domstolens avgjørelser i T-126/03 Aladin (som lagmannsretten riktignok omtaler som en avgjørelse fra EU-domstolen) og C-714/18 TAIGA, hvor det legges til grunn at der en overkategori kan deles inn i flere underkategorier, må varemerkehaver oppfylle kravet til reell bruk i alle underkategoriene. Dersom en oppdeling vil være vilkårlig, har varemerkevarer derimot vern for varer i samme kategori som ikke skiller seg vesentlig fra de varene som merket har vært reelt brukt for.

 

EU-domstolen har riktignok lagt til grunn at dersom det foreligger en forbindelse mellom de varene merket er brukt for og de øvrige varene i den registrerte klassen. Lagmannsretten viser her til C-40/01 Minimax, hvor bruk av et varemerke for reservedeler og vedlikeholdstjenester for brannslukkingsapparater også kunne anses som reell bruk for brannslukkingsapparater.

 

I dom LB-2003-364 (Tripp Trapp, RG 2004 s. 187) anså Borgarting riktignok at varemerket TRIPP TRAPP hadde oppfylt bruksplikten for «møbler» selv om det bare hadde vært brukt for barnestoler. Avgjørelsen ble avsagt før hoveddelen av nyere praksis fra EU-domstolen, og lagmannsretten la derfor til grunn at avgjørelsens uttalelser om oppfyllelse av bruksplikt når bruken av merket hadde vært avgrenset til en del av en overkategori, ikke var representativ for gjeldende rett.

 

Registreringen av SVANE måtte derfor delvis slettes slik at registreringen for «møbler» ble erstattet med «soveromsmøbler» i kategori 20, men hvor puffer og paller ble tilføyd som egne kategorier.

 

Immaterialrettstrollets betraktninger

Svane 
(Pixabay)

Borgartings avgjørelse i SVANE-saken følger EU-domstolens nyere praksis, hvor det legges til grunn at i tilfeller hvor et merke er registrert i en overordnet kategori som kan deles inn i en flere underkategorier, så må varemerkehaver oppfylle kravet til reell bruk i alle underkategoriene, men at dette likevel kan anses oppfylt dersom det foreligger en forbindelse mellom de varene merket er brukt for og de øvrige varene i den registrerte klassen.

 

Dette bekreftes av EU-domstolens dom i C-720/18 Ferrari, som ble avsagt etter at forhandlingene for lagmannsretten var avsluttet (omtalt av IP-trollet i podcast og månedsoppsummering). Det ble her lagt til grunn at Ferraris bruk av et figurmerke med teksten «Testarossa» for reservedeler til biler, også oppfylte bruksplikten for biler fordi gjennomsnittsforbrukeren forbinder varene i klassen med hverandre.

 

Dette legger opp til en mer stringent vurdering enn den eldre norske tilnærmingen, hvor spørsmålet om bruksplikten er oppfylt beskrives som en «interesseavveining, der spørsmålsstillingen er om det knytter seg slike merkantile interesser til det registrerte varemerket, at innehaveren har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten eller om hans interesser tvert imot er så ubetydelige at de bør vike for interessene til den tredjemann som ønsker å ta merket i bruk» (Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett 2010 s. 209). Spørsmålet om hvilke varer bruksplikten skal anses oppfylt for beskrives på samme måte slik at merket bør opprettholdes for de varer og tjenester «merkehaveren har demonstrert at han har reelle merkantile interesser knyttet til» (op. cit. s. 216).

 

EU-domstolens tilnærming er imidlertid heller ikke fri for denne typen skjønnsmessige avveininger. Hva som anes som en separat underkategori er ikke nødvendigvis helt enkelt å avgjøre. På samme måte er vurderingen av om det foreligger en forbindelse mellom varene merket er brukt for og de øvrige varene i den registrerte klassen, nødvendigvis bli skjønnsmessig. Sett under ett er det likevel ikke tvilsomt at EU-domstolens tilnærming er strengere enn den eldre norske tilnærmingen.

 

En annen sak er at en sletting av varemerket SVANE for overkategorien møbler ikke nødvendigvis innebærer at andres registrering av SVANE for møbler (eller kjøkkenløsninger mv.), da dette avhenger av om slik registrering er forvekselbar med SVANES registrering for soveromsmøbler.

 

Julius Berg Kaasin og Yngve Øyehaug Opsvik er ansatt i advokatfirmaet GjessingReimers som har representert TMK i saken. De har ikke medvirket til dette innlegget.

Huldrapodden Episode 5: Pandimmaterialrett – Covid 19-vaksiner og patent

I den nyeste episoden av Huldrapodden får Torger og Morten besøk av Hans Morten Haugen og Inger Ørstavik for å snakke om Covid 19-vaksiner og patenter og mulighetene til å gjøre unntak fra patentretten for å fremstille og utnytte slike vaksiner.

Huldrapodden er tilgjengelig i Apple podcasts, Spotify og Podbean.

Månedsoppsummering: oktober 2020

IP-trollet gjenopptar månedsoppsummeringene. Denne gangen for oktober. 

Foto: Lars Mæhlum, CC BY-SA 3.0

I Norge har saken mellom forskeren Roya Sabestrasek og Staten v/Universitetet i Oslo kommet til en foreløpig avslutning i oktober. Saken ble først omtalt i NRK Brennpunkt-dokumentaren "Patentjegerne" i 2014 og har deretter vært gjenstand for behandling i både tingretten og lagmannsretten. Sabetrasekh hevdet at det svenske legemiddelfirmaet, Ascendia, hadde gått bak hennes rygg og brukt hennes forskning som grunnlag for en patentsøknad. Forskningen skjedde sommeren 2006, mens hun var ansatt som avdelingsingeniør, og senere som stipendiat, ved odontologisk fakultet ved UiO. Oslo tingrett konkluderte i 2018 med at Sabetrasekhs bidrag ikke utgjorde et selvstendig intellektuelt bidrag til oppfinnelsen (tingrettens dom er omtalt her). Lagmannsretten kom imidlertid til motsatt konklusjon, og konstaterte at Sabetrasekh var medoppfinner. Lagmannsretten fant imidlertid at Universitetet ikke kunne anses for  ha ervervet oppfinnelsen, og Sabestrasek hadde derfor ikke rett til godtgjøring etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. Lagmannsrettens dom (LB-2018-77812) er tilgjengelig her .

Anke ble tillatt fremmet for Høyesterett for så vidt gjelder kravet om godtgjøring etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7, men heller ikke her fikk Sabetrasekh medhold. Det var klart at Universitetet ikke hadde ervervet rett til oppfinnelsen etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 – det var blant annet ikke sendt skriftlig varsel om slik overtakelse slik arbeidstakeroppfinnelsesloven § 6 krever. Spørsmålet for Høyesterett var om derfor om universitetet hadde ervervet retten «på annet grunnlag» (slik arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 åpner for). Høyesterett kom til at slikt erverv krever avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Arbeidsgiverens ensidige disposisjoner over oppfinnelsen kan danne grunnlag for et krav om godtgjørelse, men kan ikke forplikte arbeidstakeren til å gi fra seg sin rett i oppfinnelsen. At Sabetrasekhs hadde forholdt seg taus i en diskusjon mellom sin veileder og Ascendia som viste det svenske selskapets ønske og intensjon om å søke patent, kunne ikke tolkes som et stilltiende samtykke til at Universitetet ervervet rettighetene. Senere diskusjon og bistand mellom veilederen og Ascendia kunne heller ikke tas til inntekt for at rettighetene var ervervet, blant annet under henvisning til til at veilederen ikke hadde rett til å disponere over oppfinnelser på vegne av universitetet. Høyesterett kom derfor til at avtale ikke var inngått. Dommen er tilgjengelig her. 

I oktober fikk vi også avgjørelse i saken mellom Subsea Solutions AS og Subsea Smart Solutions AS («Subsea Solutions”) på den ene siden og Vetco Gray Scandinavia AS («Vetco») på den andre siden. Subsea Solutions anførte for Oslo tingrett at Vetco var skyldig i inngrep i Subsea Solutions patent NO 332486 - som gjaldt en løsning for avleiringsbehandling og brønn-dreping til en undervannsbrønn. Bakgrunnen var flere presentasjoner av en løsning for avleiringsbehandling avholdt av Vetco for Shell, samt salg av tre modifiserte ventiltrekapper. Subsea Solutions anførte også handlinger i strid med god forretningsskikk, men denne anførselen ble avvist under henvinsning til avtalt voldgift og var ikke gjenstand for behandling i tingretten. Vetco anførte på sin side at de ikke hadde gjort inngrep i patentet og at patentet uansett var ugyldig.

Figur fra NO 332486

Tingretten fant etter en konkret vurdering at Subsea Solutions patent var gyldig, og ga Subsea Solutions delvis medhold i anførsel om inngrep. Vetco erkjente å ha forevist Shell systemtegninger og fremgangsmåtebeskrivelser som retten fant at utgjorde et inngrep i Subsea Solutions patent, direkte eller ved ekvivalens. Tingretten konstaterte dermed patentinngrep ved utbud.

Vetco hadde også levert tre modifiserte ventiltrekapper til Shell, og Subsea Solutions anførte at dette var en påbegynt leveranse av et samlet system som gjorde inngrep i patentet. Tingretten konstaterte at Vetco, gjennom de modifiserte ventiltrekappene, hadde tilvirket, levert og montert en nødvendig, men utilstrekkelig, del av den utbudte inngrepsgjenstand. Selv om retten ikke holdt det for sannsynlig at Shell hadde fått levert og installert et antall modifiserte ventiltrekapper som en selvstendig og avsluttet komponentleveranse, fant tingretten at leveransen av ventiltrekappene ikke ble rammet av noen av de øvrige kategorier inngrepshandlinger etter patentlovens § 3. Subsea Solutions hadde ikke anført middelbart patentinngrep etter § 3(2). Salget av ventiltrekappene utgjorde dermed ikke et inngrep. 

Både KFIR og Patentstyret har også avgjørelser det er verdt å nevne, selv om de strengt tatt ble avsagt i september. I slutten av september avsa Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) avgjørelse i sak 20/00099 hvor de opprettholdt Patentstyrets avgjørelse om å nekte registrering av WhatsApps figurmerke. KFIR fant at merket verken hadde tilstrekkelig iboende særpreg eller hadde blitt brukt på en slik måte at det hadde opparbeidet seg det nødvendige særpreg gjennom bruk. KFIR viste blant annet til at lignende ikoner også er blitt vanlige å bruke for å signalisere hvor man kan finne relevant kontaktinformasjon til en bedrift eller en organisasjon på nettsider, i form av telefonnummer, chat, e-post mv. Bruk av enkle gjengivelser av en snakkeboble er også vanlig brukt i tilknytning til telekommunikasjonsrelaterte varer og tjenester. KFIR konkluderte på denne bakgrunn med at gjennomsnittsforbrukeren ikke ville oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse og dermed manglet særpreg. 

WhatsApp Inc sitt omsøkte figurmerke 

KFIR fant heller ikke at merket hadde opparbeidet seg tilstrekkelig særpreg gjennom bruk. Appen var riktignok mye brukt i Norge, men KFIR fant at dokumentasjonen for øvrig var lite egnet til å vise at den norske gjennomsnittsforbrukeren har møtt merket uten tilknytning til tekstelementet WhatsApp. En mer detaljert gjennomgang av avgjørelsen finner du her. 

Patentstyret har i september for første gang måttet avvise en varemerkesak fordi de fant at den ikke egnet seg for avgjørelse av Patentstyret. Hjemmelen for en slik avvisning finnes i varemerkeloven § 40(2) og er etter sin ordlyd særlig aktuell i tilfeller hvor de faktiske forholdene er omtvistet eller lite opplyst. Saken det dreier seg om er selvfølgelig den mye omtalte BANKSY-saken, hvor et norskt og et britisk selskap kranglet om hvem som hadde fått tillatelse av den anonyme kunstneren til å forvalte hans navn i Norge. 

Modern Art & Photographic Center AS fikk i september 2011 registrert ordmerket "Banksy" for en rekke varer i klassene 9, 16, 18, 21, 24 og 25 med registreringsnummer 261499. I februar 2020 fremmet imidlertid Pest Control Office Ltd inn krav om administrativ overprøving av den aktuelle registreringen med krav om at registreringen ble satt til side som ugyldig (mot daværende innehaver, Dyrehotell Pets Paradise AS). Kravet var begrunnet med at det registrerte merket inneholdt noe som var egnet til å oppfattes som en annens kunstnernavn og at innehaveren manglet samtykke, jf. vml. § 16 bokstav c.

De faktiske forholdene i saken var åpenbart omtvistet og Patentstyret fant at det fremlagte bevismaterialet heller ikke ga grunnlag for å konstatere hvem som faktisk representerte kunstneren og hva kunstneren eventuelt hadde gitt samtykke til. Dermed var saken ikke egnet for administrativ avgjørelse i Patentstyret, og partene ble henvist til å argumentere sin sak for domstolene. Patentstyrets avgjørelse er tilgjengelig her. 

Utenfor Norges grenser fikk vi i oktober en avgjørelse fra EU-domstolen knyttet til bransjepraksis relevans for distinktivitetsvurderingen. Spørsmålet som var fremmet for EU-domstolen i sak C-456/19 (Aktiebolaget Östgötatrafiken v. Patent-och registreringsverket) var hvordan distinktiviteten skulle vurderes for positionsmerker når de brukes for tjenester og ikke varer, og er plassert på varer som brukes for å utføre tjenestene, herunder om det er nødvendig for varemerket å avvike vesentlig fra normen for den aktuelle sektoren for å anses for å ha tilstrekkelig distinktiv evne. 

Bilde av ett av Östgötatrafikens
søkte varemerker

Bakgrunnen for spørsmålet var Östgötatrafikens varemerkesøknad for et ellipseformet varemerke i ulike kombinasjoner av rødt, hvitt og oransje som var søkt registrert for flere transporttjenester i klasse 39. Merkene var søkt registrert på busser og tog, men søknaden var akkompagnert av beskrivelsen «colouring of vehicles in the colours red, white and orange, as shown» – og omfattet ikke formen til kjøretøyene. Patent- och registreringsverket avviste søknaden under henvisning til at merkene kun ville oppfattes som dekor og ikke som varemerker, og derfor ikke oppfylte kravet til distinktivitet. Patent- og marknadsdomstolen mente på sin side at denne typen merker måtte avvike betydelig fra hva som var gjengs i bransjen, og avviste søknaden. 

Östgötatrafiken anket saken videre til Patent- och marknadsöverdomstolen som sendte overnevnte spørsmål til EU-domstolen for uttalelse. EU-domstolen pekte på at et varemerkes viktigste funksjon er opprinnelsesgarantifunksjonen, og at distinktivitetsvurderingen må vurderes i lys av varene eller tjenestene som merket er søkt registrert for og oppfatningen i den relevante omsetningskretsen. Hvor et varemerke utelukkende er ment brukt på varer benyttet for å levere tjenesten kan imidlertid ikke merkets distinktivitet vurderes uavhengig av omsetningskretsens oppfatning av merket plassert på disse varene – til tross for at disse varene ikke er gjenstand for søknaden. Avgjørende er om fargekombinasjonene på transportmidlene gjør den gjennomsnittlige forbruker i stand til å skille mellom transporttjenestene levert av Östgötatrafiken og transporttjenestene levert av tredjeparter. 

Om bransjenormer uttalte EU-domstolen at dette er relevant der merket består av formen til varen søknaden gjelder, men ikke for nærværende situasjon hvor fargekomposisjonen var «systematically arranged and spatially limited» (premiss 43). De omsøkte merkene gjaldt klart definerte grafiske elementer som ikke var ment å representere varer eller området for tjenestene «by the mere reproduction of the lines and the contours», og det var derfor ikke nødvendig å se hen til om merkene skilte seg vesentlig fra normen i den relevan bransjen (premiss 43 og 44). 

Ferrari Testarossa
Foto: Vauxford, CC BY-SA

EU-domstolen har også avsagt en avgjørelse som bør interessere våre bilinteresserte lesere. C-720/18 Ferrari gjaldt et av Ferraris figurmerker med ordet «Testarossa». Bilen Ferrari Testarossa har ikke vært produsert siden 1990, men Ferrari har fortsatt å produsere og markedsføre deler til allerede produserte biler. Spørsmålet i saken var om salg av slike reservedeler utgjorde «reell bruk» av merket for hele klassen, inkludert biler.

 

EU-domstolen la til grunn at det ikke var tilstrekkelig at Ferrari solgte brukte biler, fordi bruken av merket må være knyttet til den første gangen varemerkehaver bringer et produkt med merket til markedet. EU-domstolen la derimot til grunn at det i vareklasser som er snevert definert, og hvor gjennomsnittsforbrukeren uten videre forbinder varene i klassen med hverandre, er det tilstrekkelig at man kan påvise reell bruk av merket på enkelte av varene i klassen. Dette var tilfellet for bruken av «Testarossa» på reservedeler.

 

For varer i brede vare- og tjenesteklasser som kan deles inn i flere underkategorier, er det derimot en forutsetning at varemerkehaver påviser reell bruk innenfor alle disse underkategoriene. Et mulig eksempel her er Svane-saken, hvor Ekornes hadde registrert varemerket SVANE i klasse 20 for møbler. Merket var imidlertid bare brukt for typiske soveromsmøbler, blant annet senger, nattbord og puffer. Spørsmålet var om dette var tilstrekkelig bruk for «møbler». Tingretten fant at dette var tilfellet. Saken ble påanket og behandlet, og vi venter på dom fra Borgarting.

 

EU-domstolen har også avsagt ny dom om eneretten til overføring til allmennheten i infosoc-direktivet artikkel 3 nr. 1. C-637/19 (BY) gjaldt spørsmålet om digital tilgjengeliggjøring av åndsverk til aktørene i en rettssak. EU-domstolen la her til grunn mottakere av opphavsrettsbeskyttet materiale i forbindelse med en rettssak utgjorde en avgrenset gruppe, og at det derfor ikke forelå noen tilgjengeliggjøring til allmennheten.

På nyhetsfronten skrev NRK i oktober om Rema 1000s unnskyldning til Halvdan Sivertsen. Under åpningen av Rema-butikk nummer 1000 på Ranheim ble Halvdan Sivertsens sant «Kjærlighetsvisa» i omskrevet versjon spilt på parkeringsplassen til Rema-butikken. Halvdan Sivertsen understreket at han ikke var forbannet, men at en unnskyldning var på sin plass – noe Rema 1000 åpenbart var enig i. Rema 1000 har også lovet at det aldri skal skje igjen, så da antar dette trollet at saken er løst. Saken kan leses her. 

I oktober inngikk også Cisco og den norske videokonferanse-startupen Neat, forlik. Bakgrunnen for saken var at Cisco i januar i år tok ut søksmål mot Neat og flere personer tilknyttet selskapet. Cisco mente Neat systematisk hadde rekruttert tidligere Cisco-ansatte med kjennskap til Ciscos produkter, samt at to tidligere ansatte hadde kopiert med seg forretningshemmeligheter før de sluttet i Cisco. Forut for søksmålet hadde Neat også inngått avtale med videoprogrammet Zoom, en konkurrent av Cisco, og skulle lage skreddersydd harware til selskapet. Før saken rakk og komme opp til behandling i Asker og Bærum tingrett ble den altså forlikt. Innholdet i forliket er ukjent. Saken er blant annet omtalt av Shifter her.