EU-domstolen i C-705/17 Hansson: Spikeren i kista for unntaksanmerkninger (disclaimers) i varemerkeregisteret?

Den 12 juni avsa EU-domstolen dom i C-705/17 Hansson – en oppklarende, om ikke nødvendigvis oppsiktsvekkende, avgjørelse om virkningen av unntaksanmerkninger i nasjonale varemerkeregistre ved vurderingen av merkets beskyttelsesomfang. En unntaksanmerkning er en opplysning om at deler av et registrert merke ikke omfattes av eneretten, og har til formål å skape klarhet hos allmenheten rundt varemerkerettens omfang.

Saken for EU-domstolen hadde sin bakgrunn i en varemerkesøknad for ordmerket ROSLAGSÖL som ble innlevert til det svenske Patent- och registreringsverket (PRV) 16 desember 2015, for alkoholfrie drikkevarer i klasse 32 (Nice-klassifikasjonen). 15. juli 2016 ble søknaden imidlertid avslått på grunn av forvekslingsfare med en tidligere registrering fra 2007 for følgende kombinerte merke:

Det tidligere merket var registrert for alkoholholdige drikker i klasse 33, og inneholdt en unntaksanmerkning om at registreringen ikke gir enerett til selve ordet "ROSLAGSPUNCH". Anmerkningen ble i sin tid ansett som påkrevd av PRV da "Roslag" er en region i Sverige og "Punsch" er beskrivende for varer omfattet av klasse 33. Som grunnlag for avslaget ble det vist til at "ROSLAGS" var det dominerende elementet i begge merkene, og at det er tale om likeartede produkter som kan omsettes gjennom de samme salgskanaler, og som til dels retter seg mot den samme omsetningskrets. Avslaget ble bragt inn for Patent- och marknadsdomstolen som ikke anså merkene for å være forvekslbare. Retten kommenterte også at PRV til tross anmerkningen hadde tatt med elementene som var omfattet av denne ved vurderingen av spørsmålet om forvekslingsfare. De aktuelle elementene hadde derfor likevel påvirket PRVs oppfatning av helhetsinntrykket av den eldre registreringen, og dermed dennes beskyttelsesomfang. En slik fremgangsmåte ville være i strid med anmerkningen.

PRV påanket avgjørelsen til Svea hovrätt, Patent- och marklnadsöverdomstolen som valgte å fremme tre spørsmål for EU-domstolen for en prejudisiell uttalelse (noe fritt gjengitt):

1. Skal artikkel 4(1)(b) i direktiv 2008/95 tolkes slik at en helhetsvurdering av alle relevante faktorer som skal foretas ved vurderingen av om det foreligger fare for forveksling, skal kunne påvirkes av at et element av varemerket uttrykkelig er blitt utelukket fra beskyttelse ved registreringen gjennom en anmerkning? 
2. Dersom det første spørsmålet besvares bekreftende, skal anmerkningen i så fall påvirke helhetsvurderingen på en måte som gjør at den kompetente myndigheten tar hensyn til det aktuelle elementet, men tillegger dette mindre betydning slik at det ikke anses for å ha særpreg, selv om elementet rent faktisk har særpreg og er dominerende i det eldre varemerket?
3. Dersom det første spørsmålet besvares bekreftende og det andre benektende, skal anmerkningen likevel på annen måte kunne påvirke helhetsvurderingen?

Domstolen behandlet spørsmålene samlet og starter med å fremheve at artikkel 4(1)(b) skal tolkes slik at den er til hinder for nasjonale ordninger der anmerkninger får den virkning at merkeelementer som er omfattet av anmerkningene ekskluderes fra helhetsvurderingen som skal foretas ved fastsettelsen av om det foreligger forvekslingsfare. Artikkel 4(1)(b) kan heller ikke tolkes slik at det på forhånd, og med permanent virkning, skal kunne bestemmes at et slikt element som er omfattet av en anmerkning uten videre skal tillegges mindre betydning ved vurderingen. 

Roslags punsch
Foto: Systembolaget

Domstolen fremhever viktigheten av et harmonisert beskyttelsesnivå for varemerker i EU, og at hensynet til regelharmoni også gjelder vilkårene for å oppnå varemerkerettigheter. Selv om direktiv 2008/95 ikke inneholder bestemmelser om unntaksannmerkninger, slik at medlemsstatene har en frihet til å innta slike i sine nasjonale regelverk, må en slik regulering ikke påvirke delene av varemerkeretten som er harmonisert gjennom direktivet, blant annet vurderingen av når det foreligger forvekslingsfare etter artikkel 4(1)(b). 

Som fremholdt av domstolen, særlig i avsnittene 48 og 49, er forvekslingsfarevurderingen en svært sammensatt vurdering som ikke kan begrenses til en sammenlikning av enkeltelementer, men som snarere dreier seg om en sammenlikning av de helhetsinntrykket som disse elementene sammen skaper hos den relevante omsetningskretsen.

Det presiseres imidlertid (se avsnitt 55) at det ofte ikke vil bli konstatert forvekslingsfare i tilfeller der et søkt merke er sammenfallende med en bestanddel i et registrert merke som kun har svakt særpreg, eller som er beskrivende. Disse resultatene må imidlertid bygge på konkrete helhetsvurderinger, og ikke på absolutte forhåndsbestemte regler.

Unntaksanmerkninger er heller ikke direkte berørt i EUs nye varemerkedirektiv fra 2015 (2015/2436), og medlemsstatene står derfor i prinsippet fortsatt fritt til å innta egne regler om slike i sine nasjonale regelverk (enkelte kommentatorer har imidlertid stilt spørsmål ved om ikke fortalen til 2015-direktivet kan gi tilstrekkelige holdepunkter for å innfortolke et forbud mot unntaksanmerkninger i medlemsstatenes varemerkeregelverk). I lys av EU-domstolens avgjørelse, fremstår det uansett som tvilsomt om unntaksanmerkningene fortsatt vil ha livets rett i fremtidens nasjonale varemerkeregelverk, all den tid de ikke kan tillegges noen selvstendig betydning ved anvendelsen av det harmoniserte materielle regelverket. Det kan derfor hevdes at unntaksanmerkninger ikke lenger vil være i stand til å oppfylle sine opprinnelige formål om å skape klarhet hos allmenheten rundt varemerkerettens omfang.