Fredag 7. juli ga Oslo tingrett KFIR medhold i at Fjällrävens ordmerke G 1000 måtte slettes i medhold av varemerkeloven § 37. Etter denne bestemmelsen skal et varemerke slettes dersom «reell bruk av merket ... har vært avbrutt i fem år i sammenheng», jf. bestemmelsens første ledd første punktum. Merket var registrert for blant annet klasse 25-varer (klær, fottøy og hodeplagg). Kravet om sletting ble fremsatt av et selskap som ville ha merket fjernet for å kunne registrere det forvekselbare merke G10 for de samme varer. Regelen om sletting av merker som ikke har vært i bruk i løpet av en femårs periode, bygger på ønsket om å redusere rene defensive registreringer, og forhindre at merker som ikke blir brukt nyter varemerkerettslig vern.
Det artige med denne saken er imidlertid at merket har vært brukt, og påtrykket både jakker, bukser og hodeplagg. Så vel Klagenemnda som Oslo tingrett la følgelig til grunn at merket rent faktisk har vært i bruk i den aktuelle perioden. Spørsmålet var om bruken allikevel kunne anses som «reell» i varemerkeloven § 37s forstand.
  |
Eksempler på bruk
Hentet fra fjellrevenshop.no
|
Klagenemndas vurdering
Etter en gjennomgang av relevant praksis fra EU-domstolen kom klagenemnda til at det avgjørende for om merket reelt var brukt, var om «bruken har vært i overensstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon, opprinnelsesgarantifunksjonen. Videre må det ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, og ikke bare for å reservere rettighetene til et varemerke.» Merket G 1000 måtte altså ha blitt brukt på en slik måte at det var egnet til å angi de aktuelle varenes kommersielle opprinnelse. Hensikten med bruken må ha vært å skape eller fastholde en markedsandel for varene klær, sko og hodeplagg.
 |
Et av Fjällrävens varemerker.
Bildet er fra Patentstyrets database
|
KFIR viste til at merket G 1000 er påtrykket varene, men at det er ordmerket FJÄLLRÄVEN og den stiliserte figuren av en rev, som angir den kommersielle opprinnelse til varene.KFIR bemerker at flere merker på samme produkt kan angi kommersiell opprinnelse, men så var ikke tilfelle her. KFIR skrev følgende:
«Det fremgår tydelig av markedsføringsmaterialet at G 1000 ikke benyttes i markedsføringen som et varemerke som skal garantere for opprinnelsen til klær, sko eller hodeplagg (sluttproduktet), men som en indikasjon på hvilket stoff (delproduktet) varene er tilvirket av.»
Klagenemnda kom følgelig til at merket ikke er brukt for å angi opprinnelsen til varene i klasse 25. Merket G 1000 var bare brukt for å angi en delkomponent av det ferdige sluttproduktet. Merket informerte altså forbrukeren om at varene er tilvirket av en bestemt type stoff. KFIRs forståelse av at merket ble brukt som en indikasjon på hvilket stoff varene ble laget av, ble underbygget av informasjon fra Fjällrävens hjemmeside der det fremgår at G 1000 er selskapets «hjørnesteinsmateriale».
Begge parter hadde vist til EU-rettens sak T-660/11 TEFLON. I denne saken ble det, blant annet, gjort gjeldende at merket TEFLON var tatt i reell bruk som følge av at merket bare var påført tredjemanns ferdigvarer. I dette ligger det at innehaveren av merket TEFLON lisensierte ut merket til andre aktører, som igjen trykket merket på sine ferdige produkter samme med egne merker. Et eksempel til støtte for tanken kan være der Fiskars skriver TEFLON på sine stekepanner.
Etter en konkret vurdering kom retten til at «forbrugeren let kan adskille den handelsmæssige oprindelse for på den ene side det slip-let materiale, som er omfattet af varemærket TEFLON, og på den anden side den færdigvare, som er omfattet af fabrikantens varemærke.» Merket var følgelig ikke brukt på en slik måte at det anga kommersiell opprinnelse til det ferdige produkt, men bare for «slip-let»-materialet på stekepannens stekeflate.
Klagenemnda fant at den overnevnte problemstillingen i T-660/11 TEFLON ikke var overførbar til nærværende sak, og viste til at det i alle tilfeller måtte foretas en konkret vurdering av faktum der bruken må vurderes opp mot den rådende markedssituasjonen.
Tingrettens vurdering
Etter rutinemessig å ha slått fast at KFIRs vedtak er et lovbundet forvaltningsvedtak som retten kan prøve fullt ut, og at det ikke er grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøving av KFIRs vedtak, slo tingretten fast at de var enige med KFIR i at det avgjørende måtte være om merket var brukt til å angi kommersiell opprinnelse.
Tingretten viste videre til at Fjällräven hadde brukt merket på en slik måte i markedsføringen at det primært anga stoffkvaliteten på varene. Etter rettens skjønn sa merket G 1000 noe om egenskapene og kvaliteten til tekstilen, og dermed også indirekte noe om egenskapene og kvaliteten ved sluttproduktet. Det at merket primært angir en bestemt kvalitet, var heller ikke etter rettens syn til hinder for at G 1000 også kunne angi kommersiell opprinnelse.
 |
Eksempel på bruk av merket på
støvel fra Hanwags.
Bildet er fra Hanwagshop.no
|
I motsetning til Patentstyret og KFIR fikk tingretten presentert dokumentasjon som viste at en annen tilbyder, Hanwags, hadde merket G 1000 trykket på sine sko. Dette i tillegg til egne varemerker. Retten viste til at det i Hanwags markedsføring fremgår at de har brukt «Fjellreven´s G-1000 stoff». Om dette skriver retten at når G 1000-merket brukes på skotøy som ikke kommer fra Fjällräven, innebærer det etter rettens vurdering at merket ikke samtidig kan garantere overfor forbrukeren at alle klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25 som er merket med G 1000 kommer fra Fjällräven. Videre mente tingretten at det ikke var noe som garanterte for forbrukeren at det ikke kunne komme en jakke i G 1000-materiale fra Bergans neste år. Retten følger derved EU-domstolens vurdering i T-660/11 TEFLON.
Dette trollets vurdering
Etter en gjennomgang av relevant rettspraksis er det ikke tvilsomt at merket må ha blitt brukt i samsvar med opprinnelsesgarantifunksjonen for at bruken skal være «reell» i relasjon til varemerkeloven § 37, jf. blant annet C-689/15 (Gözze) avsnitt 37.
Tingretten kommer først til at merket «ganske klart» er blitt brukt «for å skape eller bevare en markedsandel for de aktuelle varene som merket er påført». Dernest skriver retten avslutningsvis at merket primært blir brukt for å angi kvaliteten på varene, «men likevel er det snakk om en bruk som er kommersielt begrunnet i et ønske om å skape eller beholde omsetning av klærne».
Sammenholdes det tingretten skriver her med forarbeidene til varemerkeloven § 37 kan det se ut til at Fjällrävens bruk har vært reell i lovens forstand. Av forarbeidene fremgår nemlig følgende:
«For at bruken skal ha vært reell, må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket.» (Ot. prp. nr. 98 (2008- 2009) side 68)
Det kan se ut til at tingretten går noe langt i å anerkjenne at Fjällräven har brukt merket i samsvar med opprinnelsesgarantifunksjonen. Det kan spørres hvem tingretten mente bruken av merket skapte eller bevarte markedsandeler for, om det ikke var for innehaveren, Fjällräven. Når bruken først karakteriseres slik, synes dommen noe streng. Til dette kommer at retten mente mye talte for at avveiningen mellom interessene til Fjällräven som vil beholde registreringen, holdt opp i mot interessen til de som ønsker merket slettet, burde falle ut i Fjällrävens favør. I tillegg kommer retten også til at heller ikke formålet bak varemerkeloven § 37 taler for sletting i nærværende sak. Bedre ville det nok vært å holde fast i kursen staket ut av KFIR og heller rolig konkludert med at merket ble brukt for å angi en delkomponent i varen, og at det følgelig ikke anga kommersiell opprinnelse for sluttproduktet. Dette samsvarer også fint med at merket stadig er registrert for «tekstiler og tekstilvarer» i klasse 24.
Det ble ikke dokumentert for KFIR at også andre tilbydere har merket G 1000 på sine varer. Saken, slik den stod for tingretten, minner således mer om den overnevnte saken om varemerket TEFLON, enn da den stod for KFIR. Etter dette trollets syn er det imidlertid en vesensforskjell mellom nærværende sak og TEFLON-avgjørelsen all den tid varemerket TEFLON utelukkende var brukt av andre aktører for de aktuelle varene, og lisensiert ut i et stort omfang. Videre er det nok også en forskjell i hvor godt omsetningskretsen kjenner til henholdsvis TEFLON og G 1000, og hva merkene kommuniserer til omsetningskretsen. Det at merkehaver i liten grad har tillatt andre aktører å bruke merket på sine produkter, bør etter dette trollets syn ikke generelt utelukke at merket oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse når det brukes på innehaverens egne varer. Det er riktig at bruk av merket til å reklamere eller markedsføre en egenskap, ikke er reel bruk etter varemerkeloven § 37. Det at merket er brukt for å markedsføre en viss egenskap i én sammenheng, utelukker imidlertid ikke at merket i en annen situasjon oppfattes av omsetningskretsen som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
 |
Turbukse som kan omgjøres til en frekk shorts.
G 1000 merket er like over buksens venstre lomme.
|
Det kan også spørres om ikke Patentstyret så vel som KFIR og tingretten har for mye tiltro til omsetningskretsen. Det er nok slik, som samtlige instanser legger til grunn, at forbrukeren er vant til at klesvarer bærer merker om angir typen eller egenskapen ved stoffet som varen er tilvirket av. At omsetningskretsen rent faktisk oppfatter merkene slik forutsetter imidlertid at forbrukeren forstår at merket nettopp informerer om dette. Undertegnede skal ærlig innrømme at det ikke ble reflekterte nevneverdig over G 1000 merket på en nylig innkjøpt bukse. Om noe ble det nok lagt til grunn at det var tale om en produksjonsserie eller et modellnavn, snarere enn at det var tale om en stofftype. En enslig svale gjør imidlertid ingen sommer.
Vi gjør oppmerksom på at ett av Immaterialrettstrollets øvrige hoder, Yngve Øyehaug Opsvik, er senioradvokat i firmaet som representerte Fjällräven, Advokatfirmaet Gjessing Reimers AS. Han har ikke medvirket til dette innlegget.
