Avgjørelse fra KFIR om enkle bokstavmerker

Nordic Cinema Group AB's merke

Patentstyret og KFIRs praksis kan nok for mange praktikere oppfattes som streng, og den nedre grensen for særpreg har derfor spesiell interesse for den som rådgir klienter om varemerkestrategier. En nylig avgjørelse fra KFIR kan være et nyttig referansepunkt, fordi den dreier seg om et svært enkelt varemerke, og på grunn av hvordan praksis fra EU håndteres.

Sak 19/15 (1. april 2019) gjaldt et kombinert merke bestående av en rød sirkel og bokstaven F i versal. Merket var søkt registrert for tjenester knyttet til filmvisning og kinodrift i klasse 35, 38, 41 og 43. Patentstyret avslo søknaden for samtlige tjenester, fordi merket ble ansett å savne det tilstrekkelige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 1. ledd.

I nektelsen pekte Patentstyret på at rødnyansene i merket vanskelig kunne skilles fra hverandre, at bokstaven sammen med sirkelen ikke hadde gjenkjennelseseffekt, og at fargen rød var alminnelig brukt i matvare- og restaurantbransjen. Bokstaven F kunne forstås som en forkortelse for «film», «fjernsyn» eller «food» ifølge Patentstyret.

KFIR var uenig, og mente at merket hadde nødvendig særpreg. Patentstyret hadde ikke angitt noen konkret begrunnelse for at bokstaven F hadde betydning som forkortelse for de aktuelle begrepene, for eksempel fra en ordbok. Det ble også lagt noe vekt på at det var benyttet to ulike rødsjatteringer i merket, noe som gav en viss blikkfangereffekt.

I tillegg til å se til avgjørelser fra EU-domstolen og -retten angående merker bestående av en enkeltbokstav la Klagenemnda vekt på registreringspraksis fra EUIPO de siste tre årene. I avgjørelsen gjengis 37 eksempler på registreringspraksis fra EUIPO hvor et ikke-beskrivende enkelttegn har blitt ansett som tilstrekkelig for registrering.

Merket som ble behandlet i sak 2018/10

Denne gjennomgangen av praksis er interessant fordi Patentstyret og KFIR ofte gir uttrykk for at man ikke er bundet av avgjørelser fra EUIPO i enkeltsaker, selv om praksis fra EUIPO anses som relevant. Spørsmålet om hva som utgjør en tilstrekkelig fast praksis til at registreringsmyndigheten vil legge vekt på den har ikke vært klargjort. Denne avgjørelsen viser at KFIR er villig til å la slik praksis få vesentlig betydning for resultatet i en avgjørelse. Mengden eksempler som skulle til her for at KFIR skulle akseptere at det foreligger en noe lempeligere praksis for slike merker kan være retningsgivende for hvor mye man bør hente frem når man argumenterer for at et merke er særpreget i henhold til praksis om lignende merker fra EUIPO.

Avgjørelsen bør sees i sammenheng med 2018/10 og 2018/8, hvor merker bestående av enkeltbokstaven M i én farge ble ansett for å inneha tilstrekkelig særpreg.

EU-parlamentet har tiltrådt forslag om eksportunntak for supplerende beskyttelsessertifikater

EU-kommisjonen la 28. mai 2018 frem et forslag til forordning som vil endre reglene for supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler (SPC). Etter at Kommisjonen, Rådet og Parlamentet i februar ble enig om en oppdatert tekst (tilgjengelig her), ble forslaget i midten av april formelt godkjent i EU-parlamentet. Den oppdaterte teksten inneholder blant annet et såkalt "stockpiling-unntak". Rådet har allerede signalisert at forslaget vil godkjennes, og de foreslåtte endringene vil dermed etter all sannsynlighet bli en realitet. 

Som Immaterialrettstrollets lesere sikkert er kjent med, kan supplerende beskyttelsessertifikater oppnås for legemidler (eller mer presist et aktivt stoff eller en sammensetning av aktive stoffer i et legemiddel) som er beskyttet av patent, og som har oppnådd markedsføringstillatelse. Beskyttelsessertifikatet gir en forlenget beskyttelse på opptil 5 år. Reglene bunner i en erkjennelse av at utvikling av legemidler ikke bare er kostbart, men også er underlagt offentlige godkjenningsregimer, som medfører at den effektive beskyttelsestiden et patent gir ofte er vesentlig kortere for disse produktene enn for andre patenterte oppfinnelser. Dette innebærer at alminnelig patentbeskyttelse ikke gir like sterke insentiver til utvikling og kommersialisering av legemidler som for andre typer oppfinnelser. Resonnementet gjenspeiles blant annet i gyldighetstiden for et SPC, som beregnes basert på tiden som har gått fra søknaden om patent ble innlevert, til første markedsføringstillatelsen innen EØS ble meddelt, minus 5 år – men likevel slik at gyldighetstiden ikke kan overstige 5 år.

Hensynet til innovasjon og utvikling er imidlertid ikke de eneste relevante hensynene på legemiddelområdet. Andre relevante hensyn er blant annet tilgang til medisiner, arbeidsplasser og produsenter av generiske og biotilsvarende legemidler. Den foreslåtte regelverksendringen er et resultat av en erkjennelse av at sistnevnte ikke har gode nok konkurransebetingelser under nåværende regelverk, noe som blant annet går på bekostning av arbeidsplasser innen legemiddelbransjen i EU.

Formålet med de foreslått endringene er å sikre at europeiske produsenter av generiske legemidler ikke skal ha en dårlige konkurransesituasjon enn sine ikke-europeiske konkurrenter, som følge av at de ikke kan fremstille legemidler vernet ved et supplerende beskyttelsessertifikat for eksport og salg til markeder utenfor EU der det ikke finnes tilsvarende beskyttelse. De foreslåtte endringene går i korthet ut på:

• Rekkevidden av et beskyttelsessertifikat innskrenkes slik at selskaper lokalisert i EU kan produsere generiske eller biotilsvarende versjoner av beskyttede legemidler mens beskyttelsen fremdeles er gjeldende for (i) eksport til et marked utenfor EU der beskyttelsen enten har gått ut eller aldri har eksistert, samt for (ii) lagring for inntreden på markedet umiddelbart etter at beskyttelsen utløper (såkalt "day-1 entry"). Førstnevnte unntak vil gjelde i hele perioden for SPC-beskyttelse, mens sistnevnte unntak (det såkalte "stockpiling-unntaket") kun vil gjelde de siste 6 månedene av beskyttelsestiden. Unntakene påvirker altså ikke eneretten som det underliggende patentet gir, men gjelder kun i perioden beskyttelsen er hjemlet i et supplerende beskyttelsessertifikat. 
• Selskaper som ønsker å benytte seg av unntakene er underlagt relativt strenge varslingsplikter. De må varsle både det nasjonale organet som innvilget det supplerende beskyttelsessertifikatet og rettighetshaveren. Dersom produksjon vil finne sted i flere land, vil slikt varsel altså måtte gis til hvert relevante innvilgelsesorgan. Informasjonen skal også publiseres av organet som mottar varselet. Varselet skal gis minst 3 måneder før produksjon er tiltenkt påstartet, og skal blant annet angi formålet med produksjonen, hvor produksjonen vil skje og – i tilfelle eksport til et tredjeland – referansenummeret til markedsføringstillatelsen i slikt tredjeland. Alle endringer må varsles på tilsvarende måte.
• Ved bruk av unntakene, pålegges også selskapet å informere sin produksjons- og eksportkjede om at produktene er produsert i medhold av eksportunntaket, og hvilke begrensninger dette innebærer - samt å forplikte disse til å overholde begrensningene for unntaket. Oppfylles ikke slike krav - dvs. kan ikke selskapet dokumentere at de har oppfylt disse "due diligence"-forpliktelsene - kan selskapet ikke påberope seg unntaket. 
• Ved eksport må produktene også merkes med en EU-logo, som avbildet under. 

Fortalen er klar på at forslaget ikke skal påvirke sertifikatinnehaverens enerett innenfor EU-markedet, herunder presiseres det at unntaket ikke dekker produksjon for andre formål eller gjeninnførsel av produkter eksportert under unntaket. Unntakene dekker heller ikke import for ompakking og gjenutførsel.

Ikke overraskende er forslaget godt mottatt av bransjen for produsenter av generiske legemidler, og gjenstand for tilsvarende negativ respons fra bransjen for utvikling av legemidler. Hver dag med enerett kan ha stor økonomisk verdi i legemiddelbransjen. En produksjonslinje opprettet med hjemmel i eksportunntaket, vil kunne benyttes til produksjon for EU-markedet kort tid etter at et supplerende beskyttelsessertifikatet er utløpt. Der man i en 6 måneders periode i tillegg har kunnet produsere for umiddelbar inntreden i det europeiske markedet, vil dette trolig - som jo også er formålet med regelen - medføre at et beskyttelsessertifikatet mister sin effekt fra en dag til en annen. At selv dager og uker kan ha stor økonomisk betydning for rettighetshaver, viser blant annet sak C-471/14 (Seattle Genetics), hvor spørsmålet var om SPC-forordningens henvisning til datoen da markedsføringstillatelsen ble utstedt henviste til selve avgjørelsen, eller tidspunktet da rettighetshaver ble varslet om avgjørelsen. Dette hadde betydning for sertifikatets varighet etter artikkel 13(1), som ville gjelde 5 dager lengre dersom varslingstidspunktet ble lagt til grunn – noe som også ble EU-domstolens konklusjon.

Samtidig er den ekstra beskyttelsen gitt til legemiddelpatenter begrenset oppad til 5 år nettopp av den grunn at rettighetshavers interesser ikke er de eneste legitime interessene som må hensyntas på legemiddelområdet. Etter utløpet av beskyttelsestiden har rettighetshaver strengt tatt ingen legitim grunn til å kreve at de skal nyte fortsatt beskyttelse i en overgangsperiode. Reglene legger også til rette for at rettighetshaver skal ha full kontroll på bruken av unntaket, noe som bør gi gode muligheter for å identifisere og følge opp eventuelt misbruk.

Lobbygruppen Medicines for Europe, har blant annet tatt til orde for at de foreslåtte varslingskravene er så tyngende at de kan true formålet bak reglene, særlig fordi det vil innebære å gi tilgang til forretningssensitiv informasjon. I fortalens punkt 13a er det imidlertid understreket at informasjonen som skal oppgis skal være begrenset til det som er nødvendig for rettighetshaver til å vurdere om deres rettigheter er krenket, og ikke skal inkludere konfidensiell eller forretningssensitiv informasjon. Det kan diskuteres om informasjon om produksjonssted, tiltenkte eksportmarkeder og hva som skal produseres i enkelte settinger kan anses som til dels forretningssensitiv informasjon, spesielt der dette er planer som ligger noe frem i tid. Samtidig fremstår dette som informasjon rettighetshaver har et legitimt behov for å kjenne til, for å kunne ivareta sine rettigheter. Mer tyngende fremstår kanskje varslingsplikten i seg selv, herunder særlig at enhver endring i utgangspunktet skal varsles. Gjøres ikke dette, eller oppfyller ikke varselet kravene, vil man ikke kunne benytte seg av eksportunntaket for det eksportmarkedet hvor varslingen er mangelfull. Gode rutiner fremstår derfor som essensielt for de produsentene som ønsker å benytte seg av unntaket.

En større skuffelse er det imidlertid trolig at endringene ikke vil tre i kraft umiddelbart, men først vil gjelde for beskyttelsessertifikater søkt etter at endringen trer i kraft og beskyttelsessertifikater som ble søkt forut for ikrafttredelsen, men som først får virkning på eller etter 1. juli 2022.

Månedsoppsummering: April 2019

Etter en nokså hektisk start på året på immaterialrettsfronten roet det seg noe ned i april. Noen interessante avgjørelser og saker kom likevel, og vi begynner med Oslo tingretts dom av 16. april i den såkalte JALLASPRITE-saken (TOSLO-2018-149601-2). Som de fleste har fått med seg gjelder saken O. Mathiesens bruk av betegnelsene JALLA JALLASPRITE og JALLA JALLAXXXXXX på sin sitronbrus. The Coca Cola Company hevdet at det opprinnelige JALLASPRITE-navnet gjorde inngrep i deres varemerke SPRITE, og krevde at O. Mathiesen fjernet dette, noe O. Mathiesen etterhvert gjorde. Coca Cola var imidlertid ikke fornøyd med O. Mathiesens endring til JALLAXXXXXX-navnet, som etter deres oppfatning henspilte på en sensur av JALLASPRITE-navnet som var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

JALLA JALLAXXXXXX fra bryggeriet O.Mathiesen

Foto: O. Mathiesen (fra Vårt Oslo)

Da hovedsaken kom opp for Oslo tingrett hadde Coca Cola tidligere fått medhold av tingretten i forføyningssaken (omtalt av IP-trollet her) i at JALLAXXXXXX-navnet utgjorde en krenkelse etter mfl. § 25, men ikke i at det forelå sikringsgrunn for tilbakekalling av de flaskene som bar JALLASPRITE-navnet (eller av flasker der dette navnet ikke var synlig) og som fremdeles var i omsetning. Tingrettens kjennelse ble i hovedsak opprettholdt av Borgarting lagmannsrett.

For Oslo tingrett i hovedsaken var det også anført at bruken av det opprinnelige JALLASPRITE-navnet innebar en krenkelse av varemerket SPRITE etter varemerkeloven § 4 (1) og (2). Tingretten konkluderte først med at JALLASPRITE-navnet utgjorde en krenkelse av Coca Colas velkjente varemerke SPRITE etter vml. § 4 (2). O. Mathiesen måtte derfor forbys å bruke merket etter vml. § 57. Coca Cola fikk også medhold i at O. Mathiesen må merke om flasker påført JALLASPRITE-navnet samt fjerne gjenstående flasker som bærer navnet fra handelen og destruere frittstående JALLASPRITE-etiketter og markedsføringsmateriell etter vml. § 59. Retten konkluderte også med at bruken av JALLAXXXXXX-navnet utgjør en krenkelse av Coca Colas vern etter mfl. § 25. Ved denne vurderingen ble det særlig lagt vekt på måten O. Mathiesen på en illojal måte hadde søkt å oppnå og vinkle medieoppmerksomhet rundt saken. O. Mathisen ble derfor pålagt å fjerne samtlige flasker og markedsføringsmateriell merket med JALLAXXXXXX-navnet fra handelen samt destruere alle frittstående etiketter og markedsføringsmateriell merket med navnet, etter analogisk anvendelse av varemerkeloven § 59. O. Mathiesen ble endelig dømt til å betale erstatning til Coca Cola etter varemerkeloven § 58 (3) og markedsføringsloven § 48b (1) bokstav a) jf. siste ledd med kr 281 329,-. Det er foreløpig ikke kjent om avgjørelsen ankes.

Det kombinerte merket APPEAR TV (reg.nr. 251877)

Kilde: Patentstyret

Den 5. april kom også Borgarting lagmannsretts avgjørelse i den såkalte Appear TV-saken (LB-2017-174735). Oslo tingrett kom i 2017 til at registreringen av ordmerket APPEAR måtte kjennes ugyldig, og at Telenor Digital AS’/Video Communication Services AS’ domenenavn appear.in og varianter av dette ikke gjorde inngrep i Appear TV AS’ kombinerte merke som også inneholdt betegnelsen «Appear TV» (avgjørelsen omtalt av IP-trollet her).

Lagmannsretten var ikke enig med tingretten i gyldighetsspørsmålet og kom til at både ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV (tilsynelatende nokså klart) måtte opprettholdes. Videre kom lagmannsretten til at Telenor/Video Communication Services bruk av domenenavnene appear.in og appear.no var forvekselbare både med ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV, og derfor utgjorde varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b). Appear TV fikk også medhold i kravet om at domenenavnene appear.in og appear.no må overføres til selskapet etter varemerkeloven § 59. Telenor/Video Communication Services ble også dømt til å betale erstatning tilsvarende en rimelig lisensavgift etter varemerkeloven § 58 (1) bokstav a). Det er foreløpig ikke kjent om avgjørelsen ankes.

Lyktestopler ved Rådhusplassen i Oslo med

sokkel og pynteringer fra Arne Nystrøm.

Kilde: NKU

Den siste saken som omtales fra norske domstoler denne måneden er Søre Sunnmøre tingretts (det er på Sunnmøre og i Oslo det skjer om dagen!) avgjørelse i saken mellom Nystrøm Design AS og Vik Ørsta AS (18-152597TVI-SOSU). Forholdet var at Vik Ørsta, etter noe forutgående dialog med Nystrøm Design tilbake på slutten av 90-tallet, hadde produsert pyntesokler og pynteringer til lysmaster. Nystrøm Design hevdet at disse produktene var etterligninger av deres produkter, og klaget i første omgang inn Vik Ørsta for Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) for brudd på markedsføringsloven §§ 25 og 30. NKU (NKU sak 3/18) var uenig med Nystrøm Design i at Vik Ørstas produkter utgjorde ulovlige etterligninger etter § 30 ettersom det etter deres oppfatning ikke forelå noen forvekslingsfare. NKU uttalte imidlertid at Vik Ørstas etterligninger av Arne Nystrøms tegninger av sokler og pynteringer uten å innhente samtykke fra Nystrøm etter forholdene var i strid med god forretningsskikk etter § 25.

Etter noe etterfølgende dialog mellom partene tok Nystrøm Design ut søksmål med påstand om at Vik Ørstas produksjon av de aktuelle soklene og pyntelistene var i strid med god forretningsskikk. Tingretten mente Vik Ørsta hadde utøvd sin variasjonsplikt i så stor grad at det ikke forelå noen forvekslingsfare. Retten mente heller ikke de konkrete omstendighetene ved kontakten mellom partene tilsa at det eksisterte et tillitsforhold eller samarbeid mellom partene som tilsier at Vik Ørsta har opptrådt illojalt ved produksjonen av de aktuelle produktene, og frifant derfor Vik Ørsta for brudd på god forretningsskikk etter § 25. Det er også interessant at tingretten velger å frita Nystrøm Design for Vik Ørsta saksomkostninger, blant annet under henvisning til at de vant frem i NKU (og derfor hadde god grunn til å få saken prøvet) og styrkeforholdet mellom partene.

Vik Ørstas sokler og pynteringer med

vakre Sunnmøre i bakgrunnen.

Kilde: NKU

I tillegg har det kommet et knippe avgjørelser fra KFIR i patent- og kjennetegnssaker i måneden som har gått.

I EU har Rådet godkjent digitalmarkedsdirektivet. Dette innebærer at direktivet er endelig vedtatt, og medlemsstatene er dermed forpliktet til å gjennomføre direktivet i nasjonal lovgivning. Direktivet er EØS-relevant, og Norge er derfor forpliktet til å gjøre det til en del av EØS-avtalen og endre åndsverkloven i samsvar med direktivet.

Midt i påsken ble også den foreslåtte endringen av forordningen om supplerende beskyttelsessertifikater (SPC) godkjent av EU-parlamentet. Den foreslåtte endringen går i hovedsak ut på å innføre en såkalt «manufacturing waiver» for SPCer i kraft, slik at produsenter av generiske og biosimilære legemidler får adgang til å produsere disse i EU utelukkende for eksport til tredjeland samt lagre slike produkter i EU de siste 6 månedene før SPCet utløper. Bakgrunnen for forslaget er de konkurransemessige ulempene forbudet etter nåværende SPC-forordning skaper for slike produsenter etablert i EU sammenlignet produsenter etablert utenfor unionen. Endringen må formelt godkjennes av Rådet før den kan tre i kraft.

Foto: Softeis - CC BY-SA 3.0

Den 8. april henviste EPOs president to spørsmål om patenterbarheten av produkter som er resultatet av eller som er definert av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, dvs. gjennom normal foredling og formering til behandling i EPOs utvidede appellkammer (omtalt av IP-trollet her). Bakgrunnen for henvisningen er et av EPOs tekniske appellkamres avgjørelse i T 1063/18 SYNGENTA/Extreme dark green, blocky peppers, hvor det legges til grunn at EPC regel 28 andre ledd, som forbyr patentering av «plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process», er i strid med EPC artikkel 53 bokstav b. Saken reiser interessante spørsmål både om de materielle reglene om patentering av produkter som er resultatet av foredling, EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle EPC gjennom forskriftene og forholdet mellom EPO og EU.

Av andre nyhetssaker har vi kunnet lese at transportselskapet VY (nei, det er neppe nødvendig med noen nærmere introduksjon her) har henvendt seg til mannen bak Twitterkontoen VyNotTravel, Jonas Ali Ghanizadeh, og angivelig bedt han fjerne Vys logo fra kontoens profilbilde, samt avslutte kontoen. VY var også tidligere i måneden i medienes søkelys etter at andre selskaper som allerede benytter betegnelsen «VY» i sine foretaksnavn har varslet mulig søksmål for brudd på god forretningsskikk etter varemerkeloven § 15.

I påsken ble det også kjent at Helly Hansen har saksøkt den amerikanske klesprodusenten Off-White for varemerkeinngrep i USA. Helly Hansen hevder at Off-White gjør inngrep i deres stripebånd-varemerke (blant annet brukt langs ermene på en del Helly Hansen-produkter). Off-White har forøvrig registrert sitt eget stripebånd-varemerke i USA, som også står sentralt i saken.

Like før påske ble også det rendyrkede IP-advokatfirmaet GjessingReimers startet opp i Oslo. Firmaet består foreløpig av tidligere ansatte i Grettes IP-avdeling, herunder IP-trollets Yngve Øyehaug Opsvik.

Immaterialrettstrollet 5 år!

© Theodor Kittilsen (i det fri)

April er også måneden for en del faste årlige innslag og markeringer, og den første er bokstavelig talt aprilsnarr på 1. april. IP-trollet kunne i år melde narre om at EPO innfører egne krav for patentsøknader fra kvinnelige oppfinnere, for å få opp andelen av kvinnelige patentsøkere og i «større grad hensynta det annet kjønns særegenheter». Den 23. april gikk verdens bok- og opphavsrettsdag av stabelen i regi av UNESCO (FN). I år var 24. gang denne dagen ble markert, og dagen brukes til å promotere lesing generelt, særlig i vanskeligstilte områder. Den 25. april markerte også Immaterialrettstrollet 5-årsjubileum.

Det ligger også an til å skje mye i mai, med blant annet flere interessante avgjørelser ventet (dom i Kristoffersen-saken ventet allerede i dag 6. mai). I tillegg arrangeres Bergen Immaterialrettsforum 8. mai kl. 14.15 på Dragefjellet. Denne gangen er det Merete Endestad (UiB) som holder foredrag om opphavsrett i konkurs, et emne hun nylig disputerte for ph.d.-graden. Den 23. mai avholdes andre samling av NIR Ung hos Advokatfirmaet BAHR i Oslo, og temaet denne gang er IPR-prosess. Dagen etter (24. mai) avholdes den stjernespekkede European Copyright Society-konferansen med temaet «A copyright for authors and perfomers» i regi av ECS og Universitetet i Oslo. En fullstendig oversikt over IP-arrangementer i mai finner du i arrangementskalenderen og nede i menyen til høyre.

OBS! Husk at du også kan få nyhetsoppdateringer fortløpende gjennom måneden ved å følge Immaterialrettstrollet på Facebook og LinkedIn.