For
noen uker siden avsa Oslo tingrett dom i sak TOSLO-2018-39917 mellom
Salgard AS (Salgard) og Klagenemda for Industrielle Rettigheter (KFIR).
Spørsmålet for tingretten var om Salgards utprøving av luseskjørt og søknad om
forskningsmidler til denne utviklingen var nyhetshindrende for deres luseskjørtpatent
(fluidpermeabelt skjørt), og at dette som følge måtte kjennes ugyldig.
Tingretten konkluderte med at verken utprøvingen eller søknaden innebar noen
allmenn tilgjengeliggjøring og kom derfor til at patentet hadde nyhet.
Tingretten, som var satt med sakkyndige meddommere, kom dermed til motsatt
konklusjon av KFIR, og KFIRs vedtak ble derfor opphevet. Tingrettens avgjørelse
inneholder flere interessante uttalelser om tilnærmingen ved vurderingen av om
fagpersonen vil kunne utøve oppfinnelsen (også kjent som kravet til «enabling
disclosure»).
Tegning fra offentlig tilgjengelig patent. Kilde: Patentstyret |
Som en ivrig konsument av både
oppdrettslaks og villaks var det med en viss spenning dette
immaterialrettstrollet satte seg ned foran skjermen for å bli tatt med på en
liten svipptur inn Øksfjorden til en av oppdrettsindustrien indre gemakker,
nærmere bestemt til Fornes
i Løddingen kommune (ja, vi befinner oss nordpå) der selskapet Nordland
Oppdrett AS har et fiskeoppdrettsanlegg.
Som nevnt i IP-trollets
månedoppsummering for januar-mars 2019 gjaldt saken et patent for et såkalt
fluidpermeabelt (veskegjennomtregende) skjørt som festes rundt oppdrettsmerder
for å forhindre at lakselus kommer inn i merdene, samtidig som vann strømmer
inn og ut. Patentet har forøvrig vært gjenstand for behandling i en separat sak
(link
og link)
hvor selskapet Cathay Import AS m.fl. ikke fikk medhold i at patentet (den gang
eid av Calanus AS’ som dagens eier Salgard senere er skilt ut av) var ugyldig.
Ettersom den nye saken gjaldt andre mothold (og stod mellom andre parter) var den
tidligere saken ikke til hinder for behandlingen av inneværende sak. I tillegg
til KFIR hadde også innsiger i saken, Mørenot Aquaculture AS, meldt seg som
partshjelper på saksøktes side.
Under utprøving, og før oppfinnelsen ble
patentsøkt, ble deler av Salgards (Calanus’) luseskjørt liggende synlig i
havoverflaten ved anlegget på Fornes under nedlodding. Nettet ble også heist
opp i perioder på 1-2 dager og spylt i denne perioden. Etter KFIRs vurdering
ville en fagkyndig tilskuer ved hjelp av «kikkert
og andre hjelpemidler - som for eksempel droner» (og kamera om en leser KFIRs
avgjørelse), kunne utlede at nettet var et nett, og ikke en tett presenning.
Etter KFIRs oppfatning ville også maskestørrelsen på nettet kunne utledes.
Salgard på sin side viste i hovedsak til at anlegget lå på et avsidesliggende
sted, og at en fagpersonen på den lovpålagte avstanden til slike anlegg (20
meter etter akvakulturforskriften § 18) ikke ville få nødvendig informasjon til
å kunne utøve oppfinnelsen.
Salgard hadde også søkt om forskningsmidler
fra forvaltningsorganet RFFNORD forut for inngivelse av patentsøknaden. KFIR
mente at også informasjonen Salgard hadde oppgitt i denne søknaden var
nyhetshindrende. Salgard hevdet på sin side at denne informasjonen var
underlagt lovpålagt taushetsplikt, og at en eventuell tilgjengeliggjøring av
denne ikke ville innebære noen allmenn tilgjengeliggjøring etter patentlovens §
2 (1).
Tingrettens
avgjørelse
«Etter rettens syn er klagenemndas rettslige tilnærming til spørsmålet om hvordan allmennheten ville observere anlegget for generell og virkelighetsfjern. Retten er også̊ uenig med KFIR i at det var mulig å se at skjørtene var vanngjennomtrengelige fra den posisjonen hvor klagenemnda mener at allmenheten kunne forventes å oppholde seg.»
Ved den nærmere vurderingen av KFIRs
tilnærming mente retten at KFIRs vurdering, til tross for det rettslige
utgangspunktet om at en oppfinnelse er tilgjengelig dersom den muligvis kan
observeres, fremstod for løsrevet fra de konkrete forholdene. Selv om et team
med fagpersoner ville kunnet oppholdt seg på det aktuelle stedet over en viss
periode mens skjørtene var synlige, måtte det etter rettens syn gjøres en mer
konkret vurdering av hva slags oppfinnelse det var snakk om, måten den hadde
blitt synlig på, og den aktuelle risikoen for at en synliggjøring av oppfinnelsen faktisk vil innebære at noen observerer den. Med andre ord la
retten vekt blant annet på sannsynligheten for at noen faktisk ville gjøre de observasjonene som KFIR tok utgangspunkt i
ved sin vurdering.
I denne forbindelse viste retten særlig
til at Salgard hadde valgt et avsidesliggende sted til å prøve luseskjørtene.
Selskapets opplysninger om at ingen uvedkommende hadde blitt observert under
utprøvingen, var heller ikke blitt bestridt under prosessen. På tidspunktet for
utprøvingen hadde ingen tenkt på, eller hatt tro på, løsningen med å bruke
permeable luseskjørt. Til dette bemerket også retten at det var fastslått i
lagmannsrettens dom (i den separate, tidligere saken) at fagpersonen ikke var i
stand til å resonnere seg frem til løsningen med å benytte permeable skjørt
rundt oppdrettsmerdene.
Tingretten mente derfor det var feil å ta
utgangspunkt i at en tenkt fagperson skulle observere anlegget med kontinuerlig
fokus rettet mot denne egenskapen ved nettet slik KFIR hadde gjort, ettersom:
«En fagperson som var i stand til å forstå at fokuset
skulle rettes mot nettopp denne egenskapen ville jo også være i stand til å
utøve oppfinnelsen.»
Retten var også uenig med KFIR i at dersom
skjørtet faktisk var blitt iakttatt så ville ikke fagpersonen kunne sett eller
utledet at nettet var permeabelt, verken under nedloddingen eller vaskingen.
Det ble i denne forbindelse vist til at ansamlingen av luft under skjørtet ved
nedloddingen tvert imot ville gjort det nærliggende å tenke at skjørtet ikke
var særlig permeabelt. Etter rettens syn ville det, selv med KFIRs tilnærming,
være:
«høy[s]t usikkert om skjørtets vanngjennomtrengelige
egenskaper ville være synlig for en fagperson som hadde kontinuerlig fokus
rettet mot nettopp denne egenskapen.»
Tingretten kom etter dette til at
fagpersonen ikke ville kunne utøve oppfinnelsen på bakgrunn utprøvingsmotholdene,
og at disse således ikke var nyhetshindrende for Salgards patent.
Ved vurderingen av om søknaden om
forskningsmidler var nyhetshindrende pekte retten på at RFFNORD som
forvaltningsorgan var underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 for
ulike forretningshemmeligheter organet måtte komme i besittelse av. Retten
viste i denne sammenhengen til at hensyn til forskning og utvikling på nye
produkter tilsa at søkere på offentlige forskningsmidler som Salgard måtte
kunne forvente at slike opplysninger ble holdt hemmelige ved den offentlige søknadsbehandlingen,
også uavhengig av om det kunne tenkes at søkeren på et tidligere tidspunkt
kunne tenkes å samtykke til nyhetshindrende tilgjengeliggjøring. Dette
motholdet ble derfor heller ikke ansett nyhetshindrende.
Tingretten konkluderte etter dette med at
KFIRs vedtak om å kjenne Salgards patent ugyldig må oppheves. Dommen er påanket.
Immaterialrettstrollets
betraktninger
Avgjørelsen er interessant ettersom den tilsynelatende
gir anvisning på en mer konkret og pragmatisk tilnærming til
tilgjengeliggjøringsvurderingen ved utprøving enn det som må antas å være
gjeldende rett forut for avgjørelsen.
Som tingretten selv er inne på er det
rettslige utgangspunktet ved vurderingen av om en oppfinnelse er tilgjengeliggjort
i patentlovens forstand svært strengt, i den forstand at selv en teoretisk
mulighet for at slike oppfinnelser kan observeres normalt vil anses som
nyhetshindrende.
Illustrasjon fra offentlig tilgjengelig patent. Kilde: Patentstyret |
Når tingretten beveger seg bort fra dette
utgangspunktet og viser til at hvorvidt (utprøvings)motholdet er
nyhetshindrende må bero på de konkrete forholdene ved bl.a. oppfinnelsen og
motholdet, bygger retten tilsynelatende utelukkende på reelle hensyn (også
forankret i juridisk teori, Stenviks «Patentrett»
s. 170 og s. 191). Det har
blitt hevdet at rettens tilnærming kan ha sammenheng med det tidligere
særnorske prøvingsunntakene (et slikt unntak kan vanskelig opprettholdes
etter Rituximab-avgjørelsen).
Dette immaterialrettstrollet er enig i at den vurderingen retten gir anvisning
på i realiteten har mange likhetstrekk ved det tidligere prøvingsunntaket, og at
det kan synes som at dette «bakes»
inn implisitt i nyhetsvurderingen. Dersom dette skulle være tilfellet er det
interessant (og paradoksalt) å merke seg at retten tilsynelatende ikke vurderer
behovet for utprøvingen (mht. patentering), noe som stod svært sentralt ved det
tidligere utprøvingsunntaket (og som KFIR tilsynelatende la avgjørende vekt på
ettersom utprøvingen etter deres syn hadde vart lenger enn nødvendig).
Videre mener dette immaterialrettstrollet at
hvorvidt det kan legges vekt på sannsynligheten for at noen faktisk ville gjøre de relevante
observasjonene er et rettslig spørsmål, og at det kan stilles spørsmål ved den
rettslige forankringen av den vurderingen tingretten gir anvisning på. Når det
gjelder henvisningen til Stenvik s. 191 hvor det åpnes for at det unntaksvis
kan tenkes at en oppfinnelse kan ha nyhet selv om den rent teoretisk kunne vært
avdekket, vises det til eldre norsk og svensk rettspraksis (hhv. Bryn 1932 s.
66 og NIR 2009 s.
309). Dette immaterialrettstrollet kan umiddelbart ikke se at i hvert fall den
refererte svenske avgjørelsen gir støtte for et slikt synspunkt (jf. blant
annet uttalelsen om at «Med de
förutsättningar som stod fackmannen till buds, hade en analys av de aktuella
härdarna därför inte lett till att uppfinningen avslöjades»).
Også i EPO-praksis er det tilsynelatende
få saker om nyheten til oppfinnelser som er utøvd ved at man har brukt et
produkt eller utøvd en fremgangsmåte forut for søknadstidspunktet. EPOs praksis
knyttet til nyheten av produkter som er solgt før søknadstidspunktet synes
imidlertid å legge til grunn at sannsynligheten for at noen ville ha undersøkt
produktet i utgangspunktet er uten betydning. Stenvik viser selv på side 192 til en avgjørelse fra EPOs Board of
Appeal (T 952/92 Packard) der det ble uttalt at «The likelihood or otherwise of a skilled person analysing such a prior
sold product (motholdet), and the
degree of burden (i.e. the amount of work and time involved in carrying out
such an analysis), is in principle irrelevant to the determination of what
constitutes the state of the art». Avgjørelsen fra
EPOs Enlarged Board of Appeal i G
1/92 synes også å gi støtte for en slik streng tilnærming. Det er vanskelig
å se hvorfor dette skal stille seg annerledes for offentlig utnyttelse som
består i bruken av et produkt.
Selv om det ifølge retten er høyst
usikkert om Salgards patent ville blitt kjent ugyldig som følge av de to
utprøvingsmotholdene også ved en mer tradisjonell (les KFIRs) tilnærming, skal
det bli svært interessant å se om tingrettens tilnærming blir fulgt opp i
senere avgjørelser. Dersom tingrettens tilnærming i denne saken følges opp vil
dette etter immaterialrettstrollets syn etter de konkrete omstendighetene kunne
innebære en innsnevring av hvilke (utprøvings)mothold som kan anses nyhetshindrende.
Det kan eventuelt også stilles spørsmål ved om en slik regel for utprøvinger
synes balansert i forhold til andre typer mothold, som for eksempel dokumenter, hvor
det også kan fremstå nærmest usannsynlig at fagpersonen faktisk ville kommet i
besittelse av disse.
Som tidligere indikert er det også et
interessant spørsmål hvorvidt tingrettens tilnærming i denne saken er i samsvar
med EPC artikkel 54 (2) og tilhørende EPO-praksis.
Vi
gjør oppmerksom på at to av Immaterialrettstrollets øvrige hoder, Yngve Øyehaug
Opsvik (advokat i Advokatfirmaet Grette), har bistått Salgard AS i saken. Han
har ikke medvirket til dette innlegget. Det samme gjelder for Vincent Tsang som tidligere har jobbet i Grette, og som bistod Salgard i de tidligere inngrepssakene for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
Som det fremgår av artikkelen så har ikke jeg medvirket til innlegget på grunn av min tidligere tilknytning til saken og en av partene. Jeg tillater meg likevel å komme med en liten nyanserende slengbemerkning fra sidelinjen som privatperson (nå som jeg ikke lenger har noen tilknytning til saken). Denne gjelder ikke saken i seg selv eller dens utfall, men kun enkelte sider ved trollets omtale av saken. I omtalen av EPOs praksis sies det at: "EPOs praksis knyttet til nyheten av produkter som er solgt før søknadstidspunktet synes imidlertid å legge til grunn at sannsynligheten for at noen ville ha undersøkt produktet i utgangspunktet er uten betydning". Dette følges opp med en uttalelse om at det "er vanskelig å se hvorfor dette skal stille seg annerledes for offentlig utnyttelse som består i bruken av et produkt". Jeg er ikke nødvendigvis helt enig med det siste. Det er et grunnleggende spørsmål, også etter EPOs praksis, om det påstått nyhetshindrende motholdet innebærer en "enabling disclosure". I en slik sammenheng så vil det kunne være vesentlige forskjeller mellom salg og spredning av produkter og utprøving i naturlige omgivelser. Mens en fagperson som sitter med et produkt vil ha en teoretisk mulighet til å gjennomføre en rekke ulike eksperimenter på det, vil en fagmann som kun har fått observere en utprøving, med de begrensninger som følger av situasjonen, i større grad være prisgitt forhåndskunnskapene som denne hadde med seg under observasjonen for å tolke det som ble observert. Det er vel dette tingretten prøver å få frem, tross sine rettskildemessige mangler, når det sies at: "En fagperson som var i stand til å forstå at fokuset skulle rettes mot nettopp denne egenskapen ville jo også være i stand til å utøve oppfinnelsen" eller når det sies at det er "høy[s]t usikkert om skjørtets vanngjennomtrengelige egenskaper ville være synlig for en fagperson som hadde kontinuerlig fokus rettet mot nettopp denne egenskapen".
SvarSlett