EPOs president henviste 8.4.19 to spørsmål om patenterbarheten av produkter som er resultatet av eller som er definert av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, dvs. gjennom normal foredling og formering til behandling i EPOs utvidede appellkammer. Bakgrunnen for henvisningen er et av EPOs tekniske appellkamres avgjørelse i T 1063/18 SYNGENTA/Extreme dark green, blocky peppers, hvor det legges til grunn at EPC regel 28 andre ledd, som forbyr patentering av «plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process», er i strid med EPC artikkel 53 bokstav b. Saken reiser interessante spørsmål både om de materielle reglene om patentering av produkter som er resultatet av foredling, EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle EPC gjennom forskriftene og forholdet mellom EPO og EU.
 |
| Duften av grønn Foto: Pixabay |
Den Europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 53 bokstav b slår fast at «European patents shall not be granted in respect of … plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals». Tilsvarende unntak er senere også direktivfestet i bioteknologidirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav a. Det samme kommer også til uttrykk i patentloven § 1 fjerde ledd første punktum, som angir at «patent [ikke meddeles] på vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr».
EPOs utvidede appellkammer slo i G 2/07 (Brokkoli I) og G 1/08 (Tomater I) fast at EPC artikkel 53 bokstav b innebar at tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, dvs. gjennom normal foredling og formering, var utelukket fra patenterbarhet som vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter. Dette forbudet ble nylig behandlet av et av EPOs appellkamre i T 2435/13 SYNGENTA/Clubroot resistant plants (omtalt av IP-trollet her).
G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II): Forbudet i EPC artikkel 52 b) gjelder ikke for produkter´
I G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II) (omtalt av IP-trollet her) la det utvidede appellkammeret derimot til grunn at EPC artikkel 53 bokstav b ikke utelukker at produkter som er resultatet av eller som er definert av en slik fremgangsmåte fra patentering. Det utvidede appellkammeret tok utgangspunkt i ordlyden i artikkel 53 bokstav b og konstaterte at denne både kunne gi støtte for en snever forståelse, hvor unntaket var begrenset til fremgangsmåter, og en videre forståelse som også omfattet produkter som var resultatet av utøvelsen av slike fremgangsmåter. På samme måte var formålene bak rekken av unntak i artikkel 53 såpass forskjelligartede at det ikke var mulig å utlede noe bestemt om formålet med unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter i artikkel 53 b).
En systemisk tolkning, hvor unntaket ble tolket i sammenheng med unntaket for plantesorter i artikkel 53 b) tilsa derimot at det ikke var grunnlag for å forstå unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter til å gå lenger enn til fremgangsmåter. Heller ikke bioteknologidirektivet artikkel 4 (1)(b), som er formulert på tilsvarende måte som artikkel 53 b), eller forarbeidene til EPC ga støtte for en utvidende tolkning av unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter
En systemisk tolkning, hvor unntaket ble tolket i sammenheng med unntaket for plantesorter i artikkel 53 b) tilsa derimot at det ikke var grunnlag for å forstå unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter til å gå lenger enn til fremgangsmåter. Heller ikke bioteknologidirektivet artikkel 4 (1)(b), som er formulert på tilsvarende måte som artikkel 53 b), eller forarbeidene til EPC ga støtte for en utvidende tolkning av unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter
I samsvar med G 3/98 åpnet det utvidede appellkammeret riktignok for en form for dynamisk tolkning, hvor man kunne ta hensyn til omstendigheter som har oppstått etter at konvensjonen ble vedtatt og som kan gjøre at ordlyden i en vedtatt bestemmelse kommer i konflikt med det traktatkonsipistene har intendert. Det var ganske klart at man gjennom artikkel 53 b) hadde som intensjon å utelukke vesentlig biologiske fremgangsmåter fra patenterbarhet. Selv om det hadde vært en stor utvikling innen planteforedling siden vedtakelsen av EPC i 1973, hadde man imidlertid ikke endret artikkel 53 ved revisjonen av EPC i år 2000. En dynamisk tolkning av artikkel 53 b) kunne derfor ikke endre det faktum at bestemmelsen måtte anses å være begrenset til vesentlig biologiske fremgangsmåter.
Det var i denne sammenhengen uten betydning at beskyttelsesomfanget av slike produktpatenter også ville omfatte fremgangsmåter for fremstilling av slike planter som var utelukket etter EPC artikkel 53 bokstav b.
EU-kommisjonens notat og EPOs administrative råds endring av EPC regel 28
 |
| Foto: Softeis - CC BY-SA 3.0 |
I etterkant av avgjørelsen ba Europaparlamentet EU-kommisjonen om å vurdere rekkevidden av bioteknologidirektivet (direktiv 98/44/EF) artikkel 4 nr. 1 bokstav a. Bestemmelsen er formulert på tilsvarende måte som EPC artikkel 53 bokstav b. Kommisjonen la i 2016 frem et notat som la til grunn at artikkel 4 nr. 1 bokstav a ikke bare utelukket vesentlig biologiske fremgangsmåter fra patentering, men også produkter som er resultatet av utøvelsen av eller er definert av slike fremgangsmåter.
Som en følge av notatet endret EPOs administrative råd EPC regel 28 og ga den følgende nye andre ledd:
«Under Article 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process.»
Bestemmelsen innebærer etter sin ordlyd en tilsidesettelse av det utvidede appellkammerets avgjørelse i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II), slik at ikke bare tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter gjennom normal foredling og formering er unntatt fra patenterbarhet, men også produkter som er resultatet av utøvelsen av eller er definert av slike fremgangsmåter.
T 1063/18 SYNGENTA: EPC regel 28 er i strid med EPC artikkel 53 b)
Med det skulle man tro spørsmålet var avgjort. Saken tok imidlertid en ny vending da et av EPOs appellkamre avsa sin avgjørelse i T 1063/18 SYNGENTA/Extreme dark green, blocky peppers (som ble offentliggjort 5.2.19). Appellkammeret legger her til grunn at EPC regel 28 må anses å være i strid med EPC artikkel 53 bokstav b slik denne var tolket av EPOs utvidede appellkammer i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II).
Dette begrunnes i avgjørelser fra EPOs utvidede appellkammer de facto er bindende for EPOs appellkamre etter EPC (selv om bindingen etter artikkel 112 tredje ledd gjelder bare i den enkelte sak). EPOs administrative råd har på sin side kompetanse til å endre forskriftene til EPC etter EPC artikkel 33 første ledd bokstav c, også hva angår materielle spørsmål. Det følger imidlertid av EPC artikkel 164 andre ledd at konvensjonen går foran forskriftene i tilfelle konflikt. Fra dette utleder appellkammeret at EPOs administrative råd bare har kompetanse til å utfylle EPC gjennom i den grad denne utfyllingen ikke strider mot EPC slik konvensjonen er tolket av det utvidede appellkammeret.
G 3/19 – henvisningen til EPOs utvidede appellkammer
 |
| Foto: Pixaby |
Ikke uventet var EPOs administrative råd og EPOs president ikke helt enige i den forståelsen av EPC artikkel 164 andre ledd som appellkammeret hadde lagt til grunn i SYNGENTA. I en meddelelse av 29. mars ble det derfor gitt uttrykk for at saken ville bli henvist til behandling i EPOs utvidede appellkammer. Den 8. april ble henvisningen og begrunnelsen for denne offentliggjort og saken gitt nummer G 3/19. EPOs president stilte her to spørsmål til det utvidede appellkammeret:
- Having regard to Article 164(2) EPC, can the meaning and scope of Article 53 EPC be clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being a priori limited by the interpretation of said Article given in an earlier decision of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal?
- If the answer to question 1 is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to Rule 28(2) EPC in conformity with Article 53(b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly allows said subject-matter?
Forutsetningen for at det utvidede appellkammeret kan behandle et rettslig spørsmål henvist fra EPOs president er at «two Boards of Appeal have given different decisions on that question», jf. EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. Hva angikk spørsmål 1 om EPOs administrative råds kompetanse til å endre forskriftene til EPC, la EPOs president til grunn at det måtte anses å foreligge slike forskjellige avgjørelser: I T 39/93 ALLIED COLLOIDS/Polymer powders, som appellkammeret i SYNGENTA støtter seg på, ble det lagt til grunn at EPOs administrative råd ikke har kompetanse til å utfylle EPC gjennom i den grad denne utfyllingen strider mot EPC slik konvensjonen er tolket av det utvidede appellkammeret.
Denne tilnærmingen står i motstrid med flere avgjørelser som legger til grunn at EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle reglene i EPC gjennom forskriftene ikke er begrenset av tidligere tolkninger av EPC fra det utvidede appellkammeret, deriblant T 315/03 HARVARD/Oncomouse II, T 272/95 HOWARD FLOREY/Admissibility of joint opposition or joint appeal, T 666/06 UNIVERSITY OF UTAH/Mutation og T 1213/05 UNIVERSITY OF UTAH/Breast and ovarian cancer. Det samme ga det utvidede appellkammeret uttrykk for i G 2/07 (Brokkoli I).
Spørsmål 2 må tas til behandling på samme grunnlag, da spørsmålene må anses å ha direkte tilknytning til hverandre. Subsidiært anføres det at spørsmål 2 må tas til behandling som følge av en analogisk anvendelse av EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. Dette begrunnes i at avgjørelsen i SYNGENTA rent faktisk er sammenlignbar med en situasjon hvor to appellkamre har avsagt motstridende avgjørelser.
Hva angår de materielle spørsmålene er det ikke overraskende at EPOs president mener at spørsmål 1 bør besvares med at EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle EPC gjennom forskriftene ikke er begrenset av tidligere avgjørelser fra EPOs utvidede appellkammer.
Det er heller ikke overraskende at EPOs president mener at artikkel 53 gir grunnlag for den utfylling som er gjort gjennom EPC regel 28 andre ledd. Det anføres her prinsipalt at artikkel 53 bokstav b er formulert såpass åpent at den åpner for slik utfylling som er gjort gjennom EPC regel 28 andre ledd. Subsidiært anføres det at EPC artikkel 53 bokstav b i seg selv må tolkes slik at den utelukker patentering av produkter som er resultatet av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter. Atter subsidiært anføres det at det var traktatpartenes intensjon at EPC artikkel 53 bokstav b skal tolkes i samsvar med bioteknologidirektivet.
Immaterialrettstrollets betraktninger
Saken det utvidede appellkammeret skal behandle i G 3/19 er et realt kinderegg av rettslige problemstillinger. For det første reiser den spørsmål i hvilken grad det utvidede appellkammeret i det hele tatt er kompetent til å behandle saken. Det er åpenbart at det for spørsmål 1 foreligger motstridende avgjørelser fra EPOs appellkamre etter EPC artikkel 112 første ledd bokstav b.
For spørsmål 2 er situasjonen litt mer sammensatt. Samtidig som det er en klar sammenheng mellom spørsmålene, er det hevet over tvil at det ikke finnes motstridende avgjørelser knyttet til spørsmål 2. Dette forklarer muligens den subsidiære anførselen om analogisk tolkning av EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. Det utvidede appellkammeret har riktignok vært tilbakeholden med å trekke adgangen til henvisning til det utvidede appellkammeret etter artikkel 112 for langt (se for eksempel G 3/08 Programs for computers).
 |
| Et produkt som definitivt ikke er resultatet av en vesentlig biologisk fremgangsmåte Foto: Tiia Monto - CC BY-SA 4.0 |
Om man i så fall bekrefter at EPOs administrative råd har kompetanse til å endre EPC regel 28 uavhengig av avgjørelsene i Brokkoli/Tomater II samtidig som man unnlater å ta stilling til spørsmål 2, vil det innebære at det tekniske appellkammeret må ta stilling til om endringen ligger innenfor EPC artikkel 53 bokstav b.
For det andre reiser saken spørsmål om forholdet mellom EPOs administrative råd og dets forhold til EPOs utvidede appellkammer. Spørsmålet går til kjernen av det utvidede appellkammerets stilling som en form for prejudikatsdomstol og EPOs administrative råds komptetanse til å utfylle bestemmelsene i konvensjonen gjennom forskriftene.
Det utvidede appellkammeret er imidlertid ikke en prejudikatsdsomstol slik vi kjenner disse fra nasjonal rett. Avgjørelser fra det utvidede appellkammeret er riktignok de facto bindende for appellkamrene. Spørsmålet er om disse også begrenser rådets «lovgivningskompetanse» gjennom forskriftene
For det tredje relaterer saken til det materielle spørsmålet om rekkevidden av unntaket for patentering av vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr. For det utvidede appellkammeret er spørsmålet begrenset til hvorvidt EPC 53 bokstav b åpner for utfyllingen EPOs administrative råd har gjort gjennom endringen av EPC regel 28, hvor produkter som er resultatet av en vesentlig biologisk fremgangsmåte er unntatt fra patenterbarhet.
Av presidentens anførsler er nok den prinsipale anførselen om at artikkel 53 bokstav b er såpass åpent formulert at den åpner for slik utfylling den desidert sterkeste. Det utvidede appellkammeret legger i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II) til grunn at det etter ordlyden i og formålet bak artikkel 53 bokstav b er åpent om dette også omfatter produkter. Dette taler for at bestemmelsen åpner for slik utfylling.
Dersom den prinsipale anførselen ikke fører frem fremstår det som noe selvmotsigende at det utvidede appellkammeret deretter skal gi tilslutning til den subsidiære anførselen. Denne innebærer ikke bare at EPC artikkel 53 bokstav b må tolkes slik at den åpner for utfylling, men at den i seg selv utelukker patentering av produkter som er resultatet av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter. EPOs president ber her i praksis det utvidede appellkammeret i G 3/19 om å komme til motsatt resultat av i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II) basert på de samme rettskildene.
Den atter subsidiære anførselen er interessant fordi den direkte berører forholdet mellom EPO og EU. EPO er ikke bundet av bioteknologidirektivet, da EPO hverken er medlem av EU eller en del av EU-systemet. Flere bestemmelser i forskriftene til EPC ble imidlertid endret som en følge av vedtakelsen av bioteknologidirektivet. Direktivet skal etter EPC regel 26 nr. 1 også fungere som et supplerende tolkningsmiddel ved tolkning av EPC. EPOs appellkamre følger også avgjørelser fra EU-domstolen om tolkning av direktivet (se T 2221/10 TECHNION/Culturing stem cells og T 1441/13 ASTERIAS/Embryonic stem cells, disclaimer).
Den institusjonelle sammenhengen mellom EU og EPO tilsier at EU bør ha det siste ordet i tolkningen av patentspørsmål som er regulert i EU-retten. Dette følger også indirekte av endringene i forskriftene til EPC for å bringen disse i samsvar med bioteknologidirektivet og bestemmelsen om at direktivet skal fungere som et supplerende tolkningsmiddel for tolkning av EPC.
Det er nok også ganske klart at det var traktatpartenes intensjon at EPC artikkel 53 bokstav b skulle tolkes i samsvar med bioteknologidirektivet slik EPOs president anfører. Spørsmålet er imidlertid om det er tilstrekkelig at en slik tolkning av bioteknologidirektivet har kommet til uttrykk i et notat fra Kommisjonen. I mangel av en avgjørelse fra EU-domstolen kan det godt være at det utvidede appellkammeret vil fastholde sin tolkning av bioteknologidirektivet fra G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II), hvor man kom til at bioteknologidirektivet artikkel 4 (1)(b) ikke ga støtte for en utvidende tolkning av artikkel 4 (1)(b).
En endring av rettstilstanden vil i så fall forutsette en avgjørelse fra EU-domstolen eller en endring av bioteknologidirektivet hvor det klarere slås fast at også produkter som er resultatet av eller som er definert av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, er unntatt fra patentering.
En endring av rettstilstanden vil i så fall forutsette en avgjørelse fra EU-domstolen eller en endring av bioteknologidirektivet hvor det klarere slås fast at også produkter som er resultatet av eller som er definert av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, er unntatt fra patentering.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar