Immaterialrettstrollet 5 år i dag!

Immaterialrettstrollet fyller i dag fem år! Siden 25. april 2014 har vi rapportert om aktuelle saker og temaer innen immaterialretten og dens tilliggende herligheter. Det siste halvannet året har redaksjonen blitt utvidet med flere nye faste troll, og det publiseres idag flere saker enn noen gang. Til sammen har det blitt over 200 artikler over de fem årene bloggen har eksistert. I tillegg til bloggen har vi, som dere sikkert er kjent med, sider på Facebook og LinkedIn. I tillegg til nye blogginnlegg, legger vi her ut kortere oppdateringer om nye immaterialrettssaker, samt lenker til immaterialrettsrelaterte saker fra andre medier. Om du skulle ønske å få blogginnleggene direkte på e-post har vi også en egen e-postliste man kan melde seg på i menyen til høyre.  Vi satser på å opprettholde dette og håper våre faste og trofaste lesere vil fortsette å følge oss, og gi ris, ros og innspill slik at bloggen kan bli enda bedre. Tusen takk skal dere ha alle sammen!

EPOs president henviser spørsmål om patenterbarheten av produkter som er resultatet av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter til behandling i EPOs utvidede appellkammer i sak G 3/19

EPOs president henviste 8.4.19 to spørsmål om patenterbarheten av produkter som er resultatet av eller som er definert av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, dvs. gjennom normal foredling og formering til behandling i EPOs utvidede appellkammer. Bakgrunnen for henvisningen er et av EPOs tekniske appellkamres avgjørelse i T 1063/18 SYNGENTA/Extreme dark green, blocky peppers, hvor det legges til grunn at EPC regel 28 andre ledd, som forbyr patentering av «plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process», er i strid med EPC artikkel 53 bokstav b. Saken reiser interessante spørsmål både om de materielle reglene om patentering av produkter som er resultatet av foredling, EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle EPC gjennom forskriftene og forholdet mellom EPO og EU.

Duften av grønn papaya paprika om morgenen
Foto: Pixabay

Den Europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 53 bokstav b slår fast at «Euro­pean patents shall not be granted in respect of … plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals». Tilsvarende unntak er senere også direktivfestet i bioteknologidirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav a. Det samme kommer også til uttrykk i patentloven § 1 fjerde ledd første punktum, som angir at «patent [ikke meddeles] på vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr».

EPOs utvidede appellkammer slo i G 2/07 (Brokkoli I) og G 1/08 (Tomater I) fast at EPC artikkel 53 bokstav b innebar at tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, dvs. gjennom normal foredling og formering, var utelukket fra patenterbarhet som vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter. Dette forbudet ble nylig behandlet av et av EPOs appellkamre i T 2435/13 SYNGENTA/Clubroot resistant plants (omtalt av IP-trollet her). 

G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II): Forbudet i EPC artikkel 52 b) gjelder ikke for produkter´

I G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II) (omtalt av IP-trollet her) la det utvidede appellkammeret derimot til grunn at EPC artikkel 53 bokstav b ikke utelukker at produkter som er resultatet av eller som er definert av en slik fremgangsmåte fra patentering. Det utvidede appellkammeret tok utgangspunkt i ordlyden i artikkel 53 bokstav b og konstaterte at denne både kunne gi støtte for en snever forståelse, hvor unntaket var begrenset til fremgangsmåter, og en videre forståelse som også omfattet produkter som var resultatet av utøvelsen av slike fremgangsmåter. På samme måte var formålene bak rekken av unntak i artikkel 53 såpass forskjelligartede at det ikke var mulig å utlede noe bestemt om formålet med unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter i artikkel 53 b).

En systemisk tolkning, hvor unntaket ble tolket i sammenheng med unntaket for plantesorter i artikkel 53 b) tilsa derimot at det ikke var grunnlag for å forstå unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter til å gå lenger enn til fremgangsmåter. Heller ikke bioteknologidirektivet artikkel 4 (1)(b), som er formulert på tilsvarende måte som artikkel 53 b), eller forarbeidene til EPC ga støtte for en utvidende tolkning av unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter

I samsvar med G 3/98 åpnet det utvidede appellkammeret riktignok for en form for dynamisk tolkning, hvor man kunne ta hensyn til omstendigheter som har oppstått etter at konvensjonen ble vedtatt og som kan gjøre at ordlyden i en vedtatt bestemmelse kommer i konflikt med det traktatkonsipistene har intendert. Det var ganske klart at man gjennom artikkel 53 b) hadde som intensjon å utelukke vesentlig biologiske fremgangsmåter fra patenterbarhet. Selv om det hadde vært en stor utvikling innen planteforedling siden vedtakelsen av EPC i 1973, hadde man imidlertid ikke endret artikkel 53 ved revisjonen av EPC i år 2000. En dynamisk tolkning av artikkel 53 b) kunne derfor ikke endre det faktum at bestemmelsen måtte anses å være begrenset til vesentlig biologiske fremgangsmåter.

Det var i denne sammenhengen uten betydning at beskyttelsesomfanget av slike produktpatenter også ville omfatte fremgangsmåter for fremstilling av slike planter som var utelukket etter EPC artikkel 53 bokstav b.

EU-kommisjonens notat og EPOs administrative råds endring av EPC regel 28

Foto: Softeis - CC BY-SA 3.0

I etterkant av avgjørelsen ba Euro­pa­parla­mentet EU-kommi­sjo­nen om å vurdere rekke­vidden av bioteknologidirektivet (direktiv 98/44/EF) artikkel 4 nr. 1 bokstav a. Bestem­melsen er formu­lert på til­svarende måte som EPC artikkel 53 bokstav b. Kommisjonen la i 2016 frem et notat som la til grunn at artikkel 4 nr. 1 bokstav a ikke bare utelukket vesentlig biologiske fremgangsmåter fra patentering, men også produkter som er resultatet av utøvelsen av eller er definert av slike fremgangsmåter.

Som en følge av notatet endret EPOs administrative råd EPC regel 28 og ga den følgende nye andre ledd: 

«Under Article 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process.»

Bestemmelsen innebærer etter sin ordlyd en tilsidesettelse av det utvidede appellkammerets avgjørelse i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II), slik at ikke bare tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter gjennom normal foredling og formering er unntatt fra patenterbarhet, men også produkter som er resultatet av utøvelsen av eller er definert av slike fremgangsmåter.

T 1063/18 SYNGENTA: EPC regel 28 er i strid med EPC artikkel 53 b)

Med det skulle man tro spørsmålet var avgjort. Saken tok imidlertid en ny vending da et av EPOs appellkamre avsa sin avgjørelse i T 1063/18 SYNGENTA/Extreme dark green, blocky peppers (som ble offentliggjort 5.2.19). Appellkammeret legger her til grunn at EPC regel 28 må anses å være i strid med EPC artikkel 53 bokstav b slik denne var tolket av EPOs utvidede appellkammer i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II).

Dette begrunnes i avgjørelser fra EPOs utvidede appellkammer de facto er bindende for EPOs appellkamre etter EPC (selv om bindingen etter artikkel 112 tredje ledd gjelder bare i den enkelte sak). EPOs administrative råd har på sin side kompetanse til å endre forskriftene til EPC etter EPC artikkel 33 første ledd bokstav c, også hva angår materielle spørsmål. Det følger imidlertid av EPC artikkel 164 andre ledd at konvensjonen går foran forskriftene i tilfelle konflikt. Fra dette utleder appellkammeret at EPOs administrative råd bare har kompetanse til å utfylle EPC gjennom i den grad denne utfyllingen ikke strider mot EPC slik konvensjonen er tolket av det utvidede appellkammeret.

G 3/19 – henvisningen til EPOs utvidede appellkammer 

Foto: Pixaby

Ikke uventet var EPOs administrative råd og EPOs presi­dent ikke helt enige i den forståelsen av EPC artikkel 164 andre ledd som appellkammeret hadde lagt til grunn i SYNGENTA. I en meddelelse av 29. mars ble det derfor gitt uttrykk for at saken ville bli henvist til behandling i EPOs utvidede appellkammer. Den 8. april ble henvisningen og begrunnelsen for denne offentliggjort og saken gitt nummer G 3/19. EPOs president stilte her to spørsmål til det utvidede appellkammeret:

1. Having regard to Article 164(2) EPC, can the meaning and scope of Article 53 EPC be clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being a priori limited by the interpretation of said Article given in an earlier decision of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal?
2. If the answer to question 1 is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to Rule 28(2) EPC in conformity with Article 53(b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly allows said subject-matter?

Forutsetningen for at det utvidede appellkammeret kan behandle et rettslig spørsmål henvist fra EPOs president er at «two Boards of Appeal have given different decisions on that question», jf. EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. Hva angikk spørsmål 1 om EPOs administrative råds kompetanse til å endre forskriftene til EPC, la EPOs president til grunn at det måtte anses å foreligge slike forskjellige avgjørelser: I T 39/93 ALLIED COLLOIDS/Polymer powders, som appellkammeret i SYNGENTA støtter seg på, ble det lagt til grunn at EPOs administrative råd ikke har kompetanse til å utfylle EPC gjennom i den grad denne utfyllingen strider mot EPC slik konvensjonen er tolket av det utvidede appellkammeret. 

Denne tilnærmingen står i motstrid med flere avgjørelser som legger til grunn at EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle reglene i EPC gjennom for­skrift­ene ikke er begrenset av tidligere tolkninger av EPC fra det utvidede appellkammeret, deriblant T 315/03 HARVARD/Oncomouse II, T 272/95 HOWARD FLOREY/Admissibility of joint opposition or joint appeal, T 666/06 UNIVERSITY OF UTAH/Mutation og T 1213/05 UNIVERSITY OF UTAH/Breast and ovarian cancer. Det samme ga det utvidede appellkammeret uttrykk for i  G 2/07 (Brokkoli I).

Spørsmål 2 må tas til behandling på samme grunnlag, da spørsmålene må anses å ha direkte tilknytning til hverandre. Subsidiært anføres det at spørsmål 2 må tas til behandling som følge av en analogisk anvendelse av EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. Dette begrunnes i at avgjørelsen i SYNGENTA rent faktisk er sammenlignbar med en situasjon hvor to appellkamre har avsagt motstridende avgjørelser.

Hva angår de materielle spørsmålene er det ikke overraskende at EPOs president mener at spørsmål 1 bør besvares med at EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle EPC gjennom forskriftene ikke er begrenset av tidligere avgjørelser fra EPOs utvidede appellkammer.

Det er heller ikke overraskende at EPOs president mener at artikkel 53 gir grunnlag for den utfylling som er gjort gjennom EPC regel 28 andre ledd. Det anføres her prinsipalt at artikkel 53 bokstav b er formulert såpass åpent at den åpner for slik utfylling som er gjort gjennom EPC regel 28 andre ledd. Subsidiært anføres det at EPC artikkel 53 bokstav b i seg selv må tolkes slik at den utelukker patentering av produkter som er resultatet av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter. Atter subsidiært anføres det at det var traktatpartenes intensjon at EPC artikkel 53 bokstav b skal tolkes i samsvar med bioteknologidirektivet.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Saken det utvidede appellkammeret skal behandle i G 3/19 er et realt kinderegg av rettslige problemstillinger. For det første reiser den spørsmål i hvilken grad det utvidede appellkammeret i det hele tatt er kompetent til å behandle saken. Det er åpenbart at det for spørsmål 1 foreligger motstridende avgjørelser fra EPOs appellkamre etter EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. 

For spørsmål 2 er situasjonen litt mer sammensatt. Samtidig som det er en klar sammenheng mellom spørsmålene, er det hevet over tvil at det ikke finnes motstridende avgjørelser knyttet til spørsmål 2. Dette forklarer muligens den subsidiære anførselen om analogisk tolkning av EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. Det utvidede appellkammeret har riktignok vært tilbakeholden med å trekke adgangen til henvisning til det utvidede appellkammeret etter artikkel 112 for langt (se for eksempel G 3/08 Programs for computers).

Et produkt som definitivt ikke er resultatet av en
vesentlig biologisk fremgangsmåte

Foto: Tiia Monto - CC BY-SA 4.0

Om man i så fall bekrefter at EPOs administrative råd har kompetanse til å endre EPC regel 28 uavhengig av avgjørelsene i Brokkoli/Tomater II samtidig som man unnlater å ta stilling til spørsmål 2, vil det innebære at det tekniske appellkammeret må ta stilling til om endringen ligger innenfor EPC artikkel 53 bokstav b.

For det andre reiser saken spørsmål om forholdet mellom EPOs administrative råd og dets forhold til EPOs utvidede appellkammer. Spørsmålet går til kjernen av det utvidede appellkammerets stilling som en form for prejudikatsdomstol og EPOs administrative råds komptetanse til å utfylle bestemmelsene i konvensjonen gjennom forskriftene.

Det utvidede appellkammeret er imidlertid ikke en prejudikatsdsomstol slik vi kjenner disse fra nasjonal rett. Avgjørelser fra det utvidede appellkammeret er riktignok de facto bindende for appellkamrene. Spørsmålet er om disse også begrenser rådets «lovgivningskompetanse» gjennom forskriftene 

For det tredje relaterer saken til det materielle spørsmålet om rekkevidden av unntaket for patentering av vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr. For det utvidede appellkammeret er spørsmålet begrenset til hvorvidt EPC 53 bokstav b åpner for utfyllingen EPOs administrative råd har gjort gjennom endringen av EPC regel 28, hvor produkter som er resultatet av en vesentlig biologisk fremgangsmåte er unntatt fra patenterbarhet.

Av presidentens anførsler er nok den prinsipale anførselen om at artikkel 53 bokstav b er såpass åpent formulert at den åpner for slik utfylling den desidert sterkeste. Det utvidede appellkammeret legger i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II) til grunn at det etter ordlyden i og formålet bak artikkel 53 bokstav b er åpent om dette også omfatter produkter. Dette taler for at bestemmelsen åpner for slik utfylling.

Dersom den prinsipale anførselen ikke fører frem fremstår det som noe selvmotsigende at det utvidede appellkammeret deretter skal gi tilslutning til den subsidiære anførselen. Denne innebærer ikke bare at EPC artikkel 53 bokstav b må tolkes slik at den åpner for utfylling, men at den i seg selv utelukker patentering av produkter som er resultatet av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter. EPOs president ber her i praksis det utvidede appellkammeret i G 3/19 om å komme til motsatt resultat av i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II) basert på de samme rettskildene.

Den atter subsidiære anførselen er interessant fordi den direkte berører forholdet mellom EPO og EU. EPO er ikke bundet av bioteknologidirektivet, da EPO hverken er medlem av EU eller en del av EU-systemet. Flere bestemmelser i forskriftene til EPC ble imidlertid endret som en følge av vedtakelsen av bioteknologidirektivet. Direktivet skal etter EPC regel 26 nr. 1 også fungere som et supplerende tolkningsmiddel ved tolkning av EPC. EPOs appellkamre følger også avgjørelser fra EU-domstolen om tolkning av direktivet (se T 2221/10 TECHNION/Culturing stem cells og T 1441/13 ASTERIAS/Embryonic stem cells, disclaimer).

Den institusjonelle sammenhengen mellom EU og EPO tilsier at EU bør ha det siste ordet i tolkningen av patentspørsmål som er regulert i EU-retten. Dette følger også indirekte av endringene i forskriftene til EPC for å bringen disse i samsvar med bioteknologidirektivet og bestemmelsen om at direktivet skal fungere som et supplerende tolkningsmiddel for tolkning av EPC. 

Det er nok også ganske klart at det var traktatpartenes intensjon at EPC artikkel 53 bokstav b skulle tolkes i samsvar med bioteknologidirektivet slik EPOs president anfører. Spørsmålet er imidlertid om det er tilstrekkelig at en slik tolkning av bioteknologidirektivet har kommet til uttrykk i et notat fra Kommisjonen. I mangel av en avgjørelse fra EU-domstolen kan det godt være at det utvidede appellkammeret vil fastholde sin tolkning av bioteknologidirektivet fra G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II), hvor man kom til at bioteknologidirektivet artikkel 4 (1)(b) ikke ga støtte for en utvidende tolkning av artikkel 4 (1)(b).

En endring av rettstilstanden vil i så fall forutsette en avgjørelse fra EU-domstolen eller en endring av bioteknologidirektivet hvor det klarere slås fast at også produkter som er resultatet av eller som er definert av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, er unntatt fra patentering.

Oslo tingrett: Utprøving av luseskjørt og søknad om forskningsmidler ikke nyhetshindrende

For noen uker siden avsa Oslo tingrett dom i sak TOSLO-2018-39917 mellom Salgard AS (Salgard) og Klagenemda for Industrielle Rettigheter (KFIR). Spørsmålet for tingretten var om Salgards utprøving av luseskjørt og søknad om forskningsmidler til denne utviklingen var nyhetshindrende for deres luseskjørtpatent (fluidpermeabelt skjørt), og at dette som følge måtte kjennes ugyldig. Tingretten konkluderte med at verken utprøvingen eller søknaden innebar noen allmenn tilgjengeliggjøring og kom derfor til at patentet hadde nyhet. Tingretten, som var satt med sakkyndige meddommere, kom dermed til motsatt konklusjon av KFIR, og KFIRs vedtak ble derfor opphevet. Tingrettens avgjørelse inneholder flere interessante uttalelser om tilnærmingen ved vurderingen av om fagpersonen vil kunne utøve oppfinnelsen (også kjent som kravet til «enabling disclosure»).

Tegning fra offentlig tilgjengelig patent.
Kilde: Patentstyret

Som en ivrig konsument av både oppdrettslaks og villaks var det med en viss spenning dette immaterialrettstrollet satte seg ned foran skjermen for å bli tatt med på en liten svipptur inn Øksfjorden til en av oppdrettsindustrien indre gemakker, nærmere bestemt til Fornes i Løddingen kommune (ja, vi befinner oss nordpå) der selskapet Nordland Oppdrett AS har et fiskeoppdrettsanlegg.

Som nevnt i IP-trollets månedoppsummering for januar-mars 2019 gjaldt saken et patent for et såkalt fluidpermeabelt (veskegjennomtregende) skjørt som festes rundt oppdrettsmerder for å forhindre at lakselus kommer inn i merdene, samtidig som vann strømmer inn og ut. Patentet har forøvrig vært gjenstand for behandling i en separat sak (link og link) hvor selskapet Cathay Import AS m.fl. ikke fikk medhold i at patentet (den gang eid av Calanus AS’ som dagens eier Salgard senere er skilt ut av) var ugyldig. Ettersom den nye saken gjaldt andre mothold (og stod mellom andre parter) var den tidligere saken ikke til hinder for behandlingen av inneværende sak. I tillegg til KFIR hadde også innsiger i saken, Mørenot Aquaculture AS, meldt seg som partshjelper på saksøktes side.

Under utprøving, og før oppfinnelsen ble patentsøkt, ble deler av Salgards (Calanus’) luseskjørt liggende synlig i havoverflaten ved anlegget på Fornes under nedlodding. Nettet ble også heist opp i perioder på 1-2 dager og spylt i denne perioden. Etter KFIRs vurdering ville en fagkyndig tilskuer ved hjelp av «kikkert og andre hjelpemidler - som for eksempel droner» (og kamera om en leser KFIRs avgjørelse), kunne utlede at nettet var et nett, og ikke en tett presenning. Etter KFIRs oppfatning ville også maskestørrelsen på nettet kunne utledes. Salgard på sin side viste i hovedsak til at anlegget lå på et avsidesliggende sted, og at en fagpersonen på den lovpålagte avstanden til slike anlegg (20 meter etter akvakulturforskriften § 18) ikke ville få nødvendig informasjon til å kunne utøve oppfinnelsen.

Salgard hadde også søkt om forskningsmidler fra forvaltningsorganet RFFNORD forut for inngivelse av patentsøknaden. KFIR mente at også informasjonen Salgard hadde oppgitt i denne søknaden var nyhetshindrende. Salgard hevdet på sin side at denne informasjonen var underlagt lovpålagt taushetsplikt, og at en eventuell tilgjengeliggjøring av denne ikke ville innebære noen allmenn tilgjengeliggjøring etter patentlovens § 2 (1).

Tingrettens avgjørelse

Oslo tingrett tok først stilling til hvorvidt utprøvingen på Fornes var nyhetshindrende. KFIR hadde i den forbindelse anført to selvstendige mothold, nærmere bestemt perioden skjørtet hadde ligget synlig i vannkanten under nedlodding, og perioden skjørtet var opphengt synlig bakpå en anleggsbåt ved spyling. Om KFIRs vurdering av disse motholdene uttalte tingretten at:

«Etter rettens syn er klagenemndas rettslige tilnærming til spørsmålet om hvordan allmennheten ville observere anlegget for generell og virkelighetsfjern. Retten er også̊ uenig med KFIR i at det var mulig å se at skjørtene var vanngjennomtrengelige fra den posisjonen hvor klagenemnda mener at allmenheten kunne forventes å oppholde seg.»

Ved den nærmere vurderingen av KFIRs tilnærming mente retten at KFIRs vurdering, til tross for det rettslige utgangspunktet om at en oppfinnelse er tilgjengelig dersom den muligvis kan observeres, fremstod for løsrevet fra de konkrete forholdene. Selv om et team med fagpersoner ville kunnet oppholdt seg på det aktuelle stedet over en viss periode mens skjørtene var synlige, måtte det etter rettens syn gjøres en mer konkret vurdering av hva slags oppfinnelse det var snakk om, måten den hadde blitt synlig på, og den aktuelle risikoen for at en synliggjøring av oppfinnelsen faktisk vil innebære at noen observerer den. Med andre ord la retten vekt blant annet på sannsynligheten for at noen faktisk ville gjøre de observasjonene som KFIR tok utgangspunkt i ved sin vurdering.

I denne forbindelse viste retten særlig til at Salgard hadde valgt et avsidesliggende sted til å prøve luseskjørtene. Selskapets opplysninger om at ingen uvedkommende hadde blitt observert under utprøvingen, var heller ikke blitt bestridt under prosessen. På tidspunktet for utprøvingen hadde ingen tenkt på, eller hatt tro på, løsningen med å bruke permeable luseskjørt. Til dette bemerket også retten at det var fastslått i lagmannsrettens dom (i den separate, tidligere saken) at fagpersonen ikke var i stand til å resonnere seg frem til løsningen med å benytte permeable skjørt rundt oppdrettsmerdene.

Tingretten mente derfor det var feil å ta utgangspunkt i at en tenkt fagperson skulle observere anlegget med kontinuerlig fokus rettet mot denne egenskapen ved nettet slik KFIR hadde gjort, ettersom:

«En fagperson som var i stand til å forstå at fokuset skulle rettes mot nettopp denne egenskapen ville jo også være i stand til å utøve oppfinnelsen.»

Retten var også uenig med KFIR i at dersom skjørtet faktisk var blitt iakttatt så ville ikke fagpersonen kunne sett eller utledet at nettet var permeabelt, verken under nedloddingen eller vaskingen. Det ble i denne forbindelse vist til at ansamlingen av luft under skjørtet ved nedloddingen tvert imot ville gjort det nærliggende å tenke at skjørtet ikke var særlig permeabelt. Etter rettens syn ville det, selv med KFIRs tilnærming, være:

«høy[s]t usikkert om skjørtets vanngjennomtrengelige egenskaper ville være synlig for en fagperson som hadde kontinuerlig fokus rettet mot nettopp denne egenskapen.»

Tingretten kom etter dette til at fagpersonen ikke ville kunne utøve oppfinnelsen på bakgrunn utprøvingsmotholdene, og at disse således ikke var nyhetshindrende for Salgards patent.

Ved vurderingen av om søknaden om forskningsmidler var nyhetshindrende pekte retten på at RFFNORD som forvaltningsorgan var underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 for ulike forretningshemmeligheter organet måtte komme i besittelse av. Retten viste i denne sammenhengen til at hensyn til forskning og utvikling på nye produkter tilsa at søkere på offentlige forskningsmidler som Salgard måtte kunne forvente at slike opplysninger ble holdt hemmelige ved den offentlige søknadsbehandlingen, også uavhengig av om det kunne tenkes at søkeren på et tidligere tidspunkt kunne tenkes å samtykke til nyhetshindrende tilgjengeliggjøring. Dette motholdet ble derfor heller ikke ansett nyhetshindrende.

Tingretten konkluderte etter dette med at KFIRs vedtak om å kjenne Salgards patent ugyldig må oppheves. Dommen er påanket.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen er interessant ettersom den tilsynelatende gir anvisning på en mer konkret og pragmatisk tilnærming til tilgjengeliggjøringsvurderingen ved utprøving enn det som må antas å være gjeldende rett forut for avgjørelsen.

Som tingretten selv er inne på er det rettslige utgangspunktet ved vurderingen av om en oppfinnelse er tilgjengeliggjort i patentlovens forstand svært strengt, i den forstand at selv en teoretisk mulighet for at slike oppfinnelser kan observeres normalt vil anses som nyhetshindrende.

Illustrasjon fra offentlig tilgjengelig patent.
Kilde: Patentstyret

Når tingretten beveger seg bort fra dette utgangspunktet og viser til at hvorvidt (utprøvings)motholdet er nyhetshindrende må bero på de konkrete forholdene ved bl.a. oppfinnelsen og motholdet, bygger retten tilsynelatende utelukkende på reelle hensyn (også forankret i juridisk teori, Stenviks «Patentrett» s. 170 og s. 191). Det har blitt hevdet at rettens tilnærming kan ha sammenheng med det tidligere særnorske prøvingsunntakene (et slikt unntak kan vanskelig opprettholdes etter Rituximab-avgjørelsen). Dette immaterialrettstrollet er enig i at den vurderingen retten gir anvisning på i realiteten har mange likhetstrekk ved det tidligere prøvingsunntaket, og at det kan synes som at dette «bakes» inn implisitt i nyhetsvurderingen. Dersom dette skulle være tilfellet er det interessant (og paradoksalt) å merke seg at retten tilsynelatende ikke vurderer behovet for utprøvingen (mht. patentering), noe som stod svært sentralt ved det tidligere utprøvingsunntaket (og som KFIR tilsynelatende la avgjørende vekt på ettersom utprøvingen etter deres syn hadde vart lenger enn nødvendig).

Videre mener dette immaterialrettstrollet at hvorvidt det kan legges vekt på sannsynligheten for at noen faktisk ville gjøre de relevante observasjonene er et rettslig spørsmål, og at det kan stilles spørsmål ved den rettslige forankringen av den vurderingen tingretten gir anvisning på. Når det gjelder henvisningen til Stenvik s. 191 hvor det åpnes for at det unntaksvis kan tenkes at en oppfinnelse kan ha nyhet selv om den rent teoretisk kunne vært avdekket, vises det til eldre norsk og svensk rettspraksis (hhv. Bryn 1932 s. 66 og NIR 2009 s. 309). Dette immaterialrettstrollet kan umiddelbart ikke se at i hvert fall den refererte svenske avgjørelsen gir støtte for et slikt synspunkt (jf. blant annet uttalelsen om at «Med de förutsättningar som stod fackmannen till buds, hade en analys av de aktuella härdarna därför inte lett till att uppfinningen avslöjades»).

Også i EPO-praksis er det tilsynelatende få saker om nyheten til oppfinnelser som er utøvd ved at man har brukt et produkt eller utøvd en fremgangsmåte forut for søknadstidspunktet. EPOs praksis knyttet til nyheten av produkter som er solgt før søknadstidspunktet synes imidlertid å legge til grunn at sannsynligheten for at noen ville ha undersøkt produktet i utgangspunktet er uten betydning. Stenvik viser selv på side 192 til en avgjørelse fra EPOs Board of Appeal (T 952/92 Packard) der det ble uttalt at «The likelihood or otherwise of a skilled person analysing such a prior sold product (motholdet), and the degree of burden (i.e. the amount of work and time involved in carrying out such an analysis), is in principle irrelevant to the determination of what constitutes the state of the art». Avgjørelsen fra EPOs Enlarged Board of Appeal i G 1/92 synes også å gi støtte for en slik streng tilnærming. Det er vanskelig å se hvorfor dette skal stille seg annerledes for offentlig utnyttelse som består i bruken av et produkt.

Selv om det ifølge retten er høyst usikkert om Salgards patent ville blitt kjent ugyldig som følge av de to utprøvingsmotholdene også ved en mer tradisjonell (les KFIRs) tilnærming, skal det bli svært interessant å se om tingrettens tilnærming blir fulgt opp i senere avgjørelser. Dersom tingrettens tilnærming i denne saken følges opp vil dette etter immaterialrettstrollets syn etter de konkrete omstendighetene kunne innebære en innsnevring av hvilke (utprøvings)mothold som kan anses nyhetshindrende. Det kan eventuelt også stilles spørsmål ved om en slik regel for utprøvinger synes balansert i forhold til andre typer mothold, som for eksempel dokumenter, hvor det også kan fremstå nærmest usannsynlig at fagpersonen faktisk ville kommet i besittelse av disse.

Som tidligere indikert er det også et interessant spørsmål hvorvidt tingrettens tilnærming i denne saken er i samsvar med EPC artikkel 54 (2) og tilhørende EPO-praksis.

Vi gjør oppmerksom på at to av Immaterialrettstrollets øvrige hoder, Yngve Øyehaug Opsvik (advokat i Advokatfirmaet Grette), har bistått Salgard AS i saken. Han har ikke medvirket til dette innlegget. Det samme gjelder for Vincent Tsang som tidligere har jobbet i Grette, og som bistod Salgard i de tidligere inngrepssakene for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Immaterialrettstrollets arrangementskalender april 2019

Immaterialrettstrollet introduserte i fjor en arrangementskalender i høyre spalte på forsiden, som vi jevnlig oppdaterer med kurs, seminarer og andre arrangementer som kan være aktuelle for dere lesere. 

Denne posten kan ses på som en påminnelse om at denne kalenderen eksisterer, og som en mulighet til å ta en ekstra titt på den.

Vi fokuserer i hovedsak å holde oversikt over norske arrangementer samt større utvalgte internasjonale konferanser. Foruten de kursene som er publisert kjenner også immaterialrettstrollet til at det er flere spennende kurs og initiativ på gang, og vi vil oppdatere dette i kalenderoversikten fortløpende. 

Skal du arrangere et IP-arrangement, eller kjenner du til et arrangement som du mener burde være på listen? Send en e-post til oss: iptrollet@gmail.com.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at deltakelse på flere av arrangementene nedenfor forutsetter påmelding, medlemskap og/eller deltakeravgift. Vi tar også forbehold om  feil i informasjonen, og endringer i og avlysninger av arrangementene. Sjekk alltid med arrangøren. Oppdatert per 10. april 2019.

April

Varemerke- og designfrokost (Patentstyret)

11.4.2019 kl. 08.45-10.30 (frokost fra 08.15)

Sandakerveien 64 (Patentstyret), Oslo

Mai

Tredjemannsvern i markedsretten - halvdagsseminar

14.5.19, 09:00–13:00

Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

Påmelding senest 7.5.19

Legg til i kalender

Bergen immaterialrettsforum: Opphavsrett i konkurs

Ny dato: 15.5.19, 14:15–16:00

Dragefjellet (Jus-I), Seminarrom 2 (4. ett.), Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

INTA 141st Annual Meeting (International Trademark Association – INTA)

18.–22.5.19

Boston, Massachusetts, USA

Opphavsrettsforeningen - års- og medlemsmøte

12.6.19 17:00 (flyttet fra 23.5.19)

Oslo

NIR Ung: IPR-prosess

23.5. 2019 kl. 18-21

BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

4th annual European Copyright Society Conference: «A Copyright for Authors and Performers»

24. mai 2019 kl. 9.00-17.00

Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo

Påmelding senest 1.5.19

Legg til i kalender

September

Nordisk Opphavsrettssymposium

5.-6. september 2019

Visby, Sverige

ALAI årskongress (ALAI)

18. - 20. september 2019

Praha, Tsjekkia

Månedsoppsummering: Januar-mars 2019

Immaterialrettsåret 2019 fikk en pangstart da Asker og Bærum tingrett avsa dom i den såkalte Bank Norwegian-saken om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på søkemotorer, som Googles AdWord-tjeneste. Avgjørelsen inneholder noen interessante betraktninger rundt forholdet mellom markedsførings- og varemerkeretten, samt vurderingstemaet i markeds­førings­lovens generalklausul. IP-trollets omtale og vurdering av saken kan leses her.

Kilde: Patentstyrets register

Det er imidlertid verdt å nevne at NKU i etterkant av avgjørelsen har avgitt en ny uttalelse (sak 1/2019 av 11.3.19) vedrørende samme problemstilling. NKU viser til avgjørelsen fra Asker og Bærum tingrett, men fremhever at denne saken er anket og at spørsmålet ikke er endelig avklart gjennom rettspraksis. Etter dette skriver NKU: «Næringslivets konkurranseutvalg er fortsatt av den oppfatning at markedsføringslovens generalklausul favner videre og retter seg mot andre forhold enn det som fremholdes som varemerkets funksjon i varemerkerettslig forstand, og fastholder sitt syn og den begrunnelse som er gitt i de tidligere uttalelser». 

NKU fant at klagernes kjennetegn hadde tilstrekkelig særpreg og at de var innarbeidet i markedet på en slik måte at innklagedes kjøp av merkene som søkeord, innebar en «urimelig utnyttelse av klagernes innsats og resultater». Handlingen var følgelig i strid med markedsføringsloven § 25. 

Årets første måneder har også gitt oss to avgjørelser fra lagmannsretten knyttet til domenenavn. I den første saken besluttet Borgarting å inndra domenenavnet Popcorn.time.no. Saken er tidligere omtalt her.

Den andre saken om domenenavn er en forføyningssak om råderetten over domenenavnet BSR-tuning.no. Denne er ikke tidligere omtalt av IP-trollet og fortjener noe bredere omtale. 

Den norske avdelingen til selskapet DOT NO NAMEISP NR 80 LTD og selskapet BSR Svenska AB (heretter BSR), var gjennom midlertidig forføyning nektet å bruke domenet bsr-tuning.no. Domenet ble sperret i Norid. Saksøker var innehaveren av foretaket Mitt Verksted AS (heretter Mitt Verksted). I motsetning til Oslo Byfogdembete, kom lagmannsretten til at saksøker ikke hadde sannsynliggjort at de hadde krav på å få overført domenet bsr-tuning.no.

BSR er et svensk tuning-selskap som har drevet med trimming av biler, og levering av dertil egnede varer til bilentusiaster siden 1991. Etter et møte i 2010 ble BSR Svenska AB og Mitt Verksted AS enige om at sistnevnte skulle overta som distributør i Norge for BSRs varer og tjenester. Mitt Verksted kunne ikke få registrert flere domenenavn på seg, så det omtvistede domenet ble registrert på enkeltmannsforetaket til innehaveren (heretter kalt enkeltmannsforetaket). Avtalen ble sagt opp noen måneder før tiden av BSR, ettersom de ønsket en ny distributør for det norske markedet. Før avtalen ble sagt opp, ba BSR Mitt Verksted om å overføre domenet til dem. En ansatt hos Mitt Verksted sendte etter noe påtrykk over autirisasjonskoden, og eierskapet til domenet ble i Norids register overført til selskapet Dot No Nameisp Nr 80 LTDs norske avdeling. Dette selskapet har angivelig som formål å gi bistand til utenlandske selskaper slik at de oppfyller kravene for registrering av .no-domener.

Mitt Verksted gjorde gjeldende at det var de som var rettmessig eier av domenet, og det ble hevdet at de tidligere hadde fått overført rettighetene fra enkeltmannsforetaket. I vurderingen av om det forelå sikringsgrunn, fant lagmannsretten at det avgjørende måtte være om Mitt Verksted hadde krav på å få tilbakeført domenet. Lagmannsretten la til grunn at merket BSR var innarbeidet i Norge, og manglende registrering ikke kunne tillegges vekt.Videre skrev lagmannsretten følgende: 

«Domenenavnet er nært knyttet til det svenske selskapets kjennetegn, jf. «bsr», og bruken av domenenavnet fra en konkurrerende virksomhet etter avsluttet samarbeid må antas å være i strid med BSR Svenska ABs immaterielle rettigheter og uansett i strid med markedsføringslovens regel om god forretningsskikk.»

Mitt Verksted gjorde gjeldende at BSR hadde gått frem på en «illojal måte» for å få utlevert autorisasjonskoden. Lagmannsretten fant ingen grunn til å vurdere dette, da Mitt Verksted ikke hadde klart å sannsynliggjøre at de burde få råderetten over domenet etter at distribusjonsavtalen opphørte. Hovedkravet om at domenet må overføres til Mitt Verksted var da ikke sannsynliggjort, og lagmannsretten hadde derfor ikke grunnlag for å gi midlertidig forføyning. 

Lagmannsretten viste videre til at når sikringen var uberettiget som følge av at hovedkravet ikke var sannsynliggjort, er saksøkeren erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag, jf. tvisteloven § 32-11 (1). BSR mente at de hadde lidd omdømmetap og tapt fortjeneste ved at domenet var blitt sperret i tråd med avgjørelsen fra Oslo byfogdembete. Lagmannsretten fant dette godtgjort og tilkjente BSR 400 000,- i erstatning. 

Den endrede etiketten - Jalla JALLAXXXXXX
Foto: O. Mathiesen

Striden mellom O. Mathisen AS (heretter OM) og The Coca-Cola Company (heretter Coca-Cola) ruller videre. Tingrettens avgjørelse om midlertidig forføyning der OM ble nektet å selge, markedsføre og distribuere brus under navnet JallaXXXXXX, ble anket til lagmannsretten, IP-trollets omtale om denne avgjørelsen kan leses her. 

Lagmannsretten forkastet anken og sluttet seg i det vesentligste til tingrettens begrunnelse. Også lagmannsretten fant det bevist at de seks X-ene ble valgt for å erstatte hver bokstav i ordet sprite. Videre ble det vist til at det var sannsynliggjort at OM «bevisst har benyttet den situasjonen som forelå til å få oppmerksomhet omkring sine produkter». OM hadde handlet i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25, og Coca-Cola hadde sannsynliggjort sitt krav.  Lagmannsretten fant også at det forelå sikringsgrunn, og anken ble forkastet. 

Oslo tingrett opphevet ved dom KFIRs avgjørelse vedrørende flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING. I motsetning til Klagenemnda, kom tingretten til at merket hadde varemerkerettslig særpreg for blant annet ryggsekker, klær og salgstjenester relatert til camping og friluftsliv. IP-trollets omtale om saken kan leses her.

En annen sak som gikk i mot KFIR er en patentsak, den såkalte luseskjørt-saken. Oppfinnelsen i saken var et fluidpermeabelt skjørt som skal forhindre at lakselus kommer inn i oppdrettsmerder. Under utprøving, og før oppfinnelsen ble patentsøkt, ble deler av luseskjørtet liggende synlig i havoverflaten. Nettet ble også heist opp og spylt i denne perioden. Etter KFIRs syn ville en fagkyndig tilskuer «ved hjelp av kikkert eller kamera» utlede at nettet var et nett, og ikke en tett presenning, samt at maskestørrelsen på nettet kunne utledes. Om KFIRs vurdering skrev tingretten følgende: 

«Etter rettens syn er klagenemndas rettslige tilnærming til spørsmålet om hvordan allmennheten ville observere anlegget for generell og virkelighetsfjern. Retten er også̊ uenig med KFIR i at det var mulig å se at skjørtene var vanngjennomtrengelige fra den posisjonen hvor klagenemnda mener at allmenheten kunne forventes å oppholde seg.»

Tegning fra offentlig tilgjengelig patentsøknad
Kilde: Patentstyret

Retten viste videre til at patenthaver, Salgard, hadde valgt et avsidesliggende sted til å prøve luseskjørtene. Selskapets opplysninger om at ingen uvedkommende hadde blitt observert under utprøvingen, var heller ikke blitt bestridt under prosessen. På tidspunktet for utprøvingen hadde ingen hadde tenkt på eller hatt tro på løsningen med å bruke permeable luseskjørt. Tingretten mente derfor det var feil å ta utgangspunkt i at en tenkt fagperson skulle observere anlegget med kontinuerlig fokus rettet mot denne egenskapen ved nettet, ettersom:

«En fagperson som var i stand til å forstå at fokuset skulle rettes mot nettopp denne egenskapen ville jo også være i stand til å utøve oppfinnelsen».

KFIR hadde lagt til grunn at også Salgards søknad om forskningsmidler var nyhetshindrende, men heller ikke dette var tingretten enig i. Retten fant at opplysningene i søknaden var underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13, og det hadde da ingen betydning at Salgard ikke hadde forhåndklassifisert søknaden som et dokument «unntatt offentligheten». KFIRs avgjørelse om å oppheve patentet var etter rettens syn feil og vedtaket ble kjent ugyldig. 

Bedre gikk det derimot for KFIR i en sak om bruksplikt som Apple anket inn for tingretten. Saken omhandlet KFIRs vedtak om å slette varemerket SHERLOCK som følge av at merket ikke var blitt brukt på fem år, jf. varemerkeloven § 37 (1). Etter en gjennomgang av rettskildebildet fant tingretten at det rettslige vurderingstema i relasjon til om merket var brukt, måtte være om det var brukt «med henblikk på å skape eller bevare en avsetningsmulighet for varer og tjenesteytelser, og bruk av varemerke begrunnet i fastholdelse eller ervervelse av varer eller tjenester som beskyttes av varemerket». 

Det aktuelle merket var tidligere brukt for en programvare, og det var etter rettens syn ikke tilstrekkelig at programvaren i den aktuelle bruksperioden var tilgjengelig for nedlastning gjennom innehaverens nettsted. Dersom dette skulle være tilstrekkelig, mente tingretten at anvendelsesområdet for sletting av merker brukt på programvare med hjemmel i varemerkeloven § 37, kunne bli svært begrenset. 

Retten vektla også at innehaveren ikke hadde sannsynliggjort noen form for markedsføring, vedlikehold eller oppdatering av programvaren i brukspliktperioden. Tingretten kom til at bruksplikten ikke var overholdt og at merket måtte slettes. Avgjørelsene til tingretten såvel som KFIR, samsvarer med vurderingen til EUIPO vedrørende samme merket. 

Avslutningsvis kan det også bemerkes at Høyesterett nektet anken til Caprino Filmsenter fremmet, og dommen fra Eidsivating lagmannsrett blir dermed stående.