Tingretten opphever KFIRs avgjørelse vedrørende merket NEVER STOP EXPLORING

Oslo tingrett opphevet ved dom av 19.2.19 Klagenemndas avgjørelse vedrørende flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING. I motsetning til Klagenemnda, kom tingretten til at merket hadde varemerkerettslig særpreg, for blant annet ryggsekker, klær og salgstjenester relatert til camping og friluftsliv.

Klagenemndas avgjørelse og partenes anførsler

Både Patentstyret og Klagenemnda kom til at merket ikke var beskrivende, men nektet merket registrert på bakgrunn av manglende særpreg, jf. vare­merke­loven § 14 første ledd, andre punktum. Klagenemnda viste til at den norske gjennom­snitts­for­brukeren anses å ha gode engelsk­kunnskaper, og at merke­teksten ville oppfattes som «stopp aldri med å utforske/oppdage». Merket ga således et klart budskap, men dette var etter nemndas syn ikke egnet til å feste seg i gjennom­snitts­for­brukerens beviss­thet, og ville ikke bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Dette ble gjentatt for tingretten.

Saksøkte viste på sin side til at terskelen for når et merke skal anses særpreget generelt er lav, og at det i henhold til praksis fra EU ikke skal anvendes en strengere distinktivitetsnorm for flerordsmerker eller slagord, enn for andre merker. Videre ble det anført at det aktuelle merket oppfylte garantifunksjonen og at det ville skape undring, og sette i gang en tankeprosess, hos gjennom­snitts­for­brukeren. Det ble også anført at nyere avgjørelser om flerordsmerker fra Klagenemnda så vel som Patentstyrets, var for streng sammenlignet med praksis fra EU.

Rettens vurdering

Tingretten viste til at det ikke skal oppstilles en strengere norm for slagord enn for andre typer merker, og etter en gjennomgang av rettskildebildet kom tingretten til at det avgjørende måtte være om det aktuelle merket er egnet til å feste seg i gjennom­snitts­for­brukerens bevissthet.

Saksøker hadde vist til at det aktuelle merket er registrert i 53 jurisdiksjoner og i totalt 80 land, herunder EU, Australia og Sveits. Om disse registreringene skulle tillegges betydning i nærværende sak skrev tingretten følgende «I utgangspunktet viker retten tilbake for å legge stor vekt på dette, iallfall sett isolert. Om andre registreringer uten videre skal gis betydning, skapes det prinsipielt sett grobunn for sirkelresonnementer.» Til støtte for at registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner, ikke skulle tillegges vesentlig vekt ble det vist til avgjørelsen om merket Route 66 fra Høyesterett.

Tingretten viste så til en avgjørelse fra lagmannsretten (LB-2017-105565 trådkors). I denne avgjørelsen viste lagmannsretten til Høyesteretts uttalelser i Route 66, og kom til at registrering fra OHIM ikke skulle tillegges vesentlig vekt, men at dette ikke var det samme som at OHIMS avgjørelse om registrering av det aktuelle merket, var irrelevant.

Tingretten oppsummerte betydningen av at merket var registrert i andre jurisdiksjoner slik:

«vurderingen av hvilken betydning det skal ha at varemerket er registrert i utlandet, må baseres på både hvor de utenlandske registreringene er gjort, og ikke minst på om det er holdepunkter for at den norske omsetningskretsen skiller seg nevneverdig fra omsetningskretsen i landene det er snakk om. Basert på omstendighetene kan de utenlandske registreringene få en viss selvstendig betydning.»

Retten pekte så på at Klagenemnda hadde fremhevet to ting som gjorde at den norske gjennom­snitts­forbrukeren ville oppfatte det aktuelle merket annerledes enn gjennom­snitts­forbrukeren i andre jurisdik­sjoner. For det første ble det frem­hevet at nordmenn generelt har gode engelskkunnskaper. For det andre ble det påpekt at vi i Norge har en kultur som oppfordrer til friluftsliv.

Foto: DNT.no

Det ble imidlertid ikke ført bevis for hvordan disse antagelsene stod seg sammenlignet med andre land, og etter tingrettens syn var det liten grunn til å tro at den norske gjennom­snitts­for­brukeren i nevneverdig grad oppfatter merket annerledes enn gjennom­snitts­for­brukeren i andre land. Tingretten tilla følgelig det at merket var registrert i andre jurisdiksjoner «en viss betydning ved vurderingen».  

Når det gjelder Klagenemndas anførsel om at nordmenn generelt er gode i engelsk skrev tingretten følgende:

«Den norske gjennom­snitts­for­brukerens engelskkunnskaper må antas å være forholdsvis gode, slik staten har påpekt. Retten mener likevel at slagordet i denne saken ikke uten videre kan likestilles med ikke slutt med å utforske, som det kanskje kan oversettes til. Slik retten ser det underbygger språkvalget at slagordet avkrever en fortolkningsprosess hos den norske forbrukeren, om enn kun i så liten grad at momentet neppe kan gis den største selvstendige betydning i helhetsvurderingen.»

Videre fremhever retten at merket spiller på aktivitet lekenhet og utforskning i friluftssammenheng, og at dette ligger «tett opp til positive assosiasjoner» som friluftslivet kan forbindes med. Dette svekket merkets særpreg, men var ikke nok til å nekte registrering. Tvert imot kom retten til at merket avkrever en viss fortolkningsprosess hos gjennom­snitts­for­brukeren, og etter rettens syn dannet ordene i merket «et ganske slående uttrykk», som var egnet til å angi kommersiell opprinnelse.

Dette trollets vurdering

I tråd med rådende rettskildebilde kommer tingretten til at terskelen for når et merke skal anses som særpreget må settes lavt, og at det ikke er grunn til å stille strengere krav til flerordsmerker, enn til andre merker. Det samme viser imidlertid Klagenemnda til i sin avgjørelse. Det som synes å skille tingrettens og Klagenemndas vurderinger, er at tingretten la noe vekt på at merket er skrevet på engelsk, og noe vekt på at merket var registrert i land med sammenlignbar omsetningskrets. Videre ser det ikke ut til at tingretten la noe vekt på at gjennom­snitts­for­brukeren ikke har for vane å utlede kommersiell opprinnelse fra slagord, i den konkrete vurderingen.

Der Klagenemnda kom til at merketeksten medførte at merket manglet særpreg, pekte tingretten på at merketeksten spilte på lekenhet, nysgjerrighet og utforskning i friluftsammenheng, og at dette kun svekket merkets særpreg. Dette trollet forstår tingretten slik at merket så vidt er særpreget. Dette underbygges av at tingretten, i relasjon til de assosiasjonene merker gir, pekte på at også andre aktører vil ha behov for å bruke slike assosiasjoner i sin markedsføring av lignende varer og tjenester. Sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, merketekstens innhold og tingrettens uttalelse om merkets svekkede særpreg, kan beskyttelsesomfanget neppe være særlig omfattende.