Immaterialrettstrollet avslutter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2018 med en gjennomgang av markedsføringsretten i året som har gått. (Les også oppsummeringene i kjennetegnsrett, designrett, opphavsrett og patentrett). Artikkelen gir et tilbakeblikk på noen av årets begivenheter, med hovedvekt på norsk praksis fra domstolene og fra Næringslivets Konkurranseutvalg. Av naturlige årsaker vil det ikke gis en uttømmende gjennomgang av alle saker. Det er derfor gjort et forsøk på å foreta et representativt utvalg.
Nytt på lovgivningsfronten
(Regjeringen.no) |
På lovgivningssiden har vi i løpet av høsten fått forslag til ny
lov om vern av forretningshemmeligheter. Utkastet ble sendt på høring 26. november
(og er tilgjengelig her).
Lovforslaget gjennomfører EUs forretningshemmelighetsdirektiv (2016/943), og
erstatter de sentrale bestemmelsene om forretningshemmeligheter
i markedsføringsloven og straffeloven, herunder også bestemmelsen om
rettsstridig utnyttelse av betrodde tekniske hjelpemidler i markedsføringsloven
§ 29. Justis- og beredskapsdepartementet skriver at lovforslaget i stor
grad viderefører gjeldende rett, men at et mer nyansert håndhevingsregime
medfører et utvidet vern på enkelte punkter.
Lovforslaget innebærer blant annet en definisjon av
forretningshemmeligheter. For at en opplysning skal anses som en
forretningshemmelighet etter utkastet, må den (i) være hemmelig, (ii) ha
kommersiell verdi fordi den er hemmelig og (iii) innehaveren må ha truffet
rimelige tiltak for å sikre hemmelighold. Definisjonen har en litt annen ordlyd
enn vi kjenner fra norsk praksis, men det antas at definisjonen i all hovedsak
vil gi samme avgrensning som utpenslet gjennom rettspraksis og juridisk teori.
Forslaget foreslår også begrepet "inngrep i en
forretningshemmelighet" som en fellesbetegnelse på de handlingene som er
ulovlig utnyttelse av en forretningshemmelighet. Begrepene tilegnelse, bruk og
formidling er valgt for å skille mellom de ulike inngrepshandlingene.
Det er særlig håndhevingsregimet som presenteres i
forslaget som innebærer en presisering av gjeldende rett. Lovforslaget
inneholder i §§ 6 og 7 både en hjemmel for forbud mot å gjenta eller å
gjennomføre et inngrep, samt en hjemmel for korrigerende og forebyggende
tiltak. Forbudshjemmelen er en lovfesting av gjeldende rett. Selv om vi ikke
har hatt noen eksplisitt hjemmel for å nedlegge forbud, har dette vært ansett
som en naturlig følge av at bruken er funnet å være urettmessig. Presiseringen av
at forbudet kan gjøres tidsbegrenset er imidlertid viktig. Selv om vi har noen
eksempler på at dette er gjort i norsk rettspraksis, høres det fremdeles til
sjeldenhetene at forbudets varighet presiseres i domsslutningen. En slik
presisering kan være viktig for forutsigbarheten til både rettighetshaver og
inngriper, fordi mange nok vil mene at det hører til sjeldenhetene at forretningshemmeligheter
bevares i generasjoner. Et tidsbegrenset forbud kan derfor trolig være aktuelt
i flere tilfeller enn det norsk rettspraksis skulle tilsi.
Forslagets § 7 åpner for at retten kan gi pålegg om
visse korrigerende og forebyggende tiltak for å avbøte virkningene av et
inngrep eller for å hindre nye inngrep i en forretningshemmelighet, herunder tilbakekallelse,
ødeleggelse eller endring av de krenkende produktene. Dette er en bestemmelse
vi kjenner igjen fra immaterialrettslovgivningen, og går trolig utover det som
kan hjemles i alminnelige sivilprosessuelle regler. Klargjøringen innebærer
dermed en utvidelse av rettighetshaverens håndhevingsregime.
Når det gjelder økonomisk kompensasjon, er markedsføringsloven
§ 48b foreslått videreført i forslagets § 9, slik at rettighetshaveren fortsatt
kan velge mellom det gunstigste av vederlag svarende til en rimelig
lisensavgift for bruken, erstatning eller vederlag svarende til vinningen som
er oppnådd ved overtredelsen.
Høringsfristen er rett rundt hjørnet, den 15. februar.
Norsk praksis fra året som har gått
Året som har gått, har gitt oss flere spennende
tingrettsavgjørelser på markedsføringsrettsområdet, og partene i Il Tempo
Gigante-saken har i løpet av høsten gått en ny runde i Eidsivating lagmannsrett.
I juni avsa Oslo tingrett dom i saken mellom Equinor (daværende
Statoil) og Neodrill AS (tilgjengelig her).
Saken gjaldt i hovedsak spørsmål om gyldighet og krenkelse av Neodrills tre
patenter relatert til sugeanker som brønnfundament ved oljeboring. I tillegg
hadde Neodrill anført at Equinor hadde brutt markedsføringsloven § 28 om
bedriftshemmeligheter, § 29 om tekniske hjelpemidler og § 25 om god forretningsskikk
næringsdrivende imellom.
Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt saken her. Kort oppsummert, hadde partene
siden 2001 hatt et utviklingssamarbeid, og hadde drevet med parallell
utvikling, og diverse kommersielle forhandlinger knyttet til sine
sugeankerkonsepter. I 2017 krevde imidlertid Neodrill (og fikk medhold i) midlertidig
forføyning mot Equinor, med påstand om patentinngrep og forbud mot bruk av fem
sugefundamenter som inngikk i Equinors Cap-X-konsept for havbunnsutbygginger
for etablering av brønner ved grunne oljereservoarer. Patent- og
markedsføringsrettstvisten som fulgte, ble initiert av Equinor 19. mai 2017,
med krav om at Neodrills patenter skulle kjennes ugyldig.
Saken har fått mye oppmerksomhet som følge av tingrettens
karakteristikker av Equinors opptreden i forbindelse med konstatering av brudd
på markedsføringsloven § 25, som "tarvelig og lumpen". Tingretten
vurderte imidlertid også markedsføringsloven § 28. Equinor hadde her anført at
det ikke kan anses rettsstridig å "invent around", og at det verken
var rom eller behov for selvstendig anvendelse av markedsføringsloven i tillegg
til patentlovens inngrepsregler. Tingretten uttalte at det ikke var i strid med
markedsføringsloven å forsøke å "invent around" meddelte patenter eller
offentliggjorte patentsøknader. Problemet var at Equinor hadde forsøkt å
"invent around" forretningshemmeligheter som var i deres besittelse
som ledd i et samarbeid og under forutsetning om konfidensialitet. Problemet
var altså ikke nødvendigvis hva Equinor gjorde, men når de gjorde det og
grunnlaget for kunnskapen. Rettsstridigheten lå i at Equinor, gjennom bruk av
Neodrills forretningshemmeligheter, skapte seg et uberettiget forsprang på
omtrent to år. Og dette ga grunnlag for å bruke markedsføringsloven ved siden
av spesiallovgivningen i denne saken.
Tingretten fant det ikke nødvendig å ta stilling til hvem av
partene som hadde "den reelle tvilsrisikoen" for om det var delt
informasjon innenfor Equinors store organisasjon. Generelt må det imidlertid
antas at det skal nokså mye til før et selskap kan gjemme seg bak at rette
vedkommende ikke kjente til konkurrentens forretningshemmeligheter, dersom
disse er delt med selskapet og selskapet ikke kan dokumentere et utviklingsløp
som ble påbegynt i god tid før de mottok denne kunnskapen.
Tvisten mellom The Coca-Cola Company og O. Mathiesen AS har fått mye
oppmerksomhet i året som har gått. Saken gjaldt sistnevntes bruk av navnene JALLASPRITE
og JALLAXXXXXX for sin sitronbrus, og er tidligere omtalt av
Immaterialrettstroller her.
Problemstillingen for tingretten var at O. Mathiesen hadde
avsluttet bruken av navnet JALLASPRITE, da bruken av navnet ville stride mot
Coca Colas registrerte varemerke SPRITE. Coca Cola var imidlertid ikke noe mer
fornøyd med det nye navnet – JALLAXXXXXX – og anførte at dette fremsto som
sensur av ordet sprite og at O. Mathiesen derved spilte videre på Coca-Cola’s
varemerke i strid med god forretningsskikk.
Retten konstaterte at det ikke var noen likhet mellom merkene.
Historikken i saken medførte imidlertid at bruken av JALLAXXXXXX var i strid
med markedsføringsloven § 25, og at det dermed forelå et krav i henhold til
tvisteloven § 32-1 tredje ledd.
Tingretten pekte på at bruken av det opprinnelige navnet, JALLASPRITE,
var i strid med varemerkeloven § 4. Saken hadde også fått en del
medieoppmerksomhet, hvor saken til dels hadde blitt vinklet som at den store
aktøren, Coca-Cola gikk mot den lille, lokale aktøren. Konsekvensen av dette fant
tingretten var en stor reklamegevinst for O. Mathiesen, og negativ publisitet
for Coca-Cola som den store og lite rause aktøren. Retten fant det bevist at O.
Mathiesen hadde bidratt til å skape assosiasjoner mellom Coca-Colas varemerke
SPRITE og X'ene i det nye navnet, og at de dermed fortsatte å utnytte
varemerket også etter navneendringen. Retten mente på dette grunnlag at O.
Mathiesen, i strid med god forretningsskikk, hadde benyttet et velkjent
varemerke til sin fordel og på bekostning av varemerkets innehaver, Coca-Cola.
Berg-og-dalbanen "Il Tempo Extra Gigante" Foto: Hunderfossen.no |
I løpet av høsten fikk vi også enda en runde i den såkalte Il
Tempo Gigante-saken. Eidsivating lagmannsrett avsa sin dom i saken 3. desember.
Etter at Høyesterett i slutten av 2017 hadde slått fast at berg-og-dalbanen
"Il Tempo Extra Gigante" ikke innebar et inngrep i Caprino Filmcenters
opphavsrett til filmbilen "Il Tempo Gigante" og at Caprino heller
ikke kunne nekte Aukruststiftelsen å bruke tittelen "Il Tempo Gigante",
ble disse kravene frafalt for lagmannsretten. Det som gjenstod var dermed kun
spørsmålet om det forelå overtredelse av markedsføringsloven §§ 30 og/eller 25,
supplert med spørsmålet om Hunderfossen eller Aukruststiftelsen hadde opptrådt
i strid med lojalitetsplikt basert på tidligere kontraktsforhold med Caprino.
Avgjørelsen er tidligere omtalt av Immaterialrettstrollet her,
hvor det også redegjøres for de kontraktsrettslige sidene ved saken.
Lagmannsretten fant verken overtredelse av markedsføringsloven §§
30 eller 25. For etterligningsvurderingen i § 30 pekte lagmannsretten på at de
likhetstrekk som forelå mellom berg- og dalbanen og filmbilen skyldtes at de
begge var basert på Kjell Aukrusts originalverk. På samme måte som for den
opphavsrettslige vurderingen, var det da ikke grunnlag for å konstatere at det
forelå en etterligning. Tilsvarende fant lagmannsretten at Hunderfossens
markedsføring av berg- og dalbanen ikke skapte assosiasjoner til Caprinos
filmbil utover det som naturlig følger av at filmbilen og berg- og dalbanen
begge hadde opphav i Kjell Aukrusts tegninger. Det forelå derfor ingen
forvekselbar etterligning som kvalifiserte som en urimelig utnyttelse av
Caprinos innsats eller resultater.
For vurderingen av markedsføringsloven § 25 pekte lagmannsretten på
terskelen for anvendelse av generalklausulen når det var konstatert at det
verken forelå et opphavsrettsinngrep eller en overtredelse av § 30. Anvendelse
av § 25 forutsatte derfor at det forelå elementer utover de som ble fanget opp
av markedsføringsloven § 30. Det forhold at det var tale om to lisenstakere,
som begge var gitt lisenser basert på Kjell Aukrusts tegninger, ville kunne
være et slikt element. Lagmannsretten fant imidlertid at det nære og omfattende
samarbeidet mellom Hunderfossen og Caprino lå opp mot 10 år tilbake i tid på
tidspunktet da Hunderfossen og Aukruststiftelsen forhandlet og inngikk avtale. Hunderfossen
måtte kunne se etter andre samarbeidspartnere enn Caprino for å utvikle sin familiepark
videre. Det var dermed ikke grunnlag for å konstatere en overtredelse av
markedsføringsloven § 25.
Caprino har varslet anke.
Som tidligere antydet av Immaterialrettstrollet, er det imidlertid vår (forsiktige)
antakelse at det skal mye til før konklusjonen endres så lenge dette faktum
legges til grunn.