I år som i fjor
presenterer Immaterialrettstrollet oppsummeringer med de viktigste hendelsene
fra året som gikk innenfor de fremste immaterialrettsjangrene (opphavsrett,
patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse
årsoppsummeringene vil de ulike immaterialrettstrollene gjøre et selektivt
tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, og de viktigste
sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne
tips til hvordan gjøre spalten bedre, og disse kan rettes til iptrollet@gmail.com.
"Form", eller bare farge? (Newstatesman (AFP/Getty Images)) |
Det er kanskje ikke like enkelt å se like klare
utviklingstrekk dette året. Et generelt utviklingstrekk, særlig i EU-domstolens
praksis, synes imidlertid å være at rettighetshavers interesser ivaretas i
stadig økende grad ved vurderingen av hva som skal anses som varemerkerettslig
relevant bruk. I året som gikk fortsatte domstolen utpenslingen av hva som ligger
i varemerkets mindre grunnleggende funksjoner (slik som f.eks.
reklamefunksjonen og investeringsfunksjonen), og bekreftet at disse også er
beskyttelsesverdige. Det kan argumenteres for at denne utviklingen også utvider
den type handlinger varemerkeinnehaver kan motsette seg (og derav omfanget av
eneretten), ettersom en annen part enklere vil kunne komme til skade for å
sette minst èn av disse funksjonene i
fare, særlig i en global og digital kontekst hvor markedsføring av varer og
tjenester lettere vil nå et bredt internasjonalt publikum. Samtidig kan det
stilles spørsmål ved om utviklingen i norsk rettspraksis, særlig i ENSILOX og
iPhone-sakene (se omtale og lenker nedenfor) det siste året har havnet i utakt
med EU-domstolens tilnærming til «fare
for skade»-vurderingen under bruksvilkåret, der varemerkets funksjoner står
sentralt.
Nasjonal og
internasjonal lovgivning
(Stortinget.no) |
En annen sentral endring er tillegget av «en annen egenskap» i varemerkeloven § 2
(2). Registrering av tegn vil dermed kunne nektes der varemerkets sentrale
funksjoner (form, teknisk resultat eller betydelig verdi) utelukkende består av
en «form eller en annen egenskap».
Forslaget innebærer etter dette immaterialrettstrollets syn en utvidelse av
bestemmelsens virkeområde ettersom også andre karakteristikker enn form,
eksempelvis farger og posisjonering av elementer, etter omstendighetene vil
kunne føre til registreringsnekt og ugyldighet. Etter dette
immaterialrettstrollets syn vil dette kunne føre til at flere mer utradisjonelle
varemerker vil kunne nektes registrering i fremtiden (ettersom slike merker
allerede er registrerbare etter gjeldende rett), selv om departementet i sin
redegjørelse uttaler at det snarere er tale om en «presisering av dens innhold i lys av utvidelsen av hvilke typer av merker
som kan oppfylle de nye kravene til gjengivelse i varemerkeregisteret» (høringsnotatet
s. 18-19).
Lovforslaget foreslår også å endre partsforholdet i saker
for domstolene knyttet til KFIRs avgjørelser om innsigelse og administrativ
overprøving som vil kunne innebære at en registrert rettighet oppheves, slik at
staten ikke lenger skal være motpart ved slik etterfølgende domstolsprøving.
Av særlig interesse er dessuten at departementet foreslår
å innføre en forenklet fremgangsmåte (for Tolletaten) for tilbakehold og
destruksjon av importerte varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter
(basert på EUs modell). I prinsippet innebærer forenklingen at dersom
varemottakeren anses å ha samtykket dersom denne ikke har motsatt seg
destruksjon innen en viss frist (normalt 10 virkedager). For små vareforsendelser
foreslår det særlig forenklede prosedyrer. Disse forenklede fremgangsmåtene
innebærer at det ikke lenger vil være nødvendig å gå om domstolene for å få en
midlertdigi forføyning i saker hvor varemottaker ikke eksplititt motsetter seg
destruksjon.
I høringsforslaget foreslås også å innføre en regel
tilsvarende den som gjelder i EU etter den såkalte Rolex-avgjørelsen
ved privat import, slik at forsendelser som sendes til private fra
næringsdrivende kan stanses og destrueres etter nærmere regler. Forslagene
styrker rettighetshavers stilling i kampen mot piratkopier og andre ulovlige
kopier, men basert på erfaringer fra EUs medlemsstater og kopiindustriens
stadig mer kreative tilpasninger gjenstår det å se om forslaget innebærer noen
permanent løsning i kampen mot slike varer.
Lovforslaget tar også sikte på norsk tiltredelse av
Singaporetrakaten (omtalt av IP-trollet her). Direktivet innebærer blant annet at norsk rett vil måtte åpne for særskilt
pantsettelse av registrerte varemerker og varemerkesøknader, og at disse må
kunne være gjenstand for særskilt tvangsfullbyrdelse, samt at pantsettelser og
utlegg i slike rettigheter/søknader skal kunne registreres i egnet register.
Et utvalg ensileringsmidler levert på kanne. (gardsdrift.no) |
Dette varemerkerettsåret startet med et brak med
Høyesteretts avgjørelse i den såkalte ENSILOX-saken
(omtalt av IP-trollet her).
Saken gjaldt ensileringsmiddeldistributøren Halfdan L. Solbergs AS’ bruk av leverandøren
Addcon Nordic AS’ varemerke ENSILOX (både ved salg på kanner og direktesalg via
tankbil) etter at forhandlerforholdet var opphørt. Høyesterett presiserte,
under henvisning til EU-praksis, at det også i norsk rett må innfortolkes et
krav om at bruken må forårsake fare for skade på minst en av varemerkets
funksjoner for å utgjøre relevant bruk etter varemerkeloven § 4 (2). Høyesterett
kom i motsetning til tidligere instanser til at kannesalget utgjorde et varemerkeinngrep.
Dette til tross for at varemerkebruken angivelig hadde skjedd ved en feil
(etter at leverandøravtalen med Addcon Nordic var sagt opp), at bruken fant
sted etter at salg var gjennomført, og selv om Solbergs faste kundekrets var
orientert om leverandørskiftet forut for den aktuelle bruken.
En annen sak om varemerbruk var den såkalte Charlottes Iskrem-saken i Borgarting
lagmansrett (omtalt av IP-trollet her),
som gjaldt Vågå Iskremproduksjon AS’ bruk av varemerket CHARLOTTES ISKREM for
iskrem. Selskapet hadde hatt en avtale om bruk av varemerket, men denne avtalen
var senere sagt opp. Vågå Iskremproduksjon hadde likevel fortsatt med å produsere
is med emballasje påtrykt varemerket. Det sentrale spørsmålet i saken var om
dette utgjorde varemerebruk, noe Borgarting lagmannsrett kom til at det gjorde.
Lagmannsretten uttalte prinispielt at det er en forutsetning for varemerkebruk
at merket blir brukt i egen kommersiell kommunikasjon, men at det kan tenkes
tilfeller der en leverandør av tjenester som i realiteten ikke har noen
interesse i hvilket varemerke emballasjen er påført ikke anses å være
varemerkebruk. I den konkrete saken kom retten til at Vågå iskremproduksjons salg av iskrem
påført varemerket i deres fabrikkutsalg utgjorde varemerkebruk. Videre kom
retten til at det ikke var realitet i at Vågå iskremproduksjon bare var en
underleverandør for selskapet Brand Ice Cream (som Vågå hadde visse relasjoner
til og interesser i), som markedsførte isen påført varemerket. Saken ble anket,
men slapp ikke gjennom Høyesteretts ankeutvalg. Lagmannsrettens dom er dermed
rettskraftig.
Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659). (Patentstyret) |
Året som gikk inneholdt også noen saker fra
domstolene om forvekslingsfare. I den såkalte Humana-saken
var forholdet at det medisinske senteret Humana Sandvika AS gikk til søksmål
for å få slettet det yngre foretaksnavnet Humana AS som også driver virksomhet
innen helse- og omsorgssektoren. Det overordnede spørsmålet i saken var om det
forelå risiko for forveksling mellom de to navnene etter foretaksnavnloven.
Selv om Oslo tingrett fremhevet at elementet «Humana» (som var brukt av begge selskapene) ikke var særpreget og
at selskapene ikke stod i en direkte konkurransesituasjon, kom retten til at
det forelå risiko for forveksling hos en tilstrekklig andel av
omsetningskretsen (bransjelikhet). KFIRs vedtak ble derfor opprettholdt og
staten frifunnet.
I CHILL
OUT-saken var spørsmålet
for Oslo tingrett gyldigheten av det søkte merket CHILLIN i forhold til det
allerede søkte merket CHILL OUT. Begge merkene var søkt/registrert for vin og
brennevin Tingretten kom til at det ikke forelå forvekslingsfare hos en
tilstrekkelig andel av den relevante omsetningskretsen, og synes særlig å legge
vekt på at omsetningskretsen for vin og brennevin må sies å ha en relativt høy
grad av merkebevissthet.
Dameveske fra Louis Vuitton (Videoblocks) |
Flere varemerkesaker har også i år vært gjenstand for
behandling i Klagenemda for indusrielle rettigheter (KFIR):
- Ordmerket MONOLITTEN ble nektet delvis nektet registrering fordi merket manglet særpreg ( (klasse 19), og at det forelå forvekslingsfare i forhold til det tidligere registrerte kombinerte merket MONOLIT (klasse 19, 20 og 30). Det er et interessant poeng at KFIRs utvalg her delte seg i et flertall og mindretall ved vurderingen av merkets særpreg og forbudet mot beskrivende merker i relasjon til varefortegnelsen «monumenter (ikke av metall)» (klasse 19). Med en viss fare for å tillegge omsetningskretsen en for direkte assosisasjon til begrepet «monolitt» har nok undertegnede mest sympati for mindretallets synspunkt om at merket er beskrivende her, selv om den gjengse borger nok helt klart vil forbinde begrepet primært med Vigelands verk.
- I NORWEGIAN RED-saken kom KFIR i motsetning til Patentstyret til at registeringen av et kombinert merke av en sort okse på et rødt våpenskjold med ordelementet «Norwegian Red» hadde tilstrekkelig særpreg i klasse 5, 31, 42 og 44.
- I innsigelsesakene angående merkefamilien VILLA PARADISO, PICCOLO PARADISO og VINO PARADISO (omtalt av IP-trollet her) kom flertallet i KFIRs utvalg til at det ikke forelå forvekslingsfare overfor Hennesys eldre registreringer PARADIS og PARADIS IMPERIAL med hensyn til de to førstnevnte søknadene, mens VINO PARADISO ble nektet registrering.
- Helt på tampen av året kom også KFIR til at den ansøkte formen av astma- og kolsinhalatoren Seretide (ja, den lilla) ikke utelukkende bestod av en form som var nødvendig for å oppnå et teknisk resultat etter vml. § 2 (2), og at den hadde oppnådd det nødvendige særpreg gjennom innarbeidelse. Patentstyret hadde tidligere nektet registrering av merket på begge disse grunnlagene.
[Til dere som allerede savner Jallasprite- og Popquiz-sakene så omtales disse under
markedsføringsrettsåret 2018]
Internasjonal
praksis
Christian Louboutins varemerkeregistrering i Benelux (Patentstyret) |
Størst oppmerksomhet på varemerkerettsfronten ble nok
viet EU-domstolens storkammeravgjørelse i Christian Louboutin-saken (omtalt av
IP-trollet her).
Saken gjaldt det franske designerhuset Christian Louboutins
varemerkeregistrering av en sko med rød såle for fottøy i Benelux. Det
overordnede spørsmålet var om registreringen falt inn under forbudet mot
registrering av merker som utelukkende gjengir et produkts form som tilfører
varen betydelig verdi etter varemerkedirektivets artikkel 3 (1) bokstav e)
(iii) (tilsvarende vml. § 2 (2) tredje alternativ). EU-domstolen slo for det
første fast at vilkåret «form» ikke
omfatter farge, heller ikke når denne er integrert i en skosåle (formelement)
når det er posisjoneringen av en bestemt farge på skosålen som er søkt
registrert, og ikke formen av sålen som sådan. Domstolen slo også fast at varemerket
ikke "utelukkende" besto av
en form der hovedelementet i varemerket var en spesifikk farge angitt ved en
internasjonalt anerkjent fargekode.
Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning synes
dette logisk ettersom et posisjoneringsmerke som gir anvisning av plasseringen
av et bestemt element (eksempelvis en farge eller for den saks skyld et
objektelement) som oftest vil bestå av to elementer (posisjoneringselementet og
selve farge/objektetelementet) som er gjensidig avhengige av hverandre og
tilfører mer eller mindre tilsvarende verdi. På bakgrunn av dette tror dette
immaterialrettstrollet at merket i Christian
Louboutin-saken heller ikke ville blitt kjent ugyldig etter innføringen av
vilkåret «annen egenskap» ved siden
av «form» i bestemmelsen, som enkelte
har stilt spørsmål ved.
Gaffeltruck fra Mitsubishi med opprinnelige kjennetegn (Mitsubishi) |
I Neuschwanstein-saken var forholdet at aktører fra souvenirindustrien i Bayern hadde
anlagt ugyldighetssøksmål mot Fristaten Bayerns EU-varemerke NEUSCHWANSTEIN
(registrert for en rekke typiske souvenirvarer, samt diverse driftstjenester).
Neuschwanstein er som kjent navnet på et kjent tysk eventyrslott i delstaten,
som keiser Ludwig II fikk bygget på 1800-tallet. Slottet er idag et yndet
turistmål. Saksøkerne hevdet at merket var beskrivende og at det utelukkende
består av et geografisk opprinnelsessted etter hhv. varemerkeforordningen artikkel 7 (1) bokstav b) og c).
EU-domstolen var ikke enig i dette, og viste ved beskrivende-vurderingen
til at de aktuelle varene og tjenestene NEUSCHWANSTEIN var registrert for ikke
hadde særskilte karakteristikker eller kvaliteter som ville assosieres med
slottet som sådan, og at salget av dem ikke var begrenset til slottet men også
foregikk i områdene rundt. EU-domstolen uttalte videre at merket ikke utelukkende
bestod av en geografisk opprinnelse når det ikke angir særskilte
karakteristikker eller kvaliteter som assosieres med det geografiske
opprinnelsesstedet. Til dette bemerket domstolen at slottet er kjent for sin
uvanlige arkitektur, og ikke salget av souvenirer eller driftstjenester som
merket var registrert for. Også ved denne vurderingen ble det vektlagt at salget
av souvenirvarer også skjedde i området rundt slottet. Domstolen viste til
slutt til at «Neuschwanstein» betyr «ny svanestein», noe som bidro til å skille
varene og tjenestene fra andres, og ti lå fungere som angivelse av varer fra
Fristaten Bayern.
Neuschwanstein har flere
paralleller til den norske Vigeland-saken. Selv om denne saken ikke gjelder
varemerkebeskyttelse av kunstverk som tidligere var beskyttet som åndsverk, kan
det stilles spørsmål ved om EU-domstolen i fraværet av anvendelse av artikkel 7 (1) bokstav e) ("contrary to ... accepted principles of morality") er helt på linje med EFTA-domstolen og
KFIR i Vigeland-sakskomplekset når det gjelder friholdelse av ikoniske kulturelle
verk.
I sommer kom også EU-domstolens (foreløpig) siste
avgjørelse i den etterhvert sagnomsuste Kit
Kat-saken. Som den årvåkne IP-entusiast antakelig vil ha fått med seg så
dreier saken seg om Nestlès varemerkesøknad for formen av sin firefingrede Kit
Kat-sjokolade i EU (klasse 30). Cadbury, som eies av Mondelèz International (ja
nettopp, som blant annet også fører Freias Kvikk Lunsj...), har i
lengre kjempet mot at formen registreres, og tidligere fått medhold i at den utelukkende består av en form som er
nødvendig for å oppnå et teknisk resultat etter varemerkedirektivet artikkel 3 (1) bokstav e (ii)
(tilsvarende vml. § 2 (2) annet alternativ). Denne gangen var det
spørsmål om særpreg og innarbeidelse av dette som kom opp for domstolen,
nærmere bestemt i hvilket geografisk omfang Nestlè måtte dokumentere slik
innarbeidelse i EUs medlemsland. EU-domstolen viste til at et merke må ha
innarbeidet særpreg «throughout the
European Union», på grunn av sin enhetlige virkning. Ettersom Nestlè ikke
hadde dokumentert innarbeidelse for fire medlemsland (Belgia, Irland, Hellas og
Portugal), var det i under omstendighetene ikke godtgjort at merket var
innarbeidet i EU. EU-domstolen opprettholdt dermed Underrettens avgjørelse, og
EUIPO må nå ta endelig stilling til registreringsspørsmålet (mao. så er vi ikke
ferdige med Kit Kat helt enda!).
På bakgrunn av avgjørelsen kan det synes som at
dokumentasjonskravet for innarbeidelse av særpreg for EU-varemerker er
skjerpet, og at det i fremtiden vil være mest hensiktsmessig i slike saker å fokusere/dokumentere
innarbeidelse for hver enkelt medlemsstat, og ikke en mer overordnet tilnærming
til innarbeidelse i EU som sådan.
Annet
Også i år har flere saker versert (foreløpig) utenfor
rettssystemet. En av disse er feiden
om TV2 registreringer av ordmerkene TIPPEKAMPEN og TV2 TIPPEKAMPEN,
som er begreper TV2 har re-introdusert i sine lørdagssendinger fra engelsk
Premier League. Norsk Tipping har levert innsigelse mot begge registreringene,
og anfører at merkene strider mot deres tidligere varemerkerettigheter, og
subsidiært at merkene mangler særpreg og er villedende. Ut fra korrespondansen
som ligger på saken ser det ikke ut til at partene er noe nærmere en
løsning, og sakene er nå tatt opp til behandling hos Patentstyret med
avgjørelse ventet i første kvartal 2019.
En annen sak som har vært viet en del oppmerksomhet
av mediene er striden rundt bandnavnet Highasakite,
som bandets vokalist Ingrid Helene Håvik registrerte som sitt varemerke
samtidig som tre av bandets medlemmer Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein
Skar ble kastet ut av bandet. Det siste medlemmet, Trond Bersu, utgjør idag
duoen Highasakite sammen med Håvik, som forøvrig nå baserer seg på innleide
musikere til sine produksjoner. I august avjgorde Patentstyret at varemerkerettighetene
til bandnavnet innehas av selskapet Highasakite DA, noe som i
praksis innebærer at det tilhører alle de fem nåværende og tidligere
bandmedlemmene i fellesskap. Eberson har klaget saken inn for KFIR.
Av andre høydepunkter nevnes at Patentstyret lanserte
sin søknadsveileder
i starten av 2018, noe som har ført til enklere og raskere saksbehandling ved
nasjonale varemerkesøknader.
Brand Finance har også i år regnet seg frem til hvilke
500 merkevarer som er mest verdifulle i 2018. I år er det Amazon som
troner øverst på listen, mens fjorårets vinner Google er henvist til
tredjeplass. Mangeårig vinner Apple beholder andreplassen fra ifjor. Av
nordiske merkevarer er det som vanlig IKEA som er mest verdifullt på en 46.
plass, mens H&M (72. plass), Nokia (188. plass), Equinor (197. plass), Lego
(222. plass) og Telenor (247. plass) følger etter. Med unntak av Nokia (som
gjør et kraftig byks oppover), er det en klar tendens blant de nordiske
selskapene at de faller på listen.
Immaterialrettsrtollet
gjør oppmerksom på at flere av immaterialrettstrollene har arbeidet for og
representert parter i sakene som er gjennomgått ovenfor. Ingen av disse har
bidratt ved utarbeidelsen av dette innlegget.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar