Designrettsåret 2018

Vi fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2018 med en gjennomgang av designretten. (Les også oppsummeringene i kjennetegnsrett og opphavsrett og snart også patentrett og markedsføringsrett.) Det har også i år vært et rolig år for designretten fra et norsk perspektiv. KFIR har ikke behandlet noen designsaker i 2018, og det har, så vidt Immaterialrettstrollet er kjent, heller ikke kommet ny relevant underrettspraksis om designloven. (Snusbokssakene fra 2014 er fortsatt de eneste designsakene KFIR har behandlet.) EU-domstolen har derimot truffet flere designrettslige avgjørelser i året som gikk, blant annet én som et stykke på vei avklarer spørsmålet om registrerbarheten til funksjonelle design.

Den viktigste designrettsavgjørelsen fra EU-domstolen i året som gikk er uten tvil dommen i C‑395/16 Doceram (omtalt av Immaterialrettstrollet her). Det ble her lagt til grunn at unntaket for designbeskyttelse for trekk ved et produkts utseende som bare er bestemt av en teknisk funksjon i designforordningen artikkel 8 nr. 1 utelukker alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon. Dette innebærer at man forkaster den såkalte «multiplicity of forms»-tilnærmingen, hvor en gikk klar av unntaket dersom man kunne påvise kan påvise minst én annen form som er egnet til å realisere samme funksjon.

Selv om det ikke er avgjørende at man klarer å påvise en slik form som er egnet til å realisere den samme funksjonen, er ikke dette uten betydning, da EU-domstolen påpeker at dette er et av flere momenter det skal tas hensyn til i vurderingen av om oppnåelse av en teknisk funksjon er den eneste faktoren som har vært bestemmende for utformingen av et designelement (avsnitt 37).

Det er likevel klart at unntaket i designforordningen artikkel 8 nr. 1 og designloven § 8 nr. 1 er relativt snevert. Praksis fra EUIPO legger nemlig til grunn at det bare er i tilfeller der alle de sentrale utseendetrekkene i et produktbare er bestemt av en teknisk funksjon, at dette fører til opphevelse av designregistreringen (jf. for eksempel Dr. Oetker v Zaklad, R 1114/2007-3). Samtidig innebærer avgjørelsen i C‑395/16 Doceram at man har fått avklart at artikkel 8 nr. 1 innebærer at design som i all hovedsak bare er funksjonelt betinget i praksis er utelukket fra designbeskyttelse.

Nikes design
Europeisk design 002159640-0002

Avgjørelsen i C-538/17 Murphy v. EUIPO tar opp spørsmålet om betydningen det har for et designs beskyttelsesomfang at dette har stor avstand til motholdene. Nike er innehaver av et design for såkalte smartarmbånd, som ble begjært kjent ugyldig av innehaveren av et tidligere registrert design. Innehaveren (Murphy) anførte, blant annet med grunnlag i engelsk rettspraksis, at det burde legges vekt på at hans smartarmbånd hadde stor avstand til tidligere kjente design. 

Det angis ikke hvilken avgjørelse det refereres til, men det er muligens snakk om en uttalelse i avsnitt 50 i engelske Court of Appeals avgjørelse i Magmatic v. PMS. I vurderingen av et designs beskyttelsesomfang legges det her vekt på at det registrerte designet «represents a significant departure from the design corpus and that the designer had a substantial degree of design freedom with the result that … the [registered design] is entitled to a relatively broad scope of protection».

Murphys design
Europeisk design 000264370-0001

Dette ble avvist av både Underretten og EU-domstolen, som la til grunn at anken var «manifestly unfounded». EU-domstolen la til grunn at Underretten i avsnitt 72 i T‑9/07 Pepsi Co bare la til grunn at designerens frihet hadde betydning, og at det skal mindre til for at et design skal gi et annet helhetsinntrykk dersom denne friheten er liten (avsnitt 5). Heller ikke avsnitt 32 i Generaladvokatens anbefaling i til EU-domstolen i samme sak (C‑281/10 PepsiCo) ga uttrykk for at et betydelig teknisk fremskritt gjør at designet får en mer omfattende beskyttelse (avsnitt 6).

Som sitatet fra engelske Court of Appeal antyder, vil det imidlertid normalt ikke være noen motsetning her. Dersom et design innebærer et større sprang i utviklingen, vil også designerens valgfrihet normalt sett ha vært større enn vanlig. Problemet oppstår der designeren av et tidligere registrert design har hatt stor valgfrihet, mens senere designere har hatt liten valgfrihet. Dette vil typisk være tilfellet der det eldre designet setter en ny standard som senere design må forholde seg til. (Det er vanskelig å fastslå om dette rent faktisk var tilfellet her, da mothold til innsiger Murphys design ikke er tilgjengelig.)

Der det er spørsmål om inngrep i det eldre designet vil man da ta hensyn til at designeren har hatt større valgfrihet, og utmåle et dertil større beskyttelsesomfang. Der det er spørsmål om et nyere design skal opprettholdes som gyldig og det eldre designet fungerer som mothold, tar man derimot utgangspunkt i valgfriheten til designeren av det nyere designet. Der denne er liten, skal det da mindre avstand til motholdet for at designet skal anses å ha individuell karakter.

Dette avhjelpes litt om man ikke tar hensyn til det man kan kalle «markedets krav» til en bestemt utforming ved vurderingen av om det nyere designet har individuell karakter. (Spørsmålet er imidlertid ikke helt avklart. T-153/08 Shenzhen, avsnitt 58 legger til grunn at man ikke skal ta hensyn til «markedets krav». T‑9/07 Pepsi Co, avsnitt 68-70, trekker derimot i motsatt retning.)

Spørsmålet om slike «pionerdesign», som nærmest selv skaper en produktkategori, oppstår ikke så ofte. De fleste design er resultatet av en inkrementell utvikling der avstanden til eksisterende design ikke er så stor. Der de finnes vil imidlertid en tilnærming som utmåler vern slike design har mot registrering av nye design basert på den da begrensede valgfriheten til senere designere, innebære at slike pionerdesign får et for snevert vern.

Avgjørelsen i C-217/17 P Mast-Jägermeister v. EUIPO understreker viktigheten av at det man søker design på fremgår tydelig av søknaden og er i samsvar med betegnelsen, og at man i motsatt fall retter opp dette når EUIPO påpeker feilen. Jägermeister søkte i 2015 om to design på shotglass under betegnelsen «beakers» i klasse 07.01. Søknadene inneholdt imidlertid også en flaske, i den ene søknaden plassert oppi glasset. (Dette immaterialrettstrollet har vanskelig for å forstå funksjonen til denne flasken ut over å være dekorasjon på fotografiet. Hva den da gjorde i søknaden er uvisst, men slik var det nå.) EUIPO påpekte at søknadene i tillegg til «beakers» også «bottles» og at dette burde legges til søknadene, og at disse i så fall måtte deles opp. 

Jägermeister svarte at man ikke søkte beskyttelse for flaskene, bare shotglassene og at disse fremgikk av søknadene. EUIPO var ikke imponert, og påpekte at Jägermeister da måtte endre søknaden slik at bare glasset fremgikk klarere. Søknadsdatoen ville da bli satt til dato for innsending av endringen. Jägermeister sto på sitt, og fastholdt at den opprinnelige søknaden ga klart nok uttrykk for glassene det ble søkt designrett på. Etter litt mer frem og tilbake ble søknaden til slutt avslått av EUIPO. Denne avgjørelsen ble opprettholdt av EUIPOs appellkammer og av Underretten. 

Jägermeister hadde anført at vilkårene om innholdet i designsøknaden i artikkel 36 (1) c) var oppfylt dersom søknaden gjorde det mulig å reprodusere designgjenstanden (avsnitt 46). EU-domstolen slo derimot fast at designforordningen artikkel 36 (1) c) forutsetter at «afbildningen af det design, der søges registreret, gør det muligt klart at identificere dette design» (avsnitt 55). Det trekkes med dette en parallell til de tilsvarende regler for klar identifikasjon av varemerker slik disse har kommet til uttrykk i dommen i C-273/00 Sieckmann (jf. C-217/17, avsnitt 52-54). Dette var ikke tilfellet når det ikke tydelig var markert at flasken ikke utgjorde en del av det design det ble søkt designbeskyttelse for.

Europeisk design 257001-0001

En avgjørelse fra underretten bør også nevnes. T-651/16 Crocs Inc. v. EUIPO klargjør et tilfelle av hva som ikke anses som design som fagkretsene innenfor den aktuelle sektoren i EU ikke med rimelighet kunne ha fått kjennskap til gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet (designforordningen artikkel 7 nr. 1 og dsl. § 5 (2) nr. 1). Tøffelen/skoen/fottøyet «Crocs» ble søkt registrert som EU-design i november 2004 med prioritet fra en amerikansk søknad fra mai 2004. Designet ble registrert i 2005, men ble begjært kjent ugyldig i 2013 på grunnlag av at den var blitt allment tilgjengelig tidligere enn et år før stikkdagen i mai 2004. EUIPO kjente designet ugyldig på dette grunnlaget, noe som ble opprettholdt av Underretten. Underretten la til grunn at designet i) var tilgjengeliggjort på Crocs’ nettside ii) var vist frem på en utstilling på en båtmesse i Fort Lauderdale i Florida og iii) hadde vært tilgjengelig for salg, og at disse handlingene innebar at designet var allment tilgjengelig etter designforordningen artikkel 7 nr. 1.

Heller ikke unntaket i artikkel 7 nr.1 in fine fikk anvendelse. Underretten slo innledningsvis fast at det ikke var avgjørende at designet bare var gjort tilgjengelig utenfor EU, her i USA (avsnitt 55). Det var imidlertid ikke bestridt at nettsiden også var tilgjengelig i Europa. Det var her ikke avgjørende at det var godtgjort at nettsiden ikke dukket opp på det aktuelle tidspunktet når man brukte søkeord som «shoe», «clog» eller «footwear», da den kunne søkes opp på andre måter. Det ble videre fremhevet at det ikke bare forelå ett, men tre tilfeller av tilgjengeliggjøring, blant annet på en internasjonal båtmesse (avsnitt 57). Vurdert under ett kunne fagkretsene innenfor den aktuelle sektoren i EU med rimelighet ha fått kjennskap til av «Crocs»-skoen gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet. Anken ble derfor forkastet og avgjørelsen om å kjenne designet ugyldig ble opprettholdt. Saken er anket til EU-domstolen, C-320/18 P.