Første (retts)akt i konflikten mellom The Coca-Cola Company og O. Mathisen AS

Oslo tingrett har avgitt kjennelse i saken mellom brusprodusentene The Coca-Cola Company (Coca-Cola) og O. Mathisen AS (Mathisen). I dette innlegget gjennomgås kjennelsens kjernepunkter.

Den aktuelle tvisten oppstod da Mathisen lanserte sitronbrusen JALLASPRITE i februar 2018. Coca-Cola varslet samme måned om deres registrering av varemerket SPRITE og anførte at bruken av merket JALLASPRITE representerte et varemerkeinngrep. Etter en periode med dialog mellom partene som ikke førte frem, ba Coca-Cola Patentstyret om å gjennomføre en forundersøkelse av varemerket JALLASPRITE. Patentstyret fant at det forelå risiko for forveksling mellom Coca-Colas eldre merke SPRITE og merket JALLASPRITE. I etterkant av Patentstyrets uttalelse sendte Coca-Cola varsel om rettslig skritt, men gjentok et tidligere fremlagt forslag til minnelig løsning, som blant annet ville gi Mathisen 3 måneders utfasingstid. 

Merket slik det ble søkt registrert
Kilde: Patentstyret.no

Mathisen på sin side anførte at merket ikke krenket Coca-Colas varemerkerettigheter og svarte med å levere en varemerkesøknad for merket til Patentstyret. Dagen etter at varemerkesøknaden ble inngitt, tok igjen Coca-Cola forbindelse med Mathisen og gjentok at de ville ta saken til retten, men at tilbudet om utfasingstid stadig stod ved lag. Mathisen fastholdt at deres bruk av merket JALLASPRITE ikke utgjorde et inngrep, og anførte i tillegg at det i alle tilfeller ville være behov for en lengre utfasingstid. Dette ble begrunnet med at de hadde bestilt flere flasker som bar merket. 

Etter at Coca-Cola sendte søksmålsvarsel, informerte Mathisen i en avisartikkel om at de ville slutte å bruke merket JALLASPRITE, og endre navn på brusen til JALLA JALLAXXXXXX. Når det gjaldt de flaskene som bar det tidligere merket, ville Mathisen klistre den nye etiketten over merket. 

Da tingretten vurderte saken, hadde Mathisen stanset all distribusjon av flasker der merket JALLASPRITE var synlig. Coca-Cola fremla imidlertid dokumentasjon på at det var flasker i omsetning som bar merket, samt at det så sent som 31. oktober forekom noe markedsføring der merket var synlig. Tingretten måtte følgelig vurdere om bruken av JALLA JALLASPRITE, både med og uten dekkende etikett, var i strid med varemerkeloven § 4 og markedsføringsloven § 25, samt om det forelå sikringsgrunn. Endelig ble det vurdert om Mathisens salg av flasker som kun bar merket JALLA JALLAXXXXXX var i strid med markedsføringsloven § 25 bestemmelsene, og om det forelå sikringsgrunn.

Når det gjelder salg av flasker som bar merket JALLA JALLASPRITE, la retten til grunn at Mathisen hadde stanset all distribusjon, og at de forut for rettssaken hadde hentet tilbake 90-95 % av flaskene som bar merket. Mathisen dokumenterte også at de hadde bedt kundene sine slutte å selge flasker med det aktuelle merket. Tingretten kom til at Mathisens handlinger ikke gjorde det nødvendig med midlertidig sikring ettersom forføyningskravene i det vesentlige ble ansett som oppfylt. Heller ikke for flaskene der merket JALLA JALLASPRITE ikke var synlig, fant retten at det forelå sikringsgrunn. Dette ble blant annet begrunnet med at faren for at noen ville skrape av etiketten var marginal, og ikke nødvendiggjorde sikring. 

Den endrede etiketten - Jalla JALLAXXXXXX
Foto: O. Mathiesen

Retten kom imidlertid til at bruken av JALLA JALLAXXXXXX var i strid med markedsføringsloven § 25, og at det dermed forelå et krav i henhold til tvisteloven § 32-1 tredje ledd. Videre fant tingretten under tvil at det forelå sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-1. 

I vurderingen av om Coa-Cola hadde sannsynliggjort et krav, pekte retten på at det ikke var noen likhet mellom Coca-Colas merke SPRITE, og Mathisens merke JALLA JALLAXXXXXX. Merkene kunne således i utgangspunktet ha blitt brukt side om side, uten at det ville foreligget forvekslingsfare. Coca-Cola anførte imidlertid at Mathisens merke nå fremstod som sensur av det tidligere merkeelementet SPRITE, og at bruken spilte videre på dette. Retten påpekte at det var situasjonen slik den fremstod på avgjørelsestidspunktet, som var det avgjørende, og formulerte det rettslige vurderingstema som om Mathisens bruk av merket i lys av sakens historikk og Mathisens uttalelser om navnevalget, representerte et brudd på god forretningsskikk.

I denne vurderingen påpekte retten at tvisten mellom partene hadde blitt gjenstand for medieoppmerksomhet, og at det sentrale budskapet i oppslagene var at den store aktøren Coca-Cola «tok grep» mot den lille lokale aktøren. Videre verserte det også et bilde i media av en av Mathisens flasker med lapp der det stod «SAKSØKT» over flaskens etikett. Slik retten vurderte medieoppslagene, innebar disse en stor reklamegevinst for Mathisen, mens Coca-Cola på sin side fremstod som den store og lite rause aktøren med dertil negativ publisitet som konsekvens. 

Et av Coca-Colas varemerker
Kilde: Patentstyret.no

Videre trakk retten frem at styreformannen hos Mathisen i et intervju uttalte at X`ene i det nye merket erstattet hver bokstav i det tidligere merkeelementet SPRITE. Etter rettens syn kunne det da ikke hjelpe at han i ettertid ga uttrykk for at navnevalget var gjort av andre grunner. Det avgjørende for retten var at X`ene ble satt i sammenheng med merket SPRITE, og at det ble skapt en assosiasjon om at navnet peker tilbake på SPRITE, og at det er det som egentlig skulle stått der. 

Retten fant dernest at Mathisen hadde brukt konflikten – og medias dekning av denne –  strategisk, og brukt Coca-Colas forsvar av egen varemerkerettighet som en mulighet for publisitet på bekostning av motparten. Samlet sett representerte Mathisens handlinger brudd på god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25, og retten kom derved til at Coca-Cola hadde sannsynliggjort at de hadde et krav.

Når det gjelder sikringsgrunn, var retten i tvil, men kom til at det var nødvendig å nekte Mathisens bruk av merket for å avverge vesentlig skade eller ulempe, jf. tvisteloven § 34 (1) bokstav b. Tvilen knyttet seg til om vesentlighetskravet i bestemmelsen var oppfylt. Det ble vist til at Mathisen er en liten aktør. Retten kom imidlertid til at selv små aktørers adferd kan ha stor skadevirkende effekt rent omdømmemessig, men kanskje enda viktigere at mindre aktørers bruk av andres merker representerer en påbegynt degeneringsprosess. 

Dette trollets vurderinger

I vurderingen av forvekslingsfaren mellom merket JALLA JALLSPRITE og SPRITE, pekte retten på at Mathisens tilbud om å bøte på forvekslingsrisikoen ved å opplyse om at det ikke var noen kommersiell forbindelse mellom Mathisen og Coca-Cola «på plakater o.l.» til en viss grad ville avhjelpe faren for forveksling. Etter dette trollets vurdering fremstår dette som noe naivt fra tingrettens side. Det som skal vurderes i en sak om forvekslingsfare der det er vareidentitet, er merkene slik de fremstår for gjennomsnittsforbrukeren i den aktuelle omsetningssituasjonen. Hva som for øvrig fremgår av plakater eller markedsføringsmateriell i butikken, bør være denne vurderingen uvedkommen. 

Kilde: Stortinget.no

Når det gjelder rettens vurdering av markedsføringsloven og bruken av merket JALLAXXXXXX, kan det spørres om retten ikke går vel langt når de finner at Mathisen strategisk har benyttet konflikten, og at media syntes å være systematisk brukt for å få publisitet. Det at oppslagene sett som helhet har medført positiv publisitet for Mathisen, og omdømmetap for Coca-Cola kan like gjerne være resultat av journalistens preferanser og vurderinger. At en lokal sak som denne, er blitt plukket opp av de større mediehusene kan han vel heller ikke Mathisen måtte ta ansvar for. Det er imidlertid ikke tvilsomt at små aktører kan gjøre uopprettelig skade på andres varemerker gjennom omdømmetap eller generisk bruk som igjen kan lede til degenering. Mathisens bruk av merkeelementet SPRITE er videre utvilsomt en krenkelse av Coca-Colas eldre varemerkerettighet, og det kan anses som uheldig dersom de slapp unna med å spille videre på denne krenkelsen. Kjennelsen er således et tydelig signal om at også de mindre aktørene må holde seg innenfor lovens rammer og respektere etablerte aktørers rettigheter.