HR-2018-2191-A: Høyesteretts har vurdert rekkevidden av vernetingsbestemmelsen i patentloven § 63

Høyesterett avsa 16.11.18 kjennelse om rekkevidden av patl. § 63 som tvungent verneting i patentsøker. Det prosessuelle spørsmålet som nå er avgjort av Høyesterett, er om Oslo tingrett er tvungent verneting for søksmål om rettigheter til et patent, der det ikke anføres at patentet er meddelt feil person. I likhet med både tingretten og lagmannsretten besvarte Høyesterett spørsmålet benektende.

Om faktum

Aker BioMarine Antartic AS (Aker) tok 15. september 2017 ut stemning mot Rimfrost Technologies AS (Rimfrost) ved Oslo tingrett. Søksmålet gjelder krav om overføring av meddelt patent knyttet til en metode for prosessering av krill. Patentet ble opprinnelig patentsøkt av Emerald Fisheries AS (Emeralds). I februar 2017 ble det åpnet konkurs i Emeralds, og konkursboet solgte patentrettigheten til Aker. Selskapet Rimfrost mener imidlertid at Emeralds allerede i 2012 overdro patentrettighetene til dem. I følge Rimfrost hadde konkursboet følgelig ingen rett til å overdra patentet til Aker – patentet skulle ikke vært en del av beslaget i det hele tatt.

Subsidiært mener Aker at de har en bruksrett til patentet. Det anføres at Rimfrost, etter å ha kjøpt patentet, ga Emeralds lov til å anvende den patenterte teknologien på en av sine trålere. Aker har kjøpt tråleren av konkursboet og mener bruksretten følger tråleren.

Basert på tingrettens gjengivelse av tvisten ser det altså ut til å være tale om en «klassisk» tredjemannskonflikt der både Rimfrost og konkursboet utleder sin rett til det meddelte patentet fra Emeralds. Med fare for å avdekke manglende ferdigheter i PowerPoint, kan konflikten skisseres slik:

Selv om det selvsagt er fristende å fortape seg i sakens rettighetskonflikter, eller tredjemannproblemene om du vil, er det vernetingsbestemmelsene i patentloven som er tema i det følgende. Konfliktens art ble imidlertid vektlagt både av tingretten og lagmannsretten da rekkevidden av vernetingsbestemmelsene skulle fastlegges.

Vernetingsbestemmelsene

Da Aker tok ut stevning ved Oslo tingrett, anførte Rimfrost nemlig at saken var reist for feil verneting, og at slike tvister ikke var omfattet av reglene om tvungent verneting i patentloven § 63 første ledd nr. 1 og nr. 4. Patentloven § 63 første ledd nr. 1, sier at Oslo tingrett er tvungent verneting for søksmål angående «retten til en oppfinnelse som det er søkt om patent på». Bestemmelsens nr. 4 sier at Oslo tingrett er tvungent verneting for «søksmål angående ugyldighetskjennelse eller overføring av patent, jf. §§ 52 og 53».

Av tingrettens vurdering fremgår det at Oslo tingrett tidligere har behandlet flere lignende tvister om rettigheter til patenter. Det forelå følgelig «en viss praksis for å forstå patentloven § 63 slik at den omfatter tvister om overdragelse av patent basert på eiendomsrett.» Etter en gjennomgang av rettskildebildet pekte imidlertid tingretten på at formålet bak patentloven § 63 var behovet for patentfaglig kompetanse og viktigheten ved ensartet behandling på et teknisk og avansert fagfelt. Etter tingrettens skjønn gjorde ikke dette formålet seg gjeldende i nærværende sak:

«Selv om patentrettslige regler og tekniske forhold kan utgjøre tolkningsmomenter i spørsmål om overdragelse av rettigheter til patenter, synes saken primært å reise kontraktsrettslige og dynamisk tingsrettslige problemstillinger.»

Når patentlovens bestemmelser om tvungent verneting ikke kom til anvendelse, og saksøkte har sitt hovedkontor i Herøy kommune, måtte saken henvises til Søre Sunnmøre tingrett.

Lagmannsretten kom til at ordlyden i bestemmelsen og rettskildebildet generelt ikke trakk i retning av noen bestemt løsning, og også her ble formålet bak bestemmelsen tillagt avgjørende betydning ved tolkningen av bestemmelsens rekkevidde.

«Et meddelt patent innebærer en beskyttet enerett til en bestemt oppfinnelse og et formuesgode på patenthaverens hånd. ... En tvist om retten til patentet, vil derfor kunne være fult ut regulert av alminnelig kontraktsrett, dynamisk tingsrett, arverett eller reglene om enkeltforfølgning og konkurs.»

For denne type konflikter mente lagmannsretten at de hensynene som begrunner regelen om tvungent verneting, ikke vil gjøre seg gjeldende.

Høyesteretts vurderinger

I likhet med tingretten så vel som lagmannsretten viste Høyesterett til NU 1963: 6 side 378, og fremhevet at formålet bak reglene om tvungent verneting var ønske om å bygge kompetanse og erfaring blant en «avgrensa krins» av dommere som igjen skulle føre til ensartet praksis på patentrettens område. Det ble videre vist til vernetingsreglenes rolle som «prosessuelle vegvisarar», og at ordlyden måtte ha stor vekt.

Naturlig språklig forståelse av § 63 første ledd nr. 1 utelukket etter Høyesteretts syn ikke tvister knyttet til meddelte patenter. Høyesterett fant imidlertid at lovgivers bruk av ordet «oppfinnelse» trakk i retning av at det var oppfinnerretten – retten til å søke patent etter patentloven § 1 – og tvister knyttet til denne retten som lovgiver hadde ment å regulere. I samme retning trakk naturlig forståelse av uttrykket «søkt patent på», som ifølge Høyesterett henspilte på en avgrensning i tid. Det ble videre vist til strukturen i patentloven § 63, og at dersom bestemmelsens første ledd nr. 1 også skulle gjelde for meddelte patenter, ville det foreligge en overlapp mellom bestemmelsens nummer 1 og nummer 4.

I vurderingen av patentloven § 63 første ledd nr. 4, var vurderingstema utledet av Høyesterett hvorvidt denne bestemmelsen bare gjaldt søksmål om overføring av patentet, begrunnet med at patentet var meddelt feil person, etter §§ 52 og 53. Etter patentloven § 52 første ledd kan patentet kjennes ugyldig dersom det er meddelt til en som ikke hadde oppfinnerretten etter patentloven § 1. Etter patentloven § 53 åpnes det imidlertid opp for at patentet istedenfor kan overføres til den som reelt sett hadde oppfinnerretten. Høyesterett kom til at ordet «overføring» i nr. 4 har en «bestemt og presis patentrettslig betydning», og at ordet måtte ses på som et alternativ til at patentet ble kjent ugyldig på bakgrunn av at det var meddelt feil person: «Vilkåret om «overføring» er såleis avgrensa til tilfella der grunnlaget for søksmålet er at Patentstyret har gjeve patentet til ein som ikkje hadde rett til oppfinninga».

Henvisningen i nr. 4 til patentloven §§ 52 og 53 innebar følgelig en reell avgrensning av bestemmelsens virkeområde. Ettersom det aldri hadde vært anført at patentet ikke skulle vært meddelt Emeralds, var tvisten utenfor anvendelses­området til patentloven § 63. Etter Høyeste­retts syn var påstands­grunnlaget til saksøker avtalerett, kontraktsrett, selskapsrett og dynamisk tingsrett.

Dette trollets bemerkninger

Høyesterett løste spørsmålet om rekkevidden til patentlovens § 63 gjennom en nøktern tolkning basert på bestemmelsens ordlyd, historikk og vernetingsbestemmelsens struktur. Både tingretten og lagmannsretten la så vidt dette trollet kan se, avgjørende vekt på at tvisten fremstod som en «ordinær» formuerettslig rettighetskonflikt der særskilt patentfaglig innsikt ikke var nødvendig. Tingretten pekte imidlertid på at «patentrettslige regler og tekniske forhold kan utgjøre tolkningsmomenter» i tvister som følge av overdragelser av patenter. Dette trollet føler seg nostalgisk og viser til Knophs formaning om at analogier fra «eiendomsretten … må dog trekkes med forsiktighet, hvis de ikke skal gjøre skade istedenfor gagn.» (Knoph, 1936, Åndsretten) Sett hen til patenters stilling som formuesgoder, er det kanskje mindre grunn til å vise tilbakeholdenhet med analogiseringen på de dynamiske konfliktene i dag, enn i 1936? Det spørsmålet får vi overlate til Søre Sunnmøre tingrett å svare på. Saken begynner 10. desember.

EU-domstolen i C-310/17 Levola Hengelo: Smaken av ost kan ikke anses som et opphavsrettslig beskyttet verk

EU-domstolen avsa den. 13.11.18 dom i sak C-310/17 Levola Hengelo. Det legges her til grunn smaken av ost ikke betraktes som et opphavsrettslig beskyttet verk, fordi slik smak ikke kan identifiseres tilstrekkelig presist og objektivt. 

Grunnlaget for saken var en tvist ved nederlandske domstoler mellom matvareprodusentene Levola Hengelo BV og Smilde Foods BV. Levola produserer smøreosten «Heksenkaas» eller «Heks’nkaas» (bokstavelig talt: «hekseost») med creme fraiche og urter, og anførte at smaken av denne var opphavsrettslig beskyttet og at Smildes ost «Witte Wievenkaas» innebar et inngrep i denne retten. Etter at Smilde var frifunnet i førsteinstans anket Levola, og ankedomstolen stilte deretter spørsmål til EU-domstolen om EU-retten var til hinder for at man i nasjonal rett opphavsrettsbeskyttet smaken av ost.

Artikkel 2-4 i infosoc-direktiv gir ulike former for eneretter knyttet til opphavsrettslig beskyttede «verk». Innholdet i dette verksbegrepet må derfor anses totalharmonisert innenfor rammene av direktivet (avsnitt 33). For at der skal foreligge et slikt verk må to vilkår være oppfylt: Frembringelsen må være original (avsnitt 36), og beskyttelsen er forbeholdt de deler av frembringelsen som er original (avsnitt 37). Verksbeskyttelse etter Bernkonvensjonen artikkel 2 nr. 1 er forbeholdt frembringelser på det kunstneriske, litterære og vitenskapelige området (avsnitt 39). Av WCT artikkel 2 og TRIPS artikkel 9 nr. 2 følger det videre at opphavsretten ikke beskytter  «ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such», jf. også C-406/10 SAS Institute (avsnitt 39).

Fra dette utleder EU-domstolen et krav om at et «verk» i infosoc-direktivet må kunne identifiseres tilstrekkelig presist og objektivt (avsnitt 40). Det stilles riktignok ikke krav til at dette uttrykket er permanent. Dette begrunnes dels i at myndighetene som skal overvåke beskyttelsen av enerettene og tredjemenn som kan tenkes å benytte slike frembringelser klart og presist skal kunne gjøre seg kjent med hvile frembringelser som er opphavsrettsbeskyttet (avsnitt 41). Dels begrunnes det i behovet for å fjerne ethvert element av subjektivitet i fastleggelsen av opphavsrettens gjenstand, da dette vil kunne skade rettssikkerheten.

Denne muligheten til å identifisere en frembringelse tilstrekkelig presist og objektivt er imidlertid ikke tilstede for smaken av matvarer (avsnitt 42). Til forskjell fra for eksempel litterære, kinematografiske og musikalske verk og billedverk, som utgjør et presist og objektivt uttrykk for opphavsrettens gjenstand, er smaken av en matvare i det vesentlige basert på subjektive sanse- og smaksopplevelser. En slik identifisering er heller ikke mulig å oppnå med tekniske midler som er tilgjengelige i dag. (avsnitt 43). Smaken av matvarer kan derfor ikke anses som et «verk» etter infosoc-direktivet, og medlemsstatene er derfor forhindret fra å gi slike frembringelser opphavsrettslig vern etter nasjonal rett (avsnitt 44 og 45).

Immaterialrettstrollets betraktninger

EU-domstolen legger på samme måte som Generaladvokaten (se IP-trollets gjennomgang av. hans anbefaling her), til grunn at smaken av matvarer ikke kan betraktes som opphavsrettslig beskyttede verk. Dette resultatet er på linje med to avgjørelser fra den franske Cour de cassation fra 2008 (Jean-Paul Gaultier Le Mâle) og 2013 (Lancôme), som legger til grunn at lukten av parfyme ikke kan opphavsrettsbeskyttes. Nederlandsk høyesterett la derimot til grunn i en avgjørelse fra 2006 til grunn at lukten av parfyme (Lancôme Trésor) i prinsippet ikke kunne utelukkes fra opphavsrettsbeskyttelse (se nærmere om saken her). Det var dette standpunktet som var opphavet til prosessen mellom Levola og Smilde for nederlandske domstoler.

At smaken av ost ikke kan opphavsrettsbeskyttet er et standpunkt dette immaterialrettstrollet – og vel også de fleste opphavsrettsjurister – kan gi sin fulle tilslutning til. Overraskende er det vel heller ikke at EU-domstolen anser direktivets verksbegrep som en fullharmonisering, slik at medlemsstatene er forhindret fra å legge et annet innhold i dette i nasjonal rett.

Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål med EU-domstolens begrunnelse. EU-domstolen legger til grunn at frembringelser bare er beskyttet etter infosoc-direktivet dersom de anses som «verk» etter direktivet (avsnitt 34). Når verksbegrepet defineres som en frembringelse som er original, blander ikke EU-domstolen bare sammen kravet til at det må foreligge et «verk» og originalitetskravet, men reiser også tvil om verksbegrepet egentlig har et selvstendig innhold. Det vises riktignok verksdefinisjonen i Bernkonvensjonen 2 (1), men dette fremstår ikke som noe mer enn en overgang til den manglende idèbeskyttelsen i WCT og TRIPS (avsnitt 39). Man kan derfor stille spørsmål om EU-domstolen mener at alle originale frembringelser i prinsippet kan opphavsrettsbeskyttes. 

Det er heller ikke helt lett å få tak på EU-domstolens deduksjon av et krav til tilstrekkelig presis og objektiv identifisering fra opphavsrettens idé-uttrykk-dikotomi, slik denne har kommet til uttrykk i WCT artikkel 2 og TRIPS artikkel 9 nr. 2. Denne gir uttrykk for at uttrykk eller frembringelser som er beskrevet på et for abstrakt nivå er unntatt fra opphavsrettsbeskyttelse. Klassiske eksempler på slike «ideer» er litterære motiver og matematiske metoder.

Smak og for så vidt også lukt, er imidlertid ikke nødvendigvis «ideer» i denne forstand. Smak og lukt kanselvfølgelig beskrives på et så abstrakt nivå at man snakker om en idé, for eksempel «smaken av creme fraiche og urter». En smak kan imidlertid være langt mer konkret, for eksempel smaken av Coca Cola. Problemet er ikke at dette er et særlig abstrakt uttrykk. Problemet er at det er vanskelig å beskrive smaken som sådan annet enn som et sanseinntrykk hos den enkelte som smaker på produktet. 

En løsning på dette kan være å angi en smak eller en lukt som en kjemisk formel, eller en angivelse av hvordan man fremstiller produktet (for eksempel gjennom en oppskrift). I C-273/00 Sieckmann nektet EU-domstolen varemerkeregistrering av en lukt, som blant annet var presentert i form av en kjemisk formel, fordi dette ikke ble ansett som en tilstrekkelig presis og objektiv identifisering av lukten. Selv om EU-domstolen i Levola ikke direkte viser til C-273/00 Sieckmann (slik Generaladvokaten gjør), er det nærliggende at man vil legge det samme til grunn for opphavsrettsbeskyttelse av smak og lukt. Ved å uttale at det per i dag ikke teknologi som kan identifiseres smak og lukt tilstrekkelig presist og objektivt, åpner imidlertid EU-domstolen for at smak og lukt kan opphavsrettsbeskyttes når slik teknologi eventuelt blir tilgjengelig. 

Da er Generaladvokatens hovedbegrunnelse langt å foretrekke. Denne bygger på en form for familielikhetsargument: Frembringelser som bare kan oppleves med smak og lukt ligger såpass langt fra det som tradisjonelt har vært betraktet som opphavsrettslig beskyttede verk, at de ikke kan anses som åndsverk. Selv om denne også har svakheter (se nærmere i kommentaren til Generaladvokatens avgjørelse), kan disse langt på vei repareres ved å supplere med mer grunnleggende hensyn: Det finnes ikke noe dokumentert behov for en enerett til frembringelser som kan oppleves med lukt og smak. En slik begrunnelse ville ha gjort det klart at det er klare begrensninger knyttet til om en frembringelse kan anses som et opphavsrettslig beskyttet «verk». 

Et siste spørsmål er om dommen i C-310/17 Levola Hengelo innebærer at EU-retten nå stiller krav til fiksering av et opphavsrettslig beskyttet verk for at dette skal være beskyttet. Dette legges til grunn av flere kommentatorer (se blant annet her). Som det påpekes vil et slikt krav stå i et anstrengt forhold til Bernkonvensjonen artikkel 2 (2), som overlater det til medlemsstatene å avgjøre om de vil stille krav til fiksering av verket for å oppnå opphavsrettsbeskyttelse. Generaladvokaten presiserte riktignok uttrykkelig at tilnærmingen ikke innebærer et krav til fiksering (avsnitt 59), noe EU-domstolen ikke gjør.

Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved om et krav til at en frembringelse må kunne identifiseres tilstrekkelig presist og objektivt nødvendigvis innebærer et krav til fiksering. Et eksempel i norsk rett på verk som likevel har vern selv om det ikke er fiksert, er et muntlig foredrag for tilhørere som er tilstede. Forklaringer fra tilhørerne om innholdet i foredraget vil her både kunne sannsynliggjøre at det foreligger et originalt verk og identifisere dette tilstrekkelig presist og objektivt. 

Første (retts)akt i konflikten mellom The Coca-Cola Company og O. Mathisen AS

Oslo tingrett har avgitt kjennelse i saken mellom brusprodusentene The Coca-Cola Company (Coca-Cola) og O. Mathisen AS (Mathisen). I dette innlegget gjennomgås kjennelsens kjernepunkter.

Den aktuelle tvisten oppstod da Mathisen lanserte sitronbrusen JALLASPRITE i februar 2018. Coca-Cola varslet samme måned om deres registrering av varemerket SPRITE og anførte at bruken av merket JALLASPRITE representerte et varemerkeinngrep. Etter en periode med dialog mellom partene som ikke førte frem, ba Coca-Cola Patentstyret om å gjennomføre en forundersøkelse av varemerket JALLASPRITE. Patentstyret fant at det forelå risiko for forveksling mellom Coca-Colas eldre merke SPRITE og merket JALLASPRITE. I etterkant av Patentstyrets uttalelse sendte Coca-Cola varsel om rettslig skritt, men gjentok et tidligere fremlagt forslag til minnelig løsning, som blant annet ville gi Mathisen 3 måneders utfasingstid. 

Merket slik det ble søkt registrert
Kilde: Patentstyret.no

Mathisen på sin side anførte at merket ikke krenket Coca-Colas varemerkerettigheter og svarte med å levere en varemerkesøknad for merket til Patentstyret. Dagen etter at varemerkesøknaden ble inngitt, tok igjen Coca-Cola forbindelse med Mathisen og gjentok at de ville ta saken til retten, men at tilbudet om utfasingstid stadig stod ved lag. Mathisen fastholdt at deres bruk av merket JALLASPRITE ikke utgjorde et inngrep, og anførte i tillegg at det i alle tilfeller ville være behov for en lengre utfasingstid. Dette ble begrunnet med at de hadde bestilt flere flasker som bar merket. 

Etter at Coca-Cola sendte søksmålsvarsel, informerte Mathisen i en avisartikkel om at de ville slutte å bruke merket JALLASPRITE, og endre navn på brusen til JALLA JALLAXXXXXX. Når det gjaldt de flaskene som bar det tidligere merket, ville Mathisen klistre den nye etiketten over merket. 

Da tingretten vurderte saken, hadde Mathisen stanset all distribusjon av flasker der merket JALLASPRITE var synlig. Coca-Cola fremla imidlertid dokumentasjon på at det var flasker i omsetning som bar merket, samt at det så sent som 31. oktober forekom noe markedsføring der merket var synlig. Tingretten måtte følgelig vurdere om bruken av JALLA JALLASPRITE, både med og uten dekkende etikett, var i strid med varemerkeloven § 4 og markedsføringsloven § 25, samt om det forelå sikringsgrunn. Endelig ble det vurdert om Mathisens salg av flasker som kun bar merket JALLA JALLAXXXXXX var i strid med markedsføringsloven § 25 bestemmelsene, og om det forelå sikringsgrunn.

Når det gjelder salg av flasker som bar merket JALLA JALLASPRITE, la retten til grunn at Mathisen hadde stanset all distribusjon, og at de forut for rettssaken hadde hentet tilbake 90-95 % av flaskene som bar merket. Mathisen dokumenterte også at de hadde bedt kundene sine slutte å selge flasker med det aktuelle merket. Tingretten kom til at Mathisens handlinger ikke gjorde det nødvendig med midlertidig sikring ettersom forføyningskravene i det vesentlige ble ansett som oppfylt. Heller ikke for flaskene der merket JALLA JALLASPRITE ikke var synlig, fant retten at det forelå sikringsgrunn. Dette ble blant annet begrunnet med at faren for at noen ville skrape av etiketten var marginal, og ikke nødvendiggjorde sikring. 

Den endrede etiketten - Jalla JALLAXXXXXX
Foto: O. Mathiesen

Retten kom imidlertid til at bruken av JALLA JALLAXXXXXX var i strid med markedsføringsloven § 25, og at det dermed forelå et krav i henhold til tvisteloven § 32-1 tredje ledd. Videre fant tingretten under tvil at det forelå sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-1. 

I vurderingen av om Coa-Cola hadde sannsynliggjort et krav, pekte retten på at det ikke var noen likhet mellom Coca-Colas merke SPRITE, og Mathisens merke JALLA JALLAXXXXXX. Merkene kunne således i utgangspunktet ha blitt brukt side om side, uten at det ville foreligget forvekslingsfare. Coca-Cola anførte imidlertid at Mathisens merke nå fremstod som sensur av det tidligere merkeelementet SPRITE, og at bruken spilte videre på dette. Retten påpekte at det var situasjonen slik den fremstod på avgjørelsestidspunktet, som var det avgjørende, og formulerte det rettslige vurderingstema som om Mathisens bruk av merket i lys av sakens historikk og Mathisens uttalelser om navnevalget, representerte et brudd på god forretningsskikk.

I denne vurderingen påpekte retten at tvisten mellom partene hadde blitt gjenstand for medieoppmerksomhet, og at det sentrale budskapet i oppslagene var at den store aktøren Coca-Cola «tok grep» mot den lille lokale aktøren. Videre verserte det også et bilde i media av en av Mathisens flasker med lapp der det stod «SAKSØKT» over flaskens etikett. Slik retten vurderte medieoppslagene, innebar disse en stor reklamegevinst for Mathisen, mens Coca-Cola på sin side fremstod som den store og lite rause aktøren med dertil negativ publisitet som konsekvens. 

Et av Coca-Colas varemerker
Kilde: Patentstyret.no

Videre trakk retten frem at styreformannen hos Mathisen i et intervju uttalte at X`ene i det nye merket erstattet hver bokstav i det tidligere merkeelementet SPRITE. Etter rettens syn kunne det da ikke hjelpe at han i ettertid ga uttrykk for at navnevalget var gjort av andre grunner. Det avgjørende for retten var at X`ene ble satt i sammenheng med merket SPRITE, og at det ble skapt en assosiasjon om at navnet peker tilbake på SPRITE, og at det er det som egentlig skulle stått der. 

Retten fant dernest at Mathisen hadde brukt konflikten – og medias dekning av denne –  strategisk, og brukt Coca-Colas forsvar av egen varemerkerettighet som en mulighet for publisitet på bekostning av motparten. Samlet sett representerte Mathisens handlinger brudd på god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25, og retten kom derved til at Coca-Cola hadde sannsynliggjort at de hadde et krav.

Når det gjelder sikringsgrunn, var retten i tvil, men kom til at det var nødvendig å nekte Mathisens bruk av merket for å avverge vesentlig skade eller ulempe, jf. tvisteloven § 34 (1) bokstav b. Tvilen knyttet seg til om vesentlighetskravet i bestemmelsen var oppfylt. Det ble vist til at Mathisen er en liten aktør. Retten kom imidlertid til at selv små aktørers adferd kan ha stor skadevirkende effekt rent omdømmemessig, men kanskje enda viktigere at mindre aktørers bruk av andres merker representerer en påbegynt degeneringsprosess. 

Dette trollets vurderinger

I vurderingen av forvekslingsfaren mellom merket JALLA JALLSPRITE og SPRITE, pekte retten på at Mathisens tilbud om å bøte på forvekslingsrisikoen ved å opplyse om at det ikke var noen kommersiell forbindelse mellom Mathisen og Coca-Cola «på plakater o.l.» til en viss grad ville avhjelpe faren for forveksling. Etter dette trollets vurdering fremstår dette som noe naivt fra tingrettens side. Det som skal vurderes i en sak om forvekslingsfare der det er vareidentitet, er merkene slik de fremstår for gjennomsnittsforbrukeren i den aktuelle omsetningssituasjonen. Hva som for øvrig fremgår av plakater eller markedsføringsmateriell i butikken, bør være denne vurderingen uvedkommen. 

Kilde: Stortinget.no

Når det gjelder rettens vurdering av markedsføringsloven og bruken av merket JALLAXXXXXX, kan det spørres om retten ikke går vel langt når de finner at Mathisen strategisk har benyttet konflikten, og at media syntes å være systematisk brukt for å få publisitet. Det at oppslagene sett som helhet har medført positiv publisitet for Mathisen, og omdømmetap for Coca-Cola kan like gjerne være resultat av journalistens preferanser og vurderinger. At en lokal sak som denne, er blitt plukket opp av de større mediehusene kan han vel heller ikke Mathisen måtte ta ansvar for. Det er imidlertid ikke tvilsomt at små aktører kan gjøre uopprettelig skade på andres varemerker gjennom omdømmetap eller generisk bruk som igjen kan lede til degenering. Mathisens bruk av merkeelementet SPRITE er videre utvilsomt en krenkelse av Coca-Colas eldre varemerkerettighet, og det kan anses som uheldig dersom de slapp unna med å spille videre på denne krenkelsen. Kjennelsen er således et tydelig signal om at også de mindre aktørene må holde seg innenfor lovens rammer og respektere etablerte aktørers rettigheter. 

Den 30. og 31. oktober gikk det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset av stabelen i Larvik

Kilde: Juristenes Utdanningsenter

Den 30. – 31. oktober ble Det årlige patent-, varemerke- og designsrettskurset avholdt i Larvik – årets faglige- og sosiale arena for de av oss som arbeider med patent-, varemerke- og designrett (sagt med JUS' egne ord).

Tradisjonen tro sto oppdatering på de ulike rettsområdene sentralt også i år. Første kursdag ble innledet med en oppdatering innenfor varemerke- og designretten av Camilla Vislie (Thommessen). I tillegg til en gjennomgang av sentral praksis fra året som har gått, pekte Vislie på forestående endringer i varemerkeloven. Et av temaene som ble nevnt, var partsforholdet i saker om innsigelse og administrativ overprøving som innebærer at en registrert rettighet oppheves, hvor forslaget er at staten ikke lenger skal være motpart ved etterfølgende domstolsprøving. Disse IP-trollene er enig i at dette fremstår som en viktig endring, også for varemerkesaker. Den gamle ordningen har blant annet blitt kritisert for å medføre at det offentlige kjemper private parters sak. Et annet og kanskje vel så viktig element, er at en privat part blir satt på sidelinjen i en sak der de presumptivt har minst like store interesser som staten.

Deretter tok Ingvild Hanssen-Bauer (Kvale) over talerstolen for å gi en oppdatering av patentretten. Året som har gått har gitt oss flere spennende rettssaker, blant annet Oslo tingretts avgjørelse i den såkalte Neodrill-saken (omtalt av IP-trollet her). Hanssen-Bauer ga oss også siste nytt om Unified Patent Court (UPC), der status er at Storbritannia ratifiserte avtalen i april i år slik at det nå er 11 land som har ratifisert avtalen. Det er imidlertid fremdeles usikkert hva som skjer i Tyskland, som foreløpig ikke har ratifisert avtalen.

Det var fullt hus i Larvik, med over hundre påmeldte deltakere
til årets kurs. Foto: Kristine Juell Johnsen

Oppdateringen fra patentretten ble etterfulgt av et innlegg av Rune Opdahl (Wiersholm) om rettslige utfordringer i møtet mellom startups og etablert næringsliv. Det siste året har vært preget av flere tvister mellom slike selskaper (blant andre Hipdriver/Telenor-saken og den nevnte Neodrill-saken), og Opdahl stilte spørsmål ved medienes fremstilling av store selskaper som stjeler ideer fra de små. Under henvisning til saker som Oslo tingretts avgjørelse av 25. oktober 2017 (Union Design mfl. mot Artisti AS mfl. og avgjørelse av 23. juni 2011 (Hadeland Glassverk mot Finn Schjøll) stilte Opdahl videre spørsmålet om det er grunnlag for å konstatere en skjerpet aktsomhetsnorm for de store, etablerte selskapene eller om det egentlig kun dreier seg om (menneskelig) sympati med den lille aktøren. Etter tilløp til debatt i salen, var det tilsynelatende enighet om at det å være stor alene ikke skulle kunne brukes mot en, men at de store selskapene basert på praksis hadde grunn til å praktisere åpenhet når de gikk i samtaler om potensielle samarbeid med gründere. Dette temaet er trolig ikke ferdigdebattert, og vi venter spent på fortsettelsen.

Første kursdag besto videre av et foredrag om medvirkning til inngrep av Ida Elisabeth Gjessing. I tillegg holdt Lill Anita Grimstad fra KFIR og Eirik Basmo Ellingsen (BAHR) ett innlegg om praktisk klagebehandling for KFIR, mens Per A. Foss – direktør i Patentstyret – fortalte om Patentstyrets strategi og planer fremover.

Martin B. Rove i aksjon.

Foto: Julius Berg Kaasin

Etter middag med etterfølgende runder i hotellbaren (ifølge minst ett av disse immaterialrettstrollene som vanlig kursets ubestridte høydepunkt!), var det tidlig onsdag morgen klart for den høytidelige IP-quizen og oppdatering av etterligningsvernet (mfl. §§ 25 og 30) ved Martin B. Rove (Selmer). Rove trakk frem flere interessante avgjørelser fra domstolene og NKU, samt noen saker fra tilsvarende området i svensk, dansk og britisk rett. Av særlig interesse i år vil disse immaterialrettstrollene trekke frem den såkalte Ostepop-saken og saken mellom Beckman og Magic Store.

Richard Westman (Advokatfirman Vinge AB) fulgte deretter passende opp med en sammenligning av de grunnleggende prinsippene i markedsføringsretten næringsdrivende mellom i de nordiske landene. Westman pekte på at selv om flere av landene bygger på de samme rettstradisjonene og tankesett (opprinnelig inspirert av engelsk og tysk rett), så er det flere store forskjeller. Eksempelvis pekte Westman på at bestemmelsen om «vilseledande efterbildningar» i svensk rett (marknadsföringslagen § 14, parallellen til den norske mfl. § 30) stiller krav om at et produkt må være kjent eller ha særpreg for å nyte vern mot etterligninger.

Kurset ble rundet av ved Ian Kenworthy og Katrine Malmer-Høvik (begge SANDS) som foreleste om etiske utfordringer som kan oppstå i en IP-prosess. Kenworthy og Malmer-Høvik fokuserte særlig på problemstillinger knyttet til hvilke forutsetninger som bør være på plass dersom en advokat velger å ta på seg å føre en sak om immaterielle rettigheter, samt advokatens muligheter til å trekke seg fra et oppdrag (eksempelvis fordi klienten har tilbakeholdt opplysninger eller forutsetningene for saken endres på annen måte), særlig tett opp mot hovedforhandling.

Alt i alt var disse immaterialrettstrollene fornøyde med årets oppdateringskurs, og ser allerede frem til neste års kurs. For de som ikke klarer å døyve kursabstinensene så lenge, er det bare å korte ned ventetiden med Det årlige opphavsrettskurset i Sandefjord 14. – 15. mars neste år.

Julius & Kristine

EU-domstolen i C-149/17 Bastei Lübbe: Ingen unnskyldning i inngrepssaker at flere bruker samme IP-adresse

Familiens router som skjold?
Kilde: Good Free Photos

Er det et godt nok forsvar mot en anklage om ulovlig tilgjengeliggjøring av et åndsverk at aktiviteten har skjedd bak en IP-adresse som også flere andre benytter seg av? EU-domstolen fikk forelagt dette spørsmålet fra Landgericht i München. Sak C-149/17 dreide seg om en lydbok som var blitt delt av en privatperson via et peer-to-peer nettverk (som for eksempel BitTorrent). Rettighetshaveren, Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, fikk hentet ut identiteten til eieren av internettabonnementet som brukte IP-adressen når lydboken ble delt.

I førsteinstansen i Tyskland benektet den påståtte inngriperen at han var ansvarlig for krenking av opphavsretten, og viste til at også hans foreldre brukte den aktuelle IP-adressen. Det var altså ikke nødvendigvis han som hadde delt lydboken. Det ble ikke lagt frem bevis som underbygget at en av foreldrene faktisk hadde lastet opp boken snarere enn den anklagede eieren av abonnementet. I internettfora for nettpirater er dette et vanlig poeng å ta opp – en IP-adresse kan ikke vise hvilken fysisk person som sto for den aktuelle opplastingen og påstås derfor å være utilstrekkelig som bevis for hvem som står bak inngrepet. Førsteinstansen var enig, og frikjente den påståtte inngriperen.

Ankeinstansen var i tvil, og forela spørsmålet for EU-domstolen. Bevisbyrden lå i utgangspunktet på den som påstår at noen er ansvarlig for et inngrep. Imidlertid fantes det også tysk rettspraksis som ga eieren av et internettabonnement et visst ansvar for å opplyse saken. Dette ansvaret kunne oppfylles ved å forklare at også andre brukte internettilkoblingen. Det ble ikke krevd at man ga ytterligere informasjon om disse andres bruk av Internett, idet det ville stride mot retten til respekt for familielivet, jf. for eksempel Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter artikkel 7.

EU-domstolen kom til at et slikt forsvar ikke var kompatibelt med medlemslandenes forpliktelser etter Artikkel 3(1) i Infosoc-direktivet. Domstolen tar utgangspunkt i at Infosoc-direktivet slår fast er mål om "high level of protection" for opphavsretten. Artikkel 8 i direktivet, som forplikter medlemslandene til å tilby tilstrekkelige sanksjonsmuligheter måtte tolkes i lys av dette. Det ble også vist til håndhevelsesdirektivets bestemmelser. Dette måtte imidlertid balanseres mot retten til privat- og familieliv. Dersom man av respekt for familie- og privatlivet skulle tillate at en mulig inngriper ville gå fri fordi man ikke kan tvinge ham til å redegjøre for aktivitetene i familien, ville dette føre til at rettighetshaveren sto uten noen effektive sanksjonsmyndigheter. Den tyske regelen kunne derfor ikke opprettholdes. Domstolen legger til at dersom man i en situasjon som denne for eksempel kunne holde eieren av internettilkoblingen ansvarlig for inngrepet dersom ikke annen informasjon ble fremlagt ville hensynet til rettighetshaverne være tilstrekkelig ivaretatt.

Avgjørelsen har neppe noen vesentlig betydning for utfallet av saker i norske domstoler. Selv om vi også i Norge beskytter familielivet, blant annet under bevisfritaksregelen i § 22-8, vil en norsk domstol etter en fri bevisvurdering neppe akseptere en teoretisk mulighet for at to andre familiemedlemmer kan ha utført inngrepet. Avgjørelsen bekrefter likevel den strenge linjen for håndheving av immaterielle rettigheter fra domstolens tidligere avgjørelser, se for eksempel sak C-580/13 Coty. 

Immaterialrettstrollets månedsoppsummering - oktober 2018

Immaterialrettstrollet introduserer faste månedsoppsummeringer med et utvalg av de viktigste nyhetene og sakene fra måneden som gikk på immaterialrettsområdet (og tilliggende herligheter!). Tanken bak disse oppsummeringene er å gi et raskt overblikk over noen av høydepunktene, de viktigste sakene på immaterialrettsfronten i måneden som gikk, og tips til hvor en kan lese mer. Vi mottar gjerne innspill og tips til hvordan gjøre oppsummeringene bedre fremover. Send i tilfellet e-post til: iptrollet@gmail.com

OBS! Husk at du også kan få nyhetsoppdateringer fortløpende gjennom måneden ved å følge Immaterialrettstrollet på Facebook.

Det årlige patent- varemerke- og designrettskurset i regi av Juristenes Utdanningssenter (JUS) ble gjennomført i Larvik 30.-31. oktober. Programmet på arrangementer ble godt mottatt, og det var mange deltakere. Flere medlemmer av Immaterialrettstrollets redaksjon dukket også opp, og en oppsummering av arrangementet vil bli lagt ut i løpet av kort tid.

Forslaget til endringer i varemerkeloven, tolloven, mv. ble presentert for NIRs medlemmer på Waterhole den 23. oktober. Særlig forslaget om at staten ikke lenger skal være motpart når KFIRs

vedtak bringes inn for domstolene ble godt mottatt. Det er fremdeles ikke sikkert når det endelige lovforslaget vil bli fremlagt.

Også en annen lovendring er på trappene. Kulturdepartementet har sendt forslag til endringer i forskrift om Fond for utøvende kunstnere på høring. Høringsutkastet inneholder stort sett prosessuelle endringer, samt en oppdatering av henvisningene til den nye åndsverkloven. Høringsfristen er 23. november.

Kilde: vartoslo.no

Konflikten mellom O. Mathiesen og Coca-Cola fikk en ny utvikling da O. Mathiesen, etter å ha blitt anklaget for inngrep i Coca-Colas varemerke SPRITE gjennom sitt Jalla-SPRITE produkt, endret navnet til JALLAXXXXXX. Coca-Cola har fremholdt at å henvise til varemerketvisten på denne måten er brudd på markedsføringsloven § 25.

I anledning vinteren har media omtalt en plagiatsak knyttet til en ullgenser. Moteblogger Benedicthe Bjerke hadde sett en fin genser på Vogues nettsteder. Siden hun ikke fant den for salg ba hun like godt sin mor om å strikke en identisk genser. Originalgenseren var imidlertid designet av den aspirerende danske designeren Laura Dalgaard. Både designeren og Bjerkes følgere reagerte på kopieringen. Det hører med til historien at genseren, selv om den utvilsomt er Dalgaards åndsverk, også ville ha vært et betydelig inngrep i varemerkeretten dersom den ble solgt. Designet består nemlig av logoene til en rekke kjente varemerker, som Varsace, Chanel og Prada.

Gileads Truvada-tabletter
Kilde: Jefferey Beall CC BY-SA 3.0, fra Wikimedia Commons

IP-trollet har omtalt en dom fra EU-domstolen avsagt i Juli, angående en tvist mellom Teva og Gilead som gjaldt vilkårene i SPC-forordningen. I saken ble det fastslått at et virkestoff som det skal gis SPC på må fremgå av basispatentet, enten eksplisitt eller implisitt. Dersom virkestoffet bare fremgår implisitt må fagmannen på prioritetstidspunktet ha oppfattet at virkestoffet, nødvendigvis, og spesifikt, var omfattet av patentet. I den konkrete saken var det ikke tilfellet når SPCen gjaldt et kombinasjonsprodukt, hvor det ene virkestoffet og virkningene det ville ha sammen med det andre, ikke var kjent for fagmannen på prioritetstidspunktet.

Vi har også omtalt Oslo tingretts dom av 13. september angående en sak om varemerkeinngrep, tilbakeholdelse og destruksjon av ulovlige kopier. I saken hadde et enkeltpersonsforetak importert tre vesker og tre lommebøker som bar Louis Vittons varemerke. Importøren fremholdt at varene ikke var innført i næringsvirksomhet. Retten kom imidlertid til at det måtte være "nokså klart" at når et enkeltpersonsforetak, registrert innen butikkhandel, importerer varer skjer dette i næringsvirksomhet. Det forelå derfor inngrep, og retten kom til at varene skulle destrueres, og at det skulle betales en lisensavgift tilsvarende 25 % av varenes omsetningsverdi. Inngriperen ble også pålagt et forbud mot å innføre varer med Lous Vittons varemerke. Et slikt generelt forbud går lengre enn loven gir anledning til.

Kilde: dwellop.no

Oslo tingrett har avsagt dom i en sak mellom Dwellop og Wellpartner, som gjaldt påstått inngrep i Wellpartners patent for et hivkompenseringssystem (demping av virkningen av at skip og borerigger beveger seg i sterk sjø) og løftearrangement for borerigg. Patentets løsning manglet nyhet, fordi Wellpartner hadde presentert løsningen på Well Testing Network, et lukket nettforum. Det var ikke sannsynliggjort at brukerne av forumet var pålagt noen eksplisitt eller underforstått konfidensialitetsforpliktelse, og patentet ble dermed kjent ugyldig.

Kilde: Oliver Kurmis - CC BY 2.0

EPO har oppdatert sine Guidelines for Examination. Blant de viktigste endringene er tydeligere språk, i det «should» på flere steder er erstattet med «must», «is» og andre mer bestemte formuleringer. Seksjonen om hva som regnes som en teknisk frembringelse er oppdatert med en lang rekke nye klargjørende eksempler. Oppdateringen inneholder også flere nye prosessuelle bestemmelser og en klargjøring av hvordan problem- og løsningsmetoden skal anvendes når det påstås at det finnes flere mothold som kan anses som de nærmeste. De nye retningslinjene finnes her.

Generaladvokaten kom i oktober med sin anbefaling i sak C-572/17 Syed. Saken gjelder spørsmålet om varer som bare befinner seg på et lager, og altså ikke (enda) er tilbudt til kunder, er omfattet av spredningsfaren etter Infosoc-direktivet artikkel 4. Generaladvokaten kommer til at lagring av varene er en forberedende handling som i lys av praksis fra EU-domstolen må anses omfattet av spredningsretten.

Den 18. oktober uttalte EU-domstolen seg i sak C-149/17 om forholdet mellom retten til familie- og privatliv og opphavsmannens rettigheter og behov for å få avklart hvem som står bak et inngrep. En tysk eier av et internettabonnement forsøkte å komme seg fri fra ansvar for inngrep ved å peke på at også andre familiemedlemmer brukte hans IP-adresse. Det ble imidlertid ikke fremlagt noen beviser som kunne sannsynliggjøre om eller hvordan disse hadde gjort inngrepet. Etter tysk rettspraksis kunne man ikke be om slik informasjon av hensyn til familie- og privatlivet. EU-domstolen aksepterte imidlertid ikke denne løsningen, fordi det ville ført til at innehaveren av en opphavsrett ikke hadde tilstrekkelige virkemidler for å sanksjonere inngrep. IP-trollet kommer tilbake med en nærmere omtalelse av denne avgjørelsen.

I løpet av november arrangerer EPLAW sin årlige konferanse. Vi anbefaler ellers å sjekke ut arrangementskalenderen som viser interessante arrangementer fremover, og vil særlig trekke frem JUS-arrangementet Former, farger og varemerker den 12. desember, hvor immaterialrettstroll og legal counsel i Stokke, Julius Berg Kaasin, vil forelese.