 |
| Gaffeltruck fra Mitsubishi med opprinnelige kjennetegn Kilde: Mitsubishi |
De saksøkte belgiske selskapene Duma Forklifts NV (Duma) og
G.S. International BVBA (GSI) driver import av originale Mitsubishi gaffeltrucker
fra et selskap i det japanske Mitsubishi-konsernet til EØS. Gaffeltruckene er
opprinnelig (som seg hør bør) påført en rekke kjennetegn fra Mitsubishi, blant annet
deres trekantede logo bestående av tre stjerner. Både logoen og ordmerket MITSUBISHI
er registrert som varemerker både i EU og Benelux.
Før gaffeltruckene ble sendt ut på det europeiske markedet
ble de imidlertid sendt til et tollpakkhus der de under den såkalte «customs warehousing procedure» ble
strippet for kjennetegnene fra Mitsubishi, og påført nye kjennetegn tilhørende
de saksøkte (samt satt opp i henhold til EUs krav og standarder for slike varer
forøvrig). Gaffeltruckene ble deretter markedsført og solgt både innenfor og
utenfor EØS-markedet.
Mitsubishi likte dette mildt sagt svært dårlig, og saksøkte
Duma og GSI i Belgia (saken gjaldt opprinnelig også spørsmål om
parallelimporterte gaffeltrucker hvor Mitsubishis kjennetegn ikke var fjernet
og erstattet). Belgisk førsteinstans gav ikke Mitsubishi medhold i at de- og
rebrandingen utgjorde varemerkeinngrep, og Mitsubishi anket derfor til
ankedomstolen Hof van beroep te Brussel, som i sin tur henviste spørsmålet til
EU-domstolen.
Generaladvokaten hadde i sin anbefaling lagt til grunn at
den aktuelle bruken ikke utgjorde relevant varemerkebruk verken i direktivet
eller forordningens forstand, under særlig henvisning til at varene ved de- og
rebrandingen enda ikke hadde entret det europeiske markedet. Bruken måtte
derfor vurderes på samme måte som om de- og rebrandingen hadde skjedd utenfor
EØS-området. Denne argumentasjonen er også i hovedsak i samsvar med de
saksøktes argumentasjon.
Mitsubishi på sin side anførte at dersom de ikke kunne
motsette seg slik «aktiv» bruk, og
dermed kontrollere når varene skulle plasseres på EØS-markedet første gang, ville
det skade flere av varemerkets sentrale funksjoner, herunder både opprinnelses-
og kvalitetsgarantifunksjonene, samt reklame- og investeringsfunksjonene. Det
ble også pekt på at gaffeltruckene var gjennkjennbare for forbrukerne som
Mitsubishi-gaffeltrucker etter de- og rebrandingen da truckene ble plassert på
markedet.
EU-domstolen var enig med Mitsubishi. For å sikre at
varmerkeinnehavers enerett til å bestemme når varer påført beskyttede
varemerker skal plasseres på markedet etter varemerkedirektivet artikkel 5 og
varemerkeforordningen artikkel 9, må dette etter domstolens oppfatning nødvendigvis
også omfatte selve produktet der dette har vært gjenstand for en aktiv handling
som å fjerne merkene. Etter avgjørelsen synes det også av mindre betydning om
de- og rebrandingen skjer før eller etter at varene er plassert på markedet, og
hvorvidt de opprinnelige varemerkene erstattes med andre. Dersom
varemerkeinnehaver ikke har kontroll på når varene først plasseres på markedet
vil dette innebære en uopprettelig skade av varemerkets sentrale funksjoner. I
et slikt scenario vil forbrukerne kunne assosiere varene med en annen tilbyder
før den virkelige tilbyderen får lansert sine varer under sine kjennetegn, noe
som særlig kan sies å ville gå utover de investeringer varemerkeinnehaver har
gjort i varemerket (investeringsfunksjonen). EU-domstolen pekte også på at det
i denne sammenheng ikke er avgjørende dersom varene, til tross for fjerningen
av varemerkene, fremdeles er gjenkjennbare for forbrukerne. I slike tilfeller
vil imidlertid skadepotensiale være enda større.
Endelig pekte EU-domstolen i sin begrunnelse på at Duma og
GSIs de- og rebranding undergravet et av varemerkereglenes overordnede formål,
å sørge for fri og uforstyrret konkurranse i markedet.
 |
| Mitsubishis trekantede logo. Kilde: Patentstyret |
Immaterialrettstrollets betraktninger
EUs avgjørelse i Mitsubishi
gir tilsynelatende varemerkeinnehavere grunn til å juble ettersom avgjørelsen bekrefter at
eneretten til varemerke går lenger enn der et varemerke faktisk brukes. Det kan
riktignok stilles spørsmål ved rekkevidden av avgjørelsen, nærmere bestemt om
avgjørelsen må begrenses til å kun gjelde tilfeller av fjerning av opprinnelige
varemerker på originale varer som tidligere ikke er plassert på EØS-markedet.
Ellers vil en kunne tenke seg at avgjørelsen også vil kunne få betydning blant
annet der opprinnelige varemerker fjernes fra varer som er lovlig satt på
markedet i EØS. Forhåpentligvis vil avgjørelsen i Mitsubishi gi foranledning til nærmere avklaringer rundt dette og
andre relaterte problemstillinger i tiden som kommer.
Så langt dette immaterialrettstrollet kan huske er dette
også første gang EU-domstolen fremhever varemerkeinnehavers rett til å kunne
kontrollere første spredning av selve produktet, ikke bare produktet med
varemerket (jf. «under that sign» i
varmerkedirektivet artikkel 5 (3) b) og varemerkeforordningen artikkel 9 (2) b).
I avgjørelsen foretar EU-domstolen også en av de mest inngående redegjørelsene til
nå av varemerkets reklame- og investeringsfunksjoner.
Enkelte har hevdet at EU-domstolens avgjørelse i denne saken
er overraskende,
noe dette immaterialrettstrollet har litt vanskelig for å forstå (til tross for
motstridende tidligere avgjørelser i enkelte EU-land). Avgjørelsen harmonerer
godt med den objektive tilnærmingen til bruks- og inngrepsvurderingen som
tradisjonelt har vært praktisert av EU-domstolen (og andre europeiske domstoler),
samt domstolens brede definisjon av varemerkebruk. Riktignok gjelder ikke saken
varemerkebruk i tradisjonell forstand (ettersom varemerkene fjernes), men
hensynene bak EU-reglene om relevant varemerkebruk tilsier heller ingen skarp
avgrensning mot slik bruk, så lenge det sentrale ved vurderingen er hvorvidt det
foreligger en klar fare for at minst
en av varemerkets funksjoner kan bli
skadet. Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning er dette relativt klart
i denne saken, uavhengig om varemerkene fjernes før eller etter at varene
plassers på EØS-markedet.
Et interessant spørsmål er om avgjørelsen og EU-domstolens relativt
objektive tilnærming til inngrepsvurderingen er på kollisjonskurs med nyere
norsk rettspraksis om varemerkebruk. I Oslo tingretts avgjørelse i den såkalte «iPhone»-saken (omtalt av IP-trollet her),
ble bruk av varemerker på mobilskjermer som ikke er synlig for sluttbruker ikke
ansett som varemerkebruk. Denne saken gjaldt også varer (mobilskjermer) som
ikke hadde vært plassert på det europeiske markedet som sådan (selv om det var
uklart om enkelte av komponentene som inngikk i skjermene hadde vært det).
Etter EU-domstolens avgjørelse i Mitsubishi
har dette immaterialrettstrollet vanskelig for å se at hvorvidt varemerket er synlig for forbrukeren kan anses som
særlig tungtveiende ved varemerkebruksvurderingen. Avgjørelsen i iPhone-saken er
forøvrig anket.
I Høyesteretts avgjørelse i Ensilox (omtalt av IP-trollet her)
ble det lagt til grunn at angivelig feilbruk (etter et leverandørskifte) av
varemerker på containere og kanner med ensileringsmidler utgjorde relevant
varemerkebruk, til tross for at sluttkundene var orientert om leverandørskiftet
i forkant. For ensileringsmiddel levert direkte fra tankbil (uten innpakning)
kom imidlertid Høyesterett til at det ikke var snakk om varemerkebruk ettersom
den feilaktige bruken av tidligere leverandørs varemerker her var begrenset til
spesifikasjonen på den etterfølgende fakturaen. Etter EU-domstolen avgjørelse i
Mitsubishi, kan det synes som at tidspunktet for varemerkebruken (i
forhold til levering) er av mer underordnet betydning ved vurderingen av
hvorvidt det foreligger en klar fare for at minst en av varemerkets funksjoner
kan bli skadet.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar