Louboutin gikk seirende ut av skosåle-strid i EU-domstolen

EU-domstolen avsa den 12. juni dom i saken mellom Christian Louboutin SAS og Van Haren Schoenen BV i sak C‑163/16. Saken gjaldt det franske designerhuset Christian Louboutins varemerkeregistrering av en sko med rød såle for fottøy i Benelux. Domstolen kom til at registreringen ikke faller inn under forbudet mot registrering av merker som utelukkende gjengir et produkts form etter varemerkedirektivets artikkel 3 (1) bokstav e) (iii).

De fleste sko-glade jenter vil kjenne igjen Louboutins karakteristiske røde såle. Louboutin har varemerkeregistreringer for fargen i flere land, inklusive Norge, hvor merket ble registrert i 2010 (på bakgrunn av innarbeidelse av merket). Saken for EU-domstolen gjaldt Loboutins registrering i Benelux, hvor varemerket ble registrert for fottøy i 2010 og for høyhælte sko i 2013. Varemerket er beskrevet som fargen rød (Pantone 18.1663TP) benyttet på en skosåle som avbildet under, med den presisering at konturene av skoen ikke er en del av varemerket, men kun er ment å illustrere plasseringen av varemerket.

Kilde: Patentstyret

Saken startet da den nederlandske skokjeden Van Haren Schoenen i 2012 begynte å selge høyhælte sko med røde såler. Louboutin gikk til sak med påstand om krenkelse av deres varemerke, og ble møtt med motsøksmål med påstand om at varemerket var ugyldig med grunnlag i varemerkedirektivets § 3 (1) bokstav e) (iii).

Spørsmålet for EU-domstolen var om begrepet "form" ("shape") i varemerkedirektivet artikkel 3 (1) e) (iii) er begrenset til tredimensjonale egenskaper, slik som konturer, dimensjoner og volum, eller om det også omfattet andre ikke-tredimensjonale egenskaper, slik som farge.

EU-domstolen (i storkammer) slo fast at en farge i seg selv, uten konturer, ikke utgjorde en form. Spørsmålet var imidlertid om dette også gjaldt for farger som ble registrert for en spesifikk del av et produkt, her på sålen til et par høyhælte sko.

Louboutin argumenterte for at varemerket, dvs. den røde sålen, ikke var et formmerke. Det var ikke formen av en såle for høyhælte sko motehuset hadde registrert, men plasseringen av den røde fargen – noe som også fremgikk i beskrivelsen av merket.

I en slik situasjon mente EU-domstolen at varemerket ikke "utelukkende" besto av en form. Det ble også pekt på at varemerket ikke "utelukkende" besto av en form der hovedelementet i varemerket var en spesifikk farge angitt ved en internasjonalt anerkjent fargekode. Det var derfor ikke nødvendig for domstolen å ta stilling til om sålen tilførte varen en betydelig verdi.  

EU-domstolen faller dermed ned på motsatt konklusjon enn Generaladvokat Szpunar i hans uttalelser av juli 2017 og februar 2018. Szpunar la i sin første uttalelse til grunn et skille mellom et fargemerke som sådan, som ville falle utenfor rammen av artikkel 3(1) bokstav e), og et merke hvor en farge var integrert i formen til et produkt, noe som falt innenfor rammen av artikkel 3 (1) bokstav e. I uttalelsen av februar 2018, ga Szpunar deretter uttrykk for at Louboutins varemerke var av en art som potensielt kunne fanges opp av unntaket i artikkel 3 (1) bokstav e), og ikke en farge som sådan - men EU-domstolen var ikke enig i dette.

Kilde: Wikipedia

EU-domstolens avgjørelse er kortfattet, men gir likevel noe veiledning for registrering av fargemerker. Avgjørelsen innebærer at det bør være mulig å registrere slike merker uten hinder av begrensningen i varemerkedirektivet artikkel 3 (1) bokstav e) (iii).

EU-domstolen legger imidlertid tilsynelatende en del vekt på konkrete elementer ved Louboutins registrering. Det pekes på angivelsen av den relevante fargen gjennom en henvisning til en internasjonalt anerkjent fargekode. EU-domstolen lar seg også overbevise av Louboutins henvisning til beskrivelsen av merket, altså at henvisningen til skosålen kun var ment å illustrere plasseringen av fargen, og ikke utgjorde selve merket. Merkeinnehaver bør altså supplere den grafiske gjengivelsen med en beskrivelse som presiserer nettopp dette.

Registreringshindringen i artikkel 3 (1) bokstav e, er heller ikke den eneste registreringshindringen et fargemerke må overvinne. Kravet til distinktivitet vil fremdeles kunne utgjøre et ikke ubetydelig hinder for registrering. Det er imidlertid ikke utenkelig at en farge knyttet opp mot en spesifikk plassering på et produkt, lettere vil oppfattes som et varemerke av den gjennomsnittlige forbruker, enn en farge isolert sett. Nettopp Louboutins skosåler kan være et godt eksempel på det.