Generaladvokaten: Smaken av ost kan ikke anses som et opphavsrettslig beskyttet verk

"I love the taste creme fraiche and herbs in the morning.
It tastes like...victory."

I sin anbefaling til EU-domstolen i sak C-310/17 Levola Hengelo anbefaler Generaladvokat Whatelet at smaken av ost ikke betraktes som et opphavsrettslig beskyttet verk. Dette innebærer at opphavsrettsbeskyttelse er forbeholdt frembringelser som kan oppleves med syn eller hørsel.

Grunnlaget for saken er en tvist ved nederlandske domstoler mellom matvareprodusentene Levola Hengelo BV og Smilde Foods BV. Levola produserer smøreosten «Heksenkaas» eller «Heks’nkaas» (bokstavelig talt: «hekseost») med creme fraiche og urter, og anførte at smaken av denne var opphavsrettslig beskyttet og at Smildes ost «Witte Wievenkaas» innebar et inngrep i denne retten. Etter at Smilde var frifunn i førsteinstans anket Levola, og ankedomstolen stilte deretter spørsmål til EU-domstolen om EU-retten var til hinder for at man i nasjonal rett ga opphavsrettsbeskyttelse til smaken av ost.

Generaladvokaten slo fast at verksbegrepet i infosoc-direktivet artikkel 2 bokstav a, artikkel 3 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1 ikke var definert i direktivet, og at det derfor måtte underlegges en selvstendig EU-rettslig fortolkning (avsnitt 37-40). Selv om kravet til originalitet er et grunnleggende krav til opphavsrettsbeskyttelse, la Generaladvokaten til grunn at ikke alle originale frembringelser kan oppnå slik beskyttelse (avsnitt 41-47). Det ligger med andre ord et selvstendig krav i at frembringelsen som søkes beskyttet utgjør et «verk».

Da hva som utgjør et «verk» ikke er definert i infosoc-direktivet, tok Generaladvokaten utgangspunkt i Bernkonvensjonen for å besvare spørsmålet om smaken av ost kan utgjøre et opphavsrettslig beskyttet «verk» (avsnitt 48). Bernkonvensjonen beskytter etter artikkel 1  «litterære og kunstneriske verk», og dette omfatter etter artikkel 2 nr. 1 omfatter «alle frembringelser på det litterære, vitenskapelige og kunstneriske område uansett uttrykksmåte og -form. Den ikke uttømmende listen av eksempler på hva som kan utgjøre et verk i artikkel 2 nr. 1 er imidlertid begrenset til frembringelser som kan oppleves med syn eller hørsel, men ikke frembringelser som kan oppleves med smak, lukt eller følelser (avsnitt 51).

Generaladvokaten påpeker videre at man ved tvil om en frembringelse kunne anses opphavsrettslig beskyttet, slik tilfellet var for datamaskinprogrammer, endret Bernkonvensjonen eller vedtok andre folkerettslige avtaler (avsnitt 52-53).  

"Witte Wievenkaas" - smaker også creme fraiche med urter

Det måtte videre oppstilles et krav til at frembringelser som skulle ha opphavsrettsbeskyttelse måtte kunne identifiseres tilstrekkelig presist og objektivt. Generaladvokaten viser her til EU-domstolens dom i C-273/00 Sieckmann som nektet varemerkeregistrering av en lukt, som blant annet var presentert i form av en kjemisk formel. Det ble her lagt til grunn at et varemerke for å kunne registreres måtte kunne gjengis grafisk, og gjengivelsen måtte være klar og presis, kunne stå alene og være forståelig, bestandig og objektiv (avsnitt 56). En smak må på samme måte som en lukt anses å være kortvarig, flyktig og ustabil, og kan derfor ikke identifiseres presist og objektivt (avsnitt 57-60).

Smaken av en matvare kunne derfor ikke kvalifiseres som et «verk» som har beskyttelse etter infosoc-direktivet (avsnitt 61).

Immaterialrettstrollets betraktninger

Generaladvokaten legger med sin anbefaling til grunn at smaken av matvarer ikke kan betraktes som opphavsrettslig beskyttede verk, og at opphavsrettsbeskyttelse er begrenset til frembringelser som kan oppleves med syn eller hørsel. Dette er et standpunkt dette immaterialrettstrollet – og vel også de fleste opphavsrettsjurister – kan gi sin fulle tilslutning til. Overraskende er det vel heller ikke at Generaladvokaten anser direktivets verksbegrep som en fullharmonisering, slik at medlemsstatene er forhindret fra å legge et annet innhold i dette i nasjonal rett.

Anbefalingen er på linje med to avgjørelser fra den franske Cour de cassation fra 2008 (Jean-Paul Gaultier Le Mâle) og 2013 (Lancôme), som legger til grunn at lukten av parfyme ikke kan opphavsrettsbeskyttes. Nederlandsk høyesterett la derimot til grunn i en avgjørelse fra 2006 til grunn at lukten av parfyme (Lancôme Trésor) i prinsippet ikke kunne utelukkes fra opphavsrettsbeskyttelse (se nærmere om saken her). Det var dette standpunktet som var opphavet til prosessen mellom Levola og Smilde for nederlandske domstoler.

Jean Paul Gaultier Le Mâle

Generaladvokatens hovedbegrunnelse for å begrense opphavsrettsvernet til frembringelser som kan oppleves med syn eller hørsel bygger på en form for familielikhet: Frembringelser som bare kan oppleves med smak og lukt ligger såpass langt fra det som tradisjonelt har vært betraktet som opphavsrettslig beskyttede verk, at de ikke kan anses som åndsverk.

Det kan riktignok stilles spørsmål ved hvor langt et slik familielikhetsargument rekker. For frembringelser som ligger såpass langt fra opphavsrettens kjerne som frembringelser som må oppleves med lukt og smak treffer det godt nok. For andre frembringelser som etter hvert har blitt anerkjent som opphavsrettslig beskyttede verk, er det derimot mindre treffende. Selv om datamaskinprogrammer er basert på en litterær tekst i form av kildekoden, må de sies å ha relativt lite til felles med tradisjonelle verk. Utover 1960-1980-tallet ble datamaskinprogrammer likevel etterhvert anerkjent som opphavsrettslig beskyttede verk (om enn på et ganske pragmatisk grunnlag). 

Dette bringer oss over i Generaladvokatens argument om at man ved tvil om en frembringelse etter sin art kunne anses opphavsrettslig beskyttet, endret de relevante konvensjonene, og at dette tilsynelatende var avgjørende for aksepten av slike frembringelser som beskyttede verk. Dette var nettopp ikke tilfellet for datamaskinprogrammer, som sakte men sikkert ble akseptert som opphavsrettslig beskyttede verk i nasjonal rett. De nordiske landene anså for eksempel datamaskinprogrammer som åndsverk allerede fra slutten av 1960-tallet. Traktatfestingen av dette vernet i TRIPS og WCT i 1996 kom helt i slutten av denne utviklingen. Manglende traktatfesting av opphavsrettsbeskyttelse av smak og lukt er derfor et dårlig argument mot å anerkjenne slik beskyttelse.

Det er derfor for så vidt forståelig at Generaladvokaten forsøker å gi sin konklusjon flere ben å stå på. Kravet til at en frembringelse som skal ha opphavsrettsbeskyttelse må kunne identifiseres tilstrekkelig presist og objektivt fremtrer imidlertid litt mye som en rettslig transplantasjon hvor det er usikkert om verten har fått riktig organ. Et krav til presis og objektiv gjengivelse gir mening i et registreringssystem som varemerkeretten, men passer ikke like godt i opphavsretten, hvor beskyttelsen inntrer fra frembringelsen.

For det andre kan det stilles spørsmål om dette innebærer et krav til at et verk må fikseres på et fysisk medium for at det skal være opphavsrettsbeskyttet. Generaladvokaten presiserer riktignok uttrykkelig at tilnærmingen ikke innebærer et krav til fiksering (avsnitt 59). Det er imidlertid vanskelig å se for seg hvordan et krav til presis og objektiv identifisering i realiteten ikke vil innebære et krav til fiksering. Bernkonvensjonen artikkel 2 (2) overlater det til medlemsstatene å avgjøre om de vil stille krav til fiksering av verket for å oppnå opphavsrettsbeskyttelse. Generaladvokatens tilnærming vil derimot tilsynelatende innebære en harmonisering av et krav til fiksering som mange av EUs medlemsstater ikke legger til grunn i nasjonal rett per i dag. 

Generaladvokaten har åpenbart truffet riktig når det kommer til resultatet. Spørsmålet er imidlertid om det det er nødvendig med en så omfattende begrunnelse. For å avgjøre den konkrete saken er det tilstrekkelig å konstatere at smak og lukt er frembringelser som ligger såpass langt fra det som tradisjonelt har vært betraktet som opphavsrettslig beskyttede verk, at de ikke kan anses som åndsverk. Den viktigste begrunnelsen er vel likevel den Generaladvokaten ikke nevner: Det finnes ikke noe dokumentert behov for en enerett til frembringelser som kan oppleves med lukt og smak. Så får vi se om EU-domstolen gjør det enklere, eller om deres avgjørelse også ender opp med å reise ytterligere spørsmål

Bergen immaterialrettsforum 17.8.18: Ny åndsverklov

Den 22.5.2018 vedtok Stortinget ny lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Loven trådte i kraft 1. juli 2018, og erstattet da den gamle lov om opphavsrett til åndsverk mv. av 12.5.1961. På  høstens første møte i Bergen immaterialrettsforum vil Torger Kielland og Knut Martin Tande gjennomgå den nye loven og gi en oversikt over hva som er nytt.

Møtet finner sted fredag 17.8.18 kl. 14.15  i seminarrom 2 i 4. etasje i juss­bygget på Drage­fjellet (JUS-I). Inngang fra Magnus Laga­bøtes plass 1 (fremsiden) eller fra Jekteviksbakken 29 (baksiden).

Om du ønsker å stå på liste for å få melding om fremtidige arrangementer kan du sende e-post til torger.kielland@uib.no.

Ny åndsverklov del II (kapittel 2 og 3)

Den 22.5.2018 vedtok Stortinget ny lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Loven trådte i kraft 1. juli 2018, og erstattet da den gamle lov om opphavsrett til åndsverk mv. av 12.5.1961. Immaterialrettstrollet vil som tidligere annonsert gjennomgå den nye loven med sikte på å gi en oversikt over hva som er nytt. Denne andre posten gir et overblikk over lovens kapittel 2 og 3.

Immaterialrettstrollets gjennomgang av ny åndsverklov

Del I - generell oversikt og kapittel 1
Del II - kapittel 2 og 3 (denne posten)
Del III - kapittel 4
Del IV - kapittel 5 til 9

Foto: Andreas Haldorsen - CC BY-SA 4.0

Lovens kapittel 2 viderefører åvl. 1961 kapittel 5 om nærstående rettigheter. I § 23 om fotografiske bilder er det i første ledd nå gitt en definisjon av fotografiske bilder: «[B]ilde som er frembrakt ved bruk av kamera eller ved annen teknikk som kan likestilles med fotografering». Forarbeidene presiserer at dette innebærer at rene avbildninger (f.eks. digitalisering) av eksisterende fotografier, med dette ikke er vernet som fotografiske bilder (Prop. 104 L (2016-2017) s. 99). Det samme bør anses å gjelde for rene avbildninger av andre todimensjonale verk, for eksempel malerier.

Videre er det gitt ny bestemmelse om vernetiden for fotografiske bilder med ukjent fotograf. Etter § 23 tredje ledd skal vernetiden for slike fotografier vare i 50 år fra utløpet av det år fotografiet ble tatt. Dersom fotografens identitet blir kjent i denne perioden følger vernetiden hovedregelen i § 23 andre ledd (fotografens levetid + 15 år). Dette bringer reglene for vernetiden for fotografiske bilder på linje med de tilsvarende regler for åndsverk med ukjent opphavsmann, jf. § 12 første ledd tredje punktum.

Åvl. § 24 om databasevern viderefører åvl. 1961 § 43. Bestemmelsen avskaffer den nordiske katalogregelen, hvor en database eller katalog kunne vernes dersom den «sammenstiller et større antall opplysninger». Det var allerede ved gjennomføringen av direktivet ganske klart at dette var i strid med databasedirektivet (selv om departementet riktignok ikke vil erkjenne dette fullt ut, jf. Høringsnotat til forslag til ny åndsverklov 2016 s. 100 og Prop. 104 L (2016-2017)  s. 103). Etter § 24 er det derfor en forutsetning for å oppnå databasevern at databasen «innebærer en vesentlig investering».

Ellers viderefører kapittel 2 bestemmelsene i åvl. 1961 kapittel 5 om utøvende kunstneres, kringkastingsforetaks og produsenters rettigheter med enkelte språklige og redaksjonelle endringer.

Lovens kapittel 3 gir regler om «[a]vgrensning av opphavsretten og forvaltning av rettigheter ved avtalelisens mv.», og svarer i stor grad til åvl. 1961 kapittel 5. De aller fleste bestemmelsene i kapittelet viderefører tilsvarende bestemmelser i åvl. 1961 med små språklige og redaksjonelle endringer. Det er imidlertid verdt å knytte enkelte kommentarer til noen bestemmelser.

Åvl. § 26 viderefører privatkopieringsregelen i åvl. 1961 § 12, og gjør kravet til lovlig kopieringsgrunnlag til en integrert del av retten til privatkopiering i første ledd. Ellers er det interessant å merke seg at vederlagsordningen for privatkopiering i § 26 femte ledd foreslås utvidet til også å gjelde kunstverk og litterære verk (Prop. 104 L (2016-2017) s. 121-122). Ordningen er ikke nærmere regulert i lov eller forskrift, men foreslås årlig i budsjettproposisjonen. Departementet vil derfor presumptivt foreslå denne utvidelsen av ordningen i høstens budsjett.

Åvl. § 27 gir regler om konsumpsjon av opphavsrettens spredningsrett, og viderefører åvl. 1961 § 19. Første ledd første punktum innebærer en endring hvor et eksemplar kan spres videre til allmennheten dersom eksemplar av verket er solgt eller på annen måte overdratt med opphavers samtykke. Denne generelle regelen erstatter de tidligere norske særreglene hvor annen overdragelse enn salg bare utløste konsumpsjon for offentliggjorte verk og for kunstverk og fotografiske verk. Dette innebærer at den norske konsumpsjonsregelen bringes på linje med de øvrige nordiske landene og infosoc-direktivet artikkel 4 nr. 2. 

Ut over dette er der gjort enkelte språklige endringer i § 27 første ledd andre og tredje punktum for å klargjøre unntakene for global konsumpsjon.

Åvl. § 30 gir en ny regel om tilfeldig eller underordnet medtakelse, som viderefører åvl. 1961 §§ 23a (2) og 25 i en mer generell form. Bestemmelsen innebærer at et offentliggjort verk kan «medtas i verk eller annet materiale der det utgjør en del av bakgrunnen eller på tilsvarende måte spiller en tilfeldig eller underordnet rolle i sammenhengen». Det kanskje mest kjente eksempelet på slik bruk er en amerikansk dokumentar hvor et par sekunder fra TV-serien Simpsons som sto påslått på en TV ble med i bakgrunnen på et opptak som var gjort «backstage» på San Fransiscos opera (se Lessig, Free Culture, kapittel 7). Produsenten av filmen ble avkrevd betaling for lisens for denne bruken, noe som til slutt innebar at han digitalt byttet Simpsons-klippet med et klipp han selv hadde rettigheter til. Slik bruk er åpenbart lovlig de minimis-bruk etter norsk rett, noe som nå er lovfestet i åvl. § 30.

Åvl. § 40 viderefører retten til fri bruk ved seremonier, ungdomsstevner og andre tilstelninger i åvl. 1961 § 21 med enkelte redaksjonelle og språklige endringer. Åvl. § 43 viderefører undervisningsdelen av åvl. 1961 § 21 og § 13 om rett til opptak av egen fremføring i undervisning. Åvl. § 43 gir rett til fremføring og overføring i undervisning. Overføring og fremføring ved hjelp av tekniske hjelpemidler forutsettes i praksis at det fremstilles et nytt eksemplar av verket som fremføres, typisk i form av en datafil. Synspunktet har vært at åvl. 1961 § 21 ikke ga tillatelse til slik eksemplarfremstilling. Åndsverkloven av 2018 kan imidlertid synes å endre dette når det i merknadene til § 43 uttales at «[b]estemmelsen gjelder fri bruk i form av offentlig fremføring og overføring til allmennheten i undervisning, samt fri bruk i form av eksemplarfremstilling(opptak)» (Prop. 104 L (2016-2017)  s. 328). Problemstillingen er imidlertid ikke nærmere drøftet ut over dette utsagnet. I drøftelsen av det såkalte klasseromsunntaket i § 43 tredje ledd presiseres det derimot at «[f]orslaget er en videreføring av gjeldende rett og innebærer derfor ikke noen forskyvning i rettighetshavernes disfavør. Til tross for at fremføringen og overføringen i klasserom anses fri som etter gjeldende rett, vil det fortsatt være slik at eksemplarfremstilling i undervisning skal klareres med rettighetshaverne. Klasseromsregelen slik den følger av gjeldende rett gjelder for fremføring og ikke for eksemplarfremstilling.» (Prop. 104 L (2016-2017)  s. 163) Det er derfor nærliggende å betrakte utsagnet i merknadene som en inkurie, og at denne i seg selv ikke kan gi grunnlag for å konstatere at åvl. § 43 gir tillatelse til eksemplarfremstilling. 

Videre fremgår det nå av § 43 tredje ledd at «[f]remføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning anses å skje innenfor det private området». Bestemmelsen lovfester den såkalte «klasseromsregelen», som blant annet kommer til uttrykk til uttrykk til endringene i åndsverkloven av 1961 i 1995 (Ot.prp. nr. 15 (1994-95) s. 126). Denne bygger på en antakelse som at undervisning i grunnskolen skjer i faste klasser på 20-30 elever, som møtes hver skoledag og har mer eller mindre all undervisning sammen. Undervisningen skjer da innenfor en liten «statisk krets», som i alle fall danner grunnlag for en presumpsjon om at det etableres nære personlige bånd elevene imellom (Rognstad, Uttalelse om adgangen til fremføring av film i skoler, 2008, s. 13-14).

Paragraf 43 tredje ledd er etter sin ordlyd formulert som en presisering av hva som utgjør tilgjengeliggjøring for allmennheten etter første ledd bokstav b. Den nevnte forarbeidsuttalelsen til endringene i åvl. 1961 i 1995 bygger også på dette. Plasseringen av reglen som en del av bestemmelsen i § 43 om unntak for fremføring og overføring i undervisning tilsier imidlertid at åvl. § 43 fjerde ledd betraktes som et unntak fra begrensningene i § 43 andre ledd for «klasseromsundervisning», og ikke som en bestemmelse som får betydning for tolkning av eneretten til tilgjengeliggjøring for allmennheten i § 3 generelt. Hva angår retten til overføring til allmennheten etter § 3 andre ledd bokstav d vil innholdet i denne også være bestemt av infosoc-direktivet artikkel 3 nr. 1.

Den praktiske relevansen av klasseromsregelen har til nå vært at det er tillatt med fremvisning og overføring av film i klasseromsundervisning. I forbindelse med vedtakelsen av loven uttrykte imidlertid flere rettighetshaverorganisasjoner bekymring for at regelen kunne føre til en bruk hvor skolene i stedet for å inngå lisensavtaler for eksemplarfremstilling og utdeling av eksemplarer (typisk gjennom Kopinor) i stedet viste mer innhold direkte på skjerm uten å betale for lisens. Stortinget vedtok derfor forslaget til § 43 men ba samtidig regjeringen om å «komme tilbake med forslag om å justere «klasseromsregelen» i åndsverkloven § 43 dersom det viser seg at bruken etter bestemmelsen utvikler seg slik at den skader rettighetshavernes interesser på en urimelig måte» (jf. komiteens tilråding B, II).

De øvrige bestemmelsene i åvl. kapittel 3 viderefører tilsvarende bestemmelser i åvl. 1961 kapittel 2 med mindre språklige og redaksjonelle endringer.

Louboutin gikk seirende ut av skosåle-strid i EU-domstolen

EU-domstolen avsa den 12. juni dom i saken mellom Christian Louboutin SAS og Van Haren Schoenen BV i sak C‑163/16. Saken gjaldt det franske designerhuset Christian Louboutins varemerkeregistrering av en sko med rød såle for fottøy i Benelux. Domstolen kom til at registreringen ikke faller inn under forbudet mot registrering av merker som utelukkende gjengir et produkts form etter varemerkedirektivets artikkel 3 (1) bokstav e) (iii).

De fleste sko-glade jenter vil kjenne igjen Louboutins karakteristiske røde såle. Louboutin har varemerkeregistreringer for fargen i flere land, inklusive Norge, hvor merket ble registrert i 2010 (på bakgrunn av innarbeidelse av merket). Saken for EU-domstolen gjaldt Loboutins registrering i Benelux, hvor varemerket ble registrert for fottøy i 2010 og for høyhælte sko i 2013. Varemerket er beskrevet som fargen rød (Pantone 18.1663TP) benyttet på en skosåle som avbildet under, med den presisering at konturene av skoen ikke er en del av varemerket, men kun er ment å illustrere plasseringen av varemerket.

Kilde: Patentstyret

Saken startet da den nederlandske skokjeden Van Haren Schoenen i 2012 begynte å selge høyhælte sko med røde såler. Louboutin gikk til sak med påstand om krenkelse av deres varemerke, og ble møtt med motsøksmål med påstand om at varemerket var ugyldig med grunnlag i varemerkedirektivets § 3 (1) bokstav e) (iii).

Spørsmålet for EU-domstolen var om begrepet "form" ("shape") i varemerkedirektivet artikkel 3 (1) e) (iii) er begrenset til tredimensjonale egenskaper, slik som konturer, dimensjoner og volum, eller om det også omfattet andre ikke-tredimensjonale egenskaper, slik som farge.

EU-domstolen (i storkammer) slo fast at en farge i seg selv, uten konturer, ikke utgjorde en form. Spørsmålet var imidlertid om dette også gjaldt for farger som ble registrert for en spesifikk del av et produkt, her på sålen til et par høyhælte sko.

Louboutin argumenterte for at varemerket, dvs. den røde sålen, ikke var et formmerke. Det var ikke formen av en såle for høyhælte sko motehuset hadde registrert, men plasseringen av den røde fargen – noe som også fremgikk i beskrivelsen av merket.

I en slik situasjon mente EU-domstolen at varemerket ikke "utelukkende" besto av en form. Det ble også pekt på at varemerket ikke "utelukkende" besto av en form der hovedelementet i varemerket var en spesifikk farge angitt ved en internasjonalt anerkjent fargekode. Det var derfor ikke nødvendig for domstolen å ta stilling til om sålen tilførte varen en betydelig verdi.  

EU-domstolen faller dermed ned på motsatt konklusjon enn Generaladvokat Szpunar i hans uttalelser av juli 2017 og februar 2018. Szpunar la i sin første uttalelse til grunn et skille mellom et fargemerke som sådan, som ville falle utenfor rammen av artikkel 3(1) bokstav e), og et merke hvor en farge var integrert i formen til et produkt, noe som falt innenfor rammen av artikkel 3 (1) bokstav e. I uttalelsen av februar 2018, ga Szpunar deretter uttrykk for at Louboutins varemerke var av en art som potensielt kunne fanges opp av unntaket i artikkel 3 (1) bokstav e), og ikke en farge som sådan - men EU-domstolen var ikke enig i dette.

Kilde: Wikipedia

EU-domstolens avgjørelse er kortfattet, men gir likevel noe veiledning for registrering av fargemerker. Avgjørelsen innebærer at det bør være mulig å registrere slike merker uten hinder av begrensningen i varemerkedirektivet artikkel 3 (1) bokstav e) (iii).

EU-domstolen legger imidlertid tilsynelatende en del vekt på konkrete elementer ved Louboutins registrering. Det pekes på angivelsen av den relevante fargen gjennom en henvisning til en internasjonalt anerkjent fargekode. EU-domstolen lar seg også overbevise av Louboutins henvisning til beskrivelsen av merket, altså at henvisningen til skosålen kun var ment å illustrere plasseringen av fargen, og ikke utgjorde selve merket. Merkeinnehaver bør altså supplere den grafiske gjengivelsen med en beskrivelse som presiserer nettopp dette.

Registreringshindringen i artikkel 3 (1) bokstav e, er heller ikke den eneste registreringshindringen et fargemerke må overvinne. Kravet til distinktivitet vil fremdeles kunne utgjøre et ikke ubetydelig hinder for registrering. Det er imidlertid ikke utenkelig at en farge knyttet opp mot en spesifikk plassering på et produkt, lettere vil oppfattes som et varemerke av den gjennomsnittlige forbruker, enn en farge isolert sett. Nettopp Louboutins skosåler kan være et godt eksempel på det.

Oslo tingrett: Equinors Cap-X-teknologi krenket Neodrills patentrettigheter og vern etter markedsføringsloven

Oslo tingrett avsa torsdag 21. juni 2018 dom i saken mellom Neodril og Equinor (tidligere Statoil). Saken gjaldt i hovedsak gyldighet og krenkelse av tre av Neodrills patenter relatert til sugeanker som brønnfundament ved oljeboring, samt Neodrills vern mot urettmessig utnyttelse av forretningshemmeligheter, tekniske spesifikasjoner og handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven. Tingretten gav Neodrill medhold i at Equinor ved bruk (og forberedelse til bruk) av sin såkalte «CAP-X»-teknologi krenket Neodrills patenter og vern etter markedsføringsloven, og at Neodrill som følge av dette hadde krav på erstatning fra Equinor.

Equinor hadde på sin side krevd at Neodrills patenter måtte kjennes ugyldige, men dette ble ikke tatt til følge av tingretten, foruten et fremgangsmåtekrav i et av patentene (Støttelement-patentet).

Sugeanker fra Neodrill til venstre
og fra Equinor til høyre.
Kilde. Teknisk Ukeblad

Partene og sakens bakgrunn

Saksøkerne Equinor ASA (tidligere Statoil ASA) og Equinor Energy AS (tidligere Statoil Petroleum AS), er henholdsvis et petroleumsselskap  energiselskap som historisk har fokusert på olje- og gassutvinning, og et datterselskap som innehar de fleste av Equinor ASAs utvinnings- og teknologirettigheter, herunder immaterielle rettgheter. I fortsettelsen vil saksøkerne i fellesskap omtales som Statoil i den historiske gjennomgang rett nedenfor, og forøvrig som Equinor.

Statoil lanserte i 2016 et konsept for havbunnsutbygginger kalt «Cap-X». Konseptet skal gjøre det enklere og mer lønnsomt å etablere brønner ved grunne oljereservoarer. Dette er karakteristisk blant annet for Barentshavet, hvor noen av Statoils aktuelle operasjoner i denne saken var gjennomført/planlagt.

Saksøkte Neodrill AS er et teknologiutviklingsfirma som leverer brønnfundamenter og løsninger knyttet til topphullsbrønnskonstruksjoner og operasjoner for oljeutvinning. Selskapet har blant annet blitt meddelt 3 patenter knyttet til sin såkalte CAN-teknologi («Conductor Anchor Note»), herunder Senterrør-patentet (NO 3340 658 BI), Støttelement-patentet (NO 331 978 BI) og Støtteramme-patentet (NO 340 947 BI), som alle benytter sugeanker som brønnfundament ved oljeboring. Statoil eier nærmere 30% av Neodrill gjennom sitt datterselskap Statoil Technology Invest AS.

Statoil og Neodrill inngikk i 2001 et utviklingssamarbeid basert på en såkalt «LUP»-avtale («LeverandørUtviklingsProgram»). Etter lengre tids samarbeid, parallell utvikling, og kommersielle forhandlinger knyttet til sine sugeankerkonsepter, begjærte Neodrill i mai 2017 midlertidig forføyning for Stavanger tingrett med krav om at Statoil blant annet skulle forbys å bruke fem sugefundamenter, basert på Statoils Cap-X-teknologi, som var bygget i Barentshavet.

Stavanger tingrett gav 24. mai 2017 Neodrill medhold i begjæringen uten forutgående muntlig forhandling. Avgjørelsen ble senere opprettholdt etter muntlige forhandlinger i kjennelse av 31. juni 2017, hvor Statoil også ble pålagt å ikke markedsføre ytterligere brønnfundamenter med Cap-X teknologi. Ettersom Neodrill ikke lyktes med å stille den nødvendige sikkerheten, gjennomførte Statoil hele det planlagte boreprogrammet for 2017-sesongen.

Statoil tok 19. mai 2017 ut stevning for Oslo tingrett med krav om at Neodrills Støtteelement-patentet skulle kjennes ugyldig på grunnlag av manglende nyhet og oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2 (etter det IP-trollet forstår var også Senterrør- og Støttteramme-patentene gjenstand for dette kravet), og at Statoil var berettiget til å utnytte konseptet Cap-X.

Neodrill på sin side la ned påstand om full frifinnelse i ugyldighetssaken, og gikk til motsøkssmål med påstand om at Statoils bruk, og forberedelse av bruk, av Cap-X-teknologien gjorde inngrep i Neodrills tre patenter etter patentloven § 3, samt krenket Neodrills vern vern etter markedsføringsloven mot urettmessig utnyttelse av forretningshemmeligheter (§ 28), tekniske spesifikasjoner (§ 29) og handlinger i strid med generalklausulen om god forretningsskikk (§ 25), og følgelig måtte forbys.

I tillegg var det fremsatt krav fra Statoil om at vilkårene for judisiell patentbegrensning ikke var oppfylt for Støtteramme-patentet (og at det ihvertfall etter begrensningen ikke forelå inngrep), i tillegg til ulike pengekrav partene mellom.

Neodrill-gründer Harald Sunde under
hovedforhandlingen i Oslo tingrett i mars 2018.
Kilde: Dagens Næringsliv

Oslo tingretts avgjørelse

Oslo tingrett avsa 21. juni 2018 en relativt omfattende avgjørelse i saken. Patentdelen av avgjørelsen er strukturert rundt Neodrills tre patenter. Oppsummeringsvis opprettholdt tingretten gyldigheten av disse, med unntak for Støtteelement-patentets fremgangsmåtekrav 6 som til forskjell fra de uselvstendige krav 7 – 9 krever å ha anvendelse også for støtteelementer som ikke er «understøttende».

Equinor hevdet fagpersonen måtte bestå av et team, med noe ulik sammensetning ved vurderingen av de ulike patentene. Tingretten var kun delvis enig med Equinor når det gjaldt Støtteramme-patentet, hvor fagmannen måtte anses å være en «tverrfaglig gruppe med utdannelse på siv. ing.- eller mastergradsnivå med noen års arbeidserfaring innen disiplinene brønnhodestruktur og materialfasthet/materialkunnskap». For Senterrør-patentet og Støttelementet-patentet kom tingretten til at fagmannen er henholdsvis èn «person med praktisk boreerfaring og erfaring med utførelse og beregning av maskintekniske konstruksjoner», og èn «brønnhodeingeniør med strukturell forståelse for beregning og håndtering av krefter, momenter og laster i undersjøiske brønnhodekonstruksjoner».

Med dette som utgangspunkt kom tingretten til at de anførte motholdene verken var nyhetshindrende hver for seg, eller satte fagmannen i stand til å utøve oppfinnelsen i kombinasjon med andre anførte mothold eller fagets alminnelige kunnskap forøvrig, på prioritetstidspunktene.

Tingretten konkluderte med at Equinor begikk inngrep i Senterrør- og Støtteramme-patentet etter patentloven § 3 ved fremstillingen av de fem Cap-X sugeankrene som ble benyttet i Barentshavet 2017. Tingretten konkluderte også med at Equinor hadde foretatt en vesentlig forberedelseshandling for å gripe inn i Støtteelement-patentets fremgangsmåtekrav 7-9 etter patentloven § 56 a.

Equinor ble derfor idømt forbud mot slik utnyttelse og fortsatte forberedelseshandlinger i henhold til Neodrills påstand.

Tegning fra Støttelement-patentet.
Kilde: Patentstyret

Tingretten vurderte deretter de påberopte markedsføringsrettslige grunnlagene, og fant det bevist med «klar sannsynlighetsovervekt» at NeoDrills hemmelige støtteramme-teknologi ble benyttet av Equinor som sådan ved utviklingen av Cap-X. Tingretten var heller ikke enige med Equinor om at de hadde «invent[ed] around» Neodrills offentligjorte Støtteramme-patentsøknad, men at denne omgåelsen knyttet seg til tidligere utleverte forretningshemmeligheter fra Neodrill. Det forelå dermed brudd på markedsføringsloven § 28 som verner urettmessig utnyttelse av forretningshemmeligheter.

De ovennevnte forhold var etter tingrettens oppfatning også omfattet av markedsføringsloven § 29 som verner urettemssig utnyttelse av tekniske speifikasjoner.

Den delen av avgjørelsen som har vekket mest oppmerksomhet i media (se blant annet her og her) har utvilsomt vært tingrettens uttalelser i spørsmålet om Equinor opptreden i saken var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Bestemmelsen tar som kjent sikte på å ramme typetilfeller av illojale konkurransehandlinger som ikke omfattes av spesialbestemmelsene i lovens kapittel 6, herunder §§ 28 og 29, samt de grovere ovetredelsene av disse bestemmelsene.

Med dette som utgangspunktet gjenga tingretten Birger Stuevold Lassens læresetning om at de sistnevnte grovere typetilfellene etter hans syn måtte kunne karakteriseres uaksetable, tarvelige og lumpne, for at § 25 skulle komme til anvendelse. Det ble også vist særlig til Lassens uttalelser om at «Næringsdrivende som står i kontraktsforhold med hverandre, eller har gjort det, eller forhandler om å gjøre det, må vise større hensyn enn den utenforstående. Den som er vist tillit, får en særlig plikt til å vise hensyn».

Tingretten konkluderte deretter med at Equinors opptreden ovenfor Neodrill rettferdiggjorde bruk av en lassensk karakteristikk (... og ifølge komiker Atle Antonsen vel så det), og at opptredenen var i strid med god forretningsskikk næringsdrivende mellom etter markedsføringsloven § 25.

Ved erstatningsutmålingen konkluderte tingretten med at Equinor måtte betale erstatning til Neodrill tilsvarende dobbel lisensavgift etter patentloven § 58 (2). Tingretten poengterte i denne forbindelse at det var lite tvilsomt at Equnors inngrep i Neodrills patentrettigheter i alle fall måtte betegnes som grovt uaktsomt. Den doble lisensavgiften ble etter en nærmere vurdering satt til 40 millioner kroner.

Tingretten avviste imidlertid Neodrills krav om tilleggserstatning, som følge av at en avtale med en tredjepart om å kjøpe NeoDrill for 60 millioner kroner, samt et egenkapitalinnskudd på 20 millioner kroner, falt bort.

Kilde: Dreamstime.com

Immaterialrettstrollets betraktninger

Saken illustrerer hvor komplekst og sammensatt rettighetsbildet mellom to samarbeidspartnere kan bli i etterkant av et kommersielt samarbeid som skjærer seg. Avgjørelsen understreker samtidig at terkselen for hva som skal til for å konstatere illojale konkurransehandlinger etter markedsføringsloven i slike sammenhenger, vil kunne påvirkes av dette og derfor være noe lavere enn hva tilfellet vil kunne være ellers.

Equinor fikk som nevnt kraftig kritikk for sin opptreden i saken. Dette immaterialrettstrollet har verken rettens forutsetninger eller innsikt i saksdokumentene til å kunne bekrefte eller avkrefte kritikken. Avgjørelsen understreker likevel i det minste viktigheten for virksomheter, kanskje særlig de små og nyetablerte, av å aktivt beskytte rettighetene og forretningssensitiv informasjon. Konflikter som i denne saken vil etter omstendighetene kunne være svært ressurs- og kostnadskrevende å føre, noe som særlig vil kunne være utslagsgivende i møtet mellom små gründerbedrifter og større konsern. Nyhetsbildet inneholder dessvere stadig eksempler på samarbeid mellom slike virksomheter som skjærer seg, uten at rettighetsforhold tilsynelatende er tilstrekkelig avklart og konkretisert (se for eksempel her og her).

Etter Oslo tingretts fremstilling av denne saken å dømme synes Neodrill å ha hatt et nokså bevisst forhold til dette, blant annet gjennom å aktivt å søke beskyttelse for sine rettighetsposisjoner samt bevisstgjøring rundt forretningssensitiv informasjon overfor samarbeidspartnere/avtalemotparter.