Immaterialrettstrollet: Høringsnotatet om endringer i varemerkeloven som følge av gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv og tiltredelse til Singaporetraktaten

9. mai sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag til endringer i varemerkelovgivningen ut på høring. Formålet med endringene er å gjennomføre det nye varemerkedirektivet 2015/2436 (direktivet) samt tiltredelse av Singaporetraktaten. Det nye direktivet krever at det åpnes for særskilt pantsettelse av registrerte varemerker og varemerkesøknader (artikkel 23. jf. Artikkel 26). Når det gjelder varemerkets stilling som dekningsobjekt, stilles det krav om at registrerte varemerker og varemerkesøknader må kunne være gjenstand for særskilt tvangsfullbyrdelse (artikkel 24. jf. Artikkel 26). Videre kreves det at både pantsettelser og utlegg skal kunne registreres i egnet register.

Etter gjeldende rett kan innarbeidede og registrerte varemerker, samt «naturlige varekjennetegn» med vern etter varemerkeloven § 1 tredje ledd, kun pantsettes som driftstilbehørspant. Varemerker som utelukkende utnyttes eller er bestemt å utnyttes gjennom overdragelse eller lisensiering, vil imidlertid ikke omfattes av driftstilbehørspantet.

Rettstilstanden hva gjelder varemerker som dekningsobjekt, reguleres av varemerkeloven § 55, der det fremgår at enkeltforfølgende kreditorer ikke kan ta utlegg i varemerker. Ved innehaverenskonkurs, vil imidlertid varemerker gå inn i generalbeslaget på lik linje med alle andre omsettelige formuesgoder som tilhører innehaveren, jf. dekningsloven § 2-2.

Endringsforslaget legger opp til at det kun er varemerker registrert i Norge, og lisenser til slike merker, samt søknader om varemerkeregistrering, som skal kunne pantsettes særskilt. Videre foreslås det at forbudet mot utlegg og arrest i varemerkeloven § 55 oppheves for registrerte varemerker og varemerkesøknader. Forbudet foreslås imidlertid videreført for innarbeidede merker.

I tillegg til å sikre gjennomføringen av direktivet på disse områdene, foreslås det også å vedta kollisjonsregler etter modell fra patentloven § 44a. Her går Høringsnotatet lengre enn det som kreves i direktivet, og det er disse endringene, og rettsvirkningen av dem, som vil være tema i det følgende.

Rettighetskollisjoner– dagens rettstilstand

I Høringsnotatet vises det til at varemerkeloven i dag ikke har regler om hvilken rett som går foran ved såkalte rettighetskollisjoner. Slike kollisjoner kan oppstå mellom frivillige rettserververe, som kjøpere av et varemerke, panthavere med pant i varemerket og lisenstakere med en begrenset rett til å bruke et varemerke. Konflikter kan også oppstå mellom slike frivillige rettserververe og kreditorer, som konkursboet.

Endringene som foreslås i høringsforslaget tar sikte på å regulere den såkalte dobbeltsuksesjonskonflikten. Denne konflikten innebærer at to erververe utleder rettigheter som ikke kan eksistere ved siden av hverandre, fra den samme varemerkeinnehaveren. For eksempel der innehaveren utsteder to eksklusive lisenser innenfor det samme området, eller der innehaveren selger varemerket like før denne går konkurs, og både kjøperen og konkursboet mener å ha rett til merket.

Det har vært noe uenighet i teorien om godtroende yngre avtaleerverver vil vinne rett på bekostning av en eldre avtaleerverver. I eldre teori har det vært hevdet at ettersom varemerkeregisteret også i dag åpner for anmerkning av lisenser og overdragelser av merker, er det rimelig å løse denne konflikten i disfavør av den som kunne unngått den. I Høringsnotatet oppsummeres imidlertid rettstilstanden slik:

«En erverver av et varemerke eller av en lisens har dermed vern fra avtaleinngåelsestidspunktet, uten at noen rettsvernsakt er nødvendig»

Dette samsvarer med det som er blitt hevdet i nyere teori. Etter gjeldende rett oppnår altså kjøpere av varemerkerettigheter og lisenstakere rettsvern for sine rettsstiftelser allerede ved avtaleinngåelse. Dette innebærer at en yngre lisenstaker alltid vil tape i konflikt med eldre rettserverver, uavhengig av den yngre lisenstakerens gode tro. Videre vil dagens rettstilstand innebære at kjøperen av en varemerkerett alltid vil vinne over selgerens konkursbo, så fremt avtalen om kjøp ble inngått før det ble åpnet konkurs. Det at rettsvern oppnås allerede fra avtaleinngåelse gir hverken publisitet eller notoritet. Ved potensiell konflikt vil man måtte falle ned på en alminnelig bevisvurdering av om avtale reelt sett var inngått, og eventuelt når denne var inngått. I tillegg til vanskene knyttet til forutberegnelighet og etterprøvbarhet for frivillige rettserververe, gjør dagens ordning det også forholdsvis enkelt å holde varemerkerettigheter utenfor konkursbeslaget og faren for kreditorsvik synes nærliggende.

Foreslåtte kollisjonsregler

I Høringsnotatet foreslås det å innføre like kollisjonsregler som i patentloven § 44a. For rettighetskollisjonen mellom frivillige rettserververe og kreditorer vil en slik endring innebære at kjøperen av en varemerkerett, lisenstakeren eller panthaveren med særskilt pant, vil få rettsvern ved anmerkning av ervervet i varemerkeregisteret. Dette rettsvernet vil da gjelde mot (eller for) både utleggstakere og konkursbo. Dersom pantet ikke er anmerket når det tas utlegg, vil utleggstakers rett gå foran, og eventuelt på bekostning av eldre frivillige rettserverv. Dersom merkeinnehaveren går konkurs, må ervervet anmerkes senest dagen før konkursåpning for at konkursboet skal måtte respektere rettsstiftelsen.

Videre foreslås det at også utlegg og arrest i varemerke eller varemerkesøknad skal få rettsvern ved anmerkning i varemerkeregisteret.

Som vist over, vil det kunne oppstå konflikt også mellom frivillige rettsstiftelser som gjelder overdragelse av varemerkerettigheter, lisensiering eller pantsettelser. Et klassisk eksempel på slike konflikter er dobbeltsalg, som på varemerkerettens område vil innebære at innehaveren av varemerket selger det samme merket til to forskjellige aktører. Ved rettighetskollisjoner mellom slike frivillige rettserverv vil endringen innebære at yngre rettserverv som er anmerket i varemerkeregisteret, går foran eldre rettigheter som enten ikke er anmerket, eller som blir anmerket senere.

Disse endringene tar som nevnt sikte på å regulere dobbeltsuksesjonskonflikten og ikke hjemmelsmannskonflikten. Hjemmelsmannskonflikten oppstår der noen overdrar bedre rett enn vedkommende selv hadde rettslig adgang til, for eksempel der lisenstaker selger hele varemerkerettigheten, uten godkjennelse fra innehaveren, som i dette eksempelet er hjemmelsmannen. Konflikten i dette eksempelet oppstår mellom innehaveren og kjøperen. I Høringsnotatet gis det utrykk for at endringene nevnt ovenfor ikke skal endre dagens rettstilstand for hjemmelsmannskonflikten. Denne beskrives som at hjemmelsmannen til den som har overdratt eller gitt andre rettigheter i varemerke, ikke taper sin rett til fordel for andre. Dette gjelder angivelig selv for det tilfelle der erververen er i god tro.

Ettersom det foreslås å åpne for særskilte pantsettelser, samtidig som varemerker fortsatt vil kunne være en del av driftstilbehørspantet, vil det kunne oppstå konflikt mellom panthavere med særskilt pant i et varemerke, og panthavere med driftstilbehørspant som omfatter det samme merket. I Høringsnotatet foreslås det at en særskilt panterett som er anmerket i varemerkeregisteret, skal gå foran et eldre driftstilbehørspant dersom det eldre driftstilbehørspantet ikke er anmerket i løsøreregisteret, eller først blir dette siden. En yngre særskilt pantsettelse skal imidlertid kun gå foran dersom panthaveren var i god tro ved anmerking av pantet.

Der konflikten står mellom et eldre særskilt pant og et driftstilbehør som omfatter merket som er særskilt pantsatt, tas det til orde for at det særskilte pantet alltid skal gå foran, uavhengig av om det særskilte pantet er anmerket i varemerkeregisteret eller ikke.

Sett hen til varemerkets kommersielle verdi og betydning som formuesgode, vil endringene som foreslås gjøre det lettere å kapitalisere på egne merker, enten gjennom pantsettelser eller ved lisensiering. I Høringsnotatet tas det imidlertid kun sikte på å kopiere reglene om rettighetskollisjoner inntatt i patentloven § 44 a. Selv om denne bestemmelsen ble meget grundig utredet gjennom blant annet utredningen til Astri Lund, kunne de foreslåtte endringene gitt grunnlag for en ytterligere nyansering.

Når det gjelder lisensavtaler i varemerker vil forslaget i Høringsnotatet som vist føre til at lisenstaker for rettsvern for avtalen ved anmerkning i varemerkeregisteret. Hva som omfattes av vernet er imidlertid ikke like klart. Ved merkeinnehaverens konkurs, eller der varemerket selges, vil det kunne bli konflikt om hva som reelt sett omfattes av lisensavtalens rettsvern. Er det avtalen i sin helhet har fått rettsvern, inkludert bestemmelser om eksklusivitet, bruksbegrensninger og lisensavgift? Eller er det kun selve utnyttelsesretten som må respekteres av tredjemann. Der det er tale om lisensavtaler tilknyttet patenter, må det i det skjemaet som sendes til Patentstyret, oppgis om lisensen gjelder hele rettigheten, eller deler av denne. Videre må det krysses av for om det er tale om en eksklusiv lisens, enelisens eller en ikke-eksklusiv lisens. En mulig løsning er å la det være informasjonen i dette skjemaet, som også publiseres i tilknytning til rettigheten, som danner grunnlaget for rettsvernets omfang.

Videre er det ikke uvanlig med såkalte underlisenser eller sub-lisenser. Dette er avtaler om rettigheter som lisenstaker, i tråd med lisensavtalen eller etter samtykke fra lisensgiver, har gitt andre til å bruke varemerket. Spørsmålet om rettsvern for slike underlisenstakere kan bli aktuelt der lisenstaker går konkurs eller der lisenstaker overdrar lisensavtalen, og underlisenstakeren ønsker å fortsette å bruke varemerket. Spørsmålet er om lisenstakers konkursbo, eller eventuelle kjøpere av lisenstakers lisensavtale vil måtte respektere underlisenstakerens rettigheter.

Det vil også kunne bli et spørsmål om slike underlisenstakere kan oppnå rettsvern overfor innehaveren, og om innehaveren må tåle underlisenstakerens videre bruk selv der den opprinnelige lisensavtalen opphører. Løsningen på disse konfliktene er ikke klar gjennom gjeldende rett. En mulig løsning er å åpne for at også slike underlisensavtaler kan anmerkes i varemerkeregisteret og la slik anmerking være rettsvernsakten. Da ville det vært opp til merkeinnehaveren om han vil samtykke til slik registrering eller ikke, og i så måte positivt måtte anerkjenne underlisenstakers rettsvern.