Borgarting lagmannsrett: Dom om grensene for hva som utgjør varemerkebruk

Borgarting lagmannsrett avsa den 5. februar dom i en sak om forbud mot utnyttelse av et kombinert merke med teksten “Charlottes Iskrem”. Saken gjaldt Vågå Iskremproduksjon AS’ bruk av varemerket for iskrem. Selskapet hadde hatt en avtale om bruk av varemerket, men denne avtalen var senere sagt opp. Vågå Iskremproduksjon hadde likevel fortsatt med å tappe merket på emballasjen påtrykt varemerket. Dommen gir veiledning i spørsmål om når varemerkebruk foreligger etter norsk rett.

Charlottes iskrem med sjokoladesmak
Kilde: charlottesiskrem.no

Det sentrale spørsmålet i saken var om handlingene til Vågå Iskremproduksjon utgjorde varemerkebruk. Vågå Iskremproduksjon anførte at det var et annet selskap, Brand Ice Cream AS, som markedsførte og solgte isen. Vågå Iskremproduksjon produserte isen og hadde ikke kommersielle interesser i hvordan den ble merket. Selv om selskapet tappet isen på begre påført varemerket, og solgte varene til Brand Ice Cream AS og via sitt eget fabrikkutsalg, anså Vågå

Iskremproduksjon seg som en ren tjenestetilbyder som pakket iskremen på oppdrag fra Brand Ice Cream.

Saken har likhetstrekk med sak C-199/10 Frisdranken. Denne saken for EU-domstolen gjaldt spørsmålet om det utgjorde varemerkebruk når en aktør på oppdrag fra en annen fylte brusbokser som på forhånd  fra oppdragsgiverens side var utstyrt med bestemte varemerker. EU-domstolen kom til at slike aktiviteter ikke i seg selv utgjorde bruk av varemerkene for brus.

Lagmannsretten tok i sin vurdering utgangspunkt i at varemerkerettens oppgave er å beskytte en av varemerkets funksjoner, og viser til HR-2008-110-A ENSILOX. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-236/08 - C-238/08 Google viser også at ikke all bruk av merket er varemerkerettslig relevant bruk. Hvorvidt en handling utgjør varemerkeinngrep er altså avhengig av om bruken skaper en fare for skade på varemerkets funksjoner. En grunnleggende forutsetning for at varemerkebruk skal foreligge er at merket blir brukt i egen kommersiell kommunikasjon.

Lagmannsretten var imidlertid ikke enig i at Vågå Iskremproduksjons handlinger ikke utgjorde inngrep. I likhet med tingretten mente lagmannsretten at det ikke var realitet i at Vågå Iskremproduksjon bare var en underleverandør for Brand Ice Cream. I motsetning til i Frisdranken-saken solgte Vågå Iskremproduksjon selv det ferdige produktet gjennom sitt eget fabrikkutsalg, og de hadde også interesse i salget som ble gjort gjennom Brand Ice Cream.

Lagmannsretten bemerker også at det mens saken gikk var gjort endringer i måten partene organiserte seg på, blant annet gjennom fremleie av lagerlokalet hvor varene ble lagret til Brand Ice Cream, og ved at Brand Ice Cream kjøpte inn basisvarene for produksjonen. Disse forholdene endret ikke Lagmannsrettens vurdering av om Vågå Iskremproduksjon gjorde varemerkeinngrep.

Et viktig poeng i Lagmannsrettens dom er at det presiseres at det kan tenkes tilfeller hvor en leverandør av tjenester som i realiteten ikke har noen interesse i hvilket varemerke emballasjen er påført ikke anses å være varemerkebruk. Avgjørelsen er konkret begrunnet, og innebærer ikke at alle underleverandører som har befatning med en vare påført et varemerke kan holdes ansvarlig for varemerkebruk. Dommen gir imidlertid veiledning til hvordan man skal vurdere hvor grensen går for når varemerkebruk foreligger. Det avgjørende synes å være om underleverandøren selv har en interesse i påføringen av varemerket.

Dommen er anket.

Et av immaterialrettstrollets hoder, Kristine Juell Johnsen, har representert Vågå Iskremproduksjon AS i denne saken. Hun har ikke bidratt til denne artikkelen.