Oslo tingrett avsa
den 2. februar i år dom i den såkalte «iPhone»-saken om varemerkebruk (17-151334TV1-OTIR/04).
Overordnet gjaldt saken et krav fra Apple Inc. om destruksjon av importerte
iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer, som den uautoriserte iPhone-reparatøren PCKompaniet
(drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde importert fra Kina. Samtlige deksler
var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene, men logoene var
tusjet over da tollen beslagla dekslene ved innførsel til Norge. Til tross for
at tusjingen kunne fjernes med sprit, konkluderte Oslo tingrett med at
innførselen ikke utgjorde varemerkebruk (og følgelig heller ikke noe
varemerkeinngrep). Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at logoene ikke
var synlig for sluttbrukeren av telefonen, og at Huseby hadde legitime interesser
knyttet til de importerte varenes kvalitet og fremgangsmåte ved
importen/klargjøringen av skjermene forøvrig. Avgjørelsen inneholder også
interessante uttalelser om spørsmål om EØS-regional konsumpsjon.
 |
| Finnes det noe mer irriterende? Kilde: tek.no |
- KNAS! Du har kanskje hørt lyden av mobiltelefonen din som dundrer i
gulvet, og den etterfølgende følelse av små glassbiter som fester seg til
tommelen når du innser at skjermen er knust? Det å bytte skjerm gjennom
autoriserte forhandlere kan være en relativt dyr affære, og her har blant andre
Henrik Huseby sett en forretningsmulighet utenfor Apples autoriserte
forhandler- og reparatørnettverk.
I denne saken hadde Huseby importert 63 mobiltelefonskjermer til iPhone
6 og 6S fra Kina. Dekslene var merket med Apples eplelogo (norsk
varemerkereg.nr. 217659, heretter «eplelogoen»). Ved innførselen var
imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne), og når
skjermen var montert var logen ikke synlig for sluttbrukeren. Det hersket
uenighet om opphavet til dekslene. Apple hevdet på sin side at det dreide seg
om piratkopierte deksler. Huseby hadde ifølge avgjørelsen kommet med til dels
ulike forklaringer på dette, men hevdet at det mest sannsynlig var snakk om
skjermer som var såkalt «refurbished»
(et produkt bestående av brukte, originale deler satt sammen med nyproduserte
deler).
Hovedspørsmålet for retten var om denne ikke-permanente (og skjulte)
merkingen av mobilskjermene med eplelogoen utgjorde relevant varemerkebruk
etter varemerkeloven § 4.
Tingretten slår innledningsvis fast at uenigheten rundt skjermenes
opphav ikke var avgjørende ved denne vurderingen. Skjermene var importert fra
Kina, og etter varemerkeloven § 6 er det kun produkter som er lovlig brakt på
markedet innenfor EØS-området som kan videreselges i Norge uten samtykke fra
merkehaver. Som utgangspunkt krevdes derfor Apples samtykke ved innføring av
skjermene påført eplelogoen.
Retten påpeker imidlertid at «[n]orske
myndigheter er gjennomgående positive til import av prisgunstige varer fra
områder utenfor EØS». Det vises i denne forbindelse til prosessen rundt
Norges tilslutning til regelen om EØS-regional konsumpsjon, og at myndighetene nølte
med dette ettersom det innebar et brudd på det norske prinsippet om
internasjonal/global konsumpsjon. Tingretten argumenterer for at denne
tilbakeholdenheten, og det bakenforliggende «hensynet
til forbruker og internasjonal priskonkurranse», må tilsi at regelverket må
fortolkes på en måte som ikke «bidrar til
å skape større begrensninger på konkurransen enn det som er nødvendig» (se
nærmere omtale av dette under «Immaterialrettstrollets
betraktninger» nedenfor).
Retten foretar deretter en konkret vurdering av hvorvidt bruken av
eplelogoen kunne innebære en fare på en eller flere av varemerkets funksjoner
(tilsynelatende opprinnelsesgaranti- og/eller kvalitetsgarantifunksjonene).
Retten viser her til Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken (nylig omtalt
av IP-trollet her), og slår fast at
Høyesteretts uttalelser ved vurderingen av om bruk utgjør et inngrep også vil
være retningsgivende ved vurderingen av om som skal anses som relevant varemerkebruk.
Deretter konkluderer tilsynelatende retten med at håndhevingshensyn
tilsier at slik midlertidig tildekkingen av varemerker må anses som bruk etter
varemerkeloven § 4 også før tildekkingen er fjernet.
 |
| Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659). Kilde: Patentstyret |
Så blir det interessant. Tingretten trekker inn eplelogoens plassering
og størrelse ved vurderingen, og viser til at de svært små logoene befinner seg
på innvendige deler av skjermene, med andre ord er skjult for sluttbrukeren av
telefonene. Dette vil være tilfellet også dersom den midlertidige tildekkingen
blir fjernet. I lys av dette, og at Apple angivelig har andre måter å skille
originale fra uoriginale deler/produkter på, uttaler retten at den ikke kan se
at noen av varemerkets funksjoner settes i fare ved den aktuelle bruken.
På bakgrunn av dette fremhever tingretten Husebys «legitime interesser» i å kunne importere mobilskjermene når eplelogoen
er (midlertidig) fjernet. Retten viser her særlig til Husebys kvalitetsmessige
utfordringer ved å bruke andre importkanaler enn den aktuelle kinesiske
kanalen. Det legges også vekt på at eplelogen er fjernet der dette er fysisk
mulig, og at tusj er eneste måten å fjerne eplelogoen (der denne fremdeles er
synlig) uten å ødelegge komponentene. Til tross for at Huseby opererte med til
dels avvikende forklaringer, samt var lite villig til å fremlegge informasjon
om importen (av frykt for å sette leverandøren i konflikt med Apple), kom
retten til at Husebys interesser i saken er «fullt
ut legitime».
Under særlig henvisning til eplelogens plassering og funksjon, samt
partenes interesser forøvrig, konkluderer retten (under tvil) med at den
aktuelle bruken av eplelogoen ikke utgjør varemerkebruk etter varemerkeloven §
4.
Immaterialrettstrollets
betraktninger
Tvister om varemerkebruk er i vinden om dagen, men kanskje noe
overraskende så er det mer tradisjonell bruk (og ikke bruk knyttet til bruk på
nett eller andre digitale plattformer) som har stjålet overskriftene så langt
dette året.
I iPhone-avgjørelsen synes det igjen som at sondringen mellom en objektiv
og en subjektiv tilnærming til varemerkeretten, og særlig inngrepsvurderingen,
er det underliggende og sentrale. Som omtalt tidligere i år synes dette
IP-trollet at Høyesterett i Ensilox-avgjørelsen ikke valgte en helt konsekvent
linje i denne forbindelse. I lys av Oslo tingretts svært subjektive tilnærming
til bruksvilkåret (grunnvilkåret ved inngrepsvurderingen) i iPhone-saken, er
det i hvert fall grunn til å stille spørsmål ved om vi allerede nå ser uheldige
konsekvenser av Høyesteretts uttalelser tidligere i år.
 |
| Gammel skjermkomponent, telefonkomponent og ny skjermkomponent (bildene stammer ikke fra saken). Kilde: tek.no |
Tingrettens avgjørelse i iPhone-saken bærer etter dette
immaterialrettstrollets syn preg av et (for så vidt legitimt) forsøk på å
opprettholde et sekundærmarked for ikke-autoriserte reservedeler for
mobiltelefoner (her kan det skytes inn at det er alminnelig adgang til å gjøre
lojal bruk av et varemerke for å angi bruksformål ved salg av slike reservedeler
etc. jf. varemerkeloven § 5 (2) bokstav c), noe som også kan sies å følge motsetningsvis
av varemerkeloven § 4 (2)). For dette immaterialrettstrollet fremstår
tingrettens argumentasjon ganske fragmentarisk og løsrevet fra varemerkeretten,
blant annet gjennom betraktninger rundt lovgivers opprinnelige syn ved
innføringen av den EØS-regionale konsumpsjonsregelen (mer om dette nedenfor) og
saksøktes «legitime interesser».
Det sentrale i iPhone-saken etter dette trollets oppfatning er hvorvidt
plasseringen (og til en viss grad størrelsen) av varemerkene tilsier at det
ikke foreligger noen fare for skade på noen av varemerkets funksjoner. Tingrettens
overordnede problemstilling om hvorvidt midlertidig tildekking må anses som
bruk synes derfor ikke veldig presis, selv om plasseringen og størrelsen
trekkes inn som moment ved vurderingen. I tillegg skiller saken seg fra
Ensilox-saken ettersom den aktuelle bruken her skjedde allerede ved innførselen
av varene (mer om dette nedenfor).
Det klare utgangspunktet må være at midlertidig tildekking av et
varemerke utgjør varmerkebruk etter varemerkeloven § 4 (1) (i denne saken jf.
(3) bokstav a) og c)), også før den midlertidige tildekkingen fjernes. Noe
annet vil gjøre det svært vanskelig, og i mange tilfeller umulig, for
varemerkeinnehavere å effektivt beskytte seg mot piratkopier og annen
uautorisert bruk av sine varemerker. Tingretten er tilsynelatende av samme
oppfatning på side 10 andre avsnitt i dommen.
Ved den konkrete vurderingen av hvorvidt bruken (plasseringen og
størrelsen og øvrige relevante hensyn tatt i betraktning) så er det grunn til å
stille spørsmål om tingretten burde valgt en mer objektiv tilnærming til
bruksvurderingen ved rettsanvendelsen. Som Høyesterett utleder av relevant
EU-praksis (blant annet Arsenal og Google) i Ensilox er det «bare bruk som kan skade varemerkeinnehaverens interesser
knyttet til varemerkets funksjoner som er ulovlig» (Google: «affects or is liable
to affect the functions of the trademark»). Terskelen her er ikke høy, og
det er tilstrekkelig at det foreligger en mulighet
for skade. Det synes derfor noe misvisende når tingretten tilsynelatende vurderer
hvor «stor fare» den aktuelle bruken
utgjør (dommens side 10).
 |
| Hvilke følger vil praksis Oslo tingrett legger opp til kunne få i andre bransjer, som for eksempel i bilindustrien? Kilde: bilnorge.no |
Uavhengig av hvilken rettsanvendelse som er lagt til grunn mener dette
immaterialrettstrollets at det er sannsynlig at den aktuelle bruken vil kunne skade en eller flere av
eplelogoens varemerkefunksjoner i denne saken. Som nevnt ovenfor så foreligger
den aktuelle bruken på skjermkomponentene allerede på innførselstidspunktet. At
innføring av varer som er påført varemerker skal anses som varemerkebruk er
eksplisitt angitt i varemerkeloven § 4 (3) bokstav c), og ligger derfor i
kjernen av bruk som varemerkeloven § 4 tar sikte på å regulere. Ved
(uautorisert) import som i dette tilfellet tilsier håndhevingshensyn at det kan
konstateres mulighet for skade for i hvert fall opprinnelsesgaranti- og
kvalitetsgarantifunksjonene slik. Selv om den uttalte intensjonen er at
komponentene skal monteres på en måte som gjør at de er skjult for sluttbruker,
har merkeinnehaver ingen kontroll på om de faktisk brukes på denne måten. Det
er heller ikke gitt hvor slike varer ender opp, eller hvilken hensikt mottaker av
slike varer har med dem, også med tanke på promotering av varene og ved videresalg.
Tingretten fokuserer tilsynelatende hovedsakelig på faren for skade etter montering av skjermen. Her kan det
stilles spørsmål ved om det ville vært naturlig å knytte denne vurderingen (i
det minste mer eksplisitt) opp mot varemerkeloven § 4 (3) bokstav b) («å tilby varer for salg eller på annen måte
bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet …»). Også etter
montering kan det etter dette trollets syn foreligger det en mulighet for skade
på en eller flere av eplelogoens varemerkefunksjoner, selv om logoen ikke er
tilgjengelig for sluttbruker. Eksempelvis vil dette kunne være tilfellet når andre
reparatører, fagkyndige og over gjennomsnittet tekniske sluttbrukere vil kunne
åpne og utføre vedlikehold/reparasjon av telefonen (… eller mindre kyndige
sluttbrukere som mister den i bakken). Det er svært vanskelig å komme unna at
dette vil kunne skade
opprinnelsesgarantifunksjonen. Dersom skjermene også holder lavere kvalitet enn
Apple sine skjermer, vil bruken i tillegg kunne
skade eplelogoens kvalitetsgarantifunksjon.
Ut over disse mer tradisjonelle varemerkefunksjonene kan det dessuten
stilles spørsmål ved om det ikke er varemerkets investeringsfunksjon som først
og fremst kan bli skadelidende ved bruken i iPhone-saken (som tilfellet var i
blant annet Arsenal og L’Oréal and Others). For særlig velkjente varemerker som eplelogoen vil
det ved denne typen utnyttelse, som i større grad tar sikte på å nyttiggjøre
seg av varemerkets egenverdi enn dets verdi som opprinnelses- og/eller
kvalitetsangivelse (all den tid det er midlertidig skjult), være
investeringsfunksjonen som blir skadet.
På bakgrunn av dette, og de sterke interesser av å kunne håndheve urettmessig
bruk av eplelogoen som dermed gjør seg gjeldende for Apple i denne saken, synes
Husebys interesser av mindre betydning ved vurderingen, legitime eller ei.
Til slutt skal det rettes noen bemerkninger til tingrettens bruk av praksis
forut for implementeringen av den EØS-regionale konsumpsjonsregelen i
varemerkeloven §6 som tolkningsfaktor ved varemerkebruksvurderingen. Etter varemerkeloven
§6 er det som nevnt kun produkter som er lovlig brakt på markedet innenfor
EØS-området som kan videreselges i Norge uten samtykke fra merkehaver (såkalt parallellimport).
 |
| Konsumpsjon eller ikke konsumpsjon? Kilde: velgekte.no/Thinkstock |
Når Norge ved å ta del i EØS-samarbeidet har valgt å innføre en slik
regel om EØS-regional konsumpsjon, så fremstår tingrettens betraktninger og
argumentasjon rundt lovgivers motvillighet mot regelen som ganske kunstig all
den tid det er tale om et nokså klart tilfelle av varer som importeres til EØS.
Det er for så vidt et legitimt standpunkt at domstolene ikke skal innfortolke
ytterligere konkurransehindringer (innenfor tolkningsrommet av regelen). Denne
tolkningsfaktoren må imidlertid ikke brukes til å fravike lovens klare regel,
noe det kan fremstå som tingretten gjør i lys av vektleggingen av Husebys «legitime interesser» i saken.
Avgjørelsen var mandag 26. februar foreløpig ikke anket. Ettersom saken
ble behandlet etter regler om småkravprosess er det uansett tvilsomt om en slik
anke vil få lagmannsrettens samtykke til behandling etter tvisteloven § 29-13
(1).
