Ny utgave av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR)

Nyeste nummer av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (5/2017) er nå tilgjengelig (krever abonnement).

Nummeret inneholder artikkelen "Klarering av rettigheter til audiovisuelle produksjoner", hvor Harald Irgens-Jensen redegjør for klarering av rettigheter til audiovisuelle produksjoner i lys av blant annet Høyesteretts avgjørelse av 10. mars 2016 i saken mellom Norwaco og Get AS (HR-2016-562-A) og EU-domstolens avgjørelse i sak C-325/14, SBS Belgium. Han drøfter også om forslag til ny EU-forordning "om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer" innebærer en endring i  rettstilstanden etablert gjennom rettspraksis.

I tillegg inneholder nummeret artikler om "Att varumärkesskydda en varas inneboende egenskaper. Nya möjligheter och begränsningar" av Erika Lunell og "Ersättning för verklig skada vid varumärkesintrång" av Michaela Hamilton. Nummeret inneholder også "Ur svensk rättspraxis" av Stojan Arnerstål, hvor han redegjør for Högsta domstolens avgjørelse av 7. februar 2017 (NJA 2017 s. 9). Dommen gjaldt utmåling av erstatning for tapt fortjeneste der midlertidig forføyning var meddelt, og deretter opphevet fordi det ikke var skjedd inngrep i en varemerkerett.
 

Marketing on the Internet: Can Norwegian companies be sued in a U.S. court when they offer goods for sale in the United States over the Internet?

Dagens omfattende markedsføring på internett gir en unik mulighet for bedriftene til å nå ut til hele verden på en billig og effektivt måte, uten hinder av fysiske sperringer. Dette gir også markedsføringsmuligheter for mindre profesjonelle aktører, som ikke nødvendigvis er klar over den juridiske sværen de beveger seg inn i. I denne artikkelen ser Vebjørn Innset Hurum (til daglig advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer) som har en mastergrad i juss fra USA, på muligheten, for at norske bedrifter kan bli saksøkt i USA for varemerkeinngrep som følge av markedsføring på internett. 

Kilde: Visa

Trademark infringement is a remedy available for a trademark holder entitling him to compensation because his trademark is damaged by the existence of another mark. For such an infringement claim to succeed, the plaintiff must prove that there is likelihood of confusion between his mark and the defendant's mark. In a world where the Internet is making the boarders between the countries less significant for commerce than ever, buying goods in United States from a Norwegian website is not unusual. Even though this possibility opens the door to new commercial markets, it also opens the door for trademark infringement proceedings against Norwegian companies in a United States court. The issue assessed in this article is whether a Norwegian company can be sued, and if so on what terms, in a United States federal court for infringement of a U.S. trademark, because of their marketing on the Internet when the website is accessible in the United States. 

For a foreign company to be sued in a United States federal court, two fundamental requirements must be met: The court must have (1) subject matter jurisdiction over the defendant and (2) personal jurisdiction over the defendant.

The requirement of subject matter jurisdiction is fulfilled if there is diversity between the parties or if the issue at stake is a federal issue. The Lanham Act is a federal regulation of trademarks within the United States. Thus, the federal courts will always have subject matter jurisdiction in cases concerning the Lanham Act. In addition, according to 28 U.S.C § 1332(a) (2), the diversity requirement is met if one of the parties is from a U.S. state, and the other party is a citizen or subject of a foreign state. For example, if a travel agency in New York sues a Norwegian registred travel agency that operates in New York because of trademark infringement for their online advertising towards Newyorkers, the diversity requirement will be fulfilled.

There are two sub-categories for establishing personal jurisdiction: (1) general personal jurisdiction and (2) specific personal jurisdiction. General personal jurisdiction gives the court jurisdiction against the defendant regardless of the claim, and requires that the company in dispute has its principal place of business in the state or is incorporated in the state. Hence, general personal jurisdiction will usually not be applicable to foreigners, and will therefore not be assessed any further in this article. 

To establish specific personal jurisdiction over a foreign defendant, the elements of the long-arm statute of the particular U.S. state must be fulfilled.  In addition, suing the foreign defendant must satisfy the requirements of due process.

Requirement of due process consists of several elements: (1) the defendant must have minimum contacts with the state, (2) the cause of action must arise out of the parties' contacts with the forum state, and (3) the exercise of jurisdiction must be fair and reasonable. 

The due process requirement has shown to be the problematic requirement for establishing specific personal jurisdiction, and the question of sufficient contact with the forum state has often been challenged in the case law. Thus, the analysis below gives a closer look into the element of minimum contacts with the forum state in order to satisfy the requirement of due process. 

Minimum contacts requirement for exercising jurisdiction 

The first question in this assessment of due process is how much contact between the defendant's business and the forum state will be considered as sufficient in order for the court to have jurisdiction. 

Kilde: Rakuten

In Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court (1987), the U.S. Supreme Court discussed what is required under the minimum contacts element. The case was between a plaintiff from California and a defendant from Japan. The Court held that the defendant from Japan could not be sued in California because it would not be reasonable. Excersising its jurisdiction would therefore be inconsistent with the requirements of the due process clause. The Court split evenly into two fractions in their reasoning regarding the minimum contact requirement. Both fractions of the Court agreed that if the defendant purposely entered the U.S. market, the requirement is fulfilled. However, four of the judges held that if a corporation is aware that its final product is being marketed in the forum state this should be sufficient for the court to have jurisdiction. On the other hand, the other four judges held that it must be an "intent or purpose to serve the market in the forum state, when a product is placed into the stream of commerce in the forum state". 

Based on the divided opinions in Ashai, it is unclear where exactly the line is to be drawn for the defendant to have had sufficient contacts with the forum. 

Advanced Tactical Ordnance v. Real Action: Internet marketing and trademark infringement

In 2014 the Court of Appeal for the 7th Circuit handed down its opinion in Advanced Tactical Ordnance v. Real Action, a case concerning the jurisdiction of a federal district court concerning a matter originating in another state. The question before the court was whether the marketing through email announcements and website was sufficient to satisfy the requirement for a minimum contact with the state of Indiana.

Kilde: Southern Police Equipment

The company Advanced Tactical Ordnance owned the trademark "PepperBall", whereas Real Action, a California company, advertised through email that their website sold machinery and materials used by "PepperBall". Advanced filed a preliminary injunction against Real Action for trademark infringement in the U.S. District Court for the Northern District of Indiana. The Court concluded that Real Action had personal jurisdiction in Indiana and that Advanced Tactical was entitled to a preliminary injunction.

The 7th Circuit started by emphasizing that there are no cases from Supreme Court which deal with how online commercial activity shall be considered under the minimum contacts analysis. In other words, there was only limited guidance for the court in the case law. The court then moved to analyse the specific online activity by Real Action in the case. Regarding the e-mails announcements the court stated:

"As a practical matter, email does not exist in any location at all; it bounces from one server to another, it starts wherever the account-holder is sitting when she clicks the "send" button, and it winds up wherever the recipient happens to be at that instant. The connection between the place where an email is opened and a lawsuit is entirely fortuitous. We note as well that it is exceedingly common in today's world for a company to allow consumers to sign up for an email list. We are not prepared to hold that this alone demonstrates that a defendant made a substantial connection to each state (or country) associated with those persons' "snail mail" addresses."

Here, the court seems to be afraid of coming to a conclusion that makes the rule too broad, so that almost all kinds of advertising can lead to a company possibly being sued in a U.S. court. I can agree with the court that a rule based on where an email is opened seems too arbitrary. On the other hand, the last component of the specific personal jurisdiction rule - fair and reasonable exercise of jurisdiction - indicates that the threshold for minimum contacts does not have to be set high, as it would hardly be fair and reasonable for a company to be sued if the company had no control over where the email is opened. 

The court also offered some thoughts on what could be sufficient to satisfy the criteria:

"It may be different if there were evidence that a defendant in some way targeted residents of a specific state, perhaps through geographically-restricted online ads. But in such a case the focus would not be on the users who signed up, but instead on the deliberate actions by the defendant to target or direct itself toward the forum state. Advanced Tactical introduced no such evidence in the district court and makes no such argument on appeal." 

This reasoning by the court opens the door to a rule where geographically limited email announcements can be sufficient to satisfy the minimum contacts requirement. This, however, seems to be in line with the rule from Asahi, and is based on the intent of the company. Considering that the company in such cases purposefully submitts itself to doing business in the U.S, it does not seem unfair or unreasonable that it may be sued in a U.S. Court.

The plaintiff, Advanced Tactical, also argued that the interactivity on the website, which could be accessed within the state, also supported the conclusion that Real Action had sufficient contact with the state of Indiana. The court, however, was not convinced by this argument:

"The interactivity of a website is also a poor proxy for adequate in-state contacts. We have warned that "[c]ourts should be careful in resolving questions about personal jurisdiction involving online contacts to ensure that a defendant is not haled into court simply because the defendant owns or operates a website that is accessible in the forum state, even if that site is 'interactive. ... This makes sense; the operation of an interactive website does not show that the defendant has formed a contact with the forum state. And, without the defendant's creating a sufficient connection (or "minimum contacts") with the forum state itself, personal jurisdiction is not proper."

In the cited paragraph above, the court clearly rejects the argument about interactivity of a website. The court's rationale seems to be that even though a company runs a website, which is accessible in the forum state, it is not given that the website will affect the commerce within the state. To establish connection between the Internet site and the forum it has to be proven that commerce is made through the website and that it has a connection to the forum state. However, as the court itself stated, it can be difficult to prove where such sale actually happened if the access to the website is not geographically limited. For example, if a Norwegian sportswear company has accessible interactive websites in both Norway and United States, and the customer prior to ordering products online visited both websites, the question raises; is it possible to sue the company in United States? Following the rationale from Asahi and Advanced Tactical Ordnance, it will be highly dependent on whether one can prove that the company purposely made its website available in United States.

Where do we go from here? 

Nettreklame for MoneyMutual
Kilde: Minnesota Lawyer

To my knowledge, there are no cases where a federal court has exercised jurisdiction over a foreign defendant based on online commercial activity in the United States. However, a case from Minnesota Supreme Court might indicate how federal courts will handle similar cases of international jurisdiction in trademark cases. In Rilley v. MoneyMutual, LLC  (2016), the question was whether a Nevada company could be sued in Minnesota for false online advertising of money lending. 

A central part of the court's reasoning was whether the Nevada company had sufficiently contact with Minnesota, so it could be sued there. The Minnesota Supreme Court held that by sending thousands of emails to Minnesotans and trying to get them to buy payday loans, and requesting personal information from them, the company had purposely entered the Minnesota market. Regarding the minimum contact requirement the court stated: 

"MoneyMutual sent over 1,000 emails to known Minnesotans, soliciting them to apply for payday loans. These emails were the culmination of transactions between MoneyMutual and Minnesota residents through which Minnesota residents provided their personal information to MoneyMutual in return for being matched with a payday lender. By engaging in these transactions and knowingly matching Minnesota residents with payday lenders, MoneyMutual purposefully availed itself of the Minnesota market and Minnesota forum and should have "reasonably anticipate[d] being haled into court" in Minnesota".

The court found the emails mentioned in the above paragraph to be sufficient contact with the forum state. In addition, MoneyMutual had targeted the Minnesota market by using Google AdWords specific to Minnesota. This kind of specific advertisement was as well on its own sufficient to satisfy the minimum contacts element according to the court. 

Even though the parties of the case were residents of different states within the United States, it shows a rationale which might be adopted by the federal courts in international cases in the future. If a Norwegian winter sportswear company, having a similar trademark to a United States sportswear company, sends a certain amount of emails to New Yorkers trying to sell them their products, a federal court in New York is likely to hold that the minimum contact requirement is met. The same goes for specifically targeted use of online advertisement. 

But what if the website is not only accessible in United States; what is then required to be sufficiently in contact with the New York market? Could a website which expressly uses phrases like "we ship our products all around the world" be sufficient? What about "we ship to the U.S"? And can it be sufficient that the products actually are shipped without any specific annoucentment? The evaluation of the contacts with the forum state will always be specific to the case, and will always have to consider all the circumstances, but the advertisement will probably have to be even more specific and targeted towards the forum state than otherwise in order to fulfil the minimum contacts requirement in such case. At least for now.  

Today, it is certain that the sole opportunity of selling commodities over the Internet in the U.S. market is not sufficient for a company to be sued in the U.S. However, any company advertising specifically towards the U.S. market will run a risk of crossing the line, and becoming a subject of the U.S. courts' jurisdiction, even though it is difficult to conclude where exactly that line is drawn.

Considering that many states have ratified the Madrid System for International Registration of Marks (the Madrid Protocol), questions of trademark law are already international in many aspects. In the future, it is not unlikely that the courts in more and more countries will consider themselves as the right forum for international trademark infringement lawsuits based on Internet marketing. Hence, Norwegian companies doing business in the U.S. should follow the evolvement of the rules on specific personal jurisdiction in connection with the use of Internet as a marketing forum. 

Similar questions regarding jurisdiction over a foreign defendant in trademark cases have been raised in Europe, where the Brüssels I-regulation states that a person domiciled within the EU may be sued "in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur". Norway is not a member of EU and is therefore not bound by Brüssel I. However, Norway has ratified the Lugano Convention from 2007. This convention has the same provisions to the EU regulation for members of the EEA. To seek harmonization within the internal market courts in EEA, states will interpret the Lugano convention by looking to case law from ECJ. However, the EU case law on this question calls for another blog post.

Vebjørn Innset Hurum

Bergen immaterialrettsforum 8.3.2018: Markedsrådets praksis fra 2017

Kilde: Arkif.no

Til årets andre møte i Bergen immaterial­retts­forum får vi besøk av Morten Grandal fra Forbruker­­tilsynet som vil gi en gjennom­­gang av Markeds­rådets praksis fra 2017.

Foredraget finner sted torsdag 8.3.18 kl. 15.00  (merk tidspunkt!) i seminarrom 1 i 4. etasje i juss­bygget på Drage­fjellet (JUS-I). Inngang fra Magnus Laga­bøtes plass 1 (fremsiden) eller fra Jekteviksbakken 29 (baksiden).

Om du ønsker å stå på liste for å få melding om fremtidige arrangementer kan du sende e-post til torger.kielland@uib.no.

Idrettsutøverens markedsrettigheter – retten til å bruke sitt navn i kommersiell sammenheng

OL-feberen har for lengst nådd det norske folk og i skrivende stund kjemper våre håpefulle om edelt metall i løyper og på baner i Pyeongchang. Med den store interessen følger også sterke kommersielle interesser, noe som tidvis har ført til heftige diskusjoner og konflikter om idrettsstjernenes adgang til å utnytte eget navn og tilliggende goodwill i kommersiell sammenheng under den karrieren. Selv om flere av immaterialrettshoder i disse dager sitter klistret til skjermen, så er kunnskapen om idrettsutøveres adgang til slik utnyttelse heller begrenset. Vi har derfor fått Kaja Skille Hestnes (til daglig advokatfullmektig i SANDS), som tidligere har skrevet masteroppgave og holdt flere foredrag om emnet, til å gi oss en innføring.

OL er et svært godt kommersielt utstillingsvindu 
for idrettsutøvere. Kilde: SNL.no

Kjente idrettsutøvere har gjennom sine idrettsprestasjoner potensiale for å oppnå høy markedsverdi. Idrettsutøverens navn er en immateriell rettighet som bærer sosial goodwill og økonomisk verdi som både utøver og idrettsforbund har interesse i å utnytte. Forut for OL har det vært flere nyhetsartikler om kommersielle verdier innenfor idrettens verden. Det er blant annet skrevet om Johannes Høsflot Klæbos stadig økende markedsverdi, Heidi Wengs planlagte kleskolleksjon, og at manglende resultater og Skiforbundets varslede innføring av «strengere regler» kan gjøre det vanskelig for Petter Northug Jr. å fortsette sin private satsing utenfor landslaget.

I hvilken grad kan egentlig en idrettsutøver bruke eget navn og image i kommersielle sammenhenger? I det følgende gis en kort innføring i hovedreglene rundt adgangen til å inngå personlige sponsoravtaler. 

En forutsetning for at idrettsutøveren kan råde over personnavnet i kommersielle sammenhenger er at innehavere av personnavn har fri disposisjonsrett over navnet som kontraktsobjekt. I tråd med prinsippet om personlig autonomi kan enkeltindividet bestemmer over forhold som angår en selv, herunder også hvilke varer og tjenester man ønsker å bli forbundet med.

Allerede i 1896 avsa Høyesterett prinsippdommen i Norsk navnerett, den såkalte Aars-dommen. Ved avgjørelsen ble både økonomisk og sosial goodwill som knytter seg til navnet ansett beskyttelsesverdig. Navnerettens utgangspunkt er dermed et samtykkekrav for tilfeller der andre ønsker å bruke navnet i relasjon til varer og tjenester. Lignende regler finnes i varemerkeloven § 16 c om at ingen uten samtykke kan registrere et varemerke som er egnet til å oppfattes som en annens navn.

Det oppstod mange heftige diskusjoner i forbindelse med
Petter Northugs privatsponsede satsing (av Coop) utenfor
skilandslaget. Kilde: teamcoop.no

Ved å inngå avtale eller medlemskap med et organisasjonsledd (særforbund eller idrettsklubb) i Norges Idrettsforbund blir utøveren underlagt Norges Idrettsforbunds vedtekter, NIFs lov. Det følger avNIFs lov § 14-4 fjerde ledd at «innenfor de begrensninger som følger av NIFs regelverk og særforbundets rammer, har utøveren selv eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur». Spørsmålet er i hvilken grad utøverens rett til å bruke sitt navn i kommersiell sammenheng begrenses av NIFs lov.

Det følger av NIFs lov § 14-4 første ledd at «Retten til å inngå markedsavtaler tilhører idrettens organisasjonsledd». Etter ordlyden har organisasjonsleddet (for eksempel Skiforbundet eller andre særforbund i NIF) rett til å inngå markedsavtaler. «Markedsavtaler» er legaldefinert i bestemmelsens annet punkt. Som markedsavtaler regnes «enhver avtale som gir et rettssubjekt rett til å utnytte et organisasjonsledd og/eller dets tilknyttede utøvere i sin markedsføring eller øvrige virksomhet». En sponsoravtale er en markedsavtale, og det er det enkelte organisasjonsledd som har rett til å stå som part i slike avtaler (flere av særforbundenes vedtekter, blant annet Fotballforbundet, Skiforbundet og Skiskytterforbundet, gjengir og/eller henviser helt eller delvis til bestemmelsene i NIFs lov kapittel 14. Det følger av NIFs lov § 2-2 at organisasjonsledd i NIF plikter å overholde NIFs lov og vedta lover som pålegger sine egne medlemmer det samme. NIFs lov skal også gis forrang ved motstrid). Spørsmålet er om NIFs lov § 14-4 første ledd avskjærer den enkelte utøver fra å selv stå som part i markedsavtaler, med andre ord om retten til å inngå markedsavtaler eksklusivt ligger til organisasjonsleddet.

Ordlyden i NIFs lov § 14-4 første ledd sier at retten til å inngå markedsavtaler tilhører

organisasjonsleddet. En rett til å inngå markedsavtaler med bruk av utøverens navn er ikke det samme som en eksklusiv rett til bruk. Ordlyden «retten» (i bestemt form entall) kan imidlertid indikere at det er tale om den totale retten. Det fremgår likevel ikke eksplisitt av ordlyden at utøver er avskåret fra å inngå slike avtaler selv. 

Utgangspunktet etter NIFs lov § 13-3 tredje ledd er at det kun er «organisasjonsledd som kan være part i slike avtaler». Dette tilsier at utøver ikke kan være part i avtalene. NIFs lov § 14-4 annet ledd sier videre at forbundet kan gi tillatelse til at utøver på visse vilkår selv inngår markedsavtaler. En slik tillatelse er en form for tilbakelisensiering av den rett utøver gir forbundet. Bestemmelsen er overflødig dersom ikke utgangspunktet er at organisasjonsleddet har enerett til å inngå slike avtaler.

På bakgrunn av dette begrenser NIFs lov i stor grad den enkelte utøvers mulighet til å bruke den sosiale goodwill som knytter seg til navnet som idrettsutøver. Spørsmålet er om bestemmelsen gir organisasjonsleddet rett til å inngå alle avtaler som innebærer lisensiering av vedkommendes markedsrettigheter eller om det må innfortolkes en begrensning til avtaler med tilknytning til utøverens «sportslige virksomhet». Ut fra medieomtalen av saken kan dette synes å være stridens kjerne blant annet i den nevnte Weng-saken (men som vi skal komme tilbake til trenger ikke produktkategorien være avgjørende).

Både NIFs formål, bestemmelser om virkeområde og hvordan formålet søkes oppnådd viser at NIFs regulering knytter seg til idretten. Tilsvarende fremgår av forarbeidene til NIFs lov: NIFs regulatoriske virksomhet knytter seg til forhold innenfor idretten. Som eksemplifisering for denne avgrensningen kan det vises til Norges Skiforbunds landslagsavtale pkt. 5.5.9 hvor det står at «utøver kan ikke inngå individuelle avtaler knyttet til sin sportslige virksomhet».

Henrik Kristoffersen saksøkte Skiforbundet for å få lov til
å bære Red Bulls logo på hjelmen. Kilde: nevasport.com

Både organisasjonsledd og utøver har etter den ulovfestede regelen om lojalitetsplikt en plikt til å ivareta den andre parts interesser i kontraktsforholdet. Som tolkningsfaktor kan lojalitetsprinsippet tale for at «sportslig virksomhet» ikke tolkes så vidt at det i urimelig grad begrenser utøvers handlingsrom hva gjelder bruk av eget navn i kommersiell sammenheng. Organisasjonsleddet bør innta en lojal holdning og se at utøvere kan ha interesse av å opptre som aktører i markedet ved å lisensiere ut sitt navn til tredjeparter. Begrensningen til «sportslig virksomhet» vil bli illusorisk dersom den i realiteten omfatter alt vedkommende foretar seg i kommersiell sammenheng. Også personrettslige hensyn underbygger et slikt tolkningsresultat.

På den andre siden går lojalitetsplikt i avtaleforhold begge veier, herunder er idrettens solidaritetstankegang tungtveiende ved tolkning av idrettens regelverk. Solidaritetstankegangen innebærer at utøverne skal bidra økonomisk og solidarisk tilbake til idretten når deres markedsverdi tilsier det. I juridisk teori er det derfor lagt til grunn at det er svært lite igjen til idrettsutøverens rett til eget navn, bilde og signatur. Solidaritetshensynet tilsier at «sportslig virksomhet» må tolkes vidt og favne om all bruk som kan knyttes til utøverens idrettskarriere. Et tolkningsresultat hvor solidaritetshensynet er ivaretatt vil derfor måtte begrunnes ut fra at utøveren har oppnådd sin markedsverdi nettopp gjennom å utøve sportslig virksomhet i regi av organisasjonsleddet. Idrettsutøverens navn og sportslige virksomhet er så nært knyttet til hverandre at det vil være vanskelig å skille dem fra hverandre. Alle de markedsavtaler som knytter seg til bruk av idrettsutøveren fordi han er idrettsutøver vil dermed være knyttet til hans sportslige virksomhet, uavhengig av hva markedsavtalen går ut på. At en sponsor ønsker å bruke en idrettsutøvers navn på eksempelvis havregryn (eller andre produkter som ikke har noe med sporten å gjøre) er fordi det vekker gode assosiasjoner til sportens verdier. Solidaritetsprinsippet taler for at slike avtaler er knyttet til utøverens sportslige virksomhet.  

Dermed er det som utgangspunkt lite igjen til idrettsutøverens rett til å bruke sitt eget navn i kommersiell sammenheng. De avtaler som knytter seg til bruk av vedkommende fordi han er idrettsutøver må enten inngås av organisasjonsleddet eller ved at utøveren får dispensasjon til å inngå slike avtaler.

Organisasjonsleddet har mulighet til å gi den enkelte utøver tillatelse til å inngå personlige markedsavtaler, en bestemmelse som brukes i ulik grad av de ulike organisasjonsleddene. Når mediene skriver om ”strengere regler” for å inngå sponsoravtaler, må det antas at det er praktiseringen av denne regel det siktes til. Skiforbundet har i stor grad praktisert denne regelen slik at dersom avtalen ikke konkurrerer med Skiforbundet etablerte sponsorer blir tillatelse gitt. En slik praktisering må sies å være i tråd med avveiningen av de hensyn som er skissert overfor. Selv om regelen anvendes, innebærer den en begrensning i å bruke sitt navn fordi vedkommende må be om tillatelse. I tillegg har organisasjonsleddet mulighet til å ta en rimelig andel av vederlaget utøveren får fra avtalen.  

Therese Johaugs eget klesmerke startet i det små (med skihansker), men har
økt både antall produkter i porteføljen og omsetningen. Kilde: kreativtforum.no

Gjestetrollets betraktninger

Begrunnelsen for regelverkets utforming er i hovedsak idrettens solidaritetstankegang. Tungtveiende solidaritetshensyn innebærer at toppidrettsutøvere får en strengere lojalitetsplikt overfor organisasjonsleddet enn mindre kjente utøvere. Dette må ses i sammenheng med den overfor nevnte tilknytningen til utøverens ”sportslige virksomhet”. Solidaritetshensynet relativiseres dermed ut fra hvor sterkt knyttet utøveren er til idretten og hvordan idretten har bidratt til hennes markedsverdi. Er det en kjent utøver som har oppnådd sin markedsverdi utelukkende fordi hun er idrettsutøver vil begrepet trolig omfatte de fleste markedsavtaler som knytter seg til vedkommende. En slik relativisering vil resultere i at like markedsavtaler kan inngås av noen utøvere, men ikke av andre. Vurderingstemaet blir om markedsavtalen er tilbudt fordi de er idrettsutøvere eller ikke. Eksempelvis kan det skilles mellom der Therese Johaug får en modellavtale eller om en femtedivisjonsspiller i fotball får en tilsvarende avtale. Solidaritetshensynet tilsier at Therese Johaug ikke kan inngå en slik avtale fordi det er nærliggende at hun fikk avtalen fordi hun er idrettsutøver. Slik media har fremstilt Weng-saken kan det virke som om det handler om utstyrskategori. Klærne er fremstilt som mote/fritidsklær, ikke sportsklær. Legger man til grunn en snever forståelse av ”sportslig virksomhet” kan utstyrskategorisering av avtalene være et poeng. Slik jeg forstår gjeldende rett er imidlertid solidaritetshensynet svært tungtveiende og innebærer at så lenge Heidi Weng blir tilbud avtalen fordi hun er idrettsutøver, må hun forhandle med Skiforbundet om hvorvidt avtalen kan inngås. Dette har også en side til bestemmelser om sponsorer og at enkelte sponsorer gis bransjeeksklusivitet, men disse problemstillingene går jeg ikke ytterligere inn i her.

Klæbo - det heteste sponsorobjekt blant norske
idrettsutøvere etter OL? Kilde: aftenposten.no

Tankegangen om et tungtveiende solidaritetshensyn ved tolkning av idrettens regelverk er i tråd med den gode og tradisjonelle dugnadsånden. Selvsagt kan det likevel diskuteres om regelverket er utformet slik det bør være. NIFs lov er et etablert regelverk som stadig blir utfordret av nye og sterke kommersielle krefter. Skal NIF kunne oppfylle sin visjon om ”idrettsglede for alle” er breddeidretten trolig avhengig av midler fra toppidretten. Er det likevel riktig at beslutningsmyndigheten over idrettsutøverens kommersielle verdi skal ligge hos organisasjonsleddet og ikke den enkelte utøver. Er det slik at regelverket i for stor grad griper inn i den enkelte utøvers personlige autonomi og retten til å bestemme over sitt eget navn? Dette er rettspolitiske spørsmål og avveininger som idretten til stadighet bør vurdere.

Avslutningsvis er det interessant å se idrettens hensyn i sammenheng med varemerkerettens hensyn. Både solidaritetshensynet og varemerkerettens reklame- og investeringshensyn springer ut av tanken om å ivareta de som har skapt den sosiale goodwill som knytter seg til navnet eller merket. Reklame- og investeringshensynet beskytter mot at uvedkommende skal nyte godt av den goodwill et varemerke bringer med seg. Tilsvarende beskytter solidaritetshensynet idrettsorganisasjonen som naturligvis er en stor bidragsyter til at utøverens navn oppnår sosial goodwill. På den andre siden er det klart at idrettsutøveren selv har lagt ned et betydelig antall treningstimer og prestasjon for å oppnå en slik goodwill. Regelverket baserer seg likevel på at navnets sosiale goodwill er oppnådd etter at utøveren ble medlem av idrettsforbundet og dermed underlagt NIFs lov. Dette vil i praksis kunne være fra det tidspunkt da utøveren første gang ble medlem av en organisert idrettsklubb. Varemerkerettens hensyn og regelverk synes i større grad å være mer balansert enn idrettens regelverk når det kommer til utnyttelse av goodwill som knytter seg til et innarbeidet eller registrert merke kontra eget navn. Bruk av personnavn som markør for en kommersiell interesse ligger nært opp til bruken av navnet som et varemerke. Varemerkerettslige hensyn og regler kan dermed være et nyttig bidrag som et forutsigbart og strukturelt verktøy ved tolkning av regler om bruk av personnavn i kommersiell sammenheng.

Not so fast... Heidi Weng må få klarsignal fra Skiforbundet
før hun lanserer eget klesmerke. Kilde: vg.no

Det blir spennende å se hvilke nye avtaler en eventuell suksess for idrettsutøvere i Pyeongchang bringer med seg og hvordan Skiforbundet håndterer det. Av mediene er det spådd at Johannes Høsflot Klæbo er en ”tikkende bombe for Skiforbundet”, men det kan vel antas at Skiforbundet har lært av avtalene rundt Northug og er noe mer forberedt denne gang – tiden vil vise.

Kaja Skille Hestnes

Markedsføringsrettsåret 2017

Immaterialrettstrollet fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2017 med en gjennomgang av markedsføringsretten i året som har gått, med fokus på etterligningsvernet i markedsføringsloven §§ 30 og 25. (Les også oppsummeringene i varemerkerett, opphavsrett, designrett og patentrett). I mangel av samme grad av internasjonal harmonisering på markedsføringsrettens område, vil fokus for oppsummeringen være norsk praksis i året som har gått. Et par avgjørelser fra våre nordiske naboer skal også nevnes (uten at dette immaterialrettstrollet skal skryte på seg å ha gjennomført et omfattende søk i verken Sverige eller Danmark).

Avgjørelsene knyttet til etterligningsvernet i markedsføringsloven § 30 – og det generelle vernet etter generalklausulen i § 25 – bærer generelt preg av å være konkret begrunnet, og året som har gått har i liten grad produsert skjellsettende prinsipielle avgjørelser på markedsføringsrettens område. Det betyr imidlertid ikke at markedsføringsrettsåret 2017 ikke har vært et begivenhetsrikt år, med flere spennende avgjørelser. Oppsummeringen er på langt nær ment å være en uttømmende gjennomgang av alle, men gir et tilbakeblikk på noen av de avgjørelsene som dette immaterialrettstrollet særlig merket seg i året som gikk.

Markedsføringsretten, og da særlig etterligningsvernet i §§ 30 og 25, benyttes ofte som et supplerende vern til immaterialrettslovene for øvrig, noe som blant annet var tilfellet i LB-2016-19739, den såkalte Seretide-saken. Avgjørelsen er tidligere omtalt her.

GSKs Seritide til venstre og Sandoz' Airflusal Forspiro til høyre.
Kilde: dagensmedisin.no

GSK hadde anført markedsføringsloven § 25 som selvstendig grunnlag i tillegg til ulovlig varemerkeinngrep. Saken var oppe til behandling i Høyesterett i desember i fjor, se omtale av Høyesteretts avgjørelse her. For Høyesterett var imidlertid anførslene om brudd på markedsføringsloven frafalt, og Høyesterett tok kun stilling til spørsmålet om det forelå varemerkerettslig innarbeidelse. Lagmannsrettens vurdering av de markedsføringsrettslige spørsmålene i saken har derfor fremdeles en viss interesse.

Spørsmålet for lagmannsretten var om Sandoz' bruk av lilla var en illojal handling, subsidiært om kombinasjonen av form og farge på Airflusal Forspiro var en illojal utnyttelse av og en snylting på GSKs opparbeidede markedsposisjon i form av renommé og goodwill i strid med markedsføringsloven § 25.

Lagmannsretten la til grunn at Sandoz ikke måtte bruke lilla for sin inhalator, men pekte på at det forelå en bransjepraksis for å benytte fargekoder for å redegjøre for virkestoff eller bruksområde. Selv om praksisen ikke nødvendigvis var helt konsekvent, var det relevant å vektlegge en bransjepraksis som var forankret i pasienthensyn. Bransjepraksisen tilsa også at det var mindre behov for en eksklusiv rett til en farge ut fra hensynet til sunn konkurranse. Lagmannsretten fant derfor at Sandoz valg av lilla var forankret i saklige hensyn og ikke i seg selv kunne anses som snylting på GSKs rennomé og goodwill. Bruken av fargen lilla utgjorde derfor heller ingen illojal konkurransehandling.

Sandoz hadde også overhold variasjons- og avstandsplikten etter § 25, fordi fargen måtte vurderes i lys av form og andre elementer. Det var klare forskjeller både i åpningsmekanisme og fargebruk, og helhetsinntrykket var dermed så forskjellig at det ikke forelå forvekslingsfare. Lagmannsretten konkluderte etter dette med at Sandoz' produkt fremsto som selvstendig, og det var derfor ikke grunnlag for å konstatere overtredelse av markedsføringsloven § 25.

I LG-2016-44586 hadde en tidligere teknisk sjef og salgssjef startet produksjon og salg av replika av tidligere arbeidsgivers produkter. Produktene det gjaldt inngikk i et såkalt bolt-on-system, for sammenføyning av skuffefronter og slitedeler til skuffer i gruve- og anleggsbransjen. Tidligere arbeidsgiver, Komatsu KVX, likte dette dårlig, og gikk til søksmål mot grunnleggerne av Get Solutions med påstand om overtredelse av markedsføringsloven § 25, subsidiært § 30. I april i år kom ankesaken opp for Gulating lagmannsrett, etter at Jæren tingrett hadde gitt Komatsu delvis medhold.

Komatsus bolt-on teknologi
Kilde: kvx.no

Partene var ikke uenige om at produktene var tilnærmet like del for del og samlet, både med hensyn til dimensjoner, utforming og design. Lagmannsretten la derfor til grunn at Get Solutions produkter var "rene kopiprodukter".

Lagmannsretten pekte videre på at etterligningsvernets avgrensing mot rent funksjonelle trekk ikke gjaldt for etterligning av særtrekk som ikke hadde funksjonell betydning, eller funksjonelle trekk "som like gjerne kunne vært utformet på en annen måte". Lagmannsretten erkjente at slitedelsproduker i seg selv var funksjonelt betinget. Saken dreide seg imidlertid om kopiering av alle produktene i et bolt-on-system, altså et produkt sammensatt av slitedeler og ikke et slitedelsprodukt som sådan. Lagmannsretten mente derfor at Komatsus bolt-on-system "slik det var sammensatt" hadde et vern etter markedsføringsloven.

Etter å ha konstatert at det forelå forvekslingsfare, foretok lagmannsretten deretter en samlet klanderverdighetsvurdering "i forhold til god forretningsskikk […] og urimelig utnyttelse". Det ble blant annet vist til at grunnleggerne av Get Solutions var tidligere ansatte i Komatsu, at de hadde innsikt i Komatsus informasjon og at de hadde kontaktet flere av Komatsus produksjons- og samarbeidspartnere før produktet ble lansert. Lagmannsretten konstaterte derfor brudd på både markedsføringsloven §§ 30 og 25.

Det kan stilles spørsmål ved om lagmannsrettens felles vurderingen av klanderverdighet er helt i tråd med utgangspunktet om bruk av generalklausulen i § 25 i tillegg til spesialbestemmelsen i § 30 – som normalt krever at det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av spesialbestemmelsen. Dette immaterialrettstrollet lar spørsmålet stå åpent, og nøyer seg med å påpeke at en slik felles vurdering i alle fall i liten grad får frem hva som aktualiserer vernet i § 25, i tillegg til etterligningsvernet i § 30.

Respo-tilhenger
Kilde: respotilhenger.no

HSS-tilhenger
Kilde: hsstilhenger.no

I sak LB-2017-101527 mellom Respo Tilhenger AS og Respo Hagised AS på den ene siden, og HSS AS på den andre siden, var spørsmålet om Respo kunne forby sin tidligere forhandler - HSS - å importere, markedsføre og selge det Respo mente var kopier av deres båttilhengere etter markedsføringsloven § 30 og/eller § 25. Saken gjaldt ca. 15 ulike tilhengermodeller, og lagmannsretten fant at HSS' tilhengere var å anse som etterligninger. Lagmannsretten fant det imidlertid ikke nødvendig å ta uttrykkelig stilling til spørsmålet om forvekslingsfare, fordi retten uansett ikke fant at det forelå noen illojal utnyttelse. Til tross for det tidligere forhandlerforholdet, fant lagmannsretten at HSS i utgangspunktet hadde anledning til å starte konkurrerende virksomhet, men med plikt til lojal omgang med informasjonen HSS hadde fått tilgang til i kraft av sin tidligere rolle som forhandler for Respo. For spørsmålet om det forelå urimelig utnyttelse, pekte lagmannsretten særlig på at Respo selv hadde latt seg inspirere av andre tilhengere. HSS hadde også, som tidligere forhandler av Respos hengere, gitt innspill til utformingen av Respos hengere og hadde dermed bidratt til utviklingen av disse. Det forelå altså ingen overtredelse av § 30 – og fordi alle anførslene fra Respo inngikk i vurderingen etter § 30, var det heller ikke rom for å anvende generalklausulen i § 25.

Nevnes kan også Follo tingretts kjennelse av 2. mai 2017 i sak mellom Skeidarliving Group AS ("Skeidar") og Interstil AS på den ene siden, og Nine United Danmark A/S på den andre siden. Skeidar og Interstil hadde krevd etterfølgende muntlig behandling for opphevelse av to midlertidige forføyninger som forbød salg av henholdsvis stolen Asago og Moon, som var blitt funnet å krenke Nine Uniteds stol AAC22 - About A Chair. Nine United anførte på sin side at stolen var beskyttet som åndsverk, alternativt at salg av stolene Asago og Moon var i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25.



Avbildet: Asago (øverst), Moon (til høyre) og AAC22 (i midten).
Stolen til venstre er Ellos/Jotex' stol Boarp.
Kilde: dn.no

Tingretten fant at AAC22 var et resultat av en original og individuelt preget åndsinnsats, som ga et annet visuelt helhetsinntrykk enn øvrige stoler på markedet. Det ble også lagt "en viss vekt" på at AAC22 var tatt inn på Museum of Modern Art. Fordi helhetsinntrykket til de tre stolene var påfallende likt, de rettet seg mot samme kjøpegruppe og lå prismessig i samme segment, var det i følge tingretten en betydelig fare for forveksling. Tingretten konkluderte derfor med at Asago og Moon var fremstilt i strid med Nine Uniteds enerett etter åndsverkloven § 2. Basert på momentene tingretten legger til grunn, herunder forvekslingsfare, kunne avgjørelsen vel så gjerne vært basert på markedsføringslovens regler for etterligningsvern - og tingretten uttaler da også at den slutter seg til vurderingen av markedsføringsloven § 30 i sakens første runde, hvor både Stavanger og Follo tingrett konkluderte med overtredelse.

Det er også noen uttalelser fra NæringslivetsKonkurranseutvalg fra året som er gått som det er verdt å nevne.

I sak 12/2016, som var oppe til behandling i januar 2017, var spørsmålet om emballasjedesignet på produktene i Eldorado Havregrøt-serien utgjorde etterlikninger av Orklas TORO Rett i koppen Havregrøt, i strid med markedsføringsloven §§ 30 eller 25.

Kilde: matinfo.no

Konkurranseutvalget kunne ikke utelukke at Unils produkt var inspirert av Orklas, fordi emballasjeutformingen var tilnærmet lik. Konkurranseutvalget pekte imidlertid på at Orklas emballasjetype verken var særpreget eller spesielt original, og til en viss grad funksjonelt betinget fordi det var vanlig å velge farger som ga assosiasjoner til produktets innhold. Det var også et poeng at produktene var tydelig merket med henholdsvis TORO og Eldorado. Konkurranseutvalget konkluderte derfor med at Unils havregrøtprodukter etterlot et annet helhetsinntrykk enn Rett i koppen-produktene, og at det ikke forelå forvekslingsfare.



Kilde: eldorado.no

Om anvendelsen av § 25 uttalte Konkurranseutvalget at "[k]onkurrenter som får informasjon eller innblikk i andre næringsdrivendes produktutvikling o.l. gjennom konserntilknytning, samarbeid eller på annen måte, har plikt til ikke å utnytte denne kunnskapen på illojal eller urimelig måte". Dette gjaldt også i et kunde-leverandørforhold som den nærværende sak. Konkurranseutvalget fant imidlertid ikke Unils emballasje "særskilt nærgående", og det var derfor heller ikke særlige forhold som kunne aktualisere vernet i markedsføringsloven § 25.

Konkurranseutvalget hadde i slutten av 2016 kommet til samme resultat i en sak mellom samme parter, som gjaldt spørsmålet om to produkter i produktserien Folkets Fristelser Asiatisk Snacking utgjorde etterlikninger av SaritaS Kylling Tikka Masala i strid med markedsføringsloven § 30 og/eller § 25 (sak 10/2016). Konkurranseutvalget pekte her særskilt på at de ikke fant holdepunkter for å tillegge det betydning at Unil var et heleid datterselskap av Norgesgruppen, som igjen er forhandler av Orklas produkter.

Tidligere uttalelser fra Konkurranseutvalget har kunnet tyde på at kunde/leverandørforhold medfører en skjerpet lojalitetsplikt, se for eksempel sak 2/2006 og 7/2006. Forhandlerrollen vil for eksempel gi en særlig innsikt i omsetningen av konkurrentenes produkter, og følgelig en særlig anledning til å kartlegge hvilke produkter som selger godt og hvilken innsats som legges ned fra leverandørens side for å oppnå dette. Basert på uttalelsene fra Konkurranseutvalget i sakene mellom Orkla og Unil kan det imidlertid trolig ikke legges til grunn en generell skjerpet lojalitetsplikt i slike tilfeller, men en alminnelig plikt til å utnytte eventuell kunnskap og innblikk i konkurrentenes virksomheter på en lojal måte.

Lojalitetsplikt som følge av et tidligere samarbeidsforhold var også et sentralt element i sak 4/2017 fra mai 2017. Spørsmålet var her om Skeidarliving Groups hvilestolmodell var en etterligning av IMG Groups (et datterselskap av Ekornes) modell i strid med markedsføringsloven § 30 og/eller § 25.

IMGs Prince-modell

Kilde: konkurranseutvalget.no

Skeidars Queen-modell
Kilde: konkurranseutvalget.no

Konkurranseutvalget fant at IMGs stol "Prince" hadde mange fellestrekk med lignende type hvilestoler, men at det ikke var fremlagt dokumentasjon som tilsa at stolen var så lite særpreget at den var uten et visst vern etter markedsføringsloven § 30. Og selv ved et snevert vern har konkurrenter en plikt til å utnytte variasjonsmulighetene, noe Skeidar ikke hadde gjort i tilstrekkelig grad.

Både i relasjon til §§ 30 og 25 viste Konkurranseutvalget til at Skeidar var tidligere distributør av IMGs Prince-stol og godt kjent med stolens suksess. At stolen Queen kom på markedet kort tid etter at IMG avsluttet samarbeidet med Skeidar understreket den urimelige utnyttelsen i relasjon til § 30, og den tidligere tilknytningen mellom partene og innsikten i markedssituasjonen Skeidar hadde fått ved samarbeidet ble særlig understreket i relasjon til § 25. Konkurranseutvalget fant det altså sannsynliggjort at Skeidar ikke hadde utnyttet sin innsikt i konkurrentens virksomhet på en lojal måte.

Moroccanoils hårserie
Kilde: nikita.no

Et eksempel på en etterligningssak hos våre svenske naboer, er saken mellom Klippoteket Fabrik og Morrocanoil Israel Limited som var oppe til behandling i Stockholm tingsrätt (Patent- og marknadsdomstolen) i mai 2017. Spørsmålet var om Klippoteket Fabrik hadde lag seg for nærme Morrocanoil Israel Limiteds produktserie Morrocanoil.

Klippoteket Fabriks Argan Oil
Kilde: klippoteket.com

Tingsrätten la til grunn at verken funksjonelle elementer eller farger i seg selv kunne medføre særpreg. Tingsrätten mente imidlertid at kombinasjonen av farger i kontrast - også i skriften -  og en tydelig horisontal M ga et visst, men svakt, særpreg. Det var imidlertid et vilkår for overtredelse av etterligningsvernet i marknadsföringslagen § 14 at originalproduktet er kjent. Vurderingen var om et produkt har blitt så kjent på markedet at det forbindes med et visst kommersielt opphav, og tingsrätten uttalte at vurderingen er tilnærmet lik vurderingen av om noe anses som velkjent innen varemerkeretten.

Tingsrätten fant at markedsføring på internasjonale moteuker og europeiske motetidsskrifter ikke var relevant, fordi de færreste svenske forbrukere var i kontakt med disse arenaene. Produktene var også markedsført i svenske tidsskrifter, men disse var først og fremst rettet mot "kjøpesterke kvinner og ikke til den brede allmennheten", noe som ikke var tilstrekkelig når den relevante omsetningskretsen var definert som personer mellom 15 og 80 år. Moroccanoils emballasjeutforming var derfor ikke "kjent", og vurderingen av forvekslingsfare var unødvendig. Og ettersom emballasjeutformingen ikke var kjent, kunne det heller ikke foreligger rennomésnylting og dermed heller ingen overtredelse av etterligningsvernet.

I Frandsen Lighting m.fl. mot EG Nordic som var til behandling av Sø- og handelsretten i Danmark i september 2017, var spørsmålet om EG Nordics salg av "Nice"-lampen krenket Frandsen Lightings "Ball"-lampe, som avbildet under.



Frandsen Lightings "Ball"
Kilde: frandsenlighting.dk

Sø- og handelsretten fant at Ball-lampen hadde beskyttelse mot etterligninger, til tross for at det var en rekke svært like lamper på markedet og den geometriske formen var vanlig – altså til tross for at lampen i liten grad var særpreget. Lampen hadde vært på markedet uavbrutt siden slutten av 1960-årene, og hadde ved innarbeidelse oppnådd en selvstendig markedsposisjon og identitet på det danske markedet. Vernet var imidlertid snevert, og omfattet kun "meget nærgående efterligninger". Sø- og handelsretten pekte på at Nice-lampen var nærmest identisk med Ball-lampen til Frandsen Lighting, og kom etter dette til at salg og markedsføring av Nice-lampen var å anse som i strid med god forretningsskikk.

Men Sø- og handelsretten ga seg ikke der. I tillegg fant retten at det var ansvarsbetingende at Frandsen Lightings advokat hadde sendt et "cease and desist"-brev til EG Nordics kunde uten å opplyse om at det på dette tidspunktet forelå en kjennelse hvor hans klient ble nektet midlertidig forføyning. Retten mente man her gikk ut over det å ivareta sin klients interesser, ved å forlede EG Nordics kunde til å treffe beslutninger på feil eller mangelfullt grunnlag. Dette immaterialrettstrollet er blitt fortalt at avgjørelsen er den første med en slik reaksjon i Danmark, og kan absolutt være verdt å merke seg for alle som i det daglige håndhever egne eller andres rettigheter.

EG Nordics anke til Højesteret på spørsmålet om Nice-lampen var i strid med god forretningsskikk ble for øvrig nektet fremmet.

Utover de rene etterligningssakene, kan det særlig pekes på Konkurranseutvalgets uttalelse i sak 6/2017. Spørsmålet var om Bank Norwegians bruk av Ikano Bank, Santander Consumer Bank, Monobank og Komplett Bank sine foretaksnavn/varemerker som betalte søkeord, utgjorde en handling i strid med markedsføringsloven § 25. (Saken er tidligere omtalt i et gjesteinnlegg av Sebastian Stigar, tilgjengelig her.)

Konkurranseutvalget uttalte at vurderingen i den såkalte Teppeabo-saken (sak 12/2012), hvor utvalget avgrenset mot EU-domstolens avgjørelser knyttet til såkalte "Adwords", fremdeles var relevant. Markedsføringslovens generalklausul var i følge Konkurranseutvalget ment å ivareta andre hensyn enn varemerkets funksjoner, og forholdet kunne derfor fanges opp av markedsføringsloven § 25 uavhengig av spesiallovgivningen.

Kilde: smallbiztrends.com

Konkurranseutvalget pekte på at bruk av andres innarbeidede kjennetegn er en skjult døråpner for å generere trafikk til egne nettsider. Verdiene i søkeordene hadde i det vesentlige oppstått gjennom klagernes investeringer og markedsføring av sine tjenester. Utnyttelsen av denne opparbeidede goodwill uten egne kostnader utover betaling til Google, var derfor etter Konkurranseutvalgets mening snylting på andres innsats i strid med markedsføringsloven § 25.

Saken skilte seg fra tilfellet i den såkalte Rørleggervakta-saken (LB-2012-118015), hvor Borgarting lagmannsrett fant at Rørlegger Sentralen AS sin bruk av "rørleggervakt", "rørleggervakta" og "rørleggervakten" som betalte søkeord ved markedsføringen av sine tjenester, ikke krenket Rørleggervakta AS sine rettigheter etter verken markedsføringsloven §§ 25 eller 30. Forskjellen var, ifølge Konkurranseutvalget, at denne saken dreide seg om "så vidt særpregede kjennetegn" at det ikke gjorde seg gjeldende noe friholdelsesbehov.

Konkurranseutvalget videreførte derfor sin tidligere konklusjon fra Teppeabo-saken, og konkluderte med at kjøp av konkurrenters (særpregede) kjennetegn utgjør en handling i strid med markeds­føringsloven § 25. Konkurranseutvalgets uttalelse er kritisert for å legge seg på en for streng linje, basert på det klare utgangspunktet om fri konkurranse. All den tid uttalelser fra Konkurranseutvalget ikke er rettslig bindende mellom partene, og et søk på "Ikano" på Google fortsatt gir treff på Bank Norwegians annonse knyttet til forbrukslån den 7. februar 2018, skal vi ikke se bort fra at vi kanskje kan se tilbake på en avklaring fra domstolene når vi kommer til årsoppsummeringen for 2018.

Sak 5/2017 gjaldt spørsmål om urettmessig henvendelse til konkurrents kontraktsmotparter med påstand om krenkelse av rettigheter, utgjorde en krenkelse av markedsføringsloven § 25. Juralco hadde i 2011 rettet krav mot Normeka, hvor det blant annet ble hevdet at Normekas produkter var ulovlige etterlikninger etter markedsføringsloven § 30 og for øvrig i strid med markedsføringslovens § 25 – noe Normeka bestred. Det ble varslet søksmål, men slikt søksmål ble aldri reist. I 2017 sendte deretter Juralco en e-post til Avinor, en kunde av Normeka, hvor tidligere korrespondanse rundt rettighetsspørsmålet ble vedlagt og hvor Juralco fastholdt at Normekas master var ulovlige etterligninger.

Konkurranseutvalget uttalte at næringsdrivende i utgangspunktet må ha anledning til å informere potensielle inngripere, slik som konkurrenters kunder, om en anført krenkelse, uten at det i seg selv kan anses i strid med markedsføringsloven § 25. Det var uten betydning om henvendelsen kunne ha betydning for konkurrenters eksisterende og fremtidige kontraktsforhold, men informasjonen måtte fremstå som saklig og balansert, og anførslene måtte ikke være åpenbart grunnløse. Det at Juralco over tid anførte en bestridt rettighetskrenkelse uten å ta skritt for å sørge for rettslig avklaring, var imidlertid i strid med § 25.

En siste sak som kan være verdt å nevne er avgjørelsen i tvisten mellom Telenor og HipDriver, avsagt i slutten av desember i fjor, som har vært gjenstand for en del omtale i media i året som gikk. HipDriver hadde siden 2013 arbeidet med å utvikle en tjeneste og forretningsmodell innen konseptet "connected car". I begynnelsen av 2016 tok HipDriver kontakt med Telenor med tanke på å avklare om sistnevnte ville investere i HipDriver. Etter flere møter takket Telenor nei til dette i juni 2016. Telenor lanserte deretter sin egen "connected car"-tjeneste – "Telenor Connect" – den 31. januar 2017, som resulterte i at HipDriver gikk til sak med spørsmål om Telenor hadde misbrukt forretningshemmeligheter i strid med konfidensialitetsavtale og markedsføringsloven § 28, eller subsidiært opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25. Saken ble avgjort ved voldgift, og voldgiftsretten besto av førsteamanuensis Inger Berg Ørstavik.

Voldgiftsretten konkluderte med at Telenor ikke rettsstridig hadde benyttet konfidensiell informasjon fra HipDriver ved utviklingen av sin tjeneste, fordi tjenesten til Telenor bestod av trekk som var kjente trekk i markedet allerede i begynnelsen av 2016. HipDriver fikk heller ikke medhold etter markedsføringsloven § 25, riktignok under tvil. HipDriver hadde blant annet anført at Telenor ikke i tilstrekkelig grad informerte HipDriver om status for Telenor sitt eget "connected car"-prosjekt, samt at Telenor hadde opprettholdt en forventning om samarbeid som forhindret HipDrive i å fortsette utviklingen av sine forretningsplaner. Voldgiftsretten pekte på at Telenors konsept innholdsmessig ikke inneholdt elementer som HipDriver ikke allerede kjente fra markedet, og at det da ikke var noen grunn for Telenor å informere i detalj om innholdet i satsningen. Retten fant det heller ikke bevist at forhandlingene fra Telenor sin side ikke var reelle, og en periode på 3 måneder fra første møte mellom partene og frem til Telenor takket nei, var ikke ansvarsbetingende i seg selv.

For spørsmålet om selve lanseringen av Telenor sin tjeneste var imidlertid voldgiftsretten i tvil. Telenor valgte å gjøre dette gjennom et forum gitt tilnærmet samme navn som et forum arrangert av HipDriver året før. Telenor var også kjent med at nevnte forum var sentralt i HipDrivers markedsføringsstrategi. Voldgiftsretten pekte imidlertid på at et forum var en generisk markedsføringsstrategi, samt at navnet "Connected Car Norway" ikke var særpreget eller hadde opparbeidet seg noen særskilt goodwill. Når voldgiftsretten hadde funnet at Telenor verken rettsstridig hadde utnyttet konfidensiell informasjon eller etterlignet HipDrivers tjeneste, var det også vanskelig å karakterisere bruken av forumet som illojal. Voldgiftsretten påpekte imidlertid at Telenor hadde beveget seg på grensen mot det illojale. Telenor fikk da heller ikke tilkjent sakskostnader, blant annet under henvisning til at avgjørelsen hadde voldt tvil.

Et punkt som kan være verdt å merke seg, er at voldgiftsretten oppgir å ha sett hen til StartupLabs retningslinjer for store selskapers kontakt med oppstartsselskaper i sin vurdering. Voldgiftsretten viser til at retningslinjene "synes å gi uttrykk for en omforent oppfatning blant mange store selskaper og StartupLab på vegne av oppstartsmiljøet". Avgjørelsen er altså et praktisk eksempel på at oppfatninger i næringslivet av hvilke normer som gjelder, vil kunne gi viktige bidrag for skjønnsutøvelsen.

På lovgivningssiden kan det nevnes at Justis- og beredskapsdepartementet for tiden arbeider på et høringsnotat med forslag til gjennomføring av EUs forretningshemmelighetsdirektiv.  Høringsnotatet forventes å være ferdig i løpet av første halvdel av 2018. Ikrafttredelsen av den nye norske loven vil derfor trolig ikke skje innen gjennomføringsfristen i juni 2018. 

Advokatfirmaet Selmer, hvor dette immaterialrettstrollet er ansatt, representerte Orkla Foods Norge AS mot Unil AS i sak 10/2016 for Næringslivets Konkurranseutvalg, som kort er omtalt over. Et annet av Immaterialrettstrollets hoder, Vincent Tsang, var prosessfullmektig for Get Solutions AS mfl. i sak LG-2016-44586, samt for Nine United Danmark A/S i saken mot Skeidarliving Group AS og Interstil AS. Han har ikke vært involvert i utarbeidelsen av omtalen av nevnte saker.