Varemerkerettsåret 2017

Immaterialrettstrollet presenterer i år oppsummeringer med de viktigste nyhetene og sakene fra året som gikk innenfor de fremste immaterialrettsjangrene (opphavsrett, patentrett, designrett, varemerkerett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil de ulike immaterialrettstrollene hovedsaklig gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, samt de viktisgte sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Ettersom dette er første året vi gjennomfører denne gjennomgangen mottar vi gjerne innspill og tips til hvordan gjøre spalten bedre ved fremtidige årsoppsummeringer. Disse kan rettes til undertegnede eller til iptrollet@gmail.com.

Et svært innholdsrikt varemerkerettsår er bak oss med flere høydepunkter både på lovgivnings- og rettspraksissiden, blant annet prinsipielle avgjørelser om rene fargemerker fra norsk Høyesterett (Seretide) og grenseflaten mellom opphavsrett- og varemerkebeskyttelse fra EFTA-domstolen og KFIR (Vigeland). I denne artikkelen tas et tilbakeblikk på noen av disse høydepunktene, men av naturlige årsaker er det ikke mulig å dekke alle saker eller prinsipielle spørsmål i disse. Det er derfor gjort et selektivt utvalg med hovedvekt av sakenes og spørsmålenes prinsipielle betydning i tiden fremover, med hovedvekt på norsk praksis.

Blant hovedtrekk i utviklingen det siste året synes det som at bruken av enkelte sekundære (avledede) rettskilder som EUIPOs Guidelines (siste utgave tilgjengelig her) har skutt ytterligere fart i kjølvannet av Høyesteretts uttalelser i Pangea-saken fra 2016. Det er ingen tvil om at bruk av slike retningslinjer kan gi spesifikk anvisning løsningen på en rekke rettsspørsmål, og samtidig sørge for harmonisering av EØS-statens praksis på varemerkerettens område. På den andre siden bør det etter dette immaterialrettstrollets syn utvises noe forsiktighet ved anvendelsen av slike rettskilder, særlig der primære rettskilder gir anvisning på løsningen.

En annet hovedtrekk synes å være at domstolene blir stadig mer kritiske til partenes fremlagte markedsundersøkelser. Slike undersøkelser kan som kjent være godt egnet for blant annet å vise kjennskap til et merke i flere sammenhenger, og tilstedeværelse eller fravær av forvekslingsrisikomellom to merker hos den relevante omsetningskretsen. Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning ser domstolene ut til å innta en stadig mer selvstendig tilnærming til både metode og spørsmålsstilling og resultater fra slike undersøkelser på bakgrunn av de konkrete faktiske forhold i saken(e).

Kilde: Stortinget.no

Nasjonal og internasjonal lovgivning

Rett før sommeren la Regjeringen v/Justis- og beredskapsdepartementet frem et høringsnotat om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern. I høringsnotat drøfter departementet blant annet om det skal åpnes for prejudisiell prøving av ugyldighetsinnsigelser i varemerkesaker, uten å fremsette noe konkret lovforslag. Idag er saksøkte tvunget til å gå til motsøksmål for å få avgjort gyldigheten av et varemerke (design eller patent) i en inngrepssak. Dersom det åpnes for prejudisiell prøving i inngrepssaker vil dette ikke lenger være nødvendig, noe som blant annet vil kunne tenkes å få betydning i spørsmål om tilkjenning av og utmåling av sakskostnader.

Av varemerkerettslig interesse foreslår departementet også å endre vilkårene for adgangen til å få en varemerkesak behandlet etter fristoversittelse overfor Patentstyret fra det skjønnsmessige aktsomhetskravet («aktsomhet som med rimelighet kan forventes») som gjelder i dag, til et krav om at fristoversittelsen må være utilsiktet (ikke forsettlig).

Det arbeides også med et høringsnotat om innlemmelse av EUs varemerkedirektiv (2015/2436) i EØS-avtalen. Saken har vært behandlet i Spesialutvalget for immaterialrett, og er nå til vurdering hos EFTA. Innlemmelse av direktivet krever samtykke fra Stortinget og gjennomføringsfristen er 14. januar 2019 (med unntak for å få på plass ordning med administrativ overprøving av om varemerkeregistreringer er ugyldige og kan slettes, jf. direktivets artikkel 45).

I høst trådte også en rekke endrings- og tilleggsreguleringer til EUs varemerkefordning (for EU-varemerker) i kraft. Endringene tar sikte på ytterligere harmonisering av EU-varemerkeordningen, og innebærer blant annet at kravet om grafisk gjengivelse er fjernet som følge av at det blir stadig mer relevant for ulike aktører å søke alternative varemerker (f.eks. farge, lukt og lydmerker). Søker av et varemerke må nå også spesifisere varene og tjenestene mer presist, og varemerkeinnehavers rettigheter for å stanse varer i transitt og for å iverksette tiltak mot innledende inngrepshandlinger styrkes. I tillegg er avgiftssystemet endret (grunnavgiften dekker nå kun en klasse), og det introduseres en ordning med såkalte EU sertifiseringsmerker. 

Av mer formelle endringer endres det offisielle navnet på EU-varemerker fra "Community Trademark" ("fellesskapsmerker") til "European Union Trade Mark" ("EU-varemerke"), og "Office for Harmonisation in the Internal Market" (OHIM) til "European Union Intellectual Property Office" (EUIPO). 

Varemerkesøknad 201207491A (nå henlagt)

Norsk rettspraksis

En skal kanskje være forsiktig med å kåre årets viktigste avgjørelse, men om en ser på omfang av omtale og internasjonal oppmerksomhet er ihvertfall KFIRs avgjørelse i Vigeland-saken en klar vinner (les IP-trollets tidligere omtale av saken her). På bakgrunn av EFTA-domstolens avgjørelse i våres (se omtale av denne nedenfor) opprettholdt KFIR Patentstyrets nektelse av registering av flere av Gustav Vigelands verker som varemerker i en rekke klasser som hadde mer eller mindre direkte tilknytning til utnyttelse av verkene som kunstverk (registrering ville for eksempel i praksis gitt Oslo kommune enerett til å selge statuetter og postkort av Sinnataggen).

KFIR gikk imidlertid lengre, og nektet registrering av alle søknadene for tegn som retter seg mot åndsverk som har falt i det fri, fordi registreringene ville stride mot offentlig orden etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a. Dette ble begrunnet i at Vigelands verker må anses å være av helt spesiell kulturell verdi for det norske samfunnet og fordi begrensningen av den opphavsrettslige vernetiden etter åndsverkloven skal ivareta grunnleggende samfunnsmessige hensyn.

Oslo kommune uttalte i ettertid at de ikke vil anke avgjørelsen, og de resterende varemerkesøknadene basert på Vigelands verker (som ikke var omfattet av denne saken) er foreløpig ikke behandlet. På bakgrunn av utfallet i denne saken er det imidlertid svært trolig at Oslo kommunes resterende varemerkesøknader om registrering av Vigelands verker, og de tilsvarende søknadene om registrering av Edvard Munchs malerier, ikke vil føre frem.

Spørsmålet om rene farger kan registreres som varemerker etter norsk rett var for første gang oppe til behandling i Høyesterett i Seretide-saken (omtalt av IP-trollet her). Høyesterett konkluderte med at to nyanser av fargen lilla ikke var innarbeidet av GlaxoSmithKline (GSK) som deres varemerke for astma- og KOLS-inhalatorer. I likhet med tingrett og lagmannsrett fant Høyesterett det bevist at det forelå et uformelt fargekodesystem for slike produkter, noe som synes å ha vært avgjørende for at for at nyansen mørk lilla (Pantone 2587C) ikke var innarbeidet som GSKs «særlige» kjennetegn etter varemerkeloven § 3 (3) første setning for de aktuelle varene.

Pantone 2587C. Kilde: Twitter (@Pantone_colors)

Avgjørelsen må også leses slik at der en bestemt nyanse av en farge ikke har vært brukt av den som påberoper seg innarbeidelse (noe som var tilfellet for den andre fargenyansen), så vil innarbeidelse i utgangspunktet være utelukket.

I forbindelse med markedsundersøkelsene og tilhørende anførsler som var fremmet av GSK, uttalte Høyesterett at det ikke kan legges til grunn en alminnelig akseptert metode ved gjennomføringen av markedsundersøkelser (i dette tilfellet fra Gule Sider-avgjørelsen), men at betydningen av disse må avgjøres konkret ut fra om undersøkelsen er egnet til å illustrere at et merke er kjent som noens særlige kjennetegn.

I Ensilox-saken hadde distributøren (Halfdan L. Solberg AS) av et ensileringsmiddel brukt feil varemerke (ENSILOX) etter et bytte fra leverandøren av ENSILOX (Addcon Nordic AS) til en ny leverandør. Kundene var informert om leverandørbyttet, men ENSILOX ble likevel brukt av Solberg på emballasje, fakturaer og hjemmeside, mens følgeseddelen inneholdt korrekt inneholdt navn på ny leverandør. Etter en innskrenkende tolkning av varemerke(feil)bruk etter varemerkeloven § 4 (blant annet med henvisning til EU-domstolens avgjørelse i Arsenal), kom lagmannsretten i likhet med tingretten til at (feil)bruken ikke var egnet til å skade leverandørens berettigede interesser (varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon) og frifant derfor Solberg. Ved denne vurderingen la lagmannsretten særlig vekt på at det var tale om salg mellom næringsdrivende i et begrenset marked. Det ble også lagt vekt på at det ikke forelå forvekslingsfare ettersom kundene var orientert på forhånd om leverandørbyttet, og det ikke var tale om ytterligere omsetningsledd fra disse.

Høyesteretts ankeutvalg tillot senere Addcon Nordics anke fremmet for Høyesterett, og saken ble behandlet der 10. og 11. januar i år. IP-trollet kommer tilbake til en nærmere omtale av Høyesteretts avgjørelse når denne foreligger.

Lottomillionærer ikke helt som andre (lotteri)millionærer?
Kilde: NRK

I Lotto-avgjørelsen (sak nr. 17-081294TVI-OTIR/04 og 17-055574TVI-OTIR/04, omtalt av IP-trollet her) hadde spillselskapet Play Cherry AS anlagt søksmål med krav om at Norsk Tipping AS’ registrerte ordmerke LOTTO måtte kjennes ugyldig på grunn av manglende særpreg på registreringstidspunktet, eller slettes som følge av etterfølgende degenerering. Norsk Tipping hadde på sin sitt anlagt motsøksmål med påstand om at nærmere angitte betegnelser brukt av Play Cherry gjorde inngrep i varemerket LOTTO.

Tingretten frifant under tvil Norsk Tipping i gyldighetssaken, og var også enige med Norsk Tipping i at varemerket hadde oppnådd kodakvern. Retten gav imidlertid Norsk Tipping kun delvis medhold i inngrepssaken ved at den forbød Play Cherry å benytte betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49”, men ikke betegnelsen ”Dinolotto”, i forbindelse med markedsføringen av spilltjenester på selskapets norskspråklige nettsider. Norsk Tipping fikk heller ikke medhold i sitt krav om fastsettelsesdom for videre krenkelser, ved siden av forbudsdom for utnyttelse av de nevnte betegnelsene. Ettersom saken bød på betydelig tvil for retten, måtte partene bære sine egne saksomkostninger. 

Avgjørelsen er nå rettskraftig.

"velkjent"
Kilde: thebodyshop.com.au

Spørsmålet om kodakvern ble også behandlet av Oslo tingrett i The Face Shop-saken (17-003904TVI-OTIR/03). Selskapet The Face Shop Co Ltd hadde saksøkt staten v/KFIR med påstand om at KFIRs vedtak om å kjenne merket ugyldig som følge av kjennetegnslikhet med hud- og kroppspleiekjeden The Body Shop Co Ltds registrerte ordmerke THE BODY SHOP (kodakvern) måtte kjennes ugyldig.

Oslo tingrett gav The Face Shop medhold og opphevet KFIRs vedtak. Etter tingrettens syn var registreringen THE BODY SHOP «velkjent» etter varmerkeloven § 4 (2), men kom til at det ikke forelå noen urimelig utnyttelse av merket til tross for vareslagslikheten. Ved denne vurderingen la retten avgjørende vekt på at det forelå visse visuelle og konseptuelle forskjeller, samt de sterke friholdelsesbehovene som gjorde seg gjeldende. Det forelå etter rettens syn heller ingen forringelse av merkets goodwillverdi.

Retten konkluderte for øvrig også med at det ikke forelå forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b). Ved denne vurderingen visste retten særlig til at THE BODY SHOP manglet iboende særpreg, men hadde ervervet dette gjennom innarbeidelse. Slik innarbeidelse har imidlertid ikke betydning ved forvekselbarhetsvurderingen.

Saken er anket og skal opp for Borgarting lagmannsrett i februar 2019(!).

Det kombinerte merket 
APPEAR TV (reg.nr. 251877). Kilde: Patentstyret

Den såkalte Appear-saken (16-183118TVI-OTIR/07) (omtalt av IP-trollet her) gjaldt spørsmålet om Telenor Digital AS bruk av navnet og domenet "appear.in" krenket Appear TV AS registrerte ordmerke APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV. Telenor Digital anla motsøksmål med krav om at begge de registretre merkene måtte kjennes ugyldig (beskrivende) for telekommunikasjonstjenester og apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr.

Oslo tingrett gav Telenor Digital medhold i ordmerket APPEAR måtte kjennes ugyldig, og viste ved vurderingen særlig til ordet «Appear» er et vanlig ord på engelsk, og at det må anses beskrivende for det som skjer når et nytt bilde kommer fram. Friholdelsesbehovet i den konkrete saken tilsa derfor, etter rettens syn, at Appear TV ikke kunne ha enerett til APPEAR. Vurderingen må sees i lys av at tingretten konkluderte med at den relevante omsetningskretsen snakket flytende i engelsk, og at alt av APPEAR TVs markedskommunikasjon foregikk på engelsk. Engelske ord ble således sidestilt med norske.

Appear TVs kombinerte merke ble ikke kjent ugyldig, men retten fant ikke at Telenor Digitals bruk av «appear.in» utgjorde noe inngrep i dette.

Avgjørelsen inneholder også relativt utstrakt bruk av EUIPOs Guidelines under henvisning til Høyesteretts uttalelser i Pangea-saken, og det vises til IP-trollets tidligere omtale av avgjørelsen vedrørende dette.

Appear TV har anket saken.

Europeisk praksis

I EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i Vigeland-saken (se IP-trollets omtale av avgjørelsen her) slo domstolen fast at registrering av et tegn som består av verk i det fri som varemerke, ikke i seg selv er i strid med offentlig orden eller moral etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). En slik registrering kan imidlertid subjektivt sett være egnet til å «vekke forargelse», for eksempel ved at registreringen kan anses som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk. Registrering av et kunstverk som har falt i det fri kan også anses å stride mot hensynet til offentlig orden, forutsatt at tegnet som søkes registrert utelukkende består av et verk som er falt i det fri, og registreringen av dette utgjør en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse.

KFIR hadde også forelagt EFTA-domstolen spørsmål angående eventuell registreringsnekt for (figur)merker som er beskrivende gjennom sin form. EFTA-domstolen svarte imidlertid ikke på disse spørsmålene, men viste i stedet til EU-domstolens uttalelse i Postkantoor, hvor det slås fast at «[e]t merke som er beskrivende for varer eller tjenesters egenskaper ... nødvendigvis [mangler] særpreg ... tjenester etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b)» (punkt 136). Det slås deretter fast at om merket ikke er beskrivende kan det likevel ha særpreg, og at dette må vurderes ut «fra varene og tjenestene som dekkes av merket, og ut fra de antatte forventninger hos den relevante gruppe personer, det vil si en gjennomsnittsforbruker av den aktuelle kategori varer og tjenester, som er rimelig velinformert, oppmerksom og forsiktig» (punkt 139).

"La Milla de Tro", Et geografisk sted, som her i Madrid?
Kilde: oneshothotels.com

I La Milla de Oro-saken hadde de spanske innehaverne av varemerket LA MILLA DE ORO («Den gyldne mil»), som var registrert for vin, gått til søksmål i Spania med påstand om varemerkeinngrep som følge av forvekslingsfare mot selskapet Abadia Retuerta SA for bruk av merket "El Pago de la Milla de Oro" på deres vinetikette(r). Abadia Retuerta gikk til motsøksmål med krav om at LA MILLA DE ORO måtte kjennes ugyldig som følge av at betegnelsen er en geografisk opprinnelsesangivelse.

Den spanske ankedomstolen referte to prejudisielle spørsmål til EU-domstolen. For det første spurte de om et merke, som refererer til en vares eller tjenestes egenskap, og som består av at varen eller tjeneste finnes i rikelige mengder på ett og samme sted med en høy grad av verdi og kvalitet, må ansees beskrivende. Dernest spurte ankedomstolen om et tegn med de nevnte egenskapene må anses å være en angivelse av geografisk opprinnelse, så lenge varen eller tjenesteytelsen altid er konsentreret innenfor et bestemt fysisk område.

Til det siste spørsmålet bemerket EU-domstolen at LA MILLA DE ORO ikke er en angivelse av et geografisk sted, ettersom denne betegnelsen kan assosieres med ulike områder med høy konsentrasjon av produkter eller tjenester med et høyt kvalitetsnivå (”den gyldne mil”). Det ble videre uttalt at LA MILLA DE ORO (og lignende uttrykk) må anses som salgsfremmende uttrykk som henviser til nevnte assosiasjon (egenskap). Som veiledning til den spanske ankedomstolens særpregsvurdering i den konkrete saken, gav EU-domstolen anvisning på at det ikke må anvendes strengere kriterier ved vurderingen av salgsfremmende uttrykk enn ellers. Videre tilsier ikke det at LA MILLA DE ORO var salgsfremmende at det ikke kan være egnet til å oppfylle opprinnelsesgarantifunksjonen.

EUTM009417668, ett av to fargemerker som foreløpig nektes
registrering. Kilde: EUIPO

I Red Bull v. EUIPO (omtalt av IP-trollet her) opprettholdt Underretten (i EU) avgjørelsen fra EUIPOs appellkammer om at to fargemerker registrert av Red Bull var ugyldige. Red Bull hadde for begge varemerker klart å overbevise EUIPO om at det var oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom bruk. Underretten kom likevel til at fargekombinasjonene ikke kvalifiserte som varemerker etter artikkel 4 i EUs (tidligere og nåværende) varemerkeforordning, fordi angivelsene av varemerkene var for upresise når det kun var angitt at forhold mellom fargene var 50/50.

I Irish Dairy Board hadde selskapet Ornua Co-Operative Ltd (tidligere The Irish Dairy Board Co-Operative Ltd), innehaver av varemerket KERRYGOLD for melkeprodukter, saksøkt den spanske distributøren av en margarin under varemerket KERRYMAID, Tindale & Stanton Ltd Espana SL for varemerkeinngrep i Spania. Merkene hadde eksistert ved siden av hverandre både i Storbritannia og Irland, og Tindale & Stanton mente derfor at det ikke forelå noen forvekslingsfare ettersom det var elementene ”Gold” og ”Maid” som omsetningskretsen festet seg ved. I denne sammenheng skal det også nevnes at ”Kerry” er et navn på et fylke i Irland som er velkjent for husdyrhold. Den spanske førsteinstansdomstolen var enig med Tindale & Stanton i at det ikke forelå forvekslingsfare, og viste i denne forbindelse også til sameksistensen i de nevnte land og et EU-varemerkes enhetlige karakter.

Kilde: legacy.pitchengine.com

Ornua Co-Operative anket avgjørelsen og den spanske ankedomstolen refererte tre spørsmål til EU-domstolen vedrørende sameksistens mellom et EU-varemerke og nasjonale varemerker. Av prinsipiell interesse uttalte EU-domstolen at til tross for et EU-varemerkes enhetlige karakter, så kan et nasjonalt varemerke gjøre inngrep i EU-varemerke i et EU-land selv om de samme merkene har sameksistert i et annet EU-land. I det konkrete tilfellet uttalte EU-domstolen at det vil være relevant ved vurderingen å se hen til sameksistensen for merkene i Storbritannia og Irland ved forvekslingsfarevurderingen for de samme merkene i Spania dersom markedsforholdene og de sosiokulturelle forholdene i landene ikke er betydelige forskjellige. Her vil det kunne være av særlig betydning at merkene består av engelske ord, og hvorvidt betegnelsen ”kerry” har den samme (geografiske) betydningen i Spania som i Irland (og muligens Storbritannia). Videre uttalte EU-domstolen at lovlig sameksistens i Storbritannia og Irland ikke vil kunne gi grunnlag for slik sameksistens i Spania dersom KERRYMAID ellers ville blitt ansett for å gjøre inngrep i KERRYGOLD.

Et fremtidig immaterialrettslig klenodium?
Kilde: Sportsbransjen.no

Annet

Også i år har det vært en flere profilerte saker av varemerkerettslig relevanse som har blitt løst utenfor rettsystemet. Den mest omtalte av disse var den såkalte Norrøna-saken (16-206026TV1-OT|R/04) der sportsutstyrsleverandøren Norrøna Sport AS hadde saksøkt Alfa Sko AS angivelig både for inngrep i deres registrerte varemerke(r), og brudd på markedsføringsloven ved lansering av en skokolleksjon under navnet «Norrøna». Alfa hevdet på sin side at de hadde rett til å bruke varemerket, og viste til bruk av merket og varemerkeregistreringer fra langt tilbake i tid av daværende Norrøna Skofabrikk (som ble kjøpt av Alfa på 90-tallet), samt en avtale fra 1996 som angivelig gav Alfa rett til å markedsføre sko under betegnelsen «Norrøna» for all fremtid.

Da partene omsider møttes til hovedforhandling i Oslo tingrett i slutten av august ble det inngått forlik under denne. Detaljene i forliket er ikke kjent, men i hovedssak gikk det ut på at Norrøna Sport kjøpte Alfas rettigheter til varemerket NORRØNA for sko m.v. Kolleksjonen forsvant fra Alfas hjemmesider kort tid etter at forliket kom i stand (undertegnede angrer fremdeles bittert på at han ikke sikret seg et immaterialrettslig klenodium fra Alfas «Norrøna»-kolleksjon i salgsteltet på Vinjerock i slutten av juli!).

Også i fjor foretok det britiske konsulentselskapet Brand Finance en rangering av de mest verdifulle varemerkene i verden. For første gang på fem år mistet Apple førsteplassen på listen, som denne gangen ble inntatt av Google. Ifølge rapporten var årsaken til Apples tilbakegang mangelen på nye produkter som har blitt salgssuksesser. På plassene bak Google og Apple følger Amazon, AT&T og Microsoft på Topp 5. I Norden er det ikke overraskende IKEA som leder an, etterfulgt av H&M, Statoil, Lego og Telenor.

En gang så ukjent for verden... Kilde: Businessinsider.com