KFIR: avgjørelser om forvekslingsfare og merkefamilier

Jan Vardøen, mannen bak den kjente pizzarestauranten Villa Paradiso, har søkt varemerkebeskyttelse for merker inneholdende elementet "Paradiso" blant annet for bruk for en serie viner. Registreringene ble møtt med innsigelser som nå er ferdigbehandlet av Klagenemnda for Industrielle Rettigheter (KFIR).

Hennessys figurmerke med teksten Hennessy Paradis
(Kilde: Patentstyret)

Klagenemnda har avsagt avgjørelser i tre innsigelsessaker (sak 17/00075, sak 17/00076 og sak 17/00077) om ordmerker inneholdende elementet «paradiso». Det franske cognachuset Hennessy hadde levert innsigelser mot Park Partner AS’ registreringer av merkene VILLA PARADISO, PICCOLO PARADISO og VINO PARADISO, blant annet for vin og alkoholholdige drikker. Innsigelsene var begrunnet med fare for forveksling med Hennessys tidligere registrerte ordmerker registrert for alkoholholdige drikker, PARADIS og PARADIS IMPERIAL, samt et tredimensjonalt merke bestående av en flaske med teksten «Hennessy Paradis».

KFIR fokuserte på likheten med Hennessys ordmerke PARADIS, idet dette merket var mest likt merkene innsigelsen var rettet mot. I vurderingen av kjennetegnslikhet uttalte KFIR at merket hadde en middels grad av iboende særpreg. Det er et ord med en kjent, positiv betydning, men uten noen relevant betydning for de aktuelle varene.

I vurderingen av merkene VILLA PARADISO og PICCOLO PARADISO delte KFIR seg i et flertall og et mindretall. Flertallet kom til at ulikhetene mellom merkene og det eldre merket PARADIS var så store at det ikke forelå fare for forveksling. Både visuelt og fonetisk var det store ulikheter mellom merkene. De yngre merkene besto av flere ord og stavelser, og elementene VILLA og PICCOLO bidro til å svekke likheten mellom merkene. Det var også konseptuelle forskjeller mellom merkene. Der PARADIS gir assosiasjoner til en «en paradisisk tilstand» ville VILLA PARADISO gi assosiasjoner til et paradisisk, geografisk sted i Spania eller Italia. Tilsvarende ville merket PICCOLO PARADISO gi assosiasjoner til et lite, paradisisk sted. Det forelå dermed ikke forvekslingsfare, og registreringene kunne derfor opprettholdes.

Mindretallet la i motsetning til flertallet i begge saker til grunn at PARADISO var det dominante elementet i merket. Elementet VILLA ville gjennomsnittsforbruken av de aktuelle varene oppfatte som beskrivende, fordi italienske produsenter bruker ordet «villa» i betydningen «vinhus». Når det gjaldt elementet PICCOLO ville ordets italienske betydning, «liten», umiddelbart forstås av gjennomsnittsforbrukeren. Dette ville dermed bare oppfattes som en størrelsesangivelse. Når man så bort fra disse beskrivende elementene var det klare visuelle og fonetiske likheter mellom merkene, og konseptuelt ville både det eldre og de yngre merkene bli oppfattet som en henvisning til «paradis».

Årsaken til dissensene i sakene synes å være uenighet om hvilke evner som skal tillegges gjennomsnittsforbrukeren. Mindretallets vurderinger bygger på at gjennomsnittsforbrukeren vil ha kjennskap til italiensk vinterminologi, og er så godt kjent med italiensk at PICCOLO uten videre bare vil oppfattes som en størrelsesangivelse. Flertallet begrunner ikke sin konklusjon om at elementene ikke er beskrivende, men denne må være basert på at gjennomsnittsforbrukeren ikke tillegges slike evner. Avgjørelsene illustrerer derfor den store betydningen definisjonen av gjennomsnittsforbrukeren har i vurderingen av kjennetegnslikhet.

I vurderingen av merket VINO PARADISO la nemnda til grunn at elementet VINO var beskrivende for alkoholholdige drikkevarer. På grunn av de store likhetene mellom elementene PARADIS og PARADISO kom KFIR i denne saken enstemmig til at det forelå forvekslingsfare, og opphevet registreringen for varer i klasse 33.

Hennessy hadde i sakene anført at merkene inngikk i en merkefamilie. Dersom varemerker inngår i en slik familie vil dette kunne øke risikoen for forveksling. Klagenemnda viste til at det etter praksis fra EU-domstolen kreves at to vilkår er oppfylt for at man kan legge til grunn at det foreligger en merkefamilie. For det første må det dokumenteres at merkene som påberopes som registreringshindrende er tatt i bruk, og for det andre må de ha et fellestrekk som knytter merkene sammen. I sakene var det ikke dokumentert at merkene var tatt i bruk, og anførselen måtte derfor avvises. KFIR bemerket at VILLA PARADISO og PICCOLO PARADISO uansett ikke ville oppfattes som en del av en eventuell merkefamilie. Plasseringen av elementene i merkene var for ulike Hennessys merker.