Designrettsåret 2017

Vi fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2017 med en gjennomgang av designretten. (Les også oppsummeringene i varemerkerett, opphavsrett, patentrett og markedsføringsrett.) Fra et norsk perspektiv har det imidlertid vært et rolig designrettsår. KFIR har ikke behandlet noen designsaker i 2017, og det har, så vidt Immaterialrettstrollet er kjent, heller ikke kommet ny relevant underrettspraksis om designloven. (Snusbokssakene fra 2015 (lenker her, her og her) er faktisk de eneste designsakene KFIR noensinne har behandlet.) På europeisk nivå har det derimot kommet flere interessante avgjørelser fra EU-domstolen, blant annet om verneting, rettsvalg, reparasjon og designsitat samt en uttalelse fra Generaladvokaten om det evige spørsmålet om funksjonelt design.

EU-domstolen har i året som gikk vært ganske opptatt av felger, nærmere bestemt BMWs, Audis og Porsches designregistrerte felger. Det italienske selskapet Acacia produserte felger som i mange tilfeller var rene kopier av disse designregistrerte felgene. Dette resulterte i tre saker for EU-domstolen – én om verneting og to om reparasjonsklausulen i designforordningen artikkel 110.

Europeisk designreg. nr. 000010442-0002

I C-433/16 BMW v. Acacia hadde Acacia reist negativt fastsettelsessøksmål ved byretten i Napoli for å få fastslått at deres felger ikke innebar inngrep i BMWs design samt at BMWs opptreden innebar misbruk av dominerende stilling. BMW bestred rettens stedlige kompetanse, og ved anke til italiensk høyesterett ble flere spørsmål i saken henvist til EU-domstolen.

EU-domstolen la til grunn at designforordningen artikkel 82 måtte tolkes slik at et søksmål om designinngrep i et EU-design må reises ved domstol i saksøktes domisil (her: Tysland), unntatt der det er inngått avtale om verneting etter artikkel 23 eller saksøkte møter frivillig etter artikkel 24 i Brüsselforordningen. EU-domstolen bekrefter med dette at designforordningen på samme måte som varemerkeforordningen, er lex specialis i forhold til Brüsselforordningen.

EU-domstolen avviste videre at saksøker likevel kunne komme inn under Brüsselforordningen regler om at søksmål skal anlegges på stedet for en skadegjørende handling har inntruffet eller vil inntreffe (forordning 44/2001 artikkel 5, nr. 3, nå konsolidert forordning 1215/2012 artikkel 7 nr. 2) ved å anlegge et negativt fastsettelsessøksmål. Saksøker hadde heller ikke noen valgrett mellom verneting etter Brüsselforordningen eller verneting etter designforordningen.

Til sist avviste EU-domstolen at en sak om inngrep etter designforordningen var regulert av Brüsselforordningen fordi det i samme søksmål ble reist krav relatert til misbruk av dominerende stilling.

Forente saker C‑397/16 og C‑435/16 Acacia v. Audi og Porsche omhandlet den såkalte reparasjonsklausulen i designforordningen artikkel 110 (som tilsvarer designdirektivet artikkel 14) som angir at «[d]esign, der udgør en del af et sammensat produkt, som ... er fremstillet eller bruges med det formål at give mulighed for at reparere et sammensat produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende, er ikke omfattet af beskyttelse som EF-design, før der på forslag af Kommissionen træder ændringer i kraft i forhold til denne forordning». Spørsmålet om reservedeler var omstridt ved forberedelsen av designforordningen og designdirektivet, og hverken direktivet eller forordningen er endret på dette punktet siden vedtakelsen i 1998 2002.

  

Med sammensatt produkt menes et produkt som består av flere bestanddeler som kan skiftes ut, slik at produktet kan tas fra hverandre og settes sammen igjen (jf. forordningen artikkel 3 c), direktivet artikkel 1 c) og dsl. § 2 nr. 3), typisk et produkt som har deler som kan byttes ut med reservedeler. EU-domstolen slo kort fast at reparasjonsklausulen i artikkel 110 ikke var begrenset til komponenter som er spesielt tilpasset et bestemt produkt, for eksempel et bilpanser som er tilpasset en bestemt bil, men omfatter alle sammensatte produkter, for eksempel felger, hvor det man i prinsippet kan benytte hvilken som helst felg. En felg måtte videre anses som en komponent i det sammensatte produktet bilen utgjorde.

Dette åpner tilsynelatende døren på vidt gap for fremstilling og salg av designbeskyttede reservedeler. EU-domstolen forsøker imidlertid å avhjelpe dette gjennom pålegg om at produsenter og tilbydere av slike reservedeler informerer sine kunder om at disse bare kan benyttes til reparasjon og forplikte kjøper gjennom kontrakt til å begrense bruken av delene til slik bruk. I tillegg må produsent og selger unnlate å selge dersom de vet eller burde vite at reservedelen vil bli brukt på annen måte. Dette immaterialrettstrollet synes det er betimelig å stille spørsmålet om i hvilken grad slike forpliktelser vil ha særlig stor effekt.

Forente saker C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben omhandlet selskapet Big Ben, som fremstiller fjernkontroller og annet tilbehør som er kompatibelt med Nintendos Wii. Disse ble markedsført blant annet på selskapets hjemmeside, og i den forbindelse anvendes det bilder av produkter som svarer til Nintendos registrerte EU-design. Nintendo begjærte blant annet midlertidig forføyning mot Big Bens selskaper både i Tyskland og Frankrike ved Landgericht Düsseldorf. Saken reiste tre hovedspørsmål.

Det første spørsmålet var om Big Bens franske selskap hadde verneting i Tyskland. EU-domstolen la her til grunn designdirektivet utpekte verneting på det sted hvor inngrepet har funnet sted, og at en saksøkt som ikke har sitt domisil på dette stedet (her: Big Bens franske selskap) kan saksøkes sammen med noen som har det (her: Big Bens tyske selskap) etter den tidligere Brüsselforordningen (forordning 44/2001) artikkel 6 nr. 1 (nå forordning 1215/2012 artikkel 8 nr. 1). Dette forutsetter riktignok en viss sammenheng mellom kravene som fremmes. Der dette var tilfellet hadde den tyske domstolen i så fall pan-europeisk jurisdiksjon i saken, og kunne treffe avgjørelse om for eksempel midlertidig forføyning med virkning i alle EUs medlemsstater.

Det andre spørsmålet var i hvilken grad intern tysk rett, i tillegg til designforordningen var anvendelig i en sak hvor varer som ble påstått å innebære inngrep ble tilbudt fra en nettside som også rettet seg mot andre medlemsland og varer ble sendt til andre medlemsstater. Dette avhenger av en tolkning av Rom II-forordningen artikkel 8 nr. 2 om hva som utgjør stedet «in which the act of infringement was committed” to be determined in cases in which the infringer». EU-domstolen la til grunn at dette berodde på en sammensatt vurdering av saksøktes handlinger. Domstolen kunne på grunnlag av dette identifisere det landet hvor inngrepet hadde sitt utspring, typisk landet for distribusjon og markedsføring ble organisert fra. For salg og markedsføring over nett var dette det stedet hvor prosessen med å gjøre tilbud om salg tilgjengelig på nett ble igangsatt.

Kilde: Venturebeat.com

Det tredje spørsmålet var hvorvidt et registrert design kan gjengis (siteres) i form av bilder av designet i forbindelse med lovlig salg av produkter med det formål å illustrere at det solgte produktet kan brukes sammen med det designregistrerte produktet etter designforordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (som tilsvarer designloven § 10 nr. 3). EU-domstolen la til grunn at dette var tilfellet forutsatt at sitatet er i samsvar med god forretningsskikk, noe som er tilfellet dersom sitatet er gjort på en måte som ikke kan gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom den som siterer og designhaver, sitatet ikke gir inntrykk av at produktet som selges er en imitasjon eller kopi av det designregistrerte produktet og sitatet ikke utgjør en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé, jf. C-228/03 Gillette. I tillegg er det en forutsetning at sitatet ikke skader den normale utnyttelsen av designet i urimelig omfang og at kilden angis.

I norsk litteratur har designloven § 10 nr. 3 blitt sett i sammenheng med den opphavsrettslige sitatretten i åndsverkloven § 22 (se Lassen og Stenvik, Designrett 2006 s. 111 og Manshaus i Rettsdata, kommentar til dsl. § 10, note 55). Og kravet til «god forretningsskikk» har i samsvar med dette blitt sett på som en parallell til kravet til «god skikk» i åvl. § 22. Kravet til kildeangivelse har på tilsvarende måte blitt ansett å ha en viss nærhet til opphavsretten, idet forarbeidene legger til grunn at kravet «bygger på den såkalte «farskapsretten» i opphavsretten» (Ot.prp.nr.2 (2002-2003) s. 79). Avgjørelsen i Nintendo v. Big Ben bekrefter imidlertid at dette ikke er tilfellet, og at kravene til sitat i samsvar med «god forretningsskikk» og kildeangivelse snarere er markedsmessige krav som skal beskytte designhavers markedsposisjon enn krav som skal beskytte designeren som frembringer av et design.

Easy Sanitary Solutions registrerte design

Forente saker C‑361/15 P og C‑405/15 P Easy Sanitary Solutions omhandlet blant annet spørsmålet om betydning av hvilken produktkategori et design var registrert i. Easy Sanitairy Solutions søkte i 2003 om registrering av design under betegnelsen «Douchegoot» («dusjavløp»). Designet ble registrert, men i forbindelse med fornyelse ble det fremmet innsigelse mot registreringen. Som mothold fremmet innsiger blant annet et tidligere kjent industrielt avløp. EUIPOs innsigelsesavdeling tok innsigelsen til følge og opphevet registreringen. EUIPOs Board of Appeal opphevet denne avgjørelsen. Underretten kom til motsatt resultat og opphevet Board of Appeals avgjørelse. EU-domstolen forkastet deretter ankene mot Underrettens avgjørelse.

EU-domstolen bekrefter i avgjørelsen det som lenge har vært antatt – at produktangivelsen i en designsøknad, inkludert Locarno-klassifikasjonen, hverken begrenser relevante mothold ved vurderingen av et designs gyldighet eller påvirker inngrepsvurderingen. Dette endres ikke av henvisningen til design som ikke er kjent i «circles specialised in the sector concerned» i forordningen artikkel 7 nr. 1. Denne bestemmelsen har bare betydning som et snevert unntak fra hovedregelen om at design som er gjort tilgjengelig for allmennheten utgjør relevante mothold.

EU-domstolen bekrefter videre, slik den også gjorde i C‑345/13 Karen Millen Fashions, at kravet til individuell karakter skal vurderes mothold for mothold, og at det derfor ikke er anledning til å benytte såkalte «mosaikkmothold».

Sist, men ikke minst, avga Generaladvokat Saugmandsgaard Øe sin anbefaling i sak C‑395/16 Doceram (omtalt av Immaterialrettstrollet her). Spørsmålet om betydningen av at et design er (delvis) funksjonelt betinget har vært et omstridt spørsmål i praksis både før og etter vedtakelsen av designforordningen og designdirektivet Dette er nå regulert i designforordningen artikkel 8 nr. 1, som angir at et EU-design ikke opprettholdes «for de elementer af et produkts udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion». Bestemmelsen tilsvarer designdirektivet artikkel 7 nr. 1, som er gjennomført i designloven § 8 første ledd nr. 1.

I praksis har det utkrystallisert seg to tilnærminger til tolkningen av disse bestemmelsene. Den ene tilnærmingen, kjent som «multiplicity of forms», legger til grunn at unntaket bare omfatter utseendetrekk som er nødvendige for å oppnå en teknisk funksjon, dvs. trekk der den tekniske funksjonen ikke kan oppnås på andre måter. Dette innebærer at det er tilstrekkelig for å gå klar av unntaket for funksjonell design at designeren kan påvise minst én annen form som er egnet til å realisere samme funksjon. Denne tilnærmingen vil derfor gjøre at unntaket for funksjonelle trekk blir svært snever. Den andre tilnærmingen, av og til benevnt som «no aesthetical considerations», legger til grunn at alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon uten at estetiske overveielser har hatt innvirkning på utformingen. Generaladvokaten la i sin anbefaling den siste tilnærmingen til grunn og fant at denne tilnærmingen hadde støtte både i forordningens forhistorie og formål.

Dette immaterialrettstrollet tenker umiddelbart at ganske mange design vil ha både funksjonelle og estetiske trekk og at de to skisserte tilnærmingene utgjør vel unyanserte løsninger på spørsmålet om funksjonelt design. Det bør derfor være rom for en mellomløsning, hvor det ikke er tilstrekkelig å peke på en annen form som er egnet til å realisere samme funksjon (jf. «multiplicity of forms»), men hvor man ikke nødvendigvis ikke utelukker alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon (jf. «no aesthetical considerations).

Vi får muligens svar når EU-domstolen skal ta stilling til saken senere i år.